授權前發(fā)明專利申請審查信息的網絡公開引發(fā)的思考

程 泳

授權前發(fā)明專利申請審查信息的網絡公開引發(fā)的思考

程 泳★

目前，公眾已能通過網絡檢索到2010年2月之后尚處于實質審查階段的中國發(fā)明專利申請實質審查意見通知書全文與權利要求書修改文件，由此引發(fā)一系列潛在問題。例如：（1）權利要求書修改文件經網絡途徑提前公開后，可構成影響如在后提交的專利申請新穎性的現有技術；（2）特殊情況下，審查員發(fā)出的實質審查意見通知書本身，經網絡途徑提前公開后也有可能“意外地”構成現有技術，從而影響如在后提交的專利申請的新穎性。因此，在實務操作中應注意避免上述風險。另外，在專利無效宣告以及專利訴訟程序中，也可嘗試擴大檢索范圍，充分利用上述網絡途徑公開的現有技術。

發(fā)明專利 審查信息 網絡公開

一、問題的引出

國家知識產權局（以下簡稱“SIPO”）專利審查流程公眾服務不斷推進，在其官方網站的專利檢索網頁中已將2010年2月之后授權前的發(fā)明專利申請審查信息①發(fā)明專利申請審查信息包括專利初步審查階段和實質審查階段審查員發(fā)出的審查意見通知書、申請人提交的意見陳述書和相應的權利要求書修改文件。為方便討論，本文針對審查信息的討論僅限于通過網絡公開的實質審查階段審查員發(fā)出的意見通知書及申請人提交的權利要求書修改文件。，尤其是尚處于實質審查階段的專利申請②除非另外注明，本文所述專利申請均指向SIP0提交的發(fā)明專利申請。實質審查意見通知書（以下簡稱“OA”）全文公開，供公眾查閱。同時，申請人在實質審查階段提交的權利要求書修改文件也一并公開，允許公眾查閱。

SIPO通過其官方網站將專利審查信息向公眾公開順應了專利審查國際合作的大趨勢，在方便公眾及時了解最新發(fā)明專利，特別是尚處于實質審查階段但未授權的專利申請審查進度的同時，也對專利申請人、專利代理人甚至審查員的中國專利申請實務操作產生了一定影響。

二、授權前專利審查信息網絡公開與現行專利制度的不協(xié)調可能引發(fā)的風險

我們注意到，SIPO的上述做法（即將2010年2月之后尚處于實質審查階段但未授權的專利申請審查信息向公眾公開的具體行政行為）與《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定不一致。

《專利審查指南》（2010版）第五部分第四章第5.1～5.2節(jié)中明確規(guī)定，任何人均可向SIPO請求查閱和復制公布后的專利申請案卷。對于已經公布但尚未公告授權的專利申請案卷，可以查閱和復制該專利申請案卷中直到公布日為止的有關內容。例如包括：申請文件、與申請直接相關的手續(xù)文件、公布文件、在初步審查程序中向申請人發(fā)出的通知書和決定書、申請人對通知書的答復意見正文。對于已經公告授權的專利申請案卷，可查閱和復制的內容則擴大到在各個已審結的審查程序中（包括初步審查、實質審查、復審和無效宣告等），SIPO、專利復審委員會向申請人或有關當事人發(fā)出的通知書和決定書，以及對通知書的答復意見正文。

根據《專利審查指南》（2010版）上述針對專利申請文檔的規(guī)定可知，對于已公布但尚未公告授權的專利申請案卷，公眾可以查閱的范圍僅限于公布日之前的內容。具體到OA和答復意見來說，應當僅限于初步審查程序中，并不包括實質審查階段審查員發(fā)出的OA，也不包括申請人在實質審查階段提交的權利要求修改文件。

根據2008年修改的《專利法》第22條中現有技術定義可知，現有技術是指申請日前在國內外為公眾所知的技術。比較2008年與之前不同版本的《專利法》中對于現有技術的不同表述可知，2008年修改的《專利法》中最突出的特點是擴大了現有技術的范圍，將其內容在申請日之前為公眾所知的技術一律明確為現有技術。③尹新天.中國專利法詳解［M］.北京：知識產權出版社，2011：247.

雖然《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第2.1節(jié)指出，處于保密狀態(tài)的技術內容不屬于現有技術。但該節(jié)也明確指出：如果負有保密義務的人違反規(guī)定、協(xié)議或默契泄露秘密，導致技術內容公開，使公眾能夠得知這些技術，這些技術也就構成了現有技術的一部分。

根據現行《專利法》和《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定可知，一旦將《專利審查指南》（2010版）中明確規(guī)定不允許公眾查閱的內容通過網絡途徑提前公開，可能引發(fā)一系列潛在的問題，具體包括：

（1）在實質審查階段申請人提交的權利要求書修改文件被網絡途徑提前公開后，可以構成影響如在后提交的專利申請新穎性的現有技術。

（2）特殊情況下，甚至審查員發(fā)出的OA本身，通過上述網絡途徑提前公開后，也有可能“意外地”構成現有技術，從而影響如在后提交的專利申請的新穎性。

具體來說：

（1）對于專利申請人在實質審查階段提交的權利要求修改文件，一旦申請人主動增加了未在其原始公開的專利文獻中披露的新技術方案，則能夠構成如破壞在后專利申請新穎性的現有技術。

在具體案例中，申請人在原始提交的申請文件A中僅披露了某產品具有功能a的技術方案。審查員在OA中指出，所述功能a相對于檢索到的現有技術不具備創(chuàng)造性。針對上述審查意見，申請人主動將其在申請文件A提交日后完成的最新研究成果補充到說明書中，同時提交權利要求修改文件，主動將最新發(fā)現的該產品具有功能b以及相應的新用途c的技術方案補充到權利要求中，以期克服相關缺陷。

根據專利審查實踐，該申請人顯然無法通過上述超出原始公開范圍的主動修改克服申請文件A不具備創(chuàng)造性的缺陷。但是，涉及披露該產品的新功能b和用途c的上述技術方案如果沒有網絡公開，申請人仍有望通過另行提交新專利申請B對相關技術方案加以保護。但遺憾的是，上述實質審查階段提交的權利要求修改文件一經網絡途徑公開，則會構成現有技術，破壞在網絡公開日之后提交的專利申請B（涉及新功能b和用途c的技術方案）的可專利性。

（2）類似地，對于實質審查階段審查員發(fā)出的OA，也存在“意外地”構成現有技術的可能，從而破壞如在后提交的專利申請的新穎性。

同前述案例，假設申請人雖然未提交權利要求書修改文件，但是在意見陳述書中爭辯，該產品除了說明書中描述的功能a之外，還具有最新發(fā)現的功能b及相應的用途c。針對申請人的上述爭辯，如果審查員在后續(xù)OA中直接引用或轉述申請人的爭辯內容，該后續(xù)OA被通過網絡途徑公開后，就“意外地”構成了現有技術，不僅使申請人喪失了就該產品所述新功能b和新用途c的技術方案另行提交專利申請B的機會，也破壞該后續(xù)OA網絡公開日后所有涉及功能b和新用c的技術方案的可專利性。

筆者認為，專利申請審查信息網絡公開帶來的上述問題，源于現行中國專利制度與順應專利審查國際合作要求的專利審查信息公開化的最新變化之間存在脫節(jié)。為了平衡專利申請人與公眾之間的利益，20世紀60年代以來歐洲各國逐步采用了專利申請文件滿18個月公開的“早期公開，延遲審查”制度，并于1973年達成《歐洲專利公約》（European Patent Convention）④http：//www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/18_months_publication.pdf。中國專利制度的建立初期主要脫胎于歐洲專利制度。雖然中國《專利法》幾經修訂，專利申請文件的“早期公開，延遲審查”的基本思路一直沿用到今天。在最新公開征求公眾意見的中國《專利法》修訂草案中，暫未見到適應專利申請審查信息網絡途徑公開這一新變化的修改內容。

三、美國專利制度如何避免專利審查信息網絡公開帶來的潛在風險

根據與美國Drinker Biddle & Reath LLP事務所合伙人專利律師陸準博士（Dr.Zhun Lu）的討論，在同樣通過網絡公開專利審查信息的美國專利商標局（USPTO），由于申請人可以在收到帶有駁回傾向的OA后最晚不超過6個月內，通過提交部分繼續(xù)申請（Continuation-in-part Application，CIP）的方式，對原始公開申請的申請日之后增加的新技術方案另行加以保護，避免了上述潛在風險。

具體來說，根據美國專利法實施細則（37 C.F.R.1.53），所謂CIP是指申請人基于原始申請在符合法定條件時間內對申請文件加以補充后提交的新申請。根據美國專利法（35 U.S.C.120），CIP 應當于正式申請（non-provisional application）的申請期間（pending time）內提出，在正式申請的基礎上必須增加未在所述正式申請中披露的新技術方案（new matter）并要求該正式申請的優(yōu)先權。所述正式申請包括要求首次正式申請優(yōu)先權的申請，還可以包括已經基于在先正式申請?zhí)峤坏腃IP或者繼續(xù)申請（continuation application）提交的CIP。而所述正式申請的申請期間是指在該授權（patenting）或放棄（abandonment）之前，或者正式申請審查程序終止（termination of proceedings）之前。根據美國專利法，審查程序終止是指如果在申請人在收到OA之后6月內不答復審查意見，也不提出繼續(xù)申請、部分繼續(xù)申請或分案申請，則審查程序終止。

對于申請人本人在不超過12月之前披露的相關信息，根據美國專利法，所述信息不視為破壞該申請人提交的專利申請可專利性的現有技術。因此，即使缺乏經驗的申請人在答復OA時主動披露的新技術方案被PAIR系統(tǒng)公開，申請人仍可以通過在所述新技術方案披露后12月內，于在先申請審查期間，另行提交關于新技術方案的CIP的方式加以保護，從而避免了由于申請人在實質審查階段特別是答復審查意見過程中缺乏經驗帶來的潛在風險。

四、結 語

考慮到我國現行專利制度與美國專利制度的上述區(qū)別，建議專利申請人和廣大專利代理人在中國專利申請過程中，對于專利申請實質審查階段提交的權利要求書修改文件，要認真核查所述修改是否超出了原始公開的內容，尤其是有無增加原始申請文件中未披露但可通過及時另行提交專利申請尋求保護的新技術方案。即使不修改權利要求書，對于在意見陳述書中提供了原始申請文件中未披露但可通過及時另行提交專利申請尋求保護的新內容，也要特別謹慎。如在實務操作中不加以注意，由于2010年2月以后處于實質審查階段但是尚未授權的發(fā)明專利申請，公眾可通過網絡及時檢索到全部權利要求書修改文件和OA。這些審查信息有可能意外地形成對申請人不利的現有技術，使申請人喪失就新技術方案另行提交專利申請并尋求專利保護的可能性。

另外，考慮到實質審查階段但尚未授權的發(fā)明專利申請的OA和權利要求書修改文件一經網絡公開就構成現有技術，因此，在代理專利無效宣告甚至專利訴訟案件過程中，必要時也可以嘗試擴大專利文獻的檢索范圍，從目前少有人注意的角落中，即那些實質審查階段就被網絡公開的權利要求書修改文件甚至OA中，發(fā)掘是否存在對當事人有用的現有技術。

中國國際貿易促進委員會專利商標事務所。