外觀設(shè)計的另類保護

許 凱

外觀設(shè)計的另類保護

許 凱★

外觀設(shè)計專利權(quán)終止后是否還能獲得保護，如何進行保護，越來越受到權(quán)利人的重視；此外，如何理解外觀設(shè)計專利權(quán)與發(fā)明、實用新型專利權(quán)的本質(zhì)區(qū)別，人民法院對于《專利法》中“以技術(shù)公開換市場”的立法本意的理解，司法實踐也存在不同種看法。筆者通過了幾個案例，分析了造成該問題的原因，以及該問題在中國的保護現(xiàn)狀。

外觀設(shè)計專利權(quán) 著作權(quán) 權(quán)利終止

一、引 言

外觀設(shè)計專利權(quán)作為專利權(quán)的一種，近年越來越受到中國企業(yè)的重視，2014年中國外觀設(shè)計申請量達到56.5萬件，①中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局2014年度報告[R].國家知識產(chǎn)權(quán)局，2015.與此同時，關(guān)于如何有效保護權(quán)利，在中國如何充分行使外觀設(shè)計權(quán)利等問題也逐步受到中外企業(yè)的關(guān)注。

其中，與筆者接觸的企業(yè)逐步出現(xiàn)了外觀設(shè)計專利權(quán)終止后，例如：專利權(quán)保護期限到期，或其他原因造成了專利權(quán)終止，他人利用終止后的專利權(quán)進行相同產(chǎn)品生產(chǎn)的實際問題。其實，對于專利權(quán)權(quán)利終止所帶來的產(chǎn)品保護問題，不僅僅出現(xiàn)在外觀設(shè)計專利權(quán)中，發(fā)明和實用新型專利也同樣存在類似問題，但是其所涉及的問題的嚴(yán)重性，即對權(quán)利人所造成的沖擊，發(fā)明和實用新型專利權(quán)期滿所帶來的影響遠小于外觀設(shè)計專利權(quán)。

其主要原因如下：無論發(fā)明還是實用新型專利權(quán)，其保護的客體實質(zhì)均是技術(shù)方案，專利權(quán)人可以逐步對產(chǎn)品的技術(shù)進行改進從而持續(xù)產(chǎn)生改進技術(shù)方案，進而得到新的權(quán)利。而且這種技術(shù)改進通常具備更好的技術(shù)效果，例如更加環(huán)保、節(jié)能等，從而使改進后的技術(shù)較改進前的技術(shù)更具有競爭能力。

而外觀設(shè)計專利保護的實質(zhì)為一種工業(yè)設(shè)計，產(chǎn)品作為工業(yè)設(shè)計的承載物反映了申請人或權(quán)利人的設(shè)計水平以及美學(xué)觀點。雖然一般認(rèn)為隨著工業(yè)設(shè)計水平提升，消費者對于產(chǎn)品審美也會發(fā)生相應(yīng)的提升，即產(chǎn)品的外觀設(shè)計也在隨時代逐步改變，從而產(chǎn)生出新的外觀設(shè)計權(quán)利；但由于外觀設(shè)計專利權(quán)客觀上并不能帶來明顯的技術(shù)效果，即如果僅僅從外觀上改變而不從產(chǎn)品技術(shù)功能上改變將很難吸引消費者，特別是在一些設(shè)計相對成熟、技術(shù)相對穩(wěn)定工業(yè)領(lǐng)域，例如：箱包、首飾、鐘表、電動工具等領(lǐng)域，容易產(chǎn)生所謂“經(jīng)典”設(shè)計。

在上述領(lǐng)域中，當(dāng)權(quán)利人的外觀設(shè)計權(quán)利到期后，會發(fā)現(xiàn)眾多侵權(quán)廠商并未隨權(quán)利人進行產(chǎn)品升級，而是鐘情于仿冒過期外觀設(shè)計專利權(quán)，使專利權(quán)人無權(quán)可用的尷尬局面。

二、權(quán)利終止后的外觀設(shè)計的司法案例分析

對于外觀設(shè)計專利權(quán)終止后的司法保護這一問題，目前在中國，主要以《著作權(quán)法》以及《反不正當(dāng)競爭法》為中心進行了一些司法實踐，出現(xiàn)了一些訴訟案件，筆者現(xiàn)將涉及該問題的幾個案件進行歸納總結(jié)，希望為今后權(quán)利人應(yīng)對類似案件給出一些有益啟示。

（一）利用“著作權(quán)”對“終止后的外觀設(shè)計”的產(chǎn)品進行直接保護

正是由于外觀設(shè)計專利權(quán)的保護客體并非技術(shù)方案，其直接要求保護的對象為圖片或照片中所顯示的產(chǎn)品，因此當(dāng)外觀設(shè)計終止后，權(quán)利人很容易認(rèn)為利用著作權(quán)可以對圖片或照片進行繼續(xù)保護，進而延伸至對產(chǎn)品的保護。

1.關(guān)于“著作權(quán)”與“外觀設(shè)計專利權(quán)”的重疊保護②梅術(shù)文.著作權(quán)法：原理、規(guī)范和實例[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2014.

在中國的法學(xué)界有也人認(rèn)為實用藝術(shù)作品（可授予外觀設(shè)計專利權(quán)的著作權(quán)中的作品）保護有三種選擇：“一是對實用藝術(shù)作品進行外觀設(shè)計保護的同時，也進行著作權(quán)保護。二是在對實用藝術(shù)作品進行外觀設(shè)計保護的同時，不再進行著作權(quán)保護。三是將實用藝術(shù)作品通過著作權(quán)法保護，而不適用專利法保護③李揚.知識產(chǎn)權(quán)法總論[M].北京：中國人民大學(xué)出版社，2008.”。

學(xué)界中列舉了對于產(chǎn)品進行重疊保護的理論依據(jù)，現(xiàn)實中也存在對上述理論的司法實踐。

【案例1】 在王三茂食品油脂有限公司（以下簡稱“三茂公司”）訴永隆商行侵犯其著作權(quán)一案④廣東省深圳市中級人民法院（2004）深中法民三初字第670號民事判決書。中，王三茂以個人名義申請了“金嘜”香麻油標(biāo)貼的外觀設(shè)計專利（ZL00304773.3）（參見圖1），該專利的授權(quán)公告日期為2000年10月8日，2003年該專利權(quán)因未繳納年費而終止。

圖1 ZL00304773.3的主觀圖

三茂公司于2004年9月16日向深圳市中級人民法院起訴。深圳市中級人民法院認(rèn)為：“三茂公司對涉案標(biāo)貼作品擁有的著作權(quán)，因三茂公司選擇了外觀設(shè)計專利的保護，而外觀設(shè)計已進入了公有領(lǐng)域，而成為任何人都可以使用的公眾財富，從而失去了著作權(quán)的專有保護”，進而駁回了原告的訴訟請求。

原告不服向廣東省高級人民法院提起上訴，在二審的判決⑤廣東省高級人民法院（2005）粵高法民三終字第236號民事判決書。中，廣東省高級人民法院支持了一審法院的判決，并認(rèn)為：“永隆商行使用與該失效的外觀設(shè)計專利相近似的包裝標(biāo)貼，使用方式與三茂公司失效的外觀設(shè)計專利標(biāo)貼使用方式相同，都是香麻油產(chǎn)品包裝標(biāo)貼，這屬于對已經(jīng)進入共有領(lǐng)域的公眾財富的使用，沒有侵犯三茂公司的專利權(quán)；同時，這種工業(yè)性使用也未侵犯三茂公司的著作權(quán)?！?/p>

顯然，在上述案件中，廣東高院認(rèn)為不應(yīng)對于產(chǎn)品進行重疊保護。

時代總是在進步，劇情也會反轉(zhuǎn)，近期出現(xiàn)的一個類似判例中，另一高級法院給出了完全不同的觀點。

【案例2】在北京特普麗裝飾裝幀材料有限公司（以下簡稱“特普麗”）訴常州淘米裝飾材料有限公司侵犯其壁紙著作權(quán)⑥江蘇高級人民法院（2015）蘇知民終字第00037號民事判決書。一案中，也出現(xiàn)了外觀設(shè)計專利權(quán)權(quán)利終止后，是否能認(rèn)定侵權(quán)的問題。

2004年，特普麗公司設(shè)計人員設(shè)計了《莫奈》系列壁紙， 2007年3月30日，特普麗公司將前述壁紙申請外觀設(shè)計專利，并獲得外觀設(shè)計專利權(quán)，專利號為ZL200730008065.1（參見圖2）。后因未及時繳納專利年費，該專利權(quán)于2010年3月30日終止。

一審法院（江蘇省常州市中級人民法院）認(rèn)為：在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，一種客體上可以同時存在兩種或兩種以上的權(quán)利，涉案壁紙圖片上同時承載了外觀設(shè)計專利權(quán)與著作權(quán)兩種不同種類的知識產(chǎn)權(quán)，該兩種權(quán)利各自獨立存在，其中一種權(quán)利的消滅并不必然導(dǎo)致另一種權(quán)利的消滅，原告可以對失效的涉案外觀設(shè)計專利權(quán)主張著作權(quán)，且認(rèn)定原告依涉案作品著作權(quán)人的權(quán)利讓與而取得了涉案壁紙的著作財產(chǎn)權(quán)，被告侵權(quán)成立應(yīng)予以賠償。

在該案件中，法院認(rèn)為外觀設(shè)計專利權(quán)終止后不僅能夠享有著作權(quán)的人身權(quán)也可以享有著作權(quán)財產(chǎn)權(quán)。被告向江蘇省高級人民法院提起上訴。二審法院維持了一審法院的判決，并且在判決中對于專利法中“以技術(shù)公開換市場”的立法本意進行了闡釋，該院認(rèn)為：“專利權(quán)終止后，權(quán)利客體進入公有領(lǐng)域，公眾可以自由使用，這一規(guī)則應(yīng)該主要適用于我國《專利法》規(guī)定的發(fā)明專利和實用新型專利，因為這兩種專利權(quán)的客體都是供工業(yè)應(yīng)用的技術(shù)方案，一般不屬于文學(xué)、藝術(shù)或科學(xué)作品，不會獲得專利權(quán)之外的其他民事權(quán)利，故在其專利權(quán)終止后，成為公眾可以自由使用的公共資源。而在作品基礎(chǔ)上獲得的外觀設(shè)計專利，權(quán)利人同時擁有專利權(quán)和著作權(quán)，兩種權(quán)利并行不悖，外觀設(shè)計專利權(quán)保護期屆滿后，權(quán)利人喪失的僅僅是《專利法》保護的相關(guān)權(quán)利，而其享有的著作權(quán)依然存在，受到《著作權(quán)法》的保護。涉案專利權(quán)因特普麗公司未及時繳納年費而提前終止，同樣適用上述原則。”

雖然【案例1】與【案例2】的判決結(jié)果迥異，但畢竟【案例1】中所示案件為10多年前法院對于該問題的認(rèn)識，而【案例2】中體現(xiàn)出的司法精神更值得我們學(xué)習(xí)，特別是該案中江蘇省高級人民法院對于《專利法》立法本意的闡述，直接指出了外設(shè)計專利權(quán)與發(fā)明、實用新型專利權(quán)的重要區(qū)別，從而為實現(xiàn)產(chǎn)品多重保護提供了重要的理論依據(jù)。

2.外觀設(shè)計專利權(quán)中的“制造”“銷售”行為不能等同于著作權(quán)中“復(fù)制”行為

一般認(rèn)為，我國著作權(quán)中的“復(fù)制”僅僅是同種復(fù)制，即以相同的形式再現(xiàn)作品。如從平面到平面的復(fù)制，從立體到立體的復(fù)制，作品和復(fù)制品完全相同。并不承認(rèn)異種復(fù)制，即由平面到立體，根據(jù)建筑設(shè)計圖施工、建造建筑物；根據(jù)設(shè)計圖紙制造產(chǎn)品模型或產(chǎn)品。⑦趙海燕，田玉忠.著作權(quán)法熱點難點問題研究[M].北京：法律出版社，2014.因此，對于在外觀設(shè)計專利權(quán)中表現(xiàn)有產(chǎn)品的照片或圖片的著作權(quán)意義中的復(fù)制權(quán)來說，僅僅是對于圖片或照片本身的復(fù)制，而不能擴展至實際產(chǎn)品的復(fù)制權(quán)，即制造行為。

在震旦（中國）有限公司訴北京世紀(jì)京泰家具有限公司侵害著作權(quán)糾紛案⑧北京市第二中級人民法院（2012）二中初第11323號民事判決書。中，北京市第二中級人民法院以被告行為不屬于《著作權(quán)法》中所規(guī)定的法定行為為由駁回了原告的訴訟請求。

在該案中震旦（中國）有限公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交了外觀設(shè)計專利申請并于2007年4月11日獲得了后柜（EX-26）的外觀設(shè)計專利權(quán)（ZL200630128455.8）（參見圖3），但由于震旦（中國）有限公司未繳納年費，該外觀專利權(quán)于2010年1月20日終止。

圖3 ZL200630128455.8的主觀圖

隨后震旦（中國）有限公司發(fā)現(xiàn)北京世紀(jì)京泰家具有限公司銷售類似產(chǎn)品，并于2012年將其訴至北京市第二中級人民法院。

北京市第二中級人民法院認(rèn)為：震旦（中國）有限公司的涉案外觀設(shè)計專利權(quán)終止后，因該外觀設(shè)計專利的立體視圖以及主視圖屬于我國《著作權(quán)法》中所稱的圖形作品，故震旦（中國）有限公司可以就該視圖主張著作權(quán)。

北京市第二中級人民法院認(rèn)為北京世紀(jì)京泰家具有限公司在涉案外觀設(shè)計終止后，實施了按照該專利立體圖以及主視圖的制造、銷售等行為，但上述行為不屬于著作權(quán)性質(zhì)的復(fù)制和使用，因此原告訴被告侵害其著作權(quán)的行為缺乏依據(jù)，不予支持。

判決后震旦（中國）有限公司不服向北京市高級人民法院上訴，北京高級人民法院作出判決，駁回上訴維持原判。

該案中雖然法院支持了到期外觀設(shè)計專利權(quán)中視圖仍然屬于著作權(quán)的保護客體，但以制造銷售行為不侵犯《著作權(quán)法》中規(guī)定的復(fù)制權(quán)為由駁回了原告訴訟請求。

（二）利用“著作權(quán)”針對的產(chǎn)品進行另類保護

在下述案件中體現(xiàn)了一種利用著作權(quán)間接保護產(chǎn)品的思想。

在聯(lián)想（北京）有限公司訴深圳市元美達科技有限公司侵犯原告著作權(quán)糾紛⑨北京市海淀區(qū)人民法院（2001）海知初字第155號民事判決書。一案中，原告認(rèn)為其投資開發(fā)完成計算機主板QDIP6I440BX/B2（參見圖4），并已進行了生產(chǎn)和銷售。

圖4 計算機主板QDIP6I440BX/B2

原告認(rèn)為被告在原告產(chǎn)品銷售后，推出了設(shè)計思路、原理、解決方案相同，而且在主體部分實質(zhì)性相似的產(chǎn)品。原告認(rèn)為其擁有開發(fā)研制此產(chǎn)品中形成的全部技術(shù)成果，包括圖紙和產(chǎn)品，享有著作權(quán)。被告的行為侵犯了原告的著作權(quán)。

經(jīng)過法庭調(diào)查，原告、被告的控辯，法院認(rèn)為被告侵權(quán)成立，在該案的判決書中，法官主要判決如下：著作權(quán)是法律賦予作者對其創(chuàng)作的作品所享有的專有權(quán)利。被告使用原告的設(shè)計圖紙進行新的產(chǎn)品圖紙設(shè)計，在這個過程中未取得原告的許可或向其付酬，其行為侵犯了原告的署名權(quán)、保護作品完整權(quán)、作品使用權(quán)和獲得報酬權(quán)，據(jù)此被告應(yīng)依法承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

上述案件雖然并沒有直接涉及如何針對終止后外觀設(shè)計進行保護這一問題，但是上述案件卻與該問題有著密切的聯(lián)系。原告同樣期望利用著作權(quán)對其產(chǎn)品進行直接保護，法院同樣未與支持，但由于原告同時主張了對產(chǎn)品的設(shè)計圖紙享有著作權(quán)，最終得了法院支持，判決被告停止侵權(quán)。

對于某些產(chǎn)品而言，其產(chǎn)品自身與加工制造圖紙具備相對緊密的對應(yīng)性，產(chǎn)品外形相同或相近，能夠基本推定出其加工設(shè)計圖紙相同或?qū)嵸|(zhì)性相同，權(quán)利人可以考慮將“產(chǎn)品”對“產(chǎn)品”的比較對象，轉(zhuǎn)化為由“設(shè)計圖紙”對“設(shè)計圖紙”的比較對象，而且從“署名權(quán)、保護作品完整權(quán)、作品使用權(quán)和獲得報酬權(quán)”的角度進行維權(quán)。由禁止對方使用“加工制造圖紙”達到保護產(chǎn)品的目的。

在聯(lián)想（北京）有限公司訴深圳市元美達科技有限公司侵犯原告著作權(quán)糾紛案中，原告恰恰利用該思路，實現(xiàn)了利用產(chǎn)品的加工設(shè)計圖紙的著作權(quán)的保護延伸至對其產(chǎn)品的保護。

與上述案件類似，對于申請了的外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品而言，其用于實際生產(chǎn)加工制造該產(chǎn)品的工業(yè)設(shè)計圖紙屬于著作權(quán)保護范疇，且享有著作權(quán)的保護期限，由于產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利權(quán)與加工制造該產(chǎn)品的設(shè)計圖紙的著作權(quán)分屬不同保護客體和權(quán)利，因此，即使該外觀設(shè)計專利權(quán)期滿，也絲毫不會影響與該外觀設(shè)計專利權(quán)相對應(yīng)的產(chǎn)品的設(shè)計圖紙的著作權(quán)。

通過“產(chǎn)品”的相同推出“加工設(shè)計圖紙”的相同或?qū)嵸|(zhì)性相同，再過渡到以己方“加工設(shè)計圖紙”訴對方“加工設(shè)計圖紙”侵犯著作權(quán)的轉(zhuǎn)換，也許能夠?qū)崿F(xiàn)利用“著作權(quán)”針對“終止后的外觀設(shè)計”的產(chǎn)品的間接保護。

三、結(jié) 語

通過上述幾個案例介紹可知，雖然外觀設(shè)計專利權(quán)終止后，對產(chǎn)品外觀進行保護的難度很大，但是存在一定的可能性，目前來看，當(dāng)事人可以通過著作權(quán)（直接或間接）的途徑來實現(xiàn)。而且，從司法實踐的判決來看，將外觀設(shè)計專利權(quán)與發(fā)明、實用新型相區(qū)別，承認(rèn)其著作權(quán)的雙重保護也許是一種發(fā)展方向，當(dāng)然在目前的著作權(quán)法范圍內(nèi)，通過改變訴訟客體（由“產(chǎn)品侵權(quán)”變更成“產(chǎn)品圖紙侵權(quán)”），也許能夠帶來意想不到的效果。

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