巧妙解讀證據(jù)所公開方案的工作機理尋求創(chuàng)造性答辯的突破點

聶慧荃閆 華

巧妙解讀證據(jù)所公開方案的工作機理尋求創(chuàng)造性答辯的突破點

聶慧荃★閆 華★

在專利實踐中，對于創(chuàng)造性的判斷日趨重視從技術(shù)方案的整體進行考量、技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)性、技術(shù)特征在整體技術(shù)方案中所發(fā)揮的作用。對現(xiàn)有技術(shù)公開方案的工作機理的解讀，是整體考量技術(shù)方案的有效途徑之一。本文結(jié)合司法實踐的相關(guān)觀點及自身的實戰(zhàn)經(jīng)驗，探討如何從對技術(shù)方案工作機理的解讀入手，實現(xiàn)、尋求創(chuàng)造性答辯的突破點。

創(chuàng)造性 工作機理 整體技術(shù)方案 證據(jù)

一、引 言

對技術(shù)方案的整體考量是將創(chuàng)造性判斷的主觀性盡量客觀化的內(nèi)在需求，這就需要判斷者站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，基于技術(shù)方案的整體環(huán)境來理解方案本身。

盡管《專利法》或《專利審查指南》（2010版）中沒有明確將“整體原則”①整體原則：實踐中并無明確定義，通常是指在創(chuàng)造性評價中，從技術(shù)方案的整體出發(fā)，將所要保護的技術(shù)方案的所有技術(shù)特征視為一個整體，不割裂技術(shù)特征之間的相互關(guān)聯(lián)，同樣對于對比文件公開的技術(shù)方案也作為一個整體來看待；此外，不僅要考慮要保護的技術(shù)方案/所公開的技術(shù)方案本身，還要考慮它們各自所屬的技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果。規(guī)定為創(chuàng)造性的判斷原則，但《專利審查指南》（2010版）多處都反映了“整體”評價的做法，在現(xiàn)行的專利授權(quán)與確權(quán)實踐中，也日趨重視從技術(shù)方案的整體進行考量，尤其是重視技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)性及其在整體技術(shù)方案中所發(fā)揮的作用。

應(yīng)當(dāng)對創(chuàng)造性判斷中所用的每項現(xiàn)有技術(shù)的方案均進行整體考量，對現(xiàn)有技術(shù)中技術(shù)信息的理解，應(yīng)當(dāng)基于其技術(shù)方案的整體環(huán)境進行理解，不能脫離該技術(shù)方案而對技術(shù)方案中的某一技術(shù)特征或技術(shù)手段進行單獨考量，尤要把握該技術(shù)特征在整體技術(shù)方案中所起的作用及其與其他特征之間的關(guān)系。②熊婷.創(chuàng)造性技術(shù)啟示判斷中技術(shù)方案的整體考量——專利法熱點問題專家談（二）［EB/OL］.（2013-12-17）［2016-02-01］.http：//www.sipo.gov.cn/mtjj/2013/201312/t20131213_888954.html.

在創(chuàng)造性判斷中，如何尋求技術(shù)特征在作用上的不同和相互間的關(guān)聯(lián)性？盡管可以從方案所處的技術(shù)環(huán)境、作用效果、工作過程、給出的相反教導(dǎo)等多方面來探求，但本質(zhì)上都很難脫離對技術(shù)方案自身工作機理的考慮?；诩夹g(shù)方案的工作機理來解讀現(xiàn)有技術(shù)的公開內(nèi)容，是實現(xiàn)技術(shù)方案整體考量的有效途徑之一。

二、解讀技術(shù)方案工作機理對整體考量技術(shù)方案的貢獻

重視對技術(shù)方案工作機理的解讀，能夠準(zhǔn)確理解技術(shù)方案，避免割裂技術(shù)方案的整體性，更有利于探尋相應(yīng)技術(shù)特征在各自技術(shù)方案中所起作用的不同，更容易發(fā)現(xiàn)技術(shù)特征之間的協(xié)同作用和有機聯(lián)系。因此，對方案本身工作機理的解讀，無論是對于技術(shù)特征相當(dāng)性的認定，還是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否給出技術(shù)啟示的認定都會產(chǎn)生舉足輕重的影響，是尋求創(chuàng)造性答辯的重要突破口之一。

在認定區(qū)別技術(shù)特征以及判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在技術(shù)啟示時，都要適當(dāng)考慮技術(shù)特征之間的協(xié)同作用，通過對技術(shù)方案工作機理的分析，能夠快速發(fā)現(xiàn)要保護的技術(shù)方案和現(xiàn)有技術(shù)中實現(xiàn)對應(yīng)某一作用的多個必要特征之間的協(xié)同關(guān)系。

《創(chuàng)造性判斷“三步法”反思及“整體比較法”的提出》③馬云鵬.創(chuàng)造性判斷“三步法”反思及“整體比較法”的提出［G］//中華全國專利代理人協(xié)會.專利法第22條和第23條的適用：2015年專利審查與專利代理高端學(xué)術(shù)研討會.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2016：17-18.一文的作者對《專利審查指南》（2010版）及其配套文件中的相應(yīng)觀點作了梳理，提出了“整體比較法”的觀點，其中提到“還必須從整體上考慮對比文件，即不僅要考慮對比文件所公開的技術(shù)方案，還要注意其所屬的技術(shù)領(lǐng)域、解決的技術(shù)問題、所達到的技術(shù)效果，以及現(xiàn)有技術(shù)對技術(shù)方案在功能、原理、各技術(shù)特征在選擇、改進、變型等方面的描述，以便從整體上理解現(xiàn)有技術(shù)所給出的教導(dǎo)”。該觀點反映了方案的原理是影響現(xiàn)有技術(shù)給出的教導(dǎo)的判斷因素之一。

在（2013）高行終字第2315號判決中，北京市高級人民法院（以下簡稱“北京高院”）根據(jù)涉案專利說明書中的相應(yīng)記載內(nèi)容，實際上從工作機理的角度闡述了要求保護的方案中兩個閥芯所起的作用的不同。具體而言，北京高院在判決中指出：“根據(jù)本專利說明書（0025）所載明‘通過在滑塊的兩處設(shè)置閥芯以便在吸飲管彎曲狀態(tài)和伸長狀態(tài)下堵住閥座的通氣孔，從而在閥裝置關(guān)閉和打開的兩個狀態(tài)下遮斷通氣孔，在閥裝置進行打開動作或關(guān)閉動作過程中通氣孔處于連通的狀態(tài)’，（0026）載明‘在閥裝置關(guān)閉時，吸引管彎曲內(nèi)部通道處于關(guān)閉狀態(tài)，且通氣孔處于遮斷狀態(tài)，雖然容器內(nèi)部的空氣因溫?zé)岬囊后w飲料而膨脹使得內(nèi)部壓力上升，但在開始打開閥裝置時，由于閥芯首先與閥座分離，因而內(nèi)部壓力通過通氣孔向外部排出，而后吸引管伸長，因此有效防止溫?zé)岬娘嬃蠌奈嫻艿奈嬁趪姵觥?。由此可知，?dāng)吸飲管完全彎曲時，第一個閥芯與閥座抵接，閉合通氣孔，從而可以保持飲料容器處于封閉狀態(tài)；當(dāng)吸飲管處在完全伸長狀態(tài)下，另一閥芯與閥座抵接，同樣閉合通氣孔，已保持飲料容器處于封閉狀態(tài)；但在吸飲管由完全彎曲到伸長的過程中，為了防止因內(nèi)壓而引起的飲料從吸飲口噴出，第一個閥芯是通過與閥座分離，至另一個閥芯與閥座閉合，從而通過通氣孔解決上述技術(shù)問題，由此第一個閥芯的作用不僅及于與閥芯閉合，亦應(yīng)當(dāng)包括與閥座分離”。最終，北京高院認為，專利復(fù)審委員會認定該專利的兩個閥芯具有不同作用是正確的。

在（2012）高行終字第1204號判決中，北京高院在判斷其中兩個區(qū)別技術(shù)特征（即特征“排氣管路與排油管相通”和特征“卸荷裝置與排氣管路連接”）之間的協(xié)同作用時所進行的技術(shù)分析，也與對工作機理的解讀相關(guān)聯(lián)。在北京高院看來，由于涉案專利中排油管通過卸荷裝置與排氣管路的連接而實現(xiàn)了與排氣管路的相通，在卸荷裝置不啟動的情況下，排油管不會排油，而當(dāng)油位超出儲油柜上極限位置時，卸荷裝置開始泄油，此時泄油通過排油管定向排出，不會滯留于儲油柜柜體之內(nèi)；同時，由于卸荷裝置與排氣管路連接，而排氣管路同時連接到未裝有卸荷裝置的膨脹芯體，從而在左右兩邊芯體同時達到上限油位時，右邊芯體的油可以通過排氣管路與卸荷裝置的連接而直通卸荷裝置，從而實現(xiàn)快速泄油?；谝陨戏治觯本└咴赫J為爭議的兩個區(qū)別技術(shù)特征有緊密聯(lián)系，共同產(chǎn)生作用。另外，北京高院通過對證據(jù)1工作方式的分析得出現(xiàn)有技術(shù)沒有給出以上兩個區(qū)別技術(shù)特征的啟示。具體地，證據(jù)1的芯體保護裝置沒有連接排油管，其排放的油可能在儲油柜內(nèi)流淌，對柜內(nèi)的部件造成污染；再者，證據(jù)1中右邊芯體的油必須通過排氣管6或輸油管3進入左邊芯體，然后才能通過左邊芯體上的芯體保護裝置泄油，因而與該專利相比，其響應(yīng)速度慢，而且由于左邊芯體內(nèi)已經(jīng)儲存有大量的油，使得右邊芯體的油在向左邊流動時阻力很大，加大了排氣管6和輸油管3的負荷，易造成管件開裂等故障。因此，北京高院認為爭議的兩個區(qū)別技術(shù)特征使得該專利與證據(jù)1相比具有實質(zhì)性差別。

三、“基于工作機理解讀技術(shù)方案”在創(chuàng)造性判斷實踐中的運用

基于前述說明可以看出，當(dāng)我們考慮某一特征在其技術(shù)方案中所起的具體作用時，往往不能脫離整個技術(shù)方案的工作機理，通過對技術(shù)方案本身的工作機理或工作方式的分析研究，有利于從整體上理解技術(shù)方案，有時還能夠?qū)ふ业揭庀氩坏降膭?chuàng)造性答辯的突破點。努力從整體性出發(fā)去還原技術(shù)人員進行技術(shù)創(chuàng)新的過程。

現(xiàn)以筆者近期代理的專利權(quán)人為香港理工大學(xué)的發(fā)明專利無效案為例，具體闡釋在專利確權(quán)時，如何利用對證據(jù)所公開方案的工作機理的解讀，來獲得創(chuàng)造性答辯的勝利。

（一）涉案專利簡介

涉案專利為重大基礎(chǔ)研究項目“低扭矩單股環(huán)錠紗線生產(chǎn)技術(shù)”中的關(guān)鍵專利之一，其相對于現(xiàn)有技術(shù)的主要改進在于：通過實時控制假捻轉(zhuǎn)裝置與紗機錠子之間的傳動比例，實現(xiàn)了兩者之間的特定傳遞動作，從而充分降低了過渡紡紗階段的斷頭率，提高單紗的可紡性，加工出具有優(yōu)良性能的低扭單股環(huán)錠紗線。

（二）無效的關(guān)鍵爭議點

在該案中，無效宣告請求人的無效理由之一就是該專利的權(quán)利要求1相對于證據(jù)1與證據(jù)3和公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性，而判斷權(quán)利要求1是否具備創(chuàng)造性主要涉及兩個關(guān)鍵的爭議點：①證據(jù)1的紗線加工方法是否能生產(chǎn)出具有可控的殘余扭矩的低扭單股環(huán)錠紗線？②證據(jù)3中是否公開了特征“實時控制假捻裝置與紗機錠子之間的傳動比例”？

1.關(guān)于爭議點①

基于證據(jù)1所公開方法的工作機理可知，證據(jù)1公開的加工方法生產(chǎn)的是單股無扭矩環(huán)錠紗線，其不能用于工業(yè)化生產(chǎn)低扭單股環(huán)錠紗線。

具體而言，證據(jù)1中明確記載了其方法的基本原理在于：“加工具有可控分束纖維結(jié)構(gòu)的單股紗線，并使紗線中N束纖維產(chǎn)生的殘余扭矩之和與整個合成單股紗線的殘余扭矩（M）相互平衡，即結(jié)合證據(jù)1說明書中的相應(yīng)記載內(nèi)容可知，基于以上原理，證據(jù)1需要先對原紗條進行分束以利用各子纖維束來平衡殘余扭矩，再借助于對假捻器自身轉(zhuǎn)速的調(diào)整，使得各子纖維束產(chǎn)生的殘余扭矩之和與整個合成單股紗線的殘余扭矩最終達到相互平衡，由此形成單股無扭矩環(huán)錠紗線。因此，證據(jù)1中實際加工出的是殘余扭矩全部為零的單股紗線，不存在殘余扭矩可控一說。

然而，該專利中是實時控制假捻裝置與紗機錠子之間的傳動比例，不同的傳動比例下會得到不同的殘余扭矩；通過對傳動比例的實時控制，能夠調(diào)節(jié)紗線內(nèi)部纖維束的排列結(jié)構(gòu)和應(yīng)力分布狀態(tài)，從而使得單股紗線的殘余扭矩可控，進而加工出低扭單股環(huán)錠紗線。這顯然與證據(jù)1中單股無扭矩環(huán)錠紗線的加工方法存在實質(zhì)性不同；相對于證據(jù)1，權(quán)利要求1實際所要解決的技術(shù)問題就是如何有效降低過渡紡紗階段的斷頭率，加工出具有可控的殘余扭矩的單股紗線。

2.關(guān)于爭議點②

證據(jù)3公開的旋轉(zhuǎn)式導(dǎo)紗器，解決斷頭問題的工作機理與該專利不同。證據(jù)3解決的是普通紡紗過程中產(chǎn)生的斷頭問題，這種斷頭的成因主要在于：在穩(wěn)定紡紗階段紗線捻度較低，紡紗區(qū)強力低，容易形成斷頭。結(jié)合證據(jù)3的具體記載內(nèi)容，例如關(guān)于效果的描述“紡紗三角中紗線斷頭頻發(fā)區(qū)域內(nèi)紗線捻度可以通過使用旋轉(zhuǎn)式導(dǎo)紗器而增加”，可知證據(jù)3的方案中，通過采用旋轉(zhuǎn)式導(dǎo)紗器來增大捻度，由此解決在紡織三角內(nèi)產(chǎn)生斷頭的問題。

與證據(jù)3中斷頭的成因不同，該專利中紡織過渡階段斷頭的成因在于：加假捻后紡紗區(qū)的捻度太高（強力也高），而在紡紗開始、斷頭接線或結(jié)束階段時紗線的張力較低，紗線容易因殘余扭矩的存在而扭轉(zhuǎn)產(chǎn)生“小辮子”或者說扭成結(jié)，其就會在導(dǎo)紗鉤處被卡，由此形成大量斷頭。

圖1 錠上方裝置旋轉(zhuǎn)式導(dǎo)紗器

圖2 旋轉(zhuǎn)式導(dǎo)紗器內(nèi)紗線情況

再者，證據(jù)3中相應(yīng)部件的工作方式也與該專利不同。證據(jù)3中明確記載“可旋轉(zhuǎn)頂端必須以到錠帽最大直至10mm的固定距離安裝，永久磁鐵嵌設(shè)于可旋轉(zhuǎn)的頂端與錠帽之中”。結(jié)合證據(jù)3的圖4所示，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解該旋轉(zhuǎn)導(dǎo)紗器的工作方式，即：可旋轉(zhuǎn)的頂端在安裝后與錠帽相隔固定距離，位于上部的可旋轉(zhuǎn)的頂端中的磁鐵與位于下部的錠帽中的磁鐵之間的磁吸引力恒定，可旋轉(zhuǎn)的頂端與錠帽實際上就通過上、下部的磁鐵間這種固定的磁吸引力實現(xiàn)了兩者間相對位置的固定，一體地同步旋轉(zhuǎn)；此時，位于可旋轉(zhuǎn)的頂端中的加捻管受到磁鐵的磁吸引力自然也是固定的，其與錠帽兩者間同樣保持相對位置固定，并與錠帽一起同步旋轉(zhuǎn)。

事實上，嵌設(shè)的磁鐵客觀上起到了固定手段的作用，可旋轉(zhuǎn)的頂端與錠帽之間的這種借助于磁吸引力實現(xiàn)的固定與通過機械聯(lián)接方式實現(xiàn)的固定并沒有實質(zhì)區(qū)別，因此證據(jù)3中的加捻管與錠帽之間不存在傳動比例的問題，更談不上對傳動比例的動態(tài)實時調(diào)整；即便如請求人所述，將二者視為傳動比例為1的情況，該傳動比例也是固定的，不存在像該專利那樣傳動比例的實時可控的情況。

綜上，通過對證據(jù)3的工作機理的分析，可以看出證據(jù)3中既沒有公開爭議特征，也沒有給出與之有關(guān)的技術(shù)啟示。

四、結(jié) 語

鑒于我們在前述兩個爭議點上從證據(jù)方案的工作機理出發(fā)的成功應(yīng)對，該專利最終被專利復(fù)審委員會第27256號無效宣告請求審查決定維持專利權(quán)有效。

從技術(shù)方案整體來考慮技術(shù)特征發(fā)揮的作用是司法實踐中判斷創(chuàng)造性時常常采用的依據(jù)，最高人民法院在其（2014）知行字第43號判決書中也明確指出：“在確定本案專利的某一區(qū)別技術(shù)特征與現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)特征是否具有對應(yīng)關(guān)系，從而導(dǎo)致該區(qū)別技術(shù)特征已經(jīng)被現(xiàn)有技術(shù)所公開時，要考慮它們在各自技術(shù)方案中所起的作用是否相同”。

在實踐中，注重全面解讀證據(jù)的公開內(nèi)容，特別是深入分析證據(jù)中所公開方案的工作機理或工作方式，有利于發(fā)現(xiàn)證據(jù)中相應(yīng)技術(shù)特征之間存在的技術(shù)關(guān)聯(lián)，能夠更好地理解爭議特征在整體技術(shù)方案中所發(fā)揮的作用，進而更準(zhǔn)確地認定貌似相同的結(jié)構(gòu)與方法之間的實質(zhì)區(qū)別，從而使創(chuàng)造性答辯更具有針對性。

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