也論涉外定牌加工中的商標侵權認定

楊小青

摘 要：涉外定牌加工行為違反了中國《商標法》及《商標法實施條例》之規(guī)定，在中國現有法律框架下應當認定為侵權，否則將會與《知識產權海關保護條例》等的規(guī)定沖突，影響中國現行的司法秩序。而且，從長遠利益看，中國應當繼續(xù)奉行嚴格的商標專用權保護主義原則，制裁這些惡意的規(guī)避法律的行為，維護世界正常的競爭秩序，挽回商標權人潛在的利益損失。

關鍵詞：定牌加工；商標侵權；侵權認定

中圖分類號：D92 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2014）03-0294-02

定牌加工，其英文縮寫為（Original Equipment Manufacture）譯為“原始設備廠商”，亦稱“貼牌”、“定牌生產”、“代工生產”、“三來加工”。定牌加工有廣義和狹義之分[1]。本文所指的定牌加工，是國際貿易的定牌加工（又稱為OEM，俗稱“ 貼牌”）是加工貿易的一種形式，它是指在來料加工和來樣加工業(yè)務中，由境外委托方提供商標（一般是已注冊的商標），經境內企業(yè)加工或裝配后，再貼上境外委托方提供的商標或品牌返銷國外的經營活動（該委托方在中國國內沒有該注冊商標的商標權人）[2]。隨著經濟全球化、貿易自由化的發(fā)展，中國許多制造企業(yè)選擇為大型跨國公司進行貼牌生產。定牌加工在推動中國經濟發(fā)展的同時，也常常使加工企業(yè)陷入商標侵權的泥潭。一方面是由于定牌加工企業(yè)缺乏知識產權法律意識；另一方面對于中國企業(yè)接受為國外商標權人的委托加工生產產品，貼附委托方的商標，并將產品銷往國外，如果國外商標權人的商標與國內注冊商標相同或者近似且使用于相同或者類似商品上時，委托方、加工方的行為是否構成商標侵權，知識產權界存在較大爭議。深圳中院審理的“耐克商標案”為此類案件之典型。在司法實踐和行政執(zhí)在司法實踐和行政執(zhí)法中，做法不一。前些年法院偏向于均把此類案件作為商標侵權處理，近幾年法院偏向于認為此類案件不侵權。筆者在此談幾點個人看法，僅供理論研究和實務操作之參考。

一、定牌加工屬于《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》）第52條和《中華人民共和國商標法實施條例》（以下簡稱《商標法實施條例》）第50條規(guī)定的行為，均應判定為商標侵權

目前認為涉外定牌加工行為不構成商標侵權的主要理由是：（1）貼牌行為不是商標法意義上的使用行為；（2）定牌加工的商品全部銷售到國外，不進入中國市場，不會給商標權人造成損害。

筆者對此持有異議。事實上，中國奉行的是商標權的嚴格保護主義，中國商標法規(guī)對商標侵權行為的各種情形都有明確規(guī)定，依據這些規(guī)定涉外定牌加工的加工方是侵權的，那些認為涉外定牌加工行為不構成商標侵權的理由都是站不住腳的。

（一）定牌加工中的貼牌行為屬于商標法意義上的使用行為

有觀點認為，定牌加工的性質屬于合同法中加工承攬，加工方按照定作方的要求將商標貼附于產品上，并將產品全部出口交付給定作方，只是一種國際間的勞務輸出，加工方的貼牌行為不是真正商標法意義上的商標使用行為[3]。因此，該定牌加工不構成商標侵權。

中國《商標法》第52條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：（1）未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的；（2）銷售侵犯注冊商標專權的商品的……”。由此可以看出，商標的“使用”與“銷售侵犯注冊商標專用權的商品”是兩種并列的商標侵權行為，如果將這里的“使用”僅狹義地理解為“銷售”的話，那么《商標法》第52條第（1）項的規(guī)定就毫無意義了。此其一。其二，《商標法實施條例》第3 條也對“商標的使用”做出專門規(guī)定：“商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中?！北娝苤瑢⑸虡酥苯佑糜谏唐?、商品包裝或者容器的主要是產品的生產者和加工者而非銷售。故被委托方即加工方的加工貼牌行為也屬于商標使用行為。

另外，《中華人民共和國合同法》第7 條規(guī)定，“當事人訂立、履行合同，應當遵守法律、行政法規(guī)，尊重社會公德，不得擾亂社會經濟秩序，損害社會公共利益”。這一條款表明任何人在訂立、履行合同時，均有義務對合同的合法性進行審查，并承擔相應的法律責任。鑒于涉外定牌加工合同中涉及國內注冊商標專用權保護的問題，加工方有義務依法對定作方所提供的境外商標的合法性進行審查。若加工方未盡審查義務，加工侵犯國內注冊商標專用權的商品的，仍然應當承擔商標侵權責任。加工方不可能因為是“加工承攬關系”而免責。

（二）是否給商標權利人造成直接損害不是構成商標侵權行為的必要條件

這是認為加工方不構成商標侵權觀點所持的最大理由，認為涉外定牌商品均出口到境外，未在國內銷售，不會給中國商標權人造成損害，故不構成商標侵權。

筆者認為，知識產權侵權理論有別于傳統(tǒng)民事侵權理論，并不以有損害事實發(fā)生為構成要件。一般的民事侵權行為主要由四個法律要件構成：一是要有損害事實存在；二是行為人實施了違法行為；三是該違法行為與損害事實之間存在因果關系；四是行為人主觀上有過錯。而根據《商標法》第52條第（1）項之規(guī)定，商標侵權行為并不強調必須有直接損害事實的存在，而重在“未經商標注冊人的許可”這一要件。因此，行為人實施侵權行為即使沒有給商標注冊人造成直接損害，也要承擔侵權責任。

最高人民法院在商標侵權民事責任承擔問題上明確指出：請求保護的注冊商標未實際投入商業(yè)使用的，確定民事責任時可將責令停止侵權行為作為主要方式，在確定賠償責任時可以酌情考慮未實際使用的事實，除為維權而支出的合理費用外，如果確無實際損失和其他損害，一般不根據被控侵權人的獲利確定賠償；注冊人或者受讓人并無實際使用意圖，僅將注冊商標作為索賠工具的，可以不予賠償[4]。筆者認為，最高人民法院的規(guī)定是符合適度保護原則的，是否發(fā)生實際損失不應作為是否判斷侵犯商標專用權的構成要件。

二、如果涉外定牌加工行為不構成商標侵權，將于中國現行的其他相關規(guī)定沖突，影響法律的權威和統(tǒng)一

中國《中華人民共和國知識產權海關保護條例》（以下簡稱《知識產權海關保護條例》）等的規(guī)定，如在海關實施出口知識產權保護措施時，并不要求審查是否會導致消費者混淆、誤認等要件。中國《商標法》第52 條第（1）項的規(guī)定中并無混淆才構成侵權的明文規(guī)定，是否構成商標權侵權的判定只能嚴格適用法律，不應超越法律規(guī)定，而且混淆的判斷是具有主觀性的。如果在侵權判斷中引入混淆標準將會導致目前行政查處的大多商標侵權假冒案件不能成立，會對市場秩序造成破壞[5]。

三、從長遠利益看，涉外定牌加工應當界定為侵權，否則會損害商標權人潛在的市場利益，影響全球的市場競爭秩序

當今世界是開放的世界，國際貿易交往頻繁，一國的商品通過制造、買賣等交易行為，并通過進出口而在不同國家之間流通。由于商品是知識產權的載體，于是商標權保護的地域性受到沖擊，權利沖突的發(fā)生成為客觀現實。

商標權作為一種知識產權，其損失往往處于一種不可估計的進行時狀態(tài)，根據TRIPS 協議第五十條要求，成員國當局應該禁止這種“即發(fā)侵權”，也就是把侵權產品制止在進入流通渠道之前，而不是之后。中國作為世貿組織的成員國亦應遵守該規(guī)定。1999 年北京曾出現過這樣一個案例。一個非商標權人的庫房里存放了上百個帶有商標權人商標瓶貼的酒瓶且商標標識是真的，不是非法印制的，商標權人很清楚該存放人不可能制造出正牌的酒，下一步肯定是裝上假酒出售。但由于存放者還沒有裝，沒有出售，亦即沒有對權利人造成“實際損害”，其“侵權”似乎沒有發(fā)生，這就是所謂的即發(fā)侵權。況且，是否造成事實損害也并不是法律學者一家之言可以斷定的，應當留待產業(yè)界的經濟學者們研究，或者用法經濟學的視角來分析。有人認為，外商的貼牌競爭行為，有可能抬高同類商品的定牌加工費用，從而增加國內注冊商標專用權人的生產成本，客觀上會隱含地造成不應有的損失[6]。

筆者也贊同上述觀點，雖然可以用不正當競爭法進行規(guī)制，但在實踐中卻加重了中國商標權人的舉證責任，變相地損害了中國商標權人的利益，故仍應按照《商標法》進行保護。

四、結語

涉外定牌加工行為違反了中國《商標法》及《商標法實施條例》之規(guī)定，中國現有法律框架下應當認定為侵權，否則將會與《知識產權海關保護條例》等的規(guī)定沖突，影響中國現行的司法秩序。而且，從長遠利益看，中國應當繼續(xù)奉行嚴格的商標專用權保護主義原則，制裁這些惡意的規(guī)避法律的行為，維護世界正常的競爭秩序，挽回商標權人潛在的利益損失。

法律從來都是多種法益相互制衡的結果，對于我們來說要分清主次、分清輕重。要保護中國的外來加工企業(yè)，促進對外貿易發(fā)展，提高民族經濟發(fā)展水平有很多途徑，其中最重要一條途徑就是鼓勵發(fā)明創(chuàng)新，擁有自己的核心技術，不再做“世界工廠”，而要站在利益鏈的最高端，這也必將是中國企業(yè)未來走向全球的基礎。故此，保護知識產權人的利益是我們國家的重要任務。萬萬不可為眼前利益，就“法外開恩”。

參考文獻：

[1] 杜麗麗.定牌加工侵權行為認定[J].合作經濟與科技，2006，（5）.

[2] 李輝.企業(yè)防范定牌加工的商標侵權問題研究[J].經濟與管理，2007，（1）.

[3] 馮曉青.商標侵權專題判解與學理研究[M].北京：中國大百科全書出版社，2010：67.

[4] 最高人民法院《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》第7條規(guī)定.

[5] 魏小毛.商標侵權判定標準解讀[N].中國知識產權報，2005-10-02.

[6] 祝建軍.涉外定牌加工中的商標侵權[J].人民司法，2008，（2）.[責任編輯 魏 杰]