專利充分公開判斷要素之技術問題

李 陽

國家知識產權局專利局，北京 100083

按照我國《專利審查指南》的規(guī)定，審查實踐中通常采用“實現(xiàn)技術方案、解決技術問題、產生預期技術效果”［1］，即所謂的技術三要素標準對充分公開進行判斷。但上述判斷標準在對于技術問題的認定上存在主觀性，對所要解決的技術問題認定過高、過低、過于寬泛或過于具體，會導致完全不同的審查結論。

一、技術問題的定義

“技術問題”一詞在《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）中并未出現(xiàn)，在《中華人民共和國專利法實施細則》（以下簡稱《專利法實施細則》）中則出現(xiàn)了三次，分別出現(xiàn)在第十七條關于發(fā)明內容的撰寫、第二十三條第一款關于摘要的撰寫和第二十條第二款關于必要技術特征的規(guī)定中。但上述三處也僅是使用了“技術問題”這一詞語，并沒有對技術問題的含義進行闡述。

《專利審查指南》中關于發(fā)明或者實用新型所要解決的技術問題有如下解釋：“發(fā)明或者實用新型所要解決的技術問題，是指發(fā)明或者實用新型要解決的現(xiàn)有技術中存在的技術問題。發(fā)明或者實用新型專利申請記載的技術方案應當能夠解決這些技術問題。”［1］根據這一解釋，技術問題是相對于現(xiàn)有技術而言的，但“現(xiàn)有技術”是一個十分寬泛的概念，其包括申請日以前能夠為公眾所得知的所有相關技術。如果將申請人在說明書中所描述的背景技術作為確定技術問題的現(xiàn)有技術，則所述的技術問題可以被認為是相對于背景技術得出的；如果將背景技術之外的其他現(xiàn)有技術（包括最接近現(xiàn)有技術）作為標準，則會得出完全不同的技術問題。

對說明書是否充分公開進行判斷時，不需要對現(xiàn)有技術進行完全檢索。因此，在不考慮檢索后的現(xiàn)有技術的前提下，本文將依據專利申請文件記載的內容所確定的技術問題分為三種：第一種，原始申請文件中明確記載的技術問題，通常出現(xiàn)在說明書的“發(fā)明內容”部分；第二種，根據說明書“背景技術”部分內容推定的技術問題；第三種，發(fā)明客觀上能夠解決的技術問題。第一種技術問題是申請人明確聲稱所要解決的技術問題；第二種技術問題是本領域技術人員根據申請人在背景技術部分對現(xiàn)有技術缺陷進行的描述，而推定所要解決的技術問題；第三種類型的技術問題則是本領域技術人員根據申請文件記載的客觀技術效果確定的所要解決的技術問題，對于技術效果可預測性強的技術領域，該技術問題還可以直接根據申請文件記載的技術方案來確定，對于技術效果可預測性差的技術領域，則需要通過實驗數據來確定。根據《專利審查指南》中對技術問題的解釋，第一種和第二種技術問題是現(xiàn)有技術中存在的技術問題，但申請人掌握的現(xiàn)有技術是有限的，且發(fā)明相對不同的現(xiàn)有技術確定的技術問題也不同，因此，第一種和第二種技術問題的不確定性很強。第三種技術問題不涉及現(xiàn)有技術，完全由技術方案所帶來的客觀效果決定，雖與審查指南中對技術問題的解釋內容不符，但確定性強。

二、解決技術問題在“能夠實現(xiàn)”判斷中的作用

接下來，我們從專利制度本質屬性、事實判斷和客觀公正的角度來進一步分析“解決技術問題”是否有助于“能夠實現(xiàn)”的判斷，是否有助于實現(xiàn)《專利法》的立法宗旨。

（一）從專利制度本質屬性的角度考量

現(xiàn)代專利制度的基本理念是以技術公開換法律保護，這種制度模式不僅解決了發(fā)明權這種無形財產無法得到有效保障的風險，也使得發(fā)明權的享有不僅有利于權利人，還有利于締結這種社會契約的整個社會所有主體。說明書是申請人公開其發(fā)明或者實用新型的文件，其作用主要包括如下三個方面：第一，使所屬領域的技術人員能夠理解并實施該發(fā)明或實用新型，從而為社會公眾提供新的有用技術信息；第二，說明書是國家知識產權局對專利進行審查，判斷發(fā)明新穎性和創(chuàng)造性的基礎；第三，是相關專利涉及侵權訴訟時解釋權利要求的輔助手段。其中，第一方面的作用占有最為重要的地位，被認為是專利制度的基石［2］。

上述第一方面和第二方面的作用表明，要判斷一項發(fā)明創(chuàng)造是否取得技術進步、對社會有貢獻，首先必須要有一個技術方案，并且是一個能夠實現(xiàn)或可行的技術方案。沒有具體方案的單純愿望、不切實際的計劃都是沒有實際意義的。只有當一項發(fā)明創(chuàng)造具有一個基本前提之后，才有必要考慮其是否滿足更高的要求。因此，實質審查應大致分為兩個層次或兩個步驟，第一步是對方案的基本要求進行審查，確保有一個考慮問題的基本前提，使下一步審查有實際意義；第二步審查則是為了保證技術方案的進步性和創(chuàng)新性，以滿足專利法促進創(chuàng)新的宗旨。兩步審查針對的是兩個不同層次的問題，前者涉及的是有無、成否的問題，即申請的產品和方法能否得到、實現(xiàn)或完成，由技術方案自身的客觀情況決定；后者涉及的是好壞、水平的問題，即產品和方法是否相對于已有技術有創(chuàng)新、有進步。一項具有一定性能和作用的技術方案必然能夠解決一項客觀的技術問題，例如，一種具有防滑效果的防滑瓷磚，必然可以解決潮濕地面容易滑倒的問題，但其是否比現(xiàn)有技術的防滑瓷磚防滑效果更好？是否解決了背景技術或最接近現(xiàn)有技術的防滑瓷磚防滑效果差的技術問題？則涉及的是相對的、主觀的另一項審查任務。因此，“技術問題”這一概念顯然無法將兩層含義清楚地表述、區(qū)分?！翱陀^的技術問題”更符合判斷充分公開三要素中“技術問題”的定義，而將解決相對現(xiàn)有技術的“技術問題”，用于判斷第二層次的創(chuàng)新性和進步性更合理、更有實際意義。

（二）從事實判斷角度考量

科學事實是指從科學認識角度所把握的客觀存在，是對科研對象的客體性事實的描述［3］，說明書對技術方案的記載屬于對科研對象的客體性事實的描述，是一種科學事實。價值事實是指事物使人的需要得到滿足的情況，是價值關系運動后果的事實［3］，現(xiàn)有技術中技術問題的解決，是指發(fā)明使人的需要得到滿足的情況，較為偏向于價值事實。就判斷方法而言，技術方案實施的判斷屬于科學認知，判斷主體只是對現(xiàn)實“科學事實”的客觀反映，不存在對這一“科學事實”的“好、壞、美、丑”的評價，不受主體需要的影響。解決技術問題的判斷由于需要同現(xiàn)有技術進行比價，則屬于價值判斷，由于判斷主體的自身水平、主體需要、動機不同，容易造成判斷主體的隨意性、主觀性、片面性。技術問題是就發(fā)明滿足于主體需要的效用而言的，主體不同，對同一結果的評價也不同，甚至會造成歪曲的評價和認知。因此，通過技術方案對“能夠實現(xiàn)”進行判斷在認知上更具有客觀公正性。用科學的眼光看，實現(xiàn)技術方案是“一”，解決技術問題是“多”。實現(xiàn)技術方案是客體性的事實，技術方案的實施是源自其固有的結構功能，主體可以直接通過對該結構功能的分析把握而掌握能否實現(xiàn)的客體本質；而解決技術問題是“多”，是一種主體性的事實，這種事實隨著申請人撰寫水平、專利審查員和社會公眾認知水平的不同而不同。在一定的社會群體或整體層次上可能表現(xiàn)出事實的統(tǒng)一性，但就個體而言則達不到完全統(tǒng)一，這是由主體自身的特質性和主體需要的多樣性決定的［4］。

可見，從科學事實和價值事實的角度來看，“解決的技術問題”也不利于充分公開的判斷。當然，技術方案與技術問題在客觀性方面是沒有區(qū)別的，也就是說技術方案和技術問題都蘊含著客觀事實。二者并不是相互孤立，互不相干的，它們彼此影響，互相轉換。這也意味著解決技術問題要建立在實現(xiàn)技術方案的基礎上，技術問題的解決是以實現(xiàn)技術方案為前提條件的。先有“在、是、有”，然后才有“應、能、該”。從這一層面上講，解決技術問題的判斷更應該在說明書充分公開滿足之后進行，其應該歸屬于對技術方案的進步性和創(chuàng)新性的判斷層次上。

（三）從客觀公正的角度考量

我國專利制度建立以來，《專利法》《專利法實施細則》和《專利審查指南》已逐漸形成了完整的審查標準體系。但是，當前在實質審查中遇到的一個突出問題，就是在某些領域、某種程度上存在著審查標準執(zhí)行不一致的情況。專利局與審查協(xié)作中心不一致，實審與復審不一致，部門與部門不一致，甚至于部門內部處室也不一致。這種狀況嚴重影響到社會公眾對審查質量的信任，也違背了《專利法》第二十一條所規(guī)定的“客觀、公正”原則。此外，到目前為止，我國國內司法審判中已經積累了大量針對專利侵權案件和針對專利無效相關行政訴訟案件的判例，其中的很多判例可以反映出司法系統(tǒng)對于專利審查中涉及的條款的理解和執(zhí)行尺度。司法系統(tǒng)的審判更多注重社會各方面利益的平衡和體現(xiàn)法律的公平公正，而專利審查工作中審查員與社會公眾面對面的機會較少，對于一件專利授權或駁回、維持有效或是宣告無效，所能帶來的社會效益和社會影響的認識和理解不足。個別案件中體現(xiàn)出來的司法系統(tǒng)和專利審查系統(tǒng)的執(zhí)法尺度不一致之處，對于專利價值的社會認知也會帶來不利的影響，使得公眾對于授權專利的效力產生質疑?！秾＠麑彶橹改稀窂募夹g方案、技術問題和技術效果三個方面，對能夠實現(xiàn)的標準進行了界定，要求所屬技術領域的技術人員要能夠再現(xiàn)技術方案，解決其技術問題，并且產生預期的技術效果，從而實現(xiàn)三者的協(xié)調統(tǒng)一。但技術問題認定的復雜化、多樣化顯然不利于“能夠實現(xiàn)”的判斷，也會使實審、復審和法院判決在事實認定和法律適用上存在著一定的差異。這種差異使公眾對于專利制度的客觀公正性產生了質疑，不符合《專利法》鼓勵發(fā)明創(chuàng)造、促進科學技術進步和經濟社會發(fā)展的立法宗旨。

三、建議與結論

在前文中，首先，筆者對判斷“能夠實現(xiàn)”三要素之一的技術問題的含義進行了辨析，指明了技術問題認定的復雜化和多樣化是造成充分公開審查標準不一的根源之一。其次，從專利制度的本質屬性、事實判斷和客觀公正的角度進一步分析得出，解決技術問題要素不是判斷能夠實現(xiàn)必須要考慮的要素。最后，筆者對于充分公開的判斷標準提出如下判斷思路，以對《專利審查指南》的修改提供一些建議。

第一步，對充分公開的判斷對象進行確認。充分公開判斷所針對的對象僅應該是那些設立了權利意圖的技術方案，即權利要求中要求保護的技術方案。對于判斷對象的確定，是充分公開審查的基礎，是事實確認的體現(xiàn)。

第二步，確定發(fā)明如何制造或實施。如何制造或實施是指在說明書中公開如何制造或者實施要求保護的技術方案的信息，亦即，如果要求保護的是產品，需要在說明書中公開該產品的制造方法；如果要求保護的是方法，則在說明書中公開該方法的實施步驟和條件，使得所屬領域技術人員根據說明書的描述，就能夠無障礙地制造出所述產品或者實施所述方法。

第三步，確定發(fā)明有何功能或用途。有何功能或用途是指在說明書中公開發(fā)明創(chuàng)造的作用或者具體應用的領域或場合。與要求保護的技術方案整體范圍適度相關的任何可能的用途都足以排除基于“如何使用”無法實現(xiàn)的駁回。技術方案所具有的功能或用途，可以由技術方案本身所決定（例如對于可預期性較強的機械領域發(fā)明，產品的組成單元就能夠決定該產品本身的功能和用途），也可以由現(xiàn)有技術的研究狀況所推定（例如對于某些改進型產品發(fā)明，由改進前的產品結構大致能夠推測改進后的產品必然會保留相應的功能或用途），或者通過相應的實驗證據加以證明。當采用推定功能或用途方式時，并不要求技術方案具有優(yōu)于現(xiàn)有技術的技術效果，只需推定出其具有現(xiàn)有技術中同類產品相應的功能和用途即可。

綜上所述，判定思路把審查重點放在確定發(fā)明創(chuàng)造的技術方案、技術方案的制備以及技術方案的使用或實施本身，而避免一味地糾結于對技術問題的考量。一方面，有助于站在申請人的角度思考問題，增加審查意見中相關評價與說理被申請人接受的可能性；另一方面，也有助于改善適用《專利法》第二十六條第三款的具體判斷標準的可操作性。