以“HONGDAKIT”案為例論涉外貼牌加工與商標侵權(quán)

沈靜文

摘要：涉外貼牌加工行為在我國的對外貿(mào)易中較為普遍，是否構(gòu)成商標侵權(quán)是司法實踐和理論界的爭議焦點。最高院在“HONGDAKIT”案中以涉外貼牌加工屬于商標使用行為從而認定構(gòu)成商標侵權(quán)。但無論從商標的“商業(yè)性使用”還是“區(qū)別性使用”角度判斷，都無法認定涉外貼牌加工屬于商標法意義上的商標使用。即使屬于，商標使用是否屬于商標侵權(quán)的構(gòu)成要件之一這一問題尚有爭議。無論如何，皆不能認為涉外貼牌加工行為就是商標侵權(quán)。

關(guān)鍵詞：涉外貼牌加工 商標侵權(quán) 商標使用 混淆可能性

較為落后的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)使得我國在很長一段時期內(nèi)承擔著世界加工廠的角色，貼牌加工一直是我國出口中常見的一種經(jīng)營方式。所謂涉外貼牌加工（又稱涉外定牌加工），是指境外企業(yè)委托我國企業(yè)生產(chǎn)、加工產(chǎn)品，授權(quán)我國企業(yè)在該產(chǎn)品上貼附指定商標，并出口到境外進行銷售的經(jīng)營方式。境外委托方通常在其所在國家取得了該商標的注冊權(quán)利，因此有權(quán)授權(quán)境內(nèi)企業(yè)加工生產(chǎn)，然而問題是，在境內(nèi)注冊了該商標權(quán)的其他權(quán)利人可否主張這種行為是對其商標權(quán)的侵犯呢？對此，實務界和學術(shù)界均爭議不斷，最高人民法院以及各地高院對近幾年的PRETUL案、東風案和HONGDAKIT案的判決過程反復曲折，判決結(jié)果也是不盡相同，因此筆者以本田株式會社訴重慶恒勝公司，即“HONGDAKIT”案為例，從商標使用和商標地域兩個角度對涉外貼牌加工是否屬于商標侵權(quán)這一問題略作分析。

一、涉外貼牌加工不屬于商標法意義上的商標使用行為

“HONGDAKIT”一案的事實與上述對涉外貼牌加工行為的定義幾乎無異，恒勝公司經(jīng)緬甸美華公司授權(quán)委托加工生產(chǎn)一批摩托車，并貼附了“HONGDAKIT”商標后出口至緬甸進行銷售。本田株式會社在中國境內(nèi)注冊了“HONGDA”商標，主張恒勝公司的貼牌行為構(gòu)成了商標侵權(quán)。一審法院以《商標法》第57條第2項為依據(jù)判決恒勝公司構(gòu)成商標侵權(quán)，但是對于恒勝公司的行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)這一問題則回避了。因為一審法院認為恒勝公司無法證明己方行為為涉外貼牌加工行為。二審法院對該案進行了改判，以商標使用行為不包括涉外貼牌加工，并且以不會導致混淆為由判決恒勝公司行為不構(gòu)成商標侵權(quán)。最高院進行了再審，推翻了二審法院的判決，認為恒勝公司的涉外貼牌加工屬于侵犯商標權(quán)的行為，原因之一是該行為構(gòu)成了商標法意義上的商標使用行為，對此，筆者持不同意見。

從《商標法》第57條來看，商標侵權(quán)的情形大致有六種，根據(jù)前兩項的表述，商標侵權(quán)的核心行為應為使用行為?！渡虡朔ā返?8條對“使用”作了定義，有學者從中總結(jié)出商標使用的兩個含義：商業(yè)性使用和區(qū)別性使用。前者的要義在于在商業(yè)活動中使用，后者的要義在于以區(qū)分商品或服務來源為目的的使用。從該兩層含義出發(fā)，筆者認為此類涉外貼牌加工行為不符合商業(yè)性和區(qū)別性，從而不能被認定為商標使用行為。

1.涉外貼牌加工不滿足商標的“商業(yè)性使用”條件

現(xiàn)代市場中，商業(yè)活動中的種種行為的目的都是為了把產(chǎn)品或服務銷售出去以攫取高于成本的利益，這可以說是商品社會的運作基石。商標是商品社會的典型產(chǎn)物，其目的自然也毫不例外。因此商標“商業(yè)性使用”的核心落腳點也應當在于考察其是否是為了追逐商業(yè)利益。若將貼牌加工認為符合《商標法》第48條前半句的表述而屬于“商標使用”，那將未看到法條表述的行為模式只是外在形式，背后的實質(zhì)是規(guī)制追逐利潤的目的。在“HONGDAKIT”案中，恒勝公司接受緬甸美華公司的委托，其最主要的任務是按照合同約定完成涉案摩托車的加工生產(chǎn)，在摩托車上貼附商標只是加工生產(chǎn)的一個內(nèi)在環(huán)節(jié)，與其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)并無區(qū)別。其目的也非投放市場中獲得商業(yè)利潤，因為投放市場的主體應當為后續(xù)收到該批摩托車的緬甸美華公司，而非只是為了完成加工后交付的恒勝公司。觀察所有的涉外貼牌加工案件，國內(nèi)加工方無一例外，皆不對外銷售，其獲得經(jīng)濟利益的來源是國外定作方根據(jù)承攬加工合同或者委托合同支付的加工費，而非商標發(fā)揮的區(qū)別商品來源功能所帶來的銷售收益。商業(yè)性使用針對的是進行交易的“商品”，貼牌加工的產(chǎn)品在此階段未進入到流通領(lǐng)域，還不能認為是商品，不具有商業(yè)性。因此，涉外貼牌加工行為因不構(gòu)成商標的商業(yè)性使用，進而不滿足《商標法》第57條中商標“使用”的含義。

2.涉外貼牌加工不滿足商標的“區(qū)別性使用”條件

“HONGDAKIT”案中，最高院認為加工貼牌是商標法意義上的商標使用行為的原因是它發(fā)揮了識別商品來源的功能。“商標的基本功能是區(qū)分商品或服務來源的識別功能，侵犯商標權(quán)本質(zhì)上就是對商標識別功能的破壞，使得一般消費者對商品來源產(chǎn)生混淆、誤認。”正如該判決原文所述，識別和區(qū)分是商標發(fā)揮作用的最主要途徑?！渡虡朔ā返?條規(guī)定：“申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別?！蓖ㄟ^個性化的、顯著的外觀展示，商標使其自身與商品之間建立起一種穩(wěn)定的聯(lián)系。區(qū)分則是指此商標與彼商標之間的區(qū)別，尤其強調(diào)的是近似商標之間的差異，目的是為了進一步鞏固商標與商品之間的聯(lián)系，防止消費者在近似商標之間產(chǎn)生混淆。

《商標法》第57條第2項明確將“容易導致混淆”納入判定商標侵權(quán)的構(gòu)成要件之一，在這里，“混淆”與“區(qū)別性使用”并無本質(zhì)的區(qū)別。而要判斷商標之間是否構(gòu)成混淆的一個重要前提是商品在同一市場中。商標侵權(quán)關(guān)系可以作為不正當競爭關(guān)系的子系統(tǒng)，正如最高院在“王婆”案中所述：商標法與反不正當競爭法是特別法與一般法的關(guān)系，《商標法》最終所要維護的就是市場的正當競爭秩序。而在《反不正當競爭法》中，“同一市場”是一個基石性的概念。只有當商品處于消費者互相重合的同一選擇范圍內(nèi)，才可能構(gòu)成不正當競爭。商標侵權(quán)亦是，只有當商標處于同一市場中，才可能構(gòu)成“混淆”。而要判斷兩商標是否處于同一市場中，必然與商標的地域性掛鉤。地域性是商標的基本屬性，商標法的適用必須以國家的地域范圍為限，本國的法律不保護根據(jù)外國商標法取得的商標權(quán)。只有在進入目的國境內(nèi)市場時，才涉及是否侵犯目的國商標權(quán)的問題?！癏ONGDAKIT”案中，本田株式會社在中國注冊了涉案商標，因此只在中國境內(nèi)享有商標權(quán)。恒勝公司貼牌加工的摩托車直接銷往緬甸，其所處市場與原告商標權(quán)所在市場并不重合，甚至沒有交叉部分，因此并不會在我國消費者中造成實際混淆。地域性因素的介入，實際上阻斷了我國境內(nèi)消費者實際混淆的發(fā)生。

而在“PRERUL”案中，最高院同樣認為，因加工產(chǎn)品全部出口至墨西哥，商標的識別功能無法在我國境內(nèi)得以作用，也不會產(chǎn)生與原告產(chǎn)品或服務混淆的可能性，因此法院判決被告的貼牌加工行為不能認定為商標使用行為。

二、商標使用并非商標侵權(quán)的構(gòu)成要件

“HONGDAKIT”案中，最高院的裁判思路是首先認定被告貼牌加工的性質(zhì)是商標使用行為，進而認為該行為構(gòu)成了商標侵權(quán)，即商標使用是商標侵權(quán)的前提條件。即使本文以上也是從貼牌加工是否是商標使用的角度進行論證的，該論證也是不成立的，即退一萬步來講，即使涉外貼牌加工行為被認定為是商標法意義上的商標使用行為，也并不能因此認定該行為構(gòu)成商標侵權(quán)，理由在于商標使用并非當然是商標侵權(quán)的構(gòu)成要件之一。

商標侵權(quán)是否應以商標性使用為前提條件，這一問題尚無定論。法院審理中也有不把商標使用的判定作為前提，而是直接用是否可能產(chǎn)生混淆的標準來認定類似案件。如在“JOLIDA”案中，法院沒有評價被告的商標使用，而是以產(chǎn)品100%出口，不會在國內(nèi)市場流通，即使與國內(nèi)權(quán)利人的商標相似，也不會導致國內(nèi)公眾的混淆，因此認為不成立侵權(quán)。

認定商標侵權(quán)的核心標準應是混淆可能性。這也是包括美國《蘭哈姆法》、TRIPs在內(nèi)的世界主流做法?？赡軐е孪M者對商品或服務來源產(chǎn)生混淆，是構(gòu)成商標侵權(quán)的必要條件，也是商標法所要防范和制止的行為。《商標法》第57條的表述也間接將混淆可能性作為商標侵權(quán)判定的要件。因此，若將商標使用也運用于商標侵權(quán)的判定中，可能導致兩種標準的沖突。也有學者認為兩種標準是一致的，在判斷“商標使用”時同樣要考慮消費者的認知，只有當消費者可能將商標視為商品或服務的來源時，才能夠認定為商標使用行為，也即對商標使用的認定無法脫離商標侵權(quán)構(gòu)成中的混淆可能性標準。

基于此，就又回到了上文關(guān)于貼牌加工不滿足商標使用的“區(qū)別性使用”條件中的論證，混淆破壞了商標與商品之間的聯(lián)系，涉外貼牌加工在地域性因素介入而阻斷了混淆可能性的情況下，自然不構(gòu)成侵權(quán)。

三、小結(jié)

涉外貼牌加工的認定不是單純的法律適用問題，由于我國商標立法的不足及其帶來的司法判定標準的多樣性，法院在審理時尚需要考慮商標地域性、混淆可能性和商標性使用等多重因素。除此以外，這一問題也與我國的外貿(mào)政策緊密相關(guān)，最高院在“HONGDAKIT”案的判決書中用專門篇幅來論述該行為對中國外貿(mào)經(jīng)濟的影響。盡管筆者不同意法院對該案的最終判決結(jié)果，但卻認同將經(jīng)濟發(fā)展政策納入對涉外貼牌加工是否構(gòu)成商標侵權(quán)的傾向性判決中，只是，這種政策考量必須在更宏觀的角度下進行，且不應該造成短時期內(nèi)的“同案不同判”現(xiàn)象。

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