關(guān)于專利法不支持條款適用的思考

張疊　石琪琦

摘 要 專利申請中申請人通常以獲得盡可能大的保護(hù)范圍而撰寫權(quán)利要求，然而為了使得申請人所獲得的權(quán)利與其所付出的創(chuàng)造性勞動相匹配，《專利法》對其撰寫有著相應(yīng)的要求，其中就包括不支持條款，而權(quán)利要求是否得到說明書的支持需要結(jié)合案件本身的技術(shù)方案，同時(shí)還需要考慮現(xiàn)有技術(shù)的相關(guān)情況，需要把握尺度，避免因不支持條款適應(yīng)不當(dāng)而導(dǎo)致的權(quán)利要求的保護(hù)范圍不恰當(dāng)縮小，使申請人的權(quán)益受損。本文針對相關(guān)案例進(jìn)行了探討。

關(guān)鍵詞 專利法 不支持 概括

作者簡介：張疊、石琪琦，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作四川中心。

中圖分類號：D923.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.01.227

一、《專利法》和《專利審查指南》相關(guān)規(guī)定

《專利法》第26條第4款中規(guī)定：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)。該法條實(shí)際上體現(xiàn)出了專利申請文件中說明書與權(quán)利要求書之間的相輔相成的密切關(guān)系，兩者之間不能相互脫節(jié)?！秾＠麑彶橹改希?010）》給出了如何關(guān)于是否以說明書為依據(jù)的兩個(gè)考慮要點(diǎn)，即“上位概括”和“功能性限定” 。當(dāng)然這里需要指出的是說明書也包括附圖中明確辨認(rèn)的技術(shù)特征。

二、法條及相關(guān)審查規(guī)定的理解

一項(xiàng)專利申請中的權(quán)利要求不一定具有實(shí)施該項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型的全部技術(shù)信息，在實(shí)際的申請過程中，申請人為了獲得更大的保護(hù)范圍，可能會對其所記載的一個(gè)或者多個(gè)具體的技術(shù)方案進(jìn)行一定程度的概括，那么從該法條的立法本意出發(fā)，該法條實(shí)質(zhì)上也是對權(quán)利要求的保護(hù)范圍的限定基礎(chǔ)作出了相應(yīng)的規(guī)定，即法律實(shí)際上是允許申請人對其技術(shù)方案進(jìn)行合理概括的，但是該概括必須是適當(dāng)?shù)模軌蚺c自身付出的創(chuàng)造性勞動相匹配的。而目前的多數(shù)專利申請，尤其是國內(nèi)的專利申請?jiān)谧珜戇^程中多采用“三段式”寫法，即權(quán)利要求書、發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛢?nèi)容和具體實(shí)施例采用一致性表述，這種寫法僅僅是從結(jié)構(gòu)形式上滿足了專利法中有關(guān)不支持條款的規(guī)定，然而這種寫法不一定能夠使得權(quán)利要求在實(shí)質(zhì)上得到說明書的支持。為了避免這種情況，日本、美國等國外專利通常在說明書中記載多個(gè)具體的實(shí)施例，通過這種方式以增加其權(quán)利要求概括范圍的覆蓋面。

權(quán)利要求的概括恰當(dāng)與否需要根據(jù)具體案情以及相關(guān)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)來判斷，且《專利法》中關(guān)于“不支持”、“缺少必要技術(shù)特征”以及“權(quán)利要求的清楚”的相關(guān)法條，它們之間又存在著一定程度的競合關(guān)系，因此，該法條在實(shí)際適用過程中并沒有固定的標(biāo)準(zhǔn)，本文以實(shí)際專利申請中的案例出發(fā)，探討專利法中不支持條款的適用問題。

三、案例分析

（一）案例1

1.案情簡介

某案，涉及一種基于SLA分類的云視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)低能耗存儲系統(tǒng)及方法，其要解決的是云視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)中心服務(wù)器平均利用率低，空閑狀態(tài)硬件設(shè)備能耗高等問題。采用的技術(shù)手段主要是將監(jiān)控虛擬機(jī)、瀏覽虛擬機(jī)、存儲節(jié)點(diǎn)及其副本節(jié)點(diǎn)均設(shè)有訪問時(shí)間段和非訪問時(shí)間段。

其權(quán)利要求2記載了下述特征“資源管理服務(wù)器根據(jù)訪問時(shí)間段參數(shù)，將監(jiān)控虛擬機(jī)、瀏覽虛擬機(jī)、存儲節(jié)點(diǎn)及其副本節(jié)點(diǎn)分別按訪問時(shí)間段的不同分為2個(gè)以上訪問時(shí)間段類”。其中該案的說明書實(shí)施例僅給出了分為6個(gè)訪問時(shí)間段類。

2.案例評析

在案件的實(shí)際處理過程，存在兩種觀點(diǎn)，一種觀點(diǎn)認(rèn)為：本案的說明書實(shí)施例僅給出了分為6個(gè)訪問時(shí)間段類，而權(quán)利要求2中將其概括為了“2個(gè)以上”，申請人的概括方式超出了說明書公開的范圍，這種情況應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“上位概括”，進(jìn)而判斷該權(quán)利要求2得不到說明書的支持。另一種觀點(diǎn)認(rèn)為：本申請的發(fā)明點(diǎn)在于對運(yùn)行監(jiān)控和瀏覽任務(wù)的虛擬機(jī)以及存儲節(jié)點(diǎn)進(jìn)行合理分類，將全天的云視頻監(jiān)控服務(wù)劃分成若干個(gè)時(shí)間段的任務(wù)分別處理。同時(shí)，該案的說明書還記載了隨著訪問時(shí)間段分類數(shù)的增加，節(jié)能效果能進(jìn)一步提高。由此本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠判斷，只要進(jìn)行時(shí)間段的分類，則存儲節(jié)點(diǎn)總會有部分時(shí)間處于無功耗的休眠狀態(tài)，即能解決本申請降低功耗的問題。因此判斷其實(shí)質(zhì)上是得到了說明書支持的。

筆者認(rèn)為，在判定權(quán)利要求是否得到說明書支持時(shí)需要全面考慮說明書中的內(nèi)容，而不僅僅是去針對實(shí)施例中是否有記載這一簡單判定標(biāo)準(zhǔn)，權(quán)利要求是否得到說明書的支持需要結(jié)合案件本身的技術(shù)方案，同時(shí)還應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)有技術(shù)的相關(guān)情況，避免因不支持意見不當(dāng)而導(dǎo)致的保護(hù)范圍不恰當(dāng)縮小，使申請人的權(quán)益受損。針對該案例，其說明書實(shí)施例中選擇分成6個(gè)訪問時(shí)間段，是基于數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)處理能力及功耗綜合考慮而提出的優(yōu)選實(shí)施方式，同時(shí)，其說明書中也記載了分段所帶來的技術(shù)效果，分類數(shù)越多，非訪問時(shí)間段就越長，則功耗下降會越明顯。在此基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠合理預(yù)期分成不同的時(shí)間段都能解決降低功耗的問題，也就是說該權(quán)利要求實(shí)質(zhì)上是能夠得到說明書支持的。

（二）案例2

1.案情簡介

某案，涉及一種用于制造帶有一個(gè)或多個(gè)端口的塑料袋的裝置。該案說明書中具體描述了傳送系統(tǒng)的一種實(shí)施方式：一個(gè)第一夾持器和/或一個(gè)第二夾持器繞著閉合的和/或開啟的焊接模具、切割模具和/或組合式焊接/切割模具而行。其中申請人在說明書中提出該傳送系統(tǒng)也可通過真空抽吸器或輥?zhàn)觼韺?shí)現(xiàn)。

權(quán)利要求1記載的內(nèi)容為：“1.一種用于制造塑料袋的裝置，具有一個(gè)組合式焊接/切割模具，用以分離并連接一層或多層塑料薄膜，其中，該裝置包括一個(gè)傳送系統(tǒng)，其特征在于：該傳送系統(tǒng)能沿著閉合的組合式焊接/切割模具經(jīng)過；能將該一層或多層塑料薄膜拉入開啟的焊接/切割模具中?！?/p>

2.案例評析

在案件的實(shí)際處理過程，一種觀點(diǎn)認(rèn)為：權(quán)利要求1 使用了“能……”這一功能性限定方式限定傳送系統(tǒng)，而說明書中關(guān)于傳送系統(tǒng)只公開了一種實(shí)施方式，即由夾持器組成，當(dāng)薄膜被拉入開啟的焊接/切割模具中后，夾持器需要從模具中抽出，再移動到模具的起始端；而權(quán)利要求1 將夾持器從模具中抽出再移動回原位概括為“能夠沿著閉合的組合式焊接/切割模具經(jīng)過”，其概括了較大的保護(hù)范圍，得不到說明書的支持。endprint

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為：說明書中的發(fā)明內(nèi)容部分明確提及了其傳動系統(tǒng)也可以采用真空抽吸器或輥?zhàn)印；诖耍摪刚f明書實(shí)際上提供了傳送系統(tǒng)的多個(gè)實(shí)施方式，其實(shí)施例已經(jīng)覆蓋了大部分權(quán)利要求所概括的范圍，即權(quán)利要求1 對說明書實(shí)施方式的概括是恰當(dāng)?shù)摹?/p>

筆者認(rèn)為，部分專利申請?jiān)谡f明書的記載中僅以一種模棱兩可的撰寫方式某一技術(shù)特征能夠?qū)崿F(xiàn)某種功能，或者僅指出還包括其他的替代方式，然而對于該領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，具體包括何種替代方式以及怎樣去實(shí)現(xiàn)，這些都是不清楚的。具體到該案例，權(quán)利要求1以“能沿著閉合的組合式焊接/切割模具經(jīng)過”來限定傳送系統(tǒng)，從形式上看，可以初步理解為一種功能性概括，進(jìn)一步研究申請文件，其說明書的具體實(shí)施例中僅給出了一個(gè)使用夾持器的技術(shù)方案，盡管說明書提到可以使用真空抽吸器或輥?zhàn)觼韺?shí)現(xiàn)發(fā)明目的，但根據(jù)本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識，使用真空抽吸器或輥?zhàn)訜o法實(shí)現(xiàn)權(quán)利要求1 中所概括的“沿著閉合模具經(jīng)過”，而且說明書中也未清楚地描述如何使用真空抽吸器或輥?zhàn)訉?shí)現(xiàn)傳送系統(tǒng)沿著閉合模具經(jīng)過。因此，即便是本領(lǐng)域技術(shù)人員，在面對其替代方式如何完成“沿著閉合模具經(jīng)過”這一功能時(shí)也是不清楚的，即真空吸塵器或者輥?zhàn)邮侨绾螒?yīng)用的是不清楚的。綜上，案例2中的權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)是屬于“功能性概括”，其得不到說明書的支持。

（三）案例3

1.案情簡介

某案，涉及一種用于外墻板與主體結(jié)構(gòu)的金屬連接件，權(quán)利要求1記載如下：“一種用于外墻板與主體結(jié)構(gòu)的金屬連接件，其特征在于：它包括外墻板預(yù)埋件、主體結(jié)構(gòu)預(yù)埋件和蓋板，所述外墻板預(yù)埋件的底部設(shè)有主體結(jié)構(gòu)預(yù)埋件支撐板，所述蓋板設(shè)在主體結(jié)構(gòu)預(yù)埋件的上方用于緊固主體結(jié)構(gòu)預(yù)埋件和外墻板預(yù)埋件”。

2.案例評析

在案件的實(shí)際處理過程，一種觀點(diǎn)認(rèn)為：本案要解決的技術(shù)問題是提供一種安裝方便、具有自定位結(jié)構(gòu)、具有可調(diào)節(jié)性、具有斷橋保溫和抗震性能的連接件，而權(quán)利要求1僅限定了該金屬連接件包括外墻板預(yù)埋件、主體結(jié)構(gòu)預(yù)埋件和蓋板，及其安裝連接方式。所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員難于預(yù)見權(quán)利要求1限定的技術(shù)方案包含的所有方式均能解決安裝方便、可調(diào)、自定位等問題，且能達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)效果，則該案例中的權(quán)利要求得不到說明書的支持。

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為：雖然其記載的技術(shù)方案無法解決所有的技術(shù)問題，但是若權(quán)利要求中對于技術(shù)方案或者是技術(shù)特征的概括能夠解決申請人所聲稱的其中的一個(gè)問題，在判定時(shí)就不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其不能解決。因此，該案不存在不支持的問題。

筆者認(rèn)為，這種情況的案件是比較常見的，通常在審查過程中容易被判定為不支持。這種情況下應(yīng)該結(jié)合案件本身來看，不能解決說明書所列出的多個(gè)技術(shù)問題并非我們判斷是否不支持的標(biāo)準(zhǔn)，在判定過程中始終應(yīng)當(dāng)秉持一個(gè)基準(zhǔn)，即權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案是本領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書中充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案。這一基準(zhǔn)并沒有要求權(quán)利要求所記載的技術(shù)方案必須解決說明書中提出的全部技術(shù)問題，相反，專利制度允許設(shè)定從屬權(quán)利要求，正是為了在方案存在多個(gè)改進(jìn)點(diǎn)時(shí)，對發(fā)明創(chuàng)造形成一種遞進(jìn)的保護(hù)模式。

四 結(jié)語

專利制度實(shí)際上是以公開換保護(hù)，在申請人撰寫申請文件的過程中，其所記載的內(nèi)容即為申請人所希望公開的，通過這些內(nèi)容來判斷申請人對于現(xiàn)有技術(shù)而言所作出的貢獻(xiàn)，而權(quán)力要求所要求保護(hù)的范圍與申請人所作出的創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)的準(zhǔn)確界定就成為了專利審查中的重要工作。然而，某些情況下為了獲得更大的保護(hù)范圍或者不愿公開其技術(shù)方案中的核心內(nèi)容等原因，申請人通常就會采用一些模棱兩可的限定或者是過度概括方式。這就導(dǎo)致了以申請文件為判定基礎(chǔ)，其所作出的創(chuàng)造性工作與其所期望獲得的權(quán)利不相匹配，因此，在專利申請過程中應(yīng)當(dāng)充分考慮說明書公開的內(nèi)容與權(quán)利要求之間的關(guān)聯(lián)性，把握尺度，避免權(quán)益受損。

注釋：

葛向兵、何雨馨. 權(quán)利要求不支持關(guān)于“上位概括”和“功能性限定”的討論.法制與社會.2009（35）.258-259.

中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2010）.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社.2009.endprint