我國抵觸申請規(guī)定之法理辨析

文/郭小軍

我國抵觸申請規(guī)定之法理辨析

文/郭小軍

損害賠償是一種重要的民事責任，是對權(quán)利人最直接的救濟方式。實現(xiàn)損害賠償?shù)奶钇皆瓌t是對侵權(quán)人承擔侵權(quán)責任的基本要求，也是法律給予權(quán)利人有效保護的重要體現(xiàn)。實踐中，由于舉證困難，法定賠償確實以壓倒性優(yōu)勢成為確定損害賠償方式的主流，導致我國專利權(quán)保護“賠償?shù)?、效果差”的現(xiàn)象。為解決這一問題，首要任務是通過制度激勵，引導權(quán)利人積極提供有關證據(jù)，承擔舉證責任，同時根據(jù)舉證妨礙規(guī)則和其它證據(jù)規(guī)則，使舉證妨礙行為的實施者承擔不利后果，爭取通過法定賠償之外的計算方法獲得賠償。

損害賠償；證據(jù)規(guī)則；法定賠償

在中山市泰寶電子科技有限公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會、第三人邱惠鵬實用新型專利權(quán)無效行政糾紛案中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為專利復審委員會將外觀設計專利（授權(quán)公告號為CN301742475S）作為抵觸申請來評價涉案實用新型專利的新穎性系適用法律錯誤，因此撤銷了專利復審委員會做出的宣告涉案專利無效的決定。北京知識產(chǎn)權(quán)法院在該案中基于兩點理由認為外觀設計專利不會構(gòu)成實用新型專利的抵觸申請。

首先，依據(jù)《專利法》第二十二條第二款的文義解釋及《專利審查指南（2010）》的審查要求，可以作為發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷牡钟|申請的專利，僅可以是發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠?，而不能是外觀設計專利。

其次，抵觸申請規(guī)定的目的在于避免重復授權(quán)。因重復授權(quán)情形原則上僅會出現(xiàn)在相同的保護客體之間，所以發(fā)明與實用新型之間可互為抵觸申請，而外觀設計則不會構(gòu)成發(fā)明、實用新型的抵觸申請，但可以構(gòu)成發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠默F(xiàn)有技術。1參見北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第1720號行政判決書。

上述案件中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院認定抵觸申請規(guī)定的目的在于避免重復授權(quán)。這可能歸因于我國《專利法》修訂程中有關部門傳達的抵觸申請的立法目的的影響。2參見國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司：《〈專利法〉第三次修改導讀》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2009年3月第1版，第51-52頁，“構(gòu)成抵觸申請的發(fā)明或者實用新型雖然不是在后申請的申請日以前已經(jīng)公開的技術，不能按照現(xiàn)有技術的概念影響在后申請的新穎性，但是如果對申請日不同但內(nèi)容相同的兩份申請都授予專利權(quán)，就會導致對同樣的發(fā)明創(chuàng)造重復授予專利權(quán)的結(jié)果，這不符合‘禁止重復授權(quán)原則’。規(guī)定存在抵觸申請的發(fā)明或者實用新型專利申請也不具備新穎性，不能被授予專利權(quán)，是落實‘禁止重復授權(quán)原則’的重要舉措。”但是，如果僅僅是為了避免或者禁止重復授權(quán)，那么如何理解

已經(jīng)撤回、視為撤回、被駁回、放棄或被宣告無效的在先專利申請或者專利可以作為抵觸申請來影響在后專利申請或者專利的新穎性？3參見尹新天：《中國專利法詳解》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2011年3月第1版，第259頁。如何理解在先專利申請或者專利在權(quán)利要求書中沒有請求保護的內(nèi)容也能影響在后專利申請或者專利的新穎性？

通過以下對抵觸申請規(guī)定的具體含義及其立法目的進行探討，不難發(fā)現(xiàn)，抵觸申請規(guī)定的意義和價值絕不僅僅在于“禁止重復授權(quán)”。進而會發(fā)現(xiàn)，建立一種絕對的例外規(guī)則—排除外觀設計和發(fā)明、實用新型專利申請或者專利彼此構(gòu)成抵觸申請，也是不恰當?shù)摹?/p>

一、抵觸申請規(guī)定中的“發(fā)明”、“實用新型”和“外觀設計”分別指的是技術方案和設計

《專利法》第二十二條第二款和第二十三條第一款對抵觸申請的定義是“沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中”和“沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中”。從字面看，這里的“發(fā)明”、“實用新型”、“外觀設計”既可以理解為專利申請類型也可以理解為技術方案或者設計本身。從專利申請類型的角度理解，“發(fā)明”和“實用新型”分別指“發(fā)明專利申請或者專利”和“實用新型專利”；“外觀設計”指“外觀設計專利”。從技術方案或者設計的角度理解，“發(fā)明”、“實用新型”分別指“發(fā)明技術方案”和“實用新型技術方案”；“外觀設計”指“設計本身”。

如果只是基于“禁止重復授權(quán)”的立法目的來理解抵觸申請，因為擔心造成專利權(quán)的沖突和對專利權(quán)保護期限的不當延長，似乎第一種解釋更加符合立法本義4同注釋3，第98-99頁，“發(fā)明和實用新型專利保護的是一種技術方案，其著眼點在于該技術方案所能產(chǎn)生的技術功能；外觀設計專利保護的是產(chǎn)品富有美感的外觀設計方案，其著眼點在于該設計方案所能產(chǎn)生的使人賞心悅目的外部視覺效果，兩者截然不同。因此，一件發(fā)明或者實用新型專利申請或者專利與一件外觀設計專利申請或者專利不可能涉及相同的發(fā)明創(chuàng)造?！?，盡管專利法第九條關于禁止重復授權(quán)的規(guī)定并沒有從字面上排除發(fā)明、實用新型和外觀設計專利彼此構(gòu)成重復授權(quán)的可能性。5《專利法》第九條第一款規(guī)定了同樣的“發(fā)明創(chuàng)創(chuàng)造”只能被授予一項專利權(quán)。根據(jù)《專利法》第二條，”發(fā)明創(chuàng)造”一詞包含了發(fā)明、實用新型和外觀設計。但是，從《專利法》第二十二條和第二十三條的上下文來理解，則第二種解釋更加合理。

《專利法》第二十二條規(guī)定“授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型，應當具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術……創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步……實用性，是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果。”這里的“發(fā)明”、“實用新型”指的是技術方案或者說是發(fā)明或者實用新型本身，而非相應的專利申請或者專利?！秾＠麑彶橹改稀愤M一步證實了這一點，“專利法所稱的發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案，這是對可申請專利保護的發(fā)明客體的一般性定義，不是判斷新穎性、創(chuàng)造性的具體審查標準。”6《專利審查指南（2010）》第二部分第一章第2節(jié)。類似地，《專利法》第二十三條整個條款評價的是可授予專利權(quán)的“外觀設計”這種客體，亦即單獨定義的“外觀

設計”并不指代外觀設計專利申請或者專利。

另外，整部《專利法》也是用“發(fā)明”、“實用新型”和“外觀設計”分別指代相應的技術方案和設計，用“申請”、“專利申請”、“發(fā)明或者實用新型專利申請”、“發(fā)明專利申請”、“實用新型和外觀設計專利申請”、“專利”、“發(fā)明專利”或者“實用新型或者外觀設計專利”等來指代相應的申請或者專利。例如，《專利法》第二十條規(guī)定，“任何單位或者個人將在中國完成的發(fā)明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經(jīng)國務院專利行政部門進行保密審查?！薄秾＠ā返谒氖畻l規(guī)定，“實用新型和外觀設計專利申請經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國務院專利行政部門作出授予實用新型專利權(quán)或者外觀設計專利權(quán)的決定，發(fā)給相應的專利證書，同時予以登記和公告?！?/p>

所以，《專利法》第二十二條和第二十三條關于抵觸申請的規(guī)定中所涉“發(fā)明”、“實用新型”和“外觀設計”指的是相應的技術方案和設計，而非相應的申請或者專利類型。從這個意義上來說，在判斷是否構(gòu)成抵觸申請的時候，考慮的重點是在先專利申請是否已經(jīng)公開了在后專利申請的技術方案或者設計，而非限定于特定的專利申請類型。

二、抵觸申請構(gòu)成“擬制的現(xiàn)有技術”

《專利法》第二十二條第二款規(guī)定，“新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中?！钡诙龡l第一款規(guī)定，“授予專利權(quán)的外觀設計，應當不屬于現(xiàn)有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中?！?/p>

依據(jù)上述規(guī)定，發(fā)明或者實用新型不具備新穎性的情形包括兩種：一是該發(fā)明或者實用新型屬于現(xiàn)有技術；二是就同樣的發(fā)明或者實用新型曾有人在申請日以前提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。第二種情形即抵觸申請。外觀設計盡管沒有明確使用“新穎性”的概念，但其規(guī)定與發(fā)明和實用新型新穎性的規(guī)定相仿。

根據(jù)“明示其一，排除其他”規(guī)則，抵觸申請不屬于現(xiàn)有技術?！秾＠ā返诙l明確規(guī)定現(xiàn)有技術技術是“申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術”，《專利法》第二十三條也規(guī)定現(xiàn)有設計是“申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的設計”?！艾F(xiàn)有技術”和“現(xiàn)有設計”必須滿足在“申請日”這個關鍵日期之前公開的要求。抵觸申請顯然不符合“現(xiàn)有技術”的定義。7參見國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司：《〈專利法〉第三次修改導讀》，第51-52頁；《專利審查指南（2010）》第二部分第四章第2.1節(jié)。以下將主要結(jié)合發(fā)明來進行論述，并且把現(xiàn)有技術和現(xiàn)有設計統(tǒng)稱為“現(xiàn)有技術”。

《專利審查指南》規(guī)定，判斷對比文件是否構(gòu)成涉案專利的抵觸申請時，應當以對比文件所公開的專利申請或者專利的全部內(nèi)容為判斷依據(jù)。8參見《專利審查指南（2010）》第二部分第三章第2.2節(jié)。盡管也有國家在適用抵觸申請時采用權(quán)利要求制度9比如，印度、越南、瑞士。See Dr.Yogesh Nagpal, Understanding the Intricacies of Secret Prior Art, http://www.winsomeip.com/wp-content/uploads/2015/07/Article-Understanding-the-Intricacies-of-Secret-Prior-Art-July-7-2015-1.pdf.最后一次登陸時間2016年10月25日。，大部分國家和地區(qū)在評價在先專利申請是否構(gòu)成抵觸申請時采取全文比較制度，“即對于發(fā)明、實用新型而言，將在后申請的權(quán)利要求書中請求保護的內(nèi)容與在先申請的全部

申請文件進行對比，而不僅是就請求保護的發(fā)明創(chuàng)造之間進行對比”10張躍平：《發(fā)明、實用新型與外觀設計專利申請之間可互為抵觸申請》，載《電子知識產(chǎn)權(quán)》2010年8期，第52頁。。“在進行審查時，抵觸申請的審查原則和基準適用新穎性的審查原則和基準。”11同注釋10，第52頁。這也解釋了為什么將抵觸申請至于新穎性規(guī)定之下。

作為新穎性規(guī)定的一種特殊形式，抵觸申請規(guī)定的目的應當與新穎性規(guī)定保持一致。

專利賦予發(fā)明人或者設計者對其發(fā)明創(chuàng)造一種壟斷權(quán)，從而在一定的期限內(nèi)限制其他人實施其發(fā)明創(chuàng)造。12參見《專利法》第十一條、第四十二條。根據(jù)新穎性的“對價理論”，“賦予發(fā)明人排他權(quán)利的對價是他通過交給社會公眾手中一種手段而給社會公眾帶來的利益。通過使用這種手段，社會公眾的需求得以滿足。如果這種手段已然通過在先發(fā)明人的創(chuàng)造性天賦而可以獲得，或者盡管社會公眾首先從發(fā)明人那里獲得上述手段，但是該手段不能進行有益的應用，社會公眾不能從他的發(fā)明行為獲得任何好處，那么他的專利沒有對價?！?3William C.Robinson, The Law of Patents for Useful Inventions, Vol.I, § 221, at 305 (1890).所以，新穎性規(guī)定的目的是避免對公眾可以自由實施的現(xiàn)有技術給予保護，否則任何人都可以從公有領域攫取現(xiàn)有技術而置于自己的壟斷之下。這不僅縮小了可以自由實施的公有領域的范圍，而且還限制了技術的進步。

抵觸申請不符合嚴格的現(xiàn)有技術的定義，在前后兩件專利申請的申請人和發(fā)明人不同時，后一專利申請的發(fā)明創(chuàng)造不可能來自于在先的抵觸申請，這也是后一專利申請的正當性所在。但是對于社會公眾來說，該在先專利申請即抵觸申請的技術，一旦進入公有領域，即可以自由使用，不應當受到在后專利申請的限制，否則與專利制度促進科學技術進步和經(jīng)濟社會發(fā)展的宗旨相背離14參見《專利法》第一條。，進而阻礙發(fā)明創(chuàng)造造福于社會。

抵觸申請僅僅是相對于在后專利申請而言，它本身也是一個正常的專利申請。構(gòu)成抵觸申請的一個要件是向公眾公開該專利申請的內(nèi)容，從而公眾可以在公開內(nèi)容的基礎上進行下游技術或者設計的開發(fā)，或者在該技術或者設計進入公有領域后自由使用該技術或者設計。從這個意義上理解，抵觸申請符合現(xiàn)有技術的定義。抵觸申請之所以稱之為抵觸申請，僅僅因為其公開日在后一專利申請的申請日之后，而這主要是由于程序上的原因所造成的。在Alexander Milburn Co.v.Davis-Bournonville Co.案中，美國最高法院認定，如果在先申請在后授權(quán)的申請公開了在后專利申請請求保護的發(fā)明，即使該在先申請沒有請求保護該發(fā)明，該在先申請仍然阻止在后申請人成為最先的發(fā)明人。15See 270 U.S.390, 401 (1926).法院的理由是，美國專利商標局的程序延遲不應當成為影響在后申請有效性的因素。16See Id., at 400, 401.如果專利申請流程得到改進，很多所謂抵觸申請也就不再是抵觸申請了。

因為抵觸申請的特殊性，大部分國家和地區(qū)都規(guī)定了抵觸申請僅僅用于評價在后專利申請的新穎性，而不包括創(chuàng)造性。例如，我國《專利審查指南》規(guī)定，“專利法第二十二條第二款中所述的，在申請日以前由任何單位或個人向?qū)＠痔岢鲞^申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中的內(nèi)容，不屬于現(xiàn)有技術，因此，在評價發(fā)明創(chuàng)造性時

不予考慮?！?7《專利審查指南（2010）》第二部分第四章第2.1節(jié)。在歐洲，抵觸申請屬于現(xiàn)有技術的范疇，但卻被排除用來評價創(chuàng)造性。18See Art.56 EPC.美國的情況比較特殊，抵觸申請視為現(xiàn)有技術，可以用來評價專利申請的新穎性和創(chuàng)造性。19See 35 U.S.C.§ 102 and 35 U.S.C.§ 102 (2006).

抵觸申請一般僅僅指在本國提交的在先專利申請，所以具有地域性限制。以中國的抵觸申請為例，根據(jù)《專利法》第二十二條第二款和第二十三條第一款的規(guī)定，只有在中國提交的在先專利申請才有可能成為在后專利申請的抵觸申請。歐洲和美國對抵觸申請也有類似的地域性限制。20See 35 U.S.C.§ 102; Art.54(3) EPC.

總結(jié)抵觸申請和現(xiàn)有技術的區(qū)別主要在于：首先，抵觸申請的公開日在在后專利申請的申請日之后；其次，抵觸申請具有地域性限制；最后，在大部分國家和地區(qū)，抵觸申請不能用來評價在后專利申請的創(chuàng)造性。所以抵觸申請被稱之為“秘密現(xiàn)有技術” 或者“擬制的現(xiàn)有技術”。21Report of the Tegernsee Experts Group: Treatment of Conflicting Applications, Study Mandated by the Tegernsee Heads, Munich, 24 September 2012, at 5, https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/treatment_of_conflicting_apps.pdf.最后一次登陸時間2016年10月25日。

鑒于抵觸申請與現(xiàn)有技術的上述區(qū)別以及接下來介紹的抵觸申請與優(yōu)先權(quán)（priority）的共同特點，美國學者Douglass Thomas認為抵觸申請是一種“優(yōu)先權(quán)”。“在所有規(guī)定了秘密現(xiàn)有技術的國家，僅僅國家申請具有擊敗對手專利的效果（patent-defeating effect）—不考慮外國申請。這一規(guī)定與優(yōu)先權(quán)分析一致，但是與現(xiàn)有技術的概念不同?！?2C.Douglass Thomas, Secret Prior Art - Get Your Priorities Straight! Harvard Journal of Law & Technology, Volume 9, Number 1, Winter 1996, at 174.在中國也是這樣，如果這兩件專利申請請求保護的客體相同，只有兩件專利申請都提交國家知識產(chǎn)權(quán)局或者進入中國國家階段，才會討論這兩件專利申請的優(yōu)先權(quán)問題，即，誰有權(quán)獲得專利的問題。23參見《專利法》第九條第二款?！霸谙壬暾堉贫戎校暾堃蓝x是建立優(yōu)先權(quán)的行為 …… 大部分先申請制的國家規(guī)定了專利申請從其申請日起具有擊敗對手專利的效果。在這些國家，擊敗對手專利的效果通常限定于僅僅針對新穎性，即專利申請被用于確定新穎性而非創(chuàng)造性?！?4C.Douglass Thomas, Secret Prior Art - Get Your Priorities Straight! at 172.

在國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會與白象食品股份有限公司、陳朝輝外觀設計專利權(quán)無效行政糾紛案中，白象公司持有的第1506193號“白象”商標的申請日為1997年12月12日，在涉案外觀設計專利的申請日2000年10月16日之前，核準注冊為2001年1月14日，在涉案外觀設計專利的申請日之后。最高人民法院審查認為，商標申請權(quán)不能作為專利法第二十三條所稱的在先取得的合法權(quán)利。但是，商標申請權(quán)對于判斷外觀設計專利權(quán)和注冊商標專用權(quán)是否構(gòu)成權(quán)利沖突具有重要意義。只要商標申請日在外觀設計專利申請日之前，在先申請的注冊商標專用權(quán)就可以對抗申請日在后的外觀設計專利權(quán)。白象商標獲得注冊后，涉案專利的實施客觀上會與其產(chǎn)生權(quán)利沖突，應當依照保護在先權(quán)利的原則，認定申請日在先的白象注冊商標專用權(quán)可用于對抗陳朝暉的外觀設計專利權(quán)。最高法院據(jù)此駁回了專利復審委員會的再審申請。25參見最高人民法院（2014）知行字第4號行政裁定書。在本案中，法院對所謂

“商標申請權(quán)”的解釋實質(zhì)上闡述了優(yōu)先權(quán)的內(nèi)涵，其同樣可以適用于對專利申請日的理解。

從優(yōu)先權(quán)的角度看，抵觸申請不宜用來評價在后專利申請的創(chuàng)造性。現(xiàn)有技術則不同。Rich法官在In Re Bass案中認為，“在某一目的是現(xiàn)有技術，在所有目的、所有法院和專利局也是現(xiàn)有技術?！?6In Re Bass, 474 F.2d 1276, 1289 (C.C.P.A 1973).這是美國主張用抵觸申請來評價在后專利申請的創(chuàng)造性的重要原因。

但是，抵觸申請在以下三個方面不符合優(yōu)先權(quán)規(guī)定。首先，抵觸申請不以授權(quán)為前提，而構(gòu)成優(yōu)先權(quán)則需要以專利申請最終授權(quán)為必要條件。如果在先專利申請最終沒有授權(quán)，那么它不會在優(yōu)先權(quán)的意義上具有擊敗在后專利申請或者專利的效果。其次，優(yōu)先權(quán)比較的對象是專利申請請求保護的客體，說明書公開的內(nèi)容不在其內(nèi)。最后，優(yōu)先權(quán)針對的是不同申請人提交的專利申請，針對同一申請人提交的多件專利申請，通常不認為是優(yōu)先權(quán)問題。我國抵觸申請規(guī)定不考慮先后專利申請的申請人是否相同，包含了“自我抵觸”的情形。

綜上考慮，筆者更傾向于將我國《專利法》中的抵觸申請理解為一種“擬制的現(xiàn)有技術”，從對價和衡平的角度出發(fā)，采用全文比較制度來評價在后專利申請的新穎性，鼓勵申請人盡早提交專利申請。同時，兩項不相同但是顯而易見的發(fā)明獲得授權(quán)有利于促進專利權(quán)人的競爭。

但是，我國抵觸申請規(guī)定下的“自我抵觸”也給申請人造成了一些困擾。例如，大型公司在一個項目的研發(fā)過程中會陸續(xù)形成諸多發(fā)明，這些發(fā)明彼此關聯(lián)。一個申請中難免會涉及到其它申請中的技術。為了避免“自我抵觸”，申請人不得不推遲提交專利申請，從而推遲了專利技術向社會公開和進入公有領域的時間。而如果提早申請，則難免會將未完全完成的技術包含在專利申請中，造成公開不充分，同樣不符合發(fā)明人和社會公眾的利益。

三、抵觸申請規(guī)定的意義和價值不僅在于“禁止重復授權(quán)”

在我國《專利法》中，除了抵觸申請規(guī)定之外，可以達到禁止重復授權(quán)目的的條款有《專利法》第九條第一款規(guī)定的“禁止重復授權(quán)原則”和第二款規(guī)定的“先申請原則”。通過比較這三項規(guī)定，可以看出它們的設立有各自不同的任務，不能簡單地以“禁止重復授權(quán)”一言以蔽之。在考察各法條規(guī)定的意義和價值時，除了要考慮其關聯(lián)性之外，更應該側(cè)重考慮其適用條件和效果等方面的區(qū)別。

（一）禁止重復授權(quán)原則

《專利法》第九條第一款規(guī)定了禁止重復授權(quán)原則，即，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”。禁止重復授權(quán)原則有兩個主要的目的，一是防止多項專利權(quán)之間發(fā)生權(quán)利沖突、提高實施發(fā)明創(chuàng)造的成本和妨礙被授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造的實施應用；二是防止專利保護期限的不當延長，影響公眾盡早利用專利技術。27同注釋3，第96頁。

根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，“在先申請構(gòu)成抵觸申請或已公開構(gòu)成現(xiàn)有技術的，應當根據(jù)專利法第二十二條第二、三款，而不是根據(jù)專利法第九條對在后專利申請（或?qū)＠┻M行審查”28《專利審查指南（2010）》第二部分第三章第6節(jié)。。所以，我國禁止重復授權(quán)條款應用的情形是，不同的人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日提出兩件以上專利申請和同一人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日提出兩件以上專利申請。

在美國，當申請人先后提交了兩件專利申請，而兩件專利申請請求保護的發(fā)明不相同但是又不具有專利性上的區(qū)別的時候，就產(chǎn)生了

非法定的重復授權(quán)問題。專利申請人可以通過提交保護期限放棄聲明（terminal disclaimer），保證第二件專利申請和第一件專利申請在授權(quán)后同時到期，則可以獲得兩件專利。29See MPEP § 804, Definition of Double Patenting [R-07.2015].

《歐洲專利局審查指南》指出，“相同申請人就同一發(fā)明不能被授予兩件專利是大部分專利制度接受的原則”30Guidelines for Examination in the EPO, section G-IV-5.4.，歐洲專利局擴大申訴委員會（Enlarged Board of Appeal）也已經(jīng)在案例中確認了禁止重復授權(quán)原則。31See G 1/05 of 28 June 2007.歐洲專利局擴大申訴訴委員會還在案例中暗示，在一定情形下，可以通過附限制性條件來避免重復授權(quán)。32See G 2/10 (Disclaimer/SCRIPPS) of 30 August 2011.

重復授權(quán)以授予或者存在兩項專利權(quán)為前提。在抵觸申請的情況下，如果該抵觸申請的申請人在該專利申請公開之后撤回該專利申請，或者該專利申請被視為撤回、被駁回、被放棄或者在授權(quán)后被宣告無效，那么不會產(chǎn)生對同樣的發(fā)明創(chuàng)造授予兩項專利權(quán)或者同時存在兩項專利權(quán)的情況，從而不會導致專利權(quán)的重疊和沖突。

（二）先申請原則

《專利法》第九條第二款規(guī)定了“先申請原則”，即，“兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人”。先申請原則僅僅適用于不同的人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造先后提出專利申請的情形。33同注釋3，第96-97頁。如果在先專利申請沒有授權(quán)或者授權(quán)后被宣告無效，則不適用先申請原則否定在后專利申請獲得專利權(quán)?！巴瑯拥陌l(fā)明創(chuàng)造”對于發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀笆侵竷杉騼杉陨仙暾垼ɑ驅(qū)＠┲写嬖诘谋Ｗo范圍相同的權(quán)利要求”34《專利審查指南（2010）》第二部分第三章第6節(jié)。。所以，尹新天認為“從防止重復授權(quán)的角度來看，禁止重復授權(quán)原則是一個更加上位的概念，涵蓋了所有各種情況；先申請原則是一個相對下位的概念，僅涵蓋了其中一種情況?！?5同注釋3，第97頁。

禁止重復授權(quán)原則僅僅規(guī)定了存在兩件或者兩件以上專利申請的時候，只能授予一項專利權(quán)，卻沒有解決這一項專利權(quán)應當授予誰的問題。先申請原則盡管可以視作是禁止重復授權(quán)原則的下位概念，但是其目的是解決專利權(quán)的歸屬問題。36同注釋35。即，當有不同的人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造先后提出兩件以上專利申請的時候，只有最先提交的專利申請可以被授予專利權(quán)。

先申請制度是相對于先發(fā)明制度而言的，后者考慮的是，當不同的發(fā)明人作出了同樣的發(fā)明的時候，只有最先作出發(fā)明的人可以獲得專利。

《美國發(fā)明法案》（即，AIA）實施之前的《專利法》第102條關于新穎性的規(guī)定確立了美國先發(fā)明制度，即以發(fā)明完成的日期作為判斷發(fā)明新穎性的關鍵日期。37See 35 U.S.C.§ 102 (2006).判斷一項發(fā)明的完成，通常包括兩個步驟：（1）發(fā)明的構(gòu)思（conception）；（2）發(fā)明的付諸實踐（reduction to practice）。38See Id.如果一個發(fā)明人在日期A完成了發(fā)明構(gòu)思，并且隨后勤勉地致力于將該構(gòu)思付諸實踐，直到于日期B完成了付諸實踐，那么以日期A（而不是日期B）作為其發(fā)明完成日期。39See MPEP § 2138, Pre-AIA 35 U.S.C.102(g) [R-11.2013].

AIA實施之前的《專利法》第102條還規(guī)定了法定阻卻（statutory bar），其以申請日作為是否可以取得專利權(quán)的關鍵日期，而法定阻卻事由可以是發(fā)明日之后的事件。“從《專利法》第102條的規(guī)定看，即使在AIA實施之前，美國也并不奉行‘純粹’的先發(fā)明制—亦即完全以發(fā)明日為準確定優(yōu)先權(quán)和新穎性—相反，它鼓勵發(fā)明人及時申請專利和披露發(fā)明成果。因為如果按照發(fā)明日為標準而判斷新穎性，先發(fā)明人就可能采取一些策略行為，比如拖延戰(zhàn)術，先等待其他發(fā)明人解決了其中的一些技術難題或者排除了實施風險之后，再來主張自己是先完成發(fā)明人進而主張專利權(quán)，或者等到相關發(fā)明產(chǎn)品的競爭市場形成之后再主張專利權(quán)以排除競爭對手?！?0金海軍：《從美國〈專利法〉第102條看發(fā)明人先申請制的實質(zhì)》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2013年第4期，第75頁。

如前所述，在先申請原則下，專利申請人提交有效的專利申請，實際上是建立了一種優(yōu)先權(quán)，保證在先申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造優(yōu)先獲得專利。所以，有人把先申請制度比喻為一種前往專利局的“賽跑”。41See Mark A.Lemley, Does“Public Use” Mean the Same Thing It Did Last Year? Texas Law Review, Vol.93:119, at 119 (noting that“Under the new law, an inventor can’t rest on merely having invented; they have to race to the Patent and Trademark Office (PTO) in hopes of beating competitors”).

（三）抵觸申請規(guī)定的意義和價值

現(xiàn)行《專利法》將抵觸申請擴展到包括本人在先申請、在后公開的專利申請或?qū)＠?，即包括了“自我抵觸”的情形。與禁止重復授權(quán)原則和先申請原則相比，抵觸申請規(guī)定最突出的特點的是其不要求構(gòu)成抵觸申請的在先專利申請獲得有效專利權(quán)，并且按照新穎性標準來評價在先專利申請是否披露了在后專利申請或者專利請求保護的技術方案或者設計。

與禁止重復授權(quán)原則和先申請原則相比，抵觸申請規(guī)定尤其在以下情形下是有意義的：第一，在后專利申請請求保護的技術方案僅僅在該抵觸申請的說明書中被披露；第二，雖然在后專利申請請求保護的技術方案也是該抵觸申請請求保護的技術方案，但是在先專利申請在公開后撤回、視為撤回、被駁回或者放棄取得專利權(quán)等而沒有獲得專利或者在先專利申請在授權(quán)后被宣告無效。除這兩點之外，即使該抵觸申請在授權(quán)后被放棄，仍然可以適用先申請原則或者禁止重復授權(quán)原則來處理。換句話說，抵觸申請的意義和價值特別在于，在抵觸申請中存在沒有構(gòu)成有效權(quán)利的內(nèi)容時，防止在后專利申請就該內(nèi)容獲得專利權(quán)。

如果在先專利申請和在后專利申請的申請人相同，在先專利申請構(gòu)成抵觸申請意味著在后專利申請沒有要求在先專利申請的優(yōu)先權(quán)。申請人在提交在后專利申請的當時放棄了對在先技術內(nèi)容的主張并且任由該技術公之于眾?；蛘?，申請人怠于行使自己的權(quán)利，使得在后專利申請?zhí)峤坏臅r間超過了可以要求優(yōu)先權(quán)的期限。如果允許在后專利申請就在先專利申請中披露的內(nèi)容獲得專利，那么該技術進入公有領域從而可以自由使用的時間相應地推遲了。

如果在先專利申請和在后專利申請的申請人不同，那么如前所述，我們可以將抵觸申請視為現(xiàn)有技術，盡管該現(xiàn)有技術因為審查程序的原因而公開于在后專利申請的申請日之后?！皩τ谠诘钟|申請中沒有請求給予專利保護的技術解決方案，實際上已經(jīng)由抵觸申請的提出者無償?shù)靥峁┙o社會，進入了公有領域，成為社會公眾可以使用的技術解決方案，將該技術解決方案的專利保護給予在后申請人，會妨礙社會公眾使用自由公知技術，這是與建立專利保護制度的立法宗旨相違背的?！?2王澄：《論抵觸申請》，載《中國專利與商標》2005年第4期，第23頁。在先申請人有

權(quán)將自己的發(fā)明創(chuàng)造公之于眾，捐獻給社會。之后，抵觸申請的申請人可以自由地使用該發(fā)明創(chuàng)造也是對該申請人最基本的回饋。任何在后申請的專利都不應當將在先捐獻的發(fā)明創(chuàng)造重新收回來放入自己的私有領域，阻止包括在先申請人在內(nèi)的社會公眾實施已經(jīng)進入公有領域的技術，甚至還推遲這種技術進入公有領域的時間。

此外，構(gòu)成抵觸申請的專利被宣告無效并不必然導致在后專利因為相同事實和理由而無效。例如，抵觸申請是發(fā)明專利，而在后專利申請是實用新型專利，因為二者對創(chuàng)造性的要求不同，所以發(fā)明專利被宣告無效并不意味著實用新型專利也無效。又如，抵觸申請請求保護的客體無效，但是其說明書中公開了可以獲得專利的其它技術方案，而后者恰恰構(gòu)成了在后專利申請或者專利請求保護的客體。抵觸申請規(guī)定對于防止在類似情形下在后專利申請獲得有效專利發(fā)揮著獨有的作用。

在《專利法》第九條明確規(guī)定禁止重復授權(quán)原則以及在抵觸申請規(guī)定中增加了“自我抵觸”之后，抵觸申請規(guī)定獨特的意義和價值進一步凸顯：首先，抵觸申請規(guī)定作為新穎性規(guī)定的一種特殊形式體現(xiàn)了新穎性規(guī)定的立法目的，其防止因為授予在后專利申請專利而將本應進入公有領域的技術納入到私有領域，推遲該技術進入公有領域的時間，阻止公眾獲取公知技術、自由利用公知技術；其次，抵觸申請規(guī)定是對捐獻原則和在先專利申請的申請人的維護；最后，抵觸申請規(guī)定可以實現(xiàn)禁止重復授權(quán)，防止重復侵權(quán)損害的效果。

（四）域外關于抵觸申請的規(guī)定

我國抵觸申請規(guī)定的上述意義和價值，在其它國家或地區(qū)的類似制度中均有體現(xiàn)。

根據(jù)《歐洲專利公約》，在先申請在后公開的專利申請破壞在后提交的專利申請的新穎性。而且，抵觸申請不僅適用于他人的專利申請，也包括發(fā)明人自己的專利申請。43See Article 54(3) EPC.亦可參見尹新天：《中國專利法詳解》，第260頁，“《歐洲專利公約》關于抵觸申請的規(guī)定沒有對其申請人的范圍作出限定，這表明抵觸申請既可以是他人提出的在先申請，也可以是本人提出的在先申請” 。但是，抵觸申請不得用來評價在后專利申請的創(chuàng)造性。44See Art.56 EPC.如果在公開日之前在先申請被撤回或者視為撤回，但是因為專利局已經(jīng)做好了公開準備而被公開，則該申請從公開日起而非從申請日起成為現(xiàn)有技術。因此，這種類型的專利申請將不因為其在先的申請日而構(gòu)成抵觸申請。45See Guidelines for Examination in the EPO, C-IV -7.1.1; J 5/81.這表明，對于違背在先申請人意愿造成的公開，歐洲專利局不承認其“在先公開”的效力。

《歐洲專利公約》第54(3)條的抵觸申請規(guī)定的目的是：“1）防止就同樣的發(fā)明授予不止一項專利；2）將專利授予最先申請專利的人”46Donald M.Cameron and Jordana Sanft,“Secret" Prior Art: Europe and Japan - A Different View, presented at the Annual Meeting of the AIPLA, Washington D.C., October 31, 2003.。需要注意的是，《歐洲專利公約》沒有規(guī)定禁止重復授權(quán)原則47See, e.g., T 1423/07 - 3.3.02.，這也許可以在某種程度上解釋，為什么《歐洲專利公約》對抵觸申請有如此嚴格的要求。

在日本，抵觸申請規(guī)定不包括“自我抵觸”，即，相同申請人（或者完全相同的發(fā)明人）先后提交的兩件申請不會構(gòu)成抵觸申請。48See Japan Patent Act, Act No.121 of 1959, amendment: Act No.109 of 2006, Article 29-2.

AIA之后的美國《專利法》第102(a)(2)條關于新穎性、現(xiàn)有技術規(guī)定，一個人有權(quán)獲得專利，除非請求保護之發(fā)明在根據(jù)第151條所授予的專利中、或者在根據(jù)第122(b)條而公開

或者視為公開的專利申請中已有描述，其中，該專利或?qū)＠暾埵鹈麨榱硪话l(fā)明人并且在請求保護的發(fā)明的有效申請日之前已經(jīng)有效提出申請。49See 35 U.S.C.§ 102(a).所以，美國關于抵觸申請的規(guī)定僅僅適用于前后專利申請的發(fā)明人不同的情形。另外，如前所述，美國抵觸申請是現(xiàn)有技術，可用于對在后專利申請的創(chuàng)造性進行評價。50See 35 U.S.C.§ 103.

根據(jù)AIA之前的美國《專利法》第102(b)條規(guī)定的“法定阻卻”，一個人有權(quán)獲得專利，除非在美國申請專利之日起一年之前，該發(fā)明在本國公開使用或者銷售。51See 35 U.S.C.§ 102(b) (2006).在此“法定阻卻”及更早的類似規(guī)定下，在美國的司法實踐還創(chuàng)設了除抵觸申請之外的秘密現(xiàn)有技術，包括秘密商業(yè)使用（secret commercial uses）。52美國學者對于AIA之后美國《專利法》是否保留了Metallizing Engineering確立的“秘密商業(yè)使用”意見不一。See e.g., Stephen Elkind,“Secrets, Secrets Are No Fun! Balancing Patent Law & Trade Secret Law Under the America Invents Act”, the Federal Circuit Bar Journal, Volume 22, Number 3, at 433; Mark A.Lemley, Does“Public Use” Mean the Same Thing It Did Last Year? Texas Law Review, Vol.93:119, at 1120.

Metallizing Engineering Co.v.Kenyon Bearing & Auto Parts Co.案涉及發(fā)明人對他的處理金屬構(gòu)件表面的方法的秘密使用。Learned Hand法官在該案中認為，即使發(fā)明人的使用是“非公開而是秘密的”，當一個人“使用他的秘密來獲得相對于他人的競爭優(yōu)勢的時候，他不能因此而延長壟斷的期限”53Metallizing Eng’g Co.v.Kenyon Bearing & Auto Parts Co., 153 F.2d 516, 518 (2d Cir.1946).。因此，“發(fā)明人獲得專利的一個條件是，他在發(fā)明可以獲得專利的時候不應當競爭性地實施該發(fā)明，他必須或者滿足于秘密保護或者合法的壟斷?！?4Id., at 520.由此案可以得出，在專利申請?zhí)峤恢荒昊蚋弥皩＠麢?quán)人對其專利申請所涉方法的競爭性的秘密實施破壞該專利的專利性。法院鼓勵可以獲得專利的發(fā)明盡早公開，并防止事實上延長專利的壟斷期限。發(fā)明人本人的秘密商業(yè)使用與第三人的秘密商業(yè)使用被區(qū)別對待，后者不會導致發(fā)明人的專利無效。55See Id.

四、發(fā)明、實用新型和外觀設計專利申請或者專利可以互為抵觸申請

結(jié)合《專利法》的上下文來理解抵觸申請規(guī)定，充分認識其不同于禁止重復授權(quán)原則的適用條件和效果，就可以知道，在判斷是否構(gòu)成抵觸申請時不需要考慮專利申請類型的區(qū)別，發(fā)明、實用新型和外觀設計專利申請或者專利彼此可以互為抵觸申請。

盡管在先外觀設計專利充分公開發(fā)明或者實用新型技術方案的情形比較罕見，但并不是不會發(fā)生。上述中山市泰寶電子科技有限公司實用新型專利權(quán)無效行政糾紛案就是一個典型的案例。在這個案件中，因為外觀設計專利請求保護產(chǎn)品的外觀，與實用新型專利請求保護的產(chǎn)品技術方案不同，所以二者不會構(gòu)成重復授權(quán)。但是，在先外觀設計專利事實上披露了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，所以完全有可能如無效宣告請求審查決定所認定的已經(jīng)公開了涉案實用新型專利的技術方案。

既然抵觸申請是新穎性規(guī)定的下位概念并且構(gòu)成擬制的現(xiàn)有技術，抵觸申請的判斷本質(zhì)上是新穎性的判斷，而不是重復授權(quán)的判斷，所以適用新穎性的全文比較制度來判斷其對在后專利申請的影響。在審查中從來不需要判斷

抵觸申請最終是否會獲得專利權(quán)以及其權(quán)利要求書限定的保護范圍，僅僅需要考慮該抵觸申請是否公開了相同的技術方案或者設計、是否涉及相同的技術領域或者產(chǎn)品，是否具有相同的技術效果和解決了相同的技術問題。法院在上述中山市泰寶電子科技有限公司實用新型專利權(quán)無效行政糾紛案中認可在先的外觀設計專利可以構(gòu)成發(fā)明、實用新型專利的現(xiàn)有技術，那么它也可以構(gòu)成發(fā)明、實用新型專利的抵觸申請。本案中，如果查明在先外觀設計專利確實已經(jīng)公開了在后實用新型專利請求保護的技術方案，但是該實用新型專利卻可以阻止包括外觀設計專利的專利權(quán)人在內(nèi)的社會公眾的產(chǎn)品進入市場，這違反了最基本的公平原則，也不符合社會公眾的利益。

抵觸申請規(guī)定體現(xiàn)了對捐獻原則和在先專利申請的申請人的維護，并防止因為授予在后專利申請專利而推遲已經(jīng)公開的技術進入公有領域的時間。在采用全文比較制度的基礎上，只要在先申請在后公開的專利申請公開了在后專利申請請求保護的主題，在后專利申請就喪失了獲得有效專利的機會，不應當因為專利申請的類型而區(qū)別對待。我國抵觸申請規(guī)定不僅僅是為了禁止重復授權(quán)而設立。在適用抵觸申請規(guī)定時不應當作專利申請類型化的區(qū)別而忽視其真正的意義和價值。

Probing into the Rationale for the Conflicting Application Rule

For a long time, it has been a prevalent view that the purpose of legislation for the conflicting application rule is to prohibit“double patenting”.However, upon rereading it in the context of the Patent Law and reexamining its specific functions, and by comparing it with the rule of prohibiting double patenting as well as the first-to-file rule, it is discovered that, the rationale for the conflicting application rule is in no way for purely prohibiting double patenting.Restating the rationale for the conflicting application rule is critical to the application of the rule in prosecution and invalidation proceedings, and is also beneficial to convey the legislation value accurately.

Secret prior art; Conflicting application; Double patenting; First-to-file; Policy consideration

郭小軍，中國國際貿(mào)易促進委員會專利商標事務所，專利代理人。