以法律思維探索《專利法》第三十三條的合理適用（上）

一、引言

我國專利審查實踐以及司法審判中，近年來成為爭議熱點的一個問題是有關(guān)專利申請文件的修改的， 2011年最高人民法院作出的墨盒案、江蘇先聲案、曾關(guān)生案等均對《專利法》第三十三條的理解和適用造成一定沖擊，爭議甚至直逼專利法第三十三條的判斷標(biāo)準(zhǔn)。盡管該問題的產(chǎn)生主要源于部分審查員在依據(jù)《專利法》第三十三條的規(guī)定對申請人的修改進(jìn)行審查時，以較為機(jī)械的方式執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，使個案的審查體現(xiàn)出一定的不合理性，但這種爭議不僅波及申請人或其代理人與審查員之間，也常出現(xiàn)在不同的審查部門和不同的審查員之間，甚至不同的法院和不同的法官之間。該條款在個案執(zhí)行中曾被詬病缺乏合理性和靈活性，進(jìn)而影響對發(fā)明創(chuàng)造的保護(hù)。為此，筆者試圖透過專利復(fù)審委員（以下簡稱復(fù)審委）會作出的第8808號無效宣告請求審查決定和第12303號復(fù)審請求審查決定，立足《專利法》第三十三條的立法本意，對比其他國家的審查方式、品評司法判決觀點，深入探究《專利法》第三十三條審查標(biāo)準(zhǔn)在專利復(fù)審和無效宣告案件中的適用及其適用過程可能帶來的利弊得失，以探討對該標(biāo)準(zhǔn)的合理把握。

二、我國《專利法》第三十三條的審查模式簡介

我國《專利法》第三十三條規(guī)定：“申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。”

我國《專利審查指南》中起到關(guān)鍵作用的規(guī)定如下：

“作為一個原則，凡是對說明書（及其附圖）和權(quán)利要求書作出不符合《專利法》第三十三條規(guī)定的修改，均是不允許的。

具體地說，如果申請的內(nèi)容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，那么，這種修改就是不允許的。

這里所說的申請內(nèi)容，是指原說明書（及其附圖）和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容，不包括任何優(yōu)先權(quán)文件的內(nèi)容?！?/p>

依照上述規(guī)則，我國專利局在專利審批程序中，針對權(quán)利要求書的修改和說明書的修改的審查并未采取區(qū)別尺度，要求修改后的內(nèi)容必須在申請日提交的專利申請文件中有記載或者由其直接地、毫無疑義地確定。結(jié)果之一就是，由于申請人與審查部門之間的分歧，每年均有相當(dāng)數(shù)量的專利申請因不符合《專利法》第三十三條而被駁回。此外，以《專利法》第三十三條為由的無效宣告請求同樣經(jīng)常出現(xiàn)，情形大致分為兩種，其一是以權(quán)利要求的修改問題請求宣告相關(guān)權(quán)利要求無效，其二是以說明書的修改問題請求宣告權(quán)利要求無效。

下文將通過兩個典型案例詮釋我國現(xiàn)行審查標(biāo)準(zhǔn)帶來的影響以及復(fù)審委合議組在審查實踐中為解決相關(guān)問題所作的探索。

三、典型案例一（無效宣告請求案例）（一）案件情況介紹

1、案例索引與當(dāng)事人

專利號：88108904.4

無效請求人：江蘇省激素研究所有限公司

專利權(quán)人：組合化學(xué)工業(yè)株式會社；庵原化學(xué)工業(yè)株式會社2、案件背景和相關(guān)事實“雙草醚 ”是由日本組合化學(xué)工業(yè)株式會社和

庵原化學(xué)工業(yè)株式會社共同開發(fā)的嘧啶水楊酸類除草劑，化學(xué)名稱為 2，6-雙（ 4，6-二甲氧嘧啶 -2-氧基）苯甲酸鈉，國際通用名稱為b ispyribac-sodium。針對該發(fā)明創(chuàng)造，日本的組合化學(xué)工業(yè)株式會社和庵原化學(xué)工業(yè)株式會社先后向我國提出了第 88108904.4號和第92112424.4號發(fā)明專利申請（以下分別簡稱88專利和92專利）。其中88專利涉及的是除草劑“雙草醚”的制備

以《專利法》第三十三條為由的無效宣告請求同樣經(jīng)常出現(xiàn)，情形大致分為兩種，其一是以權(quán)利要求的修改問題請求宣告相關(guān)權(quán)利要求無效，其二是以說明書的修改問題請求宣告權(quán)利要求無效。

工藝，而92專利涉及的是以“雙草醚”為有效成分的農(nóng)藥制劑。針對江蘇省激素研究所有限公司提出的無效宣告請求，專利復(fù)審委員會作出第8808號無效宣告請求審查決定維持了88專利的有效性，作出第8823號無效宣告請求審查決定維持了92專利的有效性。

日本組合化學(xué)工業(yè)株式會社和庵原化學(xué)工業(yè)株式會社以江蘇省激素所有限公司侵犯上述兩專利權(quán)為由向南京市中級人民院提起專利侵權(quán)民事訴訟。經(jīng)兩審審理，江蘇省高級人民法院于2005年6月8日依據(jù)舉證責(zé)任倒置原則認(rèn)定江蘇省激素所有限公司侵犯了涉及雙草醚制備專利的88專利，且認(rèn)定其生產(chǎn)雙草醚原藥的行為構(gòu)成對92專利的間接侵權(quán)，該案判決在農(nóng)藥界引起很強(qiáng)的反響。

本文所介紹的就是復(fù)審委針對上述88專利所保護(hù)的制備“雙草醚”方法提起的無效宣告請求所作的決定。該決定后被一、二審法院判決維持。（二）案件審理

1、當(dāng)事人訴辯及相關(guān)事實說明無效宣告請求人認(rèn)為本案修改超范圍的理由為：

（1）

原說明書式I化合物的制造方法是分子式II和I I I和IV一起反應(yīng)，修改后成為要依次序反應(yīng)，即式II是先與式I II反應(yīng)之后再與式IV反應(yīng)。修改之后的說明書分子式I II與IV相同的時候，原說明書中沒有記載。修改后的權(quán)利要求中的方案（b）在原始說明書中沒有記載。

（2）

將授權(quán)文本說明書與其公開文本說明書對比可知，公開文本第14頁第1行至倒數(shù)第2行的內(nèi)容被缺失掉。

專利權(quán)人認(rèn)為：授權(quán)文本的說明書相對于公開文本刪除的內(nèi)容是在申請文件替換頁的提交時出現(xiàn)的可補(bǔ)救的明顯錯誤，已請求專利局進(jìn)行更正，但不會導(dǎo)致超出原申請說明書記載的范圍，因此，本專利符合《專利法》第三十三條的規(guī)定。

雙方當(dāng)事人在針對有關(guān)《專利法》第三十三條的無效理由進(jìn)行陳述和答復(fù)時均引用了本專利公開文本中的頁碼和位置，而非原始申請文本，并且雙方當(dāng)事人共同認(rèn)定在公開文本中的有關(guān)內(nèi)容與原始申請文本中的記載是一致，盡管該條款的審查應(yīng)以原說明書為

四、典型案例二（復(fù)審請求案例）（一）案件情況介紹

1、案例索引與當(dāng)事人

專利申請?zhí)枺?2824170.3

復(fù)審請求人：巴斯福股份公司

2、案情介紹

專利復(fù)審委員會第12303號復(fù)審請求審查決定涉及的爭議專利要求保護(hù)一種制備芳族羧酸的銨鹽的方法，該方法通過選擇特定的質(zhì)子惰性溶劑在特定條件下將芳族羧酸與氣態(tài)氨進(jìn)行反應(yīng)使之生成銨鹽。在權(quán)利要求中對于該方法所適用的芳族羧酸進(jìn)行了定義，但由于原審查部門認(rèn)定權(quán)利要求的保護(hù)范圍過寬得不到說明書的支持，不符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定，所以申請人對芳族羧酸定義做了進(jìn)一步限定。繼而，針對申請人對芳族羧酸定義進(jìn)行的修改，原審查部門認(rèn)定該修改不符合我國《專利法》第三十三條的規(guī)定，故駁回該申請。

駁回決定認(rèn)為，雖然說明書中說明了苯環(huán)可以是未取代的或被1-3個常用取代基取代，但是說明書中僅僅說明了具有一個苯環(huán)和直接與苯環(huán)鍵接的羧基的芳族羧酸的苯環(huán)可以未取代或被1-3個常用取代基取代，并沒有說明是苯甲酸的苯環(huán)上可以被常用取代基取代。

復(fù)審程序中，合議組查明，說明書中記載的信息是：芳族羧酸包括具有至少一個苯環(huán)和與該苯環(huán)直接鍵接或經(jīng)由C1-C4亞烷基鏈鍵接的羧基的那些化合物，苯環(huán)和亞烷基鏈可以是未取代的或1-3個常用取代基取代；以及本發(fā)明方法特別適于轉(zhuǎn)化苯甲酸。嚴(yán)格來說，說明書中記載了兩個層次的定義范圍，一是可被常用取代基取代的芳族羧酸，一是未取代的苯甲酸，所以，修改后的可被常用取代基取代的苯甲酸是個經(jīng)重新概括的新范圍。（二）案件審理

1、案件爭議焦點

本案爭議焦點在于：修改后芳族羧酸的定義重新概括的內(nèi)容“被1-3個選自C1-C4烷基、羥基、C1-C4烷氧基、鹵素和硝基的取代基取代的苯甲酸”

《專利法》第三十三條的判斷主體是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員。要求判斷者整體理解專利申請的內(nèi)容并結(jié)合所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)知識進(jìn)行判斷。

是否超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

2、審理結(jié)果摘引

專利復(fù)審委員會在第12303號復(fù)審決定中認(rèn)為：由原說明書記載內(nèi)容可知，一方面，本申請原說明書中已經(jīng)明確記載了苯甲酸是芳族羧酸中的具體一種，甚至是請求人在撰寫申請文件時認(rèn)為優(yōu)選的、主要關(guān)注的方向；而另一方面，本申請說明書還明確記載了芳族羧酸包括至少一個苯環(huán)和與該苯環(huán)直接鍵接的羧基，且所述苯環(huán)可以是未取代的，也可以被上述一系列常用取代基所取代；由于苯甲酸是只由一個苯環(huán)和與之直接鍵接的羧基構(gòu)成的，在綜合考察上述記載的內(nèi)容后，作為本領(lǐng)域技術(shù)人員無疑可以確定的是，苯甲酸中的苯環(huán)同樣可以是未取代的或者被進(jìn)一步取代，當(dāng)其被取代時，上述取代基是必然適用于取代具體的苯甲酸中的苯環(huán)的，換句話說，被上述取代基取代的苯甲酸是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)原說明書的記載可以直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。所以，請求人進(jìn)行的修改并沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，符合《專利法》第三十三條的規(guī)定。

五、 案件分析和啟示（一）準(zhǔn)確將《專利法》第三十三條的判斷主體定位為所屬領(lǐng)域技術(shù)人員的重要性

《專利法》第三十三條的判斷主體是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員。審查實踐中，審查員一般按照“直接地、毫無疑義地確定”這一客觀標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，但不可忽視的是，這種“直接地、毫無疑義地確定”的判斷主體應(yīng)該定位為一種虛擬的人— —所屬領(lǐng)域技術(shù)人員，這是由專利審查的客體的特殊性所決定的。對于判斷者主體的要求，也是避免專利審查主觀隨意性的保障。堅持這一主體，在《專利法》第三十三條的判斷中，要求判斷者整體理解專利申請的內(nèi)容并結(jié)合所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)知識進(jìn)行判斷。專利審查重要的是從技術(shù)角度理解發(fā)明的實質(zhì)，而不是僅僅把關(guān)注點放在文字表面，使法律適用機(jī)械化，變成文字游戲。因此，在任何程序中均不應(yīng)將《專利法》第三十三條的審查簡

度設(shè)立的初衷，而該條款在具體案件中的適用同樣不得偏離《專利法》的立法本意。知識產(chǎn)權(quán)是私權(quán)，專利權(quán)是權(quán)利人限制不確定第三人實施相關(guān)技術(shù)的權(quán)利，專利權(quán)調(diào)整的是社會平等民事主體之間（專利權(quán)人與不確定第三人）的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系。掌握專利審查的實質(zhì)就是要通過專利審批程序和專利確權(quán)程序使得真正的發(fā)明創(chuàng)造得到有效的保護(hù)，判斷專利審查員在實踐中對于某種修改給出的審查意見是否得當(dāng)，還應(yīng)當(dāng)在法律允許的空間內(nèi)進(jìn)一步判斷這種修改與發(fā)明創(chuàng)造的有效保護(hù)之間的關(guān)系，要考慮這種修改后對于權(quán)利保護(hù)的影響，且這種影響不僅針對的是后續(xù)的審批程序和授權(quán)前景，而且要預(yù)判權(quán)利授予后對于其實施獨占權(quán)的影響，這樣才能確保標(biāo)準(zhǔn)適用的合理性。專利審查的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)為好的發(fā)明創(chuàng)造提供與之對于所屬領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展的智慧貢獻(xiàn)程度相稱的保護(hù)，而《專利法》對于修改專利文件的規(guī)定調(diào)整的是申請人（專利權(quán)人）與公眾的利益，不能簡單視作對于申請人單方面的約束。反之，如將《專利法》第三十三條的原則機(jī)械地適用于權(quán)利要求的修改，則意味著不切實際地要求申請人必須在申請日時完全確定自己未來將被授予的權(quán)利范圍，相當(dāng)于剝奪了對權(quán)利要求進(jìn)行調(diào)整的權(quán)利。喪失這種權(quán)利顯然不利于給予發(fā)明創(chuàng)造以專利權(quán)的可靠保護(hù)，也不利于提高專利質(zhì)量。

對上述案例二分析會發(fā)現(xiàn)，爭議專利申請涉及的是一項方法發(fā)明，如果按照駁回決定的指向，在經(jīng)過《專利法》第二十六條第4款和第三十三條兩輪審查后，申請人將本發(fā)明所適用的芳族羧酸僅限定為苯甲酸，則依照我國最高人民法院的司法解釋，相當(dāng)于請求人自己承認(rèn)涉及到被常用取代基取代的苯甲酸的那部分發(fā)明自始不滿足《專利法》的要求，從而，一旦發(fā)生侵權(quán)之訴，請求人不得通過等同原則的適用將該部分再納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。這里還需要提及的是，根據(jù)孔祥俊法官等在關(guān)于上述司法解釋的理解與適用中的釋明，“不考慮修改或者陳述是權(quán)利人主動還是應(yīng)審查員要求，與專利權(quán)授權(quán)條件是否具有法律上的因果關(guān)系以及是否被審查員最終采信，均不影響

禁止反悔規(guī)則的“絕對”適用是一把“雙刃劍”，其使得在專利申請過程中的所有修改都有較大可能直接影響到未來專利權(quán)的保護(hù)。

該規(guī)則適用 ”，該釋明似乎在昭示禁止反悔規(guī)則在我國的適用將屬于 “絕對 ”適用，從而使之有別于美國等國家所強(qiáng)調(diào)的Doctrine of Estoppel應(yīng)屬于可辯駁的障礙 （Rebuttal Bar）的觀點，盡管之后有司法判決認(rèn)為通過在權(quán)利要求中增加新的技術(shù)特征的方式進(jìn)行的限縮修改可以成為禁止反悔原則適用的例外，但此觀點一經(jīng)提出就遭受業(yè)內(nèi)質(zhì)疑，而筆者個人同樣不認(rèn)為該觀點經(jīng)得住推敲。總之，禁止反悔規(guī)則的 “絕對 ”適用是一把 “雙刃劍 ”，其使得在專利申請過程中的所有修改都有較大可能直接影響到未來專利權(quán)的保護(hù)。對于以本案為代表的相當(dāng)數(shù)量的案件當(dāng)事人而言，其影響的不言而喻體現(xiàn)在：對于這樣一項方法發(fā)明，如不能將一些常用的明顯對方法的完成不會產(chǎn)生影響的取代基納入權(quán)利保護(hù)范圍或者適用等同原則的范圍，任何競爭者都可輕易繞開專利權(quán)的限制，因此，如不允許請求人的修改，將相當(dāng)于即便授權(quán)而專利權(quán)人獲得的是也一項有名無實的專利權(quán)。出于保護(hù)創(chuàng)新的出發(fā)點，禁止反悔原則的適用所帶來的影響應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在我局對于《專利法》第三十三條的審查標(biāo)準(zhǔn)的掌握上。

此外，從所屬領(lǐng)域的思維方式和約定俗成的專利撰寫習(xí)慣來看，盡管請求人在說明書中沒有明確記載被常用取代基取代的苯甲酸這樣一層保護(hù)范圍，但可以肯定的是，這并不意味著請求人不想保護(hù)這個范圍；相反，本發(fā)明方法應(yīng)適用于被常用取代基取代的苯甲酸，不論對請求人還是對本案合議組而言都是很明顯的。申請人的失誤在于沒有預(yù)料到在嚴(yán)格把握的《專利法》第二十六條第4款和第三十三條的連環(huán)攻擊下陷入窘境，故沒有從形式上事先埋下一個討價還價的伏筆，但這樣的一個“疏忽”是否足以葬送這項發(fā)明？答案應(yīng)該是否定的。（三）適當(dāng)考慮“修改”動機(jī)和原因

上述案例一有關(guān)說明書遺漏內(nèi)容的爭議其實源于應(yīng)審查員要求申請人進(jìn)行的適應(yīng)性修改，這種適應(yīng)性修改是將審查員認(rèn)為可以接受的新權(quán)利要求的內(nèi)容加入到說明書相應(yīng)位置以滿足形式上的支持。就該案而言，因該適應(yīng)性修改所增加的內(nèi)容使得原頁碼被打亂，原本在說同技術(shù)方案的技術(shù)特征組合在一起而形成一個新的技術(shù)方案，盡管兩案合議組均作出允許這種修改的認(rèn)定，但不可否認(rèn)審查員大多對于此類修改是持特別審慎態(tài)度的。筆者認(rèn)為，出于保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造的考慮，這種重組有時是難以避免的，且在一些技術(shù)領(lǐng)域，因其技術(shù)特點和申請文件撰寫特點尤為突出。

化學(xué)醫(yī)藥領(lǐng)域的專利申請經(jīng)常涉及以多個變量來表達(dá)的技術(shù)方案。這類申請司空見慣的撰寫方式是，一方面，申請人在說明書中對每個變量采用“變量X為……，優(yōu)選為……，更優(yōu)選為……，最優(yōu)選為……”的方式遞進(jìn)式地給出多層優(yōu)選范圍，另一方面，也會在不同的從屬權(quán)利要求中分別定義各個變量的不同優(yōu)選范圍。

以該領(lǐng)域常見的“馬庫什”權(quán)利要求為例，如果一個通式化合物包括數(shù)個或數(shù)十個取代基，每一個取代基又包括數(shù)個、甚至上百個選擇項的話，業(yè)內(nèi)約定俗成的撰寫方式是，申請人在說明書的技術(shù)方案部分對每一個取代基分別進(jìn)行詳細(xì)的描述和定義，而不對各個取代基每一層次的組合進(jìn)行列舉（一旦逐一列舉則導(dǎo)致篇幅冗長，反使說明書對發(fā)明的描述不夠清晰）。但是，采取這種方式并不意味著這些組合方式不在其發(fā)明范圍內(nèi)。

在審查過程中，為了克服審查員指出的缺陷，申請人通常的做法是會將不同變量的不同層次的優(yōu)選范圍組合在一起，或者將實施例中某一變量的具體基團(tuán)與通式化合物中其他變量的優(yōu)選范圍組合在一起，形成介于原通式化合物與實施例的具體化合物之間的中間范圍。由于申請人不可能在提出申請時就完全預(yù)見審查意見的內(nèi)容，因此，如果不允許將不同取代基的不同層次優(yōu)選范圍進(jìn)行重新組合，將意味著申請人只能將其保護(hù)范圍退到實施例，這對于申請人來說顯然是不公平的。

業(yè)內(nèi)還有觀點認(rèn)為，這種重新組合會阻礙未來可能出現(xiàn)的選擇發(fā)明獲得專利權(quán)。對此，筆者認(rèn)為，首先，申請人如欲以此類修改克服缺乏創(chuàng)造性的缺陷，則這種擔(dān)心顯然是不必要的；并且，選擇

如在審批過程中采取比授權(quán)后修改更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，是違反審查規(guī)律的，難與后續(xù)程序銜接。

發(fā)明在相關(guān)領(lǐng)域的出現(xiàn)僅是小概率事件，且從審查實踐來看，已有的選擇發(fā)明多是從一個范圍內(nèi)選擇出一個具有特殊效果的具體的“點”，鮮見有通過“中位概括”得到選擇發(fā)明的先例。基于此就“一刀切”地不允許這種修改方式其實是一種“因噎廢食”的做法，難免傷及無辜；重要的是，這種修改被接受的前提是要得到說明書的支持，審查時依然要基于原始提交的說明書來判斷修改后的權(quán)利能否合理得到或概括出，故不會影響在后選擇發(fā)明，且并不妨礙在后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品的不同用途獲得用途專利的保護(hù)。

此外，對比專利審批程序與無效宣告程序中對于這種概括的態(tài)度也許可從一個側(cè)面幫助修正我們的理念。專利審批程序中的權(quán)利要求的范圍尚處于不確定狀態(tài)，而隨著審批程序的終結(jié)，無效宣告程序所面對的是經(jīng)授權(quán)程序向社會公眾公開的確定下來的權(quán)利。無效宣告程序是為糾正國家知識產(chǎn)權(quán)局的不當(dāng)授權(quán)而設(shè)置的程序，該程序允許對專利文件進(jìn)行修改是對授權(quán)階段的某些失誤予以補(bǔ)救，且在一定程度上兼顧權(quán)利狀態(tài)在公眾面前的穩(wěn)定，因此，該程序?qū)τ趯＠麢?quán)人修改的限制理應(yīng)比專利審批階段更為嚴(yán)格，也就是說，在專利審批階段使申請人享有相對于在無效宣告程序中更大的修正自己的權(quán)利要求的自由空間才是合理的。作為無效宣告程序允許的修改方式之一，合并式修改是將從屬于同一獨立權(quán)利要求的相互之間無從屬關(guān)系的權(quán)利要求進(jìn)行合并。合并后的權(quán)利要求包含被合并的從屬權(quán)利要求的所有技術(shù)特征。當(dāng)合并后技術(shù)特征的這種組合方式在原始提交的申請文件中缺少一一對應(yīng)的記載時，其實就屬于上述技術(shù)特征的重組或稱二次概括的情形。在無效宣告程序，對于化學(xué)醫(yī)藥領(lǐng)域的專利案件，如從《專利法》第三十三條的角度就一概不允許這種技術(shù)特征的重組，則意味著合并式修改方式的虛設(shè)，而實踐中接受這種合并式修改是較為常見的；否則，如整體無效掉專利權(quán)，其帶給公眾和專利權(quán)人的負(fù)面影響將遠(yuǎn)大于此?？梢姡缭趯徟^程中采取比授權(quán)后修改更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，是違反審查規(guī)律的，難與后續(xù)程序銜接。