積極應(yīng)對(duì)337 企業(yè)大膽的“往外走”

著經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷地全球

隨化，我國(guó)有越來越多的企業(yè)將發(fā)展目標(biāo)鎖定并

開始進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。企業(yè)專利申請(qǐng)量數(shù)字的不斷攀升更是給了眾多企業(yè)走出去的勇氣。然而以美國(guó)為代表的 337訴訟又讓很多企業(yè)損失慘重。因此，僅僅持有大量的專利對(duì)企業(yè)而言是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。企業(yè)在走向海外的過程中，要面臨的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)、摩擦甚至是壁壘等方面的問題是紛繁復(fù)雜的。

北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局副局長(zhǎng)周硯給出了一組數(shù)據(jù)，在2012年已經(jīng)結(jié)束的337調(diào)查案件中，中國(guó)企業(yè)的敗訴率達(dá)到60%，遠(yuǎn)高于世界26%的平均值。

針對(duì)企業(yè)面臨的如此嚴(yán)峻問題，北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局協(xié)同北京康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“康信公司”）四位資深的律師和專利代理人于近期為超過百家的企業(yè)做了一場(chǎng)名為企業(yè)“走出去”海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略應(yīng)用專題培訓(xùn)。該專題培訓(xùn)從企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)的控制策略，海外專利申請(qǐng)，海外預(yù)警和337應(yīng)對(duì)實(shí)務(wù)等不同的角度進(jìn)行解讀，讓企業(yè)對(duì)專利風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，專利風(fēng)險(xiǎn)的分析和評(píng)估，以及如何制訂應(yīng)對(duì)方案等涉及海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)全過程管理的框架有一個(gè)系統(tǒng)的了解，并且能夠從中學(xué)到一些使用的技巧和策略。

337調(diào)查并不可怕

知識(shí)產(chǎn)權(quán)是有地域性的，企業(yè)在海外市場(chǎng)應(yīng)該對(duì)不同的市場(chǎng)有相應(yīng)的策略。美國(guó)作為全球最大的貿(mào)易市場(chǎng)，它是很多企業(yè)主要的出口地，而337調(diào)查是美國(guó)對(duì)于本國(guó)涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一種保護(hù)手段?？敌殴镜年愨x律師對(duì)337調(diào)查的概念、流程，337調(diào)查的特點(diǎn)等，結(jié)合實(shí)際的案例為企業(yè)詳細(xì)講解337調(diào)查的應(yīng)對(duì)策略。

以尤尼林公司的案件為例，尤尼林公司本身是荷蘭的公司，在美國(guó)成立了相關(guān)實(shí)體公司，因此以美國(guó)公司的身份來提337調(diào)查作為原告，被告是深圳的燕加隆公司，還有其他的一些地板企業(yè)，比如圣象等大型木地板企業(yè)均作為被告。

糾紛源于尤尼林的一個(gè)鎖扣結(jié)構(gòu)的專利。2005年，尤尼林訴了32家企業(yè)，有17家中國(guó)的企業(yè)，要求相關(guān)企業(yè)的木地板產(chǎn)品禁止進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。2006年7月，I TC裁決燕加隆利用自行發(fā)明設(shè)計(jì)的鎖扣技術(shù)生產(chǎn)的地板產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)，其他16家都交了許可費(fèi)，但是所交許可費(fèi)并不相同。據(jù)陳鈞介紹，開始的幾家大的企業(yè)許可費(fèi)比較低一些，而一些小企業(yè)，許可費(fèi)就相對(duì)較高。

此案件總體上看是以美國(guó)尤尼林勝訴，唯獨(dú)燕加隆這家企業(yè)，積極應(yīng)對(duì)，通過相應(yīng)的侵權(quán)分析堅(jiān)信自己并不侵權(quán)，當(dāng)然最關(guān)鍵的還是擁有自己的專利技術(shù)，產(chǎn)品完全不落入美國(guó)的專利，所以被認(rèn)定不構(gòu)成專利侵權(quán)。

可見，企業(yè)應(yīng)對(duì)337調(diào)查，首先應(yīng)以策略優(yōu)先，才會(huì)事半功倍，只有了解分析整個(gè)337調(diào)查的流程，對(duì)于策略的理解，才會(huì)有相應(yīng)完善的應(yīng)對(duì)手段。企業(yè)于境外拓展業(yè)務(wù)，必須有知識(shí)產(chǎn)權(quán)保駕護(hù)航。知識(shí)產(chǎn)權(quán)要先于產(chǎn)品出去，從根本上保護(hù)企業(yè)的權(quán)益。

其次境外產(chǎn)品上市之前，一定要熟悉當(dāng)?shù)氐姆森h(huán)境，并進(jìn)行相應(yīng)的商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)的檢索。企業(yè)一旦被訴，一方面要權(quán)衡利弊，分析應(yīng)對(duì)的思路。另一方面要積極應(yīng)訴抗辯，抗辯的主要手段包括無效抗辯，不侵權(quán)抗辯等。對(duì)于企業(yè)來說，337調(diào)查并不可怕，完全是可以積極應(yīng)訴的。相應(yīng)成功的案例都是例證。

最后，商戰(zhàn)訴訟交涉之中，要了解對(duì)手的意圖，許可費(fèi)很多都是分等級(jí)的，比如第一個(gè)簽可能會(huì)好一些，費(fèi)用較為合理，但是后面會(huì)越來越高。企業(yè)也可根據(jù)情況以無效對(duì)方國(guó)內(nèi)的專利，或者在中國(guó)本土提起專利訴訟等手段，為談判贏得一定的籌碼，最后也可以達(dá)到某種程度的和解來解決這場(chǎng)爭(zhēng)端。

應(yīng)對(duì)337調(diào)查，政府、行業(yè)協(xié)會(huì)也是重要的協(xié)助。比如木地板的行業(yè)協(xié)會(huì)使很多企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合，一起來和對(duì)方談判也是一種策略。

省錢省力的海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警

應(yīng)對(duì)337調(diào)查是被動(dòng)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的方式?？敌殴竞匣锶死罨壅f，在海外風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的律師費(fèi)用是非常昂貴的，一個(gè)337調(diào)查，律師的費(fèi)用基本是在三百萬元至一千萬元之間，而且除了可見的損失外，無形的損失可能是致命的。相對(duì)于在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之后被動(dòng)應(yīng)對(duì)的措施來說，預(yù)警是一種主動(dòng)的、成本最低、效果最好的手段。

所謂預(yù)警是基于對(duì)產(chǎn)品或技術(shù)的調(diào)研，針對(duì)產(chǎn)品的目標(biāo)生產(chǎn)國(guó)或銷售國(guó)，在技術(shù)形成的階段或產(chǎn)品上市或出口前通過對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息的收集、分析，針對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)提前進(jìn)行警示并進(jìn)行預(yù)防。

預(yù)警是一種事先預(yù)防的措施和手段，是應(yīng)對(duì)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)最佳的途徑，由于預(yù)警的工作是做在了前面，因此通過海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警為企業(yè)爭(zhēng)取到了修改技術(shù)方案的時(shí)機(jī)，通過改變技術(shù)方案，來規(guī)避可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)通過事先對(duì)于產(chǎn)品或技術(shù)相關(guān)專利的調(diào)研，企業(yè)可以知曉該項(xiàng)產(chǎn)品或技術(shù)的整體專利布局狀況，可以獲得一些布局的機(jī)會(huì)，通過事先的布局為自己贏得相應(yīng)的專利儲(chǔ)備，以在之后發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候獲得談判的籌碼和資本。同時(shí)通過海外預(yù)警的工作，可以尋找到一些商業(yè)合作的時(shí)機(jī)，比如說可以尋找到一些替代方案的渠道來替代企業(yè)可能有風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品或技術(shù)。當(dāng)然通過預(yù)警的工作幫企業(yè)提前贏得提起宣告無效及類似于此的其它應(yīng)對(duì)策略的時(shí)機(jī)。

一個(gè)完整的海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)預(yù)警的項(xiàng)目包括以下四個(gè)階段：計(jì)劃和準(zhǔn)備階段，檢索實(shí)施階段，分析階段和應(yīng)對(duì)階段。

在計(jì)劃和準(zhǔn)備階段，通過預(yù)警交流溝通來確定此次預(yù)警的標(biāo)的以及目標(biāo)，并且針對(duì)目標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的法律調(diào)研。在檢索實(shí)施階段，通過制訂檢索策略獲得和產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)，在分析階段進(jìn)一步篩選和產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)可能的障礙專利，進(jìn)行相應(yīng)的障礙專利的侵權(quán)分析以及基于產(chǎn)品相關(guān)的整體數(shù)據(jù)的專利布局分析和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析。應(yīng)對(duì)階段針對(duì)上述侵權(quán)分析和專利布局以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的結(jié)果，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，包括專利布局、規(guī)避設(shè)計(jì)、無效等等。

李慧強(qiáng)調(diào)：預(yù)警項(xiàng)目是針對(duì)某項(xiàng)產(chǎn)品或者技術(shù)展開的，隨著產(chǎn)品和技術(shù)的升級(jí)換代，對(duì)預(yù)警項(xiàng)目最好也以持續(xù)的動(dòng)態(tài)的方式展開，這樣會(huì)通過預(yù)警項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品和技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)有一個(gè)動(dòng)態(tài)的把控。所以預(yù)警項(xiàng)目從開展的方式來說，最好是持續(xù)的進(jìn)行、動(dòng)態(tài)更新。

技術(shù)層面的專利海外保護(hù)申請(qǐng)策略

康信公司顧問陳蕊結(jié)合多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，依據(jù)實(shí)際案例和在座的企業(yè)愉快地分享了專利申請(qǐng)進(jìn)入美國(guó)撰寫和審查意見答復(fù)等方面的策略。

企業(yè)尋求專利海外保護(hù)，主要的考慮因素是時(shí)間、費(fèi)用還有效果。時(shí)間方面不言而喻，即首次申請(qǐng)時(shí)間、進(jìn)入海外的時(shí)間以及希望保護(hù)的期限長(zhǎng)短。由于專利申請(qǐng)所屬技術(shù)領(lǐng)域或涉及的技術(shù)本身特性的限制，可能有一些技術(shù)更新?lián)Q代的周期很短，如IT領(lǐng)域可能就兩三年的淘汰周期，所以技術(shù)本身特性是重要的考慮因素。有些企業(yè)由于已經(jīng)明確潛在的侵權(quán)，而手中的籌碼還不足，希望能夠盡快拿到更多的的授權(quán)專利以增加談判桌上的籌碼。

金錢的考慮是指進(jìn)入哪些國(guó)家，國(guó)家數(shù)量的多寡，結(jié)合不同國(guó)家的官方費(fèi)用和代理費(fèi)用收費(fèi)水平各異所做的不同考慮。選擇國(guó)家、地區(qū)或者專利合作條約（P CT）等不同路徑需求海外保護(hù)，路徑的取舍也關(guān)系到總體費(fèi)用。

效果，即尋求專利海外申請(qǐng)保護(hù)最終需要達(dá)到的目的。有些企業(yè)本身并不制造產(chǎn)品，僅是一家技術(shù)型的公司，每年技術(shù)研發(fā)投入沉重，這種情況下企業(yè)可以通過銷售、轉(zhuǎn)讓、或者許可技術(shù)，實(shí)現(xiàn)從大量研發(fā)投入到巨額知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易收入的成功運(yùn)作。還有一些企業(yè)，在中國(guó)尤其典型，申請(qǐng)專利主要目的就是為了尋求財(cái)政資助或技術(shù)資金來源。在效果方面的不同考慮也決定了不同的申請(qǐng)策略。

最實(shí)用的海外風(fēng)險(xiǎn)控制攻略

康信公司資深專利代理人韓建偉曾經(jīng)在國(guó)內(nèi)眾多的知名軟件企業(yè)中任職，后來轉(zhuǎn)行做了專利代理人，他講授的東西更多的從企業(yè)角度考慮問題，更加符合企業(yè)的實(shí)際需要。

韓建偉講到，作為一個(gè)做實(shí)體的企業(yè)最恐怖的對(duì)手是只有專利而沒有產(chǎn)品的對(duì)手。例如，在美國(guó)有很多依靠專利來進(jìn)行運(yùn)營(yíng)的公司，其并不生產(chǎn)產(chǎn)品，而僅僅依靠專利來收取費(fèi)用。以通信領(lǐng)域?yàn)槔诿绹?guó)就有只做專利而不做產(chǎn)品的公司，這種公司在向我國(guó)企業(yè)發(fā)起訴訟之后，由于其并沒有實(shí)際產(chǎn)品，被訴企業(yè)也無法使用自己擁有的專利來起訴該公司，即此時(shí)被訴企業(yè)擁有的專利其實(shí)沒有用武之地。因此，我國(guó)的企業(yè)在走出去的時(shí)候，要首先進(jìn)行檢索，通過檢索來確定自己的對(duì)手，確定自己的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，這在一定程度上比申請(qǐng)專利更為重要。

常在河邊走，哪有不濕鞋？中國(guó)的企業(yè)要走出去，多多少少多會(huì)遇到障礙，這時(shí)候要保持冷靜，積極應(yīng)對(duì)。根據(jù)實(shí)際情況選擇與對(duì)手進(jìn)行談判、更新自己的產(chǎn)品以屏蔽對(duì)手專利或者積極應(yīng)訴，只有這樣才能在海外市場(chǎng)占有一席之地，不然就只能放棄市場(chǎng)。正如韓建偉所說，中國(guó)人的智慧是無窮的，國(guó)外的一些市場(chǎng)策略和手段中國(guó)的企業(yè)同樣可以靈活運(yùn)用甚至可以做的更好，只不過需要企業(yè)用心研究國(guó)外的游戲規(guī)則及早適應(yīng)并都能大膽的走向海外。