中美歐關(guān)于專利申請文件修改之規(guī)定的比較與借鑒

2011年最高院作出的墨盒案、江蘇先聲案、曾關(guān)生案都對復(fù)審委乃至專利局專利法第33條的審查造成不小的沖擊，尤其是墨盒案提出了支持論認(rèn)為可以用支持的標(biāo)準(zhǔn)來判斷權(quán)利要求修改是否超范圍，還有顯而易見論認(rèn)為可以修改加入對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說顯而易見的內(nèi)容，以及技術(shù)貢獻(xiàn)論認(rèn)為可以加入沒有對發(fā)明要解決的技術(shù)問題做出技術(shù)貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，從而引發(fā)了業(yè)界極大的爭議和很多人深度的思考。為此，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會組織專門人員就此專題進(jìn)行了大量的比較研究，從歐洲和美國對修改超范圍的立法本意入手，以期進(jìn)一步探尋我國專利法第33條的立法本意。課題成果非常豐富，鑒于篇幅所限，筆者僅就歐美與我國關(guān)于修改超范圍的相關(guān)規(guī)定和立法本意進(jìn)行比較，以澄清一些界內(nèi)有失偏頗的觀點。

一、專利申請文件修改的法律規(guī)定

（一）歐洲相關(guān)規(guī)定

在歐洲，與修改超范圍有關(guān)的規(guī)定是歐洲專利公約第123條。其中在第（2）項規(guī)定，歐洲專利申請和歐洲專利的修改不得增加超出原始申請內(nèi)容的主題，此項規(guī)定適用于所有程序中進(jìn)行的修改，也適用于對說明書、權(quán)利要求書和附圖的修改，是對修改的最根本要求。EPO的審查指南中對歐洲專利公約第123條（2）項的立法本意進(jìn)行了進(jìn)一步的詮釋，即不允許專利申請人通過加入原申請未公開的主題來改善其地位，因為這種增加將使其不當(dāng)獲利并會損害依賴于原申請內(nèi)容的第三方的法律安全性。然而，如何判斷修改是否屬于“超出原始申請內(nèi)容的主題”呢？EPO給出了更進(jìn)一步的判斷原則，也就是所謂的“公開測試原則”，即：如果申請內(nèi)容的所有變化（通過增加、改變或刪除）導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員看到的信息不能依據(jù)原申請的信息中直接和毫無疑義地導(dǎo)出，即使考慮了對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說隱含公開的內(nèi)容也不能導(dǎo)出，那么應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該修改引入了超出原始申請內(nèi)容的主題，因此不允許。在評判修改是否符合A123（2）的要求時，公開測試原則是最為普適的判斷原則，可以適用于任何修改情形，其可謂是一個金子般的判斷原則。

（二）美國相關(guān)規(guī)定

正如大家所熟知的，美國針對權(quán)利要求書的修改和說明書的修改適用不同的法條，分別是35U.S.C. 132和35 U.S.C. 112（a），也正如以往很多的研究報告中的結(jié)論一樣，很容易使人聯(lián)想到二者的審查標(biāo)準(zhǔn)不同，甚至有些學(xué)者建議我國專利法也應(yīng)當(dāng)采取區(qū)別對待說明書和權(quán)利要求書修改的方式。尤其是在我們看到最高院關(guān)于墨盒案的裁決結(jié)論之后（因為他們引入了支持的標(biāo)準(zhǔn)來判斷權(quán)利要求修改超范圍的問題），我們專門研究了美國相關(guān)的法律規(guī)定和立法本意，試圖去探究一下為什么要對權(quán)利要求書和說明書的修改采用不同的審查標(biāo)準(zhǔn)，是否真的有值得我們借鑒之處？然而，研究結(jié)果卻大大出乎我們的預(yù)料：美國對權(quán)利要求書和說明書的修改采用的審查標(biāo)準(zhǔn)完全相同。那么，既然兩者的標(biāo)準(zhǔn)完全相同，卻為什么采取不同的法條來適用呢？就此，筆者想從美國的歷史沿革來探尋一下他的立法本意。

在1793年前，美國專利法中不需要提供權(quán)利要求，用35 U.S.C.112（a）對原說明書的撰寫提出要求，用35 U.S.C.132對其修改進(jìn)行限制，各司其職，在1793年之后要求提供權(quán)利要求書，于是權(quán)利要求書和說明書的修改也都適用35 U.S.C.132。直到1967年的In re Ruschig這個判例之后，法院提出對權(quán)利要求書和說明書的修改加以區(qū)分，但是執(zhí)行并不徹底，在很長的一段時間里對于權(quán)利要求的修改既有用用35 U.S.C.112（a）的，也有用用35 U.S.C.132的，直到1981年，在In re Rasmussen 判例中， CCPA明確強調(diào)只能使用35 U.S.C.112（a）處理涉及權(quán)利要求的修改，不能使用35 U.S.C.132，35 U.S.C.132僅用于處理說明書、摘要和附圖中的修改問題。從上述“歷史沿革”的介紹可以看出，USPTO適用兩個法條的目的是為了避免程序的混亂，且MPEP§ 2163.06中的這句話“盡管對于書面描述要求和新主題內(nèi)容的測試和分析是相同的，但指出這些問題的審查過程和法條基礎(chǔ)是不同的”，也進(jìn)一步證實了在修改超范圍的標(biāo)準(zhǔn)上，對權(quán)利要求書適用35 U.S.C.112（a）時的標(biāo)準(zhǔn)和對說明書適用35 U.S.C.132時的標(biāo)準(zhǔn)一樣，即均是基于“原始申請應(yīng)當(dāng)清晰地向本領(lǐng)域技術(shù)人員傳達(dá)出，在申請日申請人就已經(jīng)擁有了其所要求保護的發(fā)明”的立法本意，根據(jù)“從原始提交的申請文件中明確地、隱含地或固有地支持”的判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷。

（三）我國相關(guān)規(guī)定

在我國，涉及修改超范圍的法條是專利法第33條，它是判斷修改是否超范圍的根本性規(guī)定，也是專利法實施細(xì)則和審查指南相關(guān)規(guī)定的根源所在。專利法歷經(jīng)3次修改，從其歷史沿革來看，雖然由1984年的“不得超出原說明書記載的范圍”修改為“不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，但有一點是始終沒變的，即修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書“記載的范圍”。也就是說，專利法第33條的規(guī)定始終強調(diào)的都是“記載的范圍”，而非記載本身，判斷修改是否超范圍的根本原則始終都未曾改變過。因此，我們始終應(yīng)當(dāng)關(guān)注并立足的是“記載的范圍”。

二、各國立法本意的分析與比較

（一）歐美規(guī)定

大家可能會有疑惑，歐洲關(guān)于修改的立法本意說的是不能使申請人通過修改使其不當(dāng)獲利并且損害第三方的利益，美國強調(diào)的卻是擁有原則，看起來似乎相差甚遠(yuǎn)，但是仔細(xì)分析就會發(fā)現(xiàn)二者其實是站在不同的角度上表達(dá)了同樣的意思。前者規(guī)定必須通過申請日提交的申請文件確定申請人與第三方的權(quán)益界限，其可以在該權(quán)益界限范圍內(nèi)進(jìn)行修改，不能超出該界限，否則會使得申請人不當(dāng)獲利，損害依賴于原申請的第三方的法律安全性。而后者規(guī)定修改不應(yīng)當(dāng)違背“擁有”原則，即原始申請應(yīng)當(dāng)清晰地向本領(lǐng)域技術(shù)人員傳遞了有關(guān)申請人在申請日時已經(jīng)擁有了其所要求保護的主題，修改不能超出其擁有的范圍。

可見，美國側(cè)重于站在申請人的角度上強調(diào)必須在原申請文件中清楚描述申請日其已經(jīng)擁有的發(fā)明創(chuàng)造，只能就其“擁有”范圍內(nèi)的這些發(fā)明創(chuàng)造尋求專利保護，不能通過修改加入不是申請人已經(jīng)擁有的發(fā)明創(chuàng)造，而歐洲則側(cè)重于站在社會公眾的角度強調(diào)不能通過修改破壞界定申請人和第三方的權(quán)益界限，從而使申請人不當(dāng)獲利、損害第三方的利益。兩者雖然側(cè)重點不同，卻是站在不同的角度上表達(dá)了同樣的意思，即申請人通過申請日提交的申請文件均表明自己完成了什么樣的發(fā)明創(chuàng)造，就從申請日起給其什么樣的權(quán)益，申請人可以且僅可以在此權(quán)益范圍內(nèi)進(jìn)行修改。

（二）我國規(guī)定

我國專利法第33條無論如何修改，但始終強調(diào)的都是不得超出原說明書和權(quán)利要求書“記載的范圍”。這個范圍是“內(nèi)容”或“信息”的集合，因此，判斷修改是否超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍的根本在于如何根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容或信息來確定這些內(nèi)容或信息的集合是什么，即如何確定“記載的范圍”。對此，審查指南給出了進(jìn)一步原則性的規(guī)定，即根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容“直接地、毫無疑義地確定”，也就是說，通過判斷原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容能夠直接地、毫無疑義地確定什么是“記載的范圍”。雖然審查指南將判斷依據(jù)從“原申請公開的信息”改為“原申請記載的信息”，將“導(dǎo)出”改為“確定”曾經(jīng)困擾了許多人，很多人都在想這種修改是不是表明我們的標(biāo)準(zhǔn)和尺度趨于更加嚴(yán)格，所以一度出現(xiàn)了一種沒記載就超范圍的判斷標(biāo)準(zhǔn)，但是這種做法完全忽視了相關(guān)的法律規(guī)定及其根本原義和精神，這是因為專利法第33條始終都是在說修改不得超出的是一個“記載的范圍”，而不是記載本身。

可以看出，我國與歐洲和美國有關(guān)申請文件修改的立法本意非常相似，都是基于申請人與第三方權(quán)益界限的產(chǎn)生始于申請日，需要且必須通過申請日提交的申請文件表達(dá)、固定申請人在申請日完成的發(fā)明，確定權(quán)益是否可以獲得以及權(quán)益的范圍，一旦在申請日固定下來即權(quán)益界限劃定之后就不允許隨意修改內(nèi)容、改變權(quán)利的界限。簡而言之，就是說允許對申請文件修改，但是要有限制，這個限制就是歐洲的界定申請人和第三方的“權(quán)益界限”，美國的申請人“擁有”的范圍以及中國的“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”。

三、研究之新的發(fā)現(xiàn)-美國相關(guān)規(guī)定的具體說明

在比較研究的過程中，發(fā)現(xiàn)目前業(yè)界對于美國有關(guān)修改超范圍規(guī)定的理解存在著偏頗之處，這也是我們比較研究的一個突破性的成果，在此，將有關(guān)內(nèi)容介紹如下。

1、說明書和權(quán)利要求書的修改標(biāo)準(zhǔn)是否一致

從前述美國的歷史沿革可知，在美國，權(quán)利要求書和說明書的修改適用不同的法條是為了避免程序上混亂，在具體審查標(biāo)準(zhǔn)上，對權(quán)利要求書適用35 U.S.C.112（a）時的標(biāo)準(zhǔn)和對說明書適用35 U.S.C.132時的標(biāo)準(zhǔn)一樣，即均是基于“原始申請應(yīng)當(dāng)清晰地向本領(lǐng)域技術(shù)人員傳達(dá)出，在申請日申請人就已經(jīng)擁有了其所要求保護的發(fā)明”的立法本意，根據(jù)“從原始提交的申請文件中明確地、隱含地或固有地支持”的判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷。這一點是課題組的重要研究成果，與以往界內(nèi)關(guān)于兩者審查標(biāo)準(zhǔn)不一致的結(jié)論截然不同，供各位同仁參考。

2、判斷超范圍與支持的標(biāo)準(zhǔn)是否相同

一直以來都有觀點認(rèn)為，美國專利法判斷修改是否超范圍的標(biāo)準(zhǔn)和判斷能否得到說明書支持的標(biāo)準(zhǔn)是相同的，只要審查員認(rèn)為修改內(nèi)容能得到說明書的支持，就不會發(fā)出修改超范圍的反對意見。

筆者通過大量詳盡的比較研究發(fā)現(xiàn)，一方面，MPEP中明確規(guī)定“如果原始披露的內(nèi)容沒有為權(quán)利要求限定的每個特征提供支持，或者申請人描述為必要或關(guān)鍵的特征沒有出現(xiàn)在權(quán)利要求中，那么新的或者修改后的權(quán)利要求必須以缺少足夠的書面描述不符合35 U.S.C.112第一段為由被拒絕”，由此可以看出，MPEP是有意將“必要或關(guān)鍵的特征”從支持判斷的方法中獨立出來作為拒絕的理由。另一方面，MPEP在關(guān)于申請時“概括的權(quán)利要求”滿足書面描述要求中明確規(guī)定“是否存在對于有代表性數(shù)目的特定類的描述（對各個特征類的描述需要綜合考慮上述因素），‘代表性數(shù)目的特定類’意思是，被充分描述的特定類是整個上位概念的代表?！?，而在“增加上位概念的權(quán)利要求”中也明確了相似的規(guī)定“如果說明書中對具有代表性數(shù)目的子類（species）有足夠的描述，則針對上位大類的權(quán)利要求的書面描述要求得到滿足?！保布瓷暾垥r和修改后的概括均要滿足說明書中對具有代表性數(shù)目的子類（species）有足夠的描述，此時申請的修改和概括標(biāo)準(zhǔn)是一致的。

因為美國是用一個法條規(guī)制申請時和修改后的書面描述要求，從MPEP層面上并沒有明確規(guī)定兩個標(biāo)準(zhǔn)是一致的，但基于上述兩個方面，至少可以明確刪除申請人描述為必要或關(guān)鍵的特征的修改不需要以支持為標(biāo)準(zhǔn)，概括類的修改在申請修改和支持的標(biāo)準(zhǔn)是一致的。其實，雖然超范圍和支持是否可以一致是我們一直想探究的，但是，我們始終不能忽略美國所遵循著“在申請日，申請人就已經(jīng)擁有了現(xiàn)在所要求保護的發(fā)明”的原則和立法本意，支持其修改的內(nèi)容是明確地、隱含地或固有地公開的內(nèi)容。美國的支持和修改的立法本意是一致的，而我國兩者的立法本意存在區(qū)別，由此亦不能簡單地認(rèn)為美國的修改標(biāo)準(zhǔn)和我國的支持一致。

3、判斷修改超范圍時是否需要考慮現(xiàn)有技術(shù)

MPEP2163Ⅱ中指出了判斷的主體是本領(lǐng)域技術(shù)人員，該主體具有掌握申請?zhí)岢鲋畷r所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)常識的能力，且如果該領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)常識越多，說明書需要詳細(xì)描述的越少。而涉及到現(xiàn)有技術(shù)僅提到在基于現(xiàn)有技術(shù)作出駁回時，審查員應(yīng)當(dāng)考慮加入權(quán)利要求的主題，因為新內(nèi)容的駁回可以被申請人克服?；诖?，筆者認(rèn)為，“被原始公開內(nèi)容明確地、隱含地或固有地支持”的判斷時我們需要考慮本領(lǐng)域的技術(shù)常識，但不能引申到申請日之時的現(xiàn)有技術(shù)這一層面上。同時，在Chisum on Patents（7.04部分）一書中還提及另外一個案例，巡回法院同樣認(rèn)為修改僅僅延伸到所公開的內(nèi)容，而不是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)所述公開中認(rèn)為顯而易見的內(nèi)容，對此筆者認(rèn)為，基于“擁有”原則，判斷修改是否超范圍不應(yīng)當(dāng)包括顯而易見的內(nèi)容。

四、歐美相關(guān)規(guī)定之借鑒

1、立法本意的一脈相承

從前面歐美關(guān)于修改超范圍判斷的立法本意的介紹來看，我國有關(guān)修改超范圍的規(guī)定和立法本意與歐美的立法本意都是非常相似的，都是允許申請人在申請日通過其提交的申請文件界定的一定范圍內(nèi)進(jìn)行修改，而且這種修改不能違背申請人的真實意思表示，也不能超越其真實的意思表示，否則就會損害依賴于該申請內(nèi)容的第三方的法律安全性。

我國專利法第33條規(guī)定修改超范圍的判斷依據(jù)一直就是“記載的范圍”，從來沒有變化，也就是說，判斷修改是否超范圍的立法宗旨始終未曾改變過，其立法本意應(yīng)是：依據(jù)申請人于申請日提交的申請文件在申請日確定申請人與第三方的權(quán)益界限，避免通過修改使得申請人不當(dāng)獲利，損害依賴于原申請的第三方的法律安全性。無論是指南中的“公開的信息”還是“記載的信息”，也無論是“導(dǎo)出”還是“確定”，從根本上來講就是要依據(jù)原申請文件確定其“記載的范圍”。因此，對于專利法第33條的立法宗旨應(yīng)當(dāng)一脈相承地來理解。

2、“記載的范圍”不能延伸至顯而易見的內(nèi)容

結(jié)合我國專利法第33條的立法本意來看，申請人只能就其作出的發(fā)明創(chuàng)造獲得相應(yīng)的權(quán)益，修改引入不是申請人在原申請文件中表明其作出的發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案就會導(dǎo)致申請人不當(dāng)獲利，損害第三方的法律安全性。因此，申請人應(yīng)當(dāng)在申請日通過在申請文件中清楚、完整地表達(dá)其作出的技術(shù)方案，使本領(lǐng)域技術(shù)人員閱讀后即可理解并再現(xiàn)其技術(shù)方案，這是專利法確定的公開換保護原則的基礎(chǔ)。為此，申請人在撰寫申請文件時應(yīng)當(dāng)直接地表達(dá)其希望被閱讀者關(guān)注并接收到的技術(shù)信息，實現(xiàn)真實意思表示的目的，而非隱晦的表達(dá)或者拒絕表達(dá)。對于申請人在申請文件中沒有做出表達(dá)，而本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀之后花費創(chuàng)造性勞動聯(lián)想到的技術(shù)信息，不能成為劃分申請人和社會公眾權(quán)利界限的基礎(chǔ)。當(dāng)然對于與發(fā)明技術(shù)貢獻(xiàn)無關(guān)，本領(lǐng)域技術(shù)人員從技術(shù)的角度上不言而喻即可明了的技術(shù)信息，即隱含公開的技術(shù)信息，則可以在申請文件中不予記載。

3、專利法第33條與專利法第26條第4款兩者本質(zhì)不同

首先，兩者的立法本意不同，專利法第33條的立法本意是依據(jù)申請日提交的申請文件確定申請人與第三方的權(quán)益界限，在允許申請人對申請文件進(jìn)行修改的同時，不能破壞第三方的法律安全性，其考慮的是本領(lǐng)域技術(shù)人員從原申請記載的內(nèi)容中能直接、毫無疑義確定的范圍。專利法第26條第4款的立法本意是是本領(lǐng)域技術(shù)人員員從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案是否與其技術(shù)貢獻(xiàn)相適應(yīng)。

其次，兩者的判斷基礎(chǔ)不同。專利法第33條的判斷基礎(chǔ)是“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，并且本領(lǐng)域技術(shù)人員僅僅利用其原本知曉的本領(lǐng)域普通技術(shù)知識和原申請文件明確指引的現(xiàn)有技術(shù)，直接、毫無疑義確定原申請本應(yīng)表達(dá)出的信息。而專利法第26條第4款的判斷基礎(chǔ)是“說明書公開的范圍”，是指本領(lǐng)域技術(shù)在原說明書文件明確記載的信息的基礎(chǔ)山，考慮與之相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)，利用常規(guī)的實驗或者分析方法，并進(jìn)行合理預(yù)測之后所確定的內(nèi)容，其明顯與專利法第33條的“記載的范圍”不同。

當(dāng)然我們并不否認(rèn)，支持的范圍（說明書公開的范圍）和記載的范圍是有重疊的部分，比如，如果墨盒案中說明書記載了足夠多“存儲裝置”的實質(zhì)區(qū)別的所有變型，那么“存儲裝置”的修改就沒有超出原申請記載的范圍，且也得到了說明書的支持。但是不能因為上述范圍有重疊我們就可以將兩個法條的判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行混用，因為按目前我國專利法的構(gòu)架很難界定清楚同時滿足支持和不超出原申請記載的范圍的要求的界限在哪，由此也會混淆了不同的判斷思路。

五、結(jié)論與建議

將我國規(guī)定與歐美有關(guān)修改超范圍的規(guī)定進(jìn)行比較，之間的立法本意非常一致，并且一些具體規(guī)定也與我國目前的操作是一致的，但是，界內(nèi)仍然存在著多年來一直想當(dāng)然地認(rèn)為的一些錯誤觀點，例如認(rèn)為美國有關(guān)修改是否超范圍和支持的標(biāo)準(zhǔn)是一致的，就不加思索地想把我國關(guān)于修改超范圍的標(biāo)準(zhǔn)也放松到支持的標(biāo)準(zhǔn)，這些都是我們需要糾正的觀點。另外，不同的法條有其不同的設(shè)置目的，專利法第33條用于規(guī)范申請人在申請日之時已經(jīng)意識到并且明確向社會表達(dá)的技術(shù)信息集合，從而確定劃分其與社會公眾之間的權(quán)益界限的基礎(chǔ)，即原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。而專利法第26第4款則在此記載范圍的基礎(chǔ)上允許本領(lǐng)域技術(shù)人員在付出合乎邏輯的推理和有限實驗的非創(chuàng)造性的勞動范圍內(nèi)，將該記載的范圍擴展至說明書公開的范圍并予以保護。至于顯而易見則是基于特定的“三步法”的方法論對發(fā)明是否具有（突出的）實質(zhì)性特點的判定標(biāo)準(zhǔn)。因此，在一些觀點中提及的支持論和顯而易見論等判斷標(biāo)準(zhǔn)，混淆了不同法律條款的立法目的，是不能被接受的。

一份專利申請文件自申請日后常有修改之情形，有時是申請人發(fā)現(xiàn)問題后主動修改，有時是針對審查過程中指出的申請文件存在的缺陷進(jìn)行修改。因此，修改是否超范圍的判斷常常是我們審查工作的重點和難點，導(dǎo)致我們在很多案件的處理過程中仍然問題不斷，困擾依舊。

在我國，涉及修改超范圍的法條是專利法第33條，它是判斷修改是否超范圍的根本性規(guī)定，也是專利法實施細(xì)則和審查指南相關(guān)規(guī)定的根源所在。