對專利法在實質審查部分有關修改的思考和建議

2008年12月27日，第十一屆全國人大常委會第六次會議通過了《關于修改<中華人民共和國專利法>的決定》，并宣布第三次修改后的《專利法》自2009年10月1日起施行，接著《專利法實施細則》（以下簡稱細則）在2010年2月1日起施行。這是中國專利制度發(fā)展史上又一個重要的里程碑，標志著中國專利制度的發(fā)展進入日臻完善的新階段。為了促進我國經(jīng)濟社會發(fā)展，提高我國自主創(chuàng)新能力，專利法第四次修改已經(jīng)提上日程，2012年國家知識產(chǎn)權局頒布的征求意見稿主要涉及了與執(zhí)法相關的六個方面。但是對于法條涉及的與確權有關的內容尚未提及。

筆者基于實質審查程序中專利法修改前后的變化，重點分析了其在實質審查程序中的重大變化，并且發(fā)現(xiàn)，該幾條的修改均與駁回條款相關，且該幾個法條的內容并未發(fā)生實質變化，只是體現(xiàn)在法律地位的變化，即從細則上升為法，而駁回條款中的細則20.2、細則43.1在該次修改中并未寫入法，至此，筆者對為何作此修改的原因作出了進一步的分析，并且提出了一些新的觀點，希望對專利法的修改提供一些可參考的意見。

一、實質審查相關重要法條的修改分析

2009年的專利法涉及了對法2條、法9條、法22條、法26條的修改，其修改的方向也比較一致（法22條除外，其主要是更加嚴謹清晰），都是將原來寫在細則中的相關規(guī)定補入了相應的法條中，即：原細則2.1補入法2、原細則13.1補入法9、原細則20.1補入法26.4；上述幾個法條的修改均涉及了駁回條款。而在細則第53條可以駁回的情形中，除細則20.2、細則43.1之外，全部補入了立法地位較高的專利法中予以規(guī)定。

那么，該種修改的原因又是什么呢？

2009年修改的法及其細則已經(jīng)實施4年左右的時間，目前實審中各法條的操作已經(jīng)趨于順暢，為了更加清晰地得出修改的宗旨，筆者就現(xiàn)行的法及其細則關于上述修改的目的和原因進行了深入的理解與思考。

二、相關法條修改的原因分析

1、法及其細則的關系

《專利法》是由全國人大常委會制定的專利法律，其是規(guī)范專利活動的最基本的法律，在整個專利法律體系中具有最高的法律效力。

《專利法實施細則》是由國務院批準的專利行政法規(guī)，其要根據(jù)《專利法》的立法原則和精神，對《專利法》內容作進一步的細化，對專利活動中需要通過立法予以明確而《專利法》未予明確，以及《專利法》未作詳細規(guī)定的內容作出進一步的明確和具體，以增強《專利法》的可操作性。

即：兩者是上位法與下位法的關系，法的地位高于細則，細則要在法的基礎上對其進行明確和具體。

2、駁回的重要性

駁回是對一份發(fā)明專利申請能否獲得專利權的完全否定，對申請人而言關系重大。一旦審查員發(fā)出駁回決定，一份專利申請就只能進行復審等后續(xù)法律程序，不但要增加很多經(jīng)濟負擔，還會增加很多額外的工作。而且，細則53條指出的應對予以駁回的情形中所涉及的各個駁回條款對申請人來講同樣重要，都是其專利法否定的法律依據(jù)。

那么，是否應當將全部駁回條款均寫在地位同等的法條中呢？

通過前述分析發(fā)現(xiàn)：除細則20.2以及細則43.1外其他駁回條款均在此次修改中寫入了專利法中，下面筆者從自己的理解以及實踐經(jīng)驗出發(fā)，分別針對該兩個條款未寫入法的原因進行分析。

3、關于細則20.2（原細則21.2）

（1）細則20.2：獨立權利要求應當從整體上反應發(fā)明或實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。

該規(guī)定是對獨立權利要求的撰寫要求，其要求獨立權利要求應該從整體上反映出某技術方案，包含所要解決的技術問題需要的必要技術特征，以區(qū)別于背景技術中的其他方案，是獨立權利要求應當滿足的最低標準?！皬恼w上”包括兩個含義：

第一，從權利要求的整個技術方案來看，是否反映發(fā)明或實用新型的技術方案；第二，對必要技術特征的判斷基于說明書的包括背景技術和實施例部分的整體，要考慮說明書描述的整體內容。

（2）法26.4：權利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。

該法條將原來分列于法和細則中對權利要求書應當滿足的規(guī)定合并至一個法條，對權利要求提出了整體的實質性要求，并對權利要求做出了總的規(guī)定。

權利要求必須滿足兩方面的要求：

第一，權利要求書應當以說明書為依據(jù)，即：同一申請文本中權利要求的保護范圍與說明書及其附圖公開的內容相適應，權利要求書中的每一項權利要求所要求保護的技術方案應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書中充分公開的內容得到或概括得出的技術方案，并且不得超出說明書公開的范圍。

權利要求以說明書為依據(jù)，除了“得到”之外還可以“概括得出”?！暗玫健笔侵刚f明書中直接記載的技術方案或者是從說明書中直接記載的技術方案中唯一得出的技術方案；“概括得出”是指可以從說明書公開的實施方式中能夠合理預測的所有等同替代方式或者明顯變形方式，但不得超出說明書公開的范圍，這就可以使申請人在合理的情況下獲得更寬的保護范圍以鼓勵發(fā)明創(chuàng)造。

第二，權利要求應當清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍，即：1、每項權利要求的類型必須清楚；2、每項權利要求的保護范圍應當清楚；3、權利要求書的所有權利要求作為整體應該清楚；4、每一項權利要求應當簡要；5、構成權利要求整體也應當簡要。

其實質上是要求權利要求中應當寫入技術特征，并清楚明白的表述，以確定權利要求的保護范圍。

這兩方面的要求從整體上規(guī)定了權利要求應該根據(jù)說明書充分公開的內容，清楚、簡要的限定要求專利保護的范圍。

（3）法26.4與細則20.2（原細則21.2）之間的關系

一直以來，關于獨立權利要求缺少必要技術特征的問題就與權利要求不清楚、權利要求得不到說明書的支持有著密切的關系。

A.當僅僅羅列元件、部件的名稱，而缺少對它們之間的必要關聯(lián)和配合方式的時侯，也屬于一種不當概括，這種必要技術特征缺少的同時使得該權利要求本身不清楚且得不到說明書支持；

B.當獨立權利要求因為缺少一些必要技術特征而概括了一個較寬的上位的保護范圍時，由于說明書為解決某一問題僅僅記載了包括該必要技術特征的方案，那么，本領域技術人員無法從說明書充分公開的內容中得到或概括得出：沒有該特征時的技術方案也能夠實現(xiàn)，這樣該獨立權利要求必然也是得不到說明書支持的。

因此，就筆者的理解，當獨立權利要求缺少必要技術特征的時候，其實質問題還是權利要求得不到說明書支持的問題，即權利要求的技術方案不能與說明書中記載的最大保護范圍的技術方案不一致，不能解決相同的技術問題，其概括不合理，那么可以直接采用法26.4來清楚完整的說明獨立權利要求缺少必要技術特征的問題，而不必使用細則20.2（原細則21.2），且目前在實審操作過程中，使用細則20.2（原細則21.2）進行駁回的案例極少，采用該法條大多是在缺少合適現(xiàn)有技術的情況下退而求其次的一種做法，目的在于讓申請人縮小保護范圍，筆者認為，在審查員指出缺少必要技術特征的情況下，完全可以用得不到說明書的支持的方式來進行說理，不僅從根本上突顯了說明書技術方案記載的清楚完整的重要性，也能使得權利要求的保護范圍從根本上要滿足以說明書的記載為依據(jù)。

4、關于細則43.1

細則43.1款規(guī)定：分案申請可以保留原申請日、享有優(yōu)先權的，可以保留優(yōu)先權日，但是不得超出原申請記載的范圍，作為駁回理由的應該是分案申請不得超出原申請記載的范圍，關于該條款的適用，存在一定的爭議，部分人認為應該在分案時刻才能使用該條款指出超范圍的問題，也有部分人認為對分案申請，無論何時修改都可以使用該條款對于分案申請進行規(guī)范，由于存在以上的爭議，因此在具體的操作過程中，為了避免以上爭議，有部分人直接選擇法33條對超范圍進行審查。

關于此駁回條款未寫入專利法中，筆者認為主要基于所有有關分案申請的提出條件以及相關規(guī)定都在細則中進行規(guī)范，單獨將該條款移入專利法中不太合適，至于具體的實質意思，由于《專利審查指南》第二部分第六章第3.3節(jié)對于分案申請超范圍的審查也給出了解釋，即對于分案申請的內容超出原申請記載的范圍時，當符合駁回條件，可以適用細則43.1款或者適用法33條做出駁回決定。即細則43.1的實質問題還是超范圍的問題，可以直接采用法33來駁回分案申請。

目前，對于分案超范圍的問題，部分人仍采用細則43.1進行說理，但大多數(shù)人已經(jīng)默認細則43.1與法33相同，即，法33在實際應用中已經(jīng)可以替代細則43.1。

三、小結

基于上述的分析考慮，筆者認為：實質上，所有駁回理由全部都在具有最高專利法律地位的專利法中有所體現(xiàn)，而細則20.2（原細則21.2）、細則43.1是對法26.4以及法33在特定情況下進行的具體和細化，一般對申請文件進行駁回時，均可以采用寫在專利法中涉及駁回條款的予以駁回，從而體現(xiàn)駁回條款法律地位的一致性。

筆者建議，未來修改可以考慮文中提到的觀點，使各個駁回條款處于同等重要的法律地位，這樣能夠全面、準確的反映駁回的法律依據(jù)，凸顯了駁回這一實審程序在整個專利流程中的重要性，并能更好的體現(xiàn)和保障專利權主體的利益。通過這樣的修改，能夠使專利法更加嚴密、更加合理、更具有可操作性，有效保障了專利活動中各種專利行為。

2013年7月8日，國家知識產(chǎn)權局在江蘇南京召開專利法修改專題調研會，希望本文的建議能夠對下次專利法的修改作出小小貢獻，筆者提出大膽的想法：希望未來的法律修改能夠以合適合理的方式實現(xiàn)駁回條款法律地位上真正的統(tǒng)一，如：細則20.1并入法26.4；細則43.1并入法33，統(tǒng)一駁回條款的法律地位，進一步保證法更加嚴謹、縝密。

本文通過比較在2009年時專利法修改中涉及實審重要條款的變化，分析了該修改的動因及其解決的問題，并且，筆者發(fā)現(xiàn)，在實審部分的修改內容均涉及駁回條款，且除“細則20.2”和“細則43.1”以外的駁回條款均從《專利法實施細則》寫入了《專利法》中，筆者對該種修改的原因進行了探討和分析，為更好地貫徹執(zhí)行專利法提供了一定的參考，并對未來專利法的修改提出了一定的建議。

一旦審查員發(fā)出駁回決定，一份專利申請就只能進行復審等后續(xù)法律程序，不但要增加很多經(jīng)濟負擔，還會增加很多額外的工作。