由最高院“糖基化”案論能夠?qū)崿F(xiàn)的判斷標準

“能夠?qū)崿F(xiàn)”的判斷標準對于專利確權過程中“充分公開”和“權利要求的支持”的判斷十分關鍵，勿庸置疑，具有可操作性的判斷標準對于判斷的客觀性和一致性具有十分重要的意義。盡管對于判斷標準的研究一直在開展，但是，我國現(xiàn)行《專利審查指南》既未以概念的方式給出“能夠?qū)崿F(xiàn)”的判斷標準，也未提供完備的判斷方法和思路，對此，本文擬結(jié)合我國專利實踐在歐美經(jīng)驗的基礎上提出對《專利審查指南》的修改建議。

一、最高院“糖基化”案例介紹

專利復審委員會第9525號無效宣告請求審查決定（下稱第9525號決定）涉及發(fā)明名稱為“立體選擇性糖基化方法”的發(fā)明專利，其中涉及有關能夠?qū)崿F(xiàn)判斷標準的理解與適用，在此簡單介紹如下。

爭議專利為第93109045.8號名稱為“立體選擇性糖基化方法”的發(fā)明專利，其權利要求1涉及制備β異頭物富集的核苷的立體選擇性方法，但所概括的立體選擇性方法的各因素，“離去基團種類、核堿種類、核堿當量、反應溫度、溶劑等”均十分寬泛，而且相互影響相互制約，尤其是在核堿過量程度和原料糖α異頭物富集程度比較低的情況下，存在過多無法預見產(chǎn)物β異頭物是否富集的技術方案，導致所屬領域技術人員需要進行大量的反復實驗或者過度勞動才能從各種反應條件，尤其是糖中α異頭物的富集程度、溶劑、溫度和核堿的當量比的各種排列組合中篩選出能夠?qū)崿F(xiàn)權利要求1所要保護的技術方案。故權利要求1的這種寬泛的概括其實將會損害公眾利益，與《專利法》的立法宗旨相違背。因此，為了兼顧專利權人和社會公眾的利益，這種概括不應被允許。

北京市第一中級人民法院判決撤銷了第9525號決定，該判決認為，評價權利要求書是否得到說明書支持應當以“權利要求書中的每一項權利要求所要求保護的技術方案應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容得到或概括得出的技術方案，并且不得超出說明書公開的范圍”作為標準。而專利復審委員會引入“如果所屬技術領域的技術人員根據(jù)說明書的教導并考慮本領域普通技術知識，仍然需要進行大量的反復實驗或者過度勞動才能確定權利要求概括的除實施例以外的技術方案能否實現(xiàn)”作為標準評判，其評判的出發(fā)點不符合專利法第26條第4款的規(guī)定。簡而言之，一審法院認為第9525號決定采用了與《專利審查指南》的規(guī)定不同的另一套審查標準。

對此，專利復審委員會對其判斷標準作了如下解釋：

《專利法》第26條4款要求權利要求的方案應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書公開的內(nèi)容得到或概括得出的方案?！秾＠麑彶橹改稀芬?guī)定：“如果所屬技術領域的技術人員可以合理預測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應當允許申請人將權利要求的保護范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式”。“當說明書中給出的信息不充分，所屬技術領域的技術人員用常規(guī)的實驗或者分析方式不足以把說明書記載的內(nèi)容擴展到權利要求所述的保護范圍時，審查員應當要求申請人作出解釋，說明所屬技術領域的技術人員在說明書給出信息的基礎上，能夠容易地將發(fā)明擴展到權利要求的保護范圍，否則，應當要求申請人限制權利要求”。

上述規(guī)定已經(jīng)指明，權利要求允許概括的范圍是本領域技術人員能夠“合理預測”或者用“常規(guī)實驗或者分析方式”“足以擴展到”或者“容易擴展到”的范圍，“合理預測”的范圍應當理解為本領域技術人員根據(jù)說明書的記載，結(jié)合其所具有的普通技術知識，能夠預見權利要求保護范圍內(nèi)的技術方案都能夠?qū)崿F(xiàn)。這種“常規(guī)實驗或者分析方式”能夠擴展到的范圍應當理解為本領域技術人員根據(jù)說明書公開的實施方案，通過簡單的“常規(guī)實驗”或者“邏輯分析推理”即可實現(xiàn)的權利要求技術方案。相反，超出此種“合理預測”或“常規(guī)實驗或者分析方式”能夠擴展的范圍就是需要大量反復實驗或過度勞動才能實現(xiàn)的技術方案，也就是說，第9525號決定的“大量反復實驗”或“過度勞動”是相對于指南規(guī)定的“常規(guī)實驗”而言的，是對不能“合理預測”的情形的細化解釋。

在此情況下，由于申請人或?qū)＠麢嗳瞬]有真正完成這些發(fā)明，其效果難以預先合理判斷，給予其專利權保護反妨害了社會公眾的利益，故不應認為權利要求得到說明書的支持。因此，專利復審委員會采用的判斷方式符合專利法第26條第4款的規(guī)定。

在二審中，北京市高級人民法院判決撤銷了一審判決，對專利復審委員會就上述判斷標準的解釋予以認可。

二、我國現(xiàn)狀的分析

由上述判例可以看出，9525號決定采用的具體判斷標準如下：權利要求要求保護的技術方案通常由說明書的一個或多個實施方式或?qū)嵤├爬ǘ伞Ｈ绻鶎偌夹g領域的技術人員根據(jù)說明書的教導并考慮本領域普通技術知識，仍然需要進行大量的反復實驗或者過度勞動才能確定權利要求概括的除實施例以外的技術方案能否實現(xiàn)，那么權利要求的概括超出了說明書公開的范圍，不能得到說明書的支持。

然而，上述判斷標準與我國《專利審查指南》的有關規(guī)定是否一致？

《專利法》第26條第3款和第4款規(guī)定如下：

“說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準；必要的時候，應當有附圖。摘要應當簡要說明發(fā)明或者實用新型的技術要點。

權利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。 ”

我國歷來頒布的專利《專利審查指南》均將說明書滿足“充分公開”的要求與符合中國專利法第26條第3款的規(guī)定等同起來，而將“權利要求的支持”問題歸結(jié)為其第4款，其中，對于二者的判斷結(jié)論起到重要作用的一個概念就是“能夠?qū)崿F(xiàn)”的判斷標準，而我國僅規(guī)定 “所屬技術領域的技術人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術領域的技術人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實用新型的技術方案，解決其技術問題，并且產(chǎn)生預期的技術效果。”其中，并未給出一個概念化的判斷標準，而對于如何去判斷說明書公開的內(nèi)容就能夠滿足“能夠?qū)崿F(xiàn)”的要求則缺乏相應的解釋和判斷思路。

作為替代，現(xiàn)階段指導操作的主要是《專利審查指南》中規(guī)定的5種典型情形。盡管上述規(guī)定的5種典型情形作為現(xiàn)階段指導操作，并且《專利審查指南》以及有關創(chuàng)造性中非顯而易見性的判斷標準處也給出了一些與之相關的規(guī)定，但對于在實際案例中如何判斷發(fā)明所公開的內(nèi)容是否能夠?qū)崿F(xiàn)并沒有給出判斷規(guī)則，僅僅列出五種情況作為能夠?qū)崿F(xiàn)的反例。雖然列出的這些情形均屬于不能實現(xiàn)的情況，但是，審查實踐中缺乏的是完整的判斷思路，而反例難以涵蓋復雜的實際情況中的各種可能性，所以，《專利審查指南》應以正面方式對于能夠?qū)崿F(xiàn)的判斷標準予以定義。

與“能夠?qū)崿F(xiàn)”的標準一致的是，在將《專利審查指南》所規(guī)定的“權利要求的技術方案應當是本領域技術人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容概括得出的技術方案”的審查原則適用于具體案情時，需要確立“本領域技術人員概括得出”的檢驗標準，公開透明地闡述其推理思路，否則在判斷權利要求是否得到說明書支持時同樣可能變得主觀和隨意，同時不利于提高當事人對于案件結(jié)果的預判能力。

綜上，我國《專利審查指南》并未從正面給出能夠?qū)崿F(xiàn)以及權利要求支持的判斷標準，并輔之以判斷思路和考慮因素。相反，歐美在多年的專利實踐基礎上所打造的一些概念和權威解釋可以為我國的立法提供一些可鑒之處。

三、歐洲模式

歐洲曾采納“創(chuàng)造性技能（Inventive Skill）”和“過度勞動（Undue Effort 或Undue Burden，有時譯作過度努力或過度負擔）”作為“能夠?qū)崿F(xiàn)”的評價標準。根據(jù)其專利《專利審查指南》對公約第83條的解釋：滿足公約第83及其細則第R27.1（e）條規(guī)定的歐洲專利申請，不僅要詳細描述至少一種實施發(fā)明的方式，而且應當包含足夠的信息以使所屬領域的技術人員在請求保護的整個范圍內(nèi)實施發(fā)明，而無需付出過度勞動和創(chuàng)造性技能。

進一步的解釋是，“說明書必須給出至少一種發(fā)明實施方式的詳細描述。由于專利申請的受眾是所屬領域的技術人員，故既不需要也不希望詳細描述那些公知的輔助特征，但是，說明書必須以明顯使所屬領域技術人員能將發(fā)明付諸實踐的充分詳細程度公開任何對實施發(fā)明至關重要的特征。在后一情形下，申請中除實施例外還必須包含充分的信息使得所屬領域技術人員利用公知常識就能夠在要求保護的整個范圍完成發(fā)明，而不會帶來過度的勞動和要求使用創(chuàng)造性技能?！边@里是以所屬領域技術人員是否需要付出“過度勞動”和使用“創(chuàng)造性技能”來判斷說明書公開的技術信息對于其受眾是否足夠。

但是，其專利《專利審查指南》和Case Law中并沒有直接給出上述兩個概念的定義，而是通過一系列的判例去幫助我們理解這兩個概念以及由其代表的判斷標準。例如。例如，Redox Catalyst/Air Products案，和Human t-PA/Genentech 案以及Polymer Powders/Allied Colloids Limited案。

相對于創(chuàng)造性技能，更多的實踐使得過度勞動概念的內(nèi)涵更為清晰。對于過度勞動的判斷不能脫離所屬技術領域的特點，是否屬于過度勞動應綜合考慮所屬技術領域當時的平均勞動量、所屬領域技術人員的普通技術知識水平和申請文件提供的信息。如果申請文件給出了確切的解決技術問題的技術手段或本領域的技術人員根據(jù)其普通技術知識能夠獲知相應的技術手段，那么即使實施發(fā)明需要較長時間和較高的勞動量，也不構(gòu)成過度勞動。

四、美國模式

美國創(chuàng)造了“過度實驗”標準?！澳軌?qū)崿F(xiàn)”的判斷不在于是否需要實驗，而在于如果需要實驗的話，這種實驗是否過度。在Mineral Separation v.Hyde（242 U.S. 261， 270 （1916））案中，美國最高法院拋出了說明書是否滿足能實現(xiàn)要求的判斷標準，即“實施發(fā)明所需的實驗是否過度或不合理？該標準始終是唯一適用的?！甭?lián)邦巡回上訴法院進一步指出，說明書必須教導所屬領域技術人員如何在無需過度實驗的前提下制造和使用發(fā)明請求保護的全部范圍。

為了清楚理解“過度實驗”這一概念，美國法院通過一系列判例對其作進一步解釋。例如，在判斷為了制造和使用發(fā)明是否需要過度實驗時，所屬領域技術人員需要完成的實驗的數(shù)量僅是其中一個因素。如果所屬領域技術人員能夠得到足夠的指導，即使實驗的時間被延長也可能并不過度。如果實驗量是常規(guī)的或者說明書就實驗的方向提供了合理的教導的話，實驗量即使相當大也是允許的，所以，對于過度實驗的考察并不僅僅是從實驗的數(shù)量上。在判斷中，時間和費用應被考慮在內(nèi)，但并非決定性因素。實驗的復雜并不必然導致其過度，如果所屬領域通常進行這樣的實驗的話。

最重要的進展體現(xiàn)在Wands案對“過度實驗”給出的詮釋，從而使得該標準在實踐中能夠更加容易被把握。法院認為，在決定發(fā)明人對其發(fā)明的公開是否滿足能夠?qū)崿F(xiàn)的要求以及所需要的實驗是否是過度的時候，必須考慮許多因素，這些因素又被稱作Wands 因素。

Wands因素“包括，而不僅限于：

（A） 權利要求的寬度

（B） 發(fā)明的本質(zhì)

（C） 現(xiàn)有技術的狀況

（D） 本領域普通技術人員的水平

（E） 所屬領域的可預測水平

（F） 發(fā)明人提供的教導的數(shù)量

（G） 實施例的存在

（H） 根據(jù)公開的內(nèi)容制造或使用發(fā)明所需要進行的試驗的數(shù)量。

如果僅僅分析上述某個（些）因素而忽略其它一個（些）因素，這樣得出的申請所公開內(nèi)容不能實現(xiàn)的結(jié)論是不正確的?！?/p>

綜上所述，美國對于“能夠?qū)崿F(xiàn)”采用“過度實驗”標準，并且，強調(diào)該標準的考察不能僅考慮單方面的要素，而必須對以Wands因素為代表的各方面要素進行綜合考慮。其中，盡管實驗的數(shù)量、難易程度、復雜程度、時間和費用等均可被考慮在內(nèi)，但均不必然導致實驗是過度的；如果實驗是所屬領域常規(guī)的或者所屬領域技術人員能夠得到試驗方向的教導，則即便實驗的量大、難度高、復雜、費時以及成本高昂可能依然滿足能夠?qū)崿F(xiàn)的要求。特別是，所屬領域的可預測水平的不同，決定了對于實驗的要求的不同，可預測水平越高的領域，在能夠?qū)崿F(xiàn)判斷中對于實驗的依賴性將越低。如果發(fā)明屬于結(jié)果可預測的技術，例如機械技術而非化學技術，可能通過公開（任何）單一實施方案就可以使寬泛的權利要求能夠?qū)崿F(xiàn)；“在涉及不能預測因素，例如多數(shù)的與化學反應和生理活性有關的案子，往往需要公開更多的內(nèi)容（涉及機械和電原理的與化學反應和生理活性的是不同的）”。

五、分析與評價

從上述羅列的多種判斷標準來看，總體思想是一致的，考慮的因素也大體類似。歐洲模式的優(yōu)點在于以概念的形式同時體現(xiàn)實施發(fā)明在智力和體力（勞動量）這兩方面的付出或需要，具體而言，既考慮到為達到能夠?qū)崿F(xiàn)的目的需要所屬領域技術人員付出多少工作量及實驗，也考慮到需要的智力水準；而對智力的要求是個容易被忽視的因素，有時找準實驗方向是實現(xiàn)發(fā)明的關鍵和難點，一旦方向正確，則工作量上的負擔并不大。美國模式的亮點在于其法院對于“過度實驗”概念的完整詮釋，該詮釋不論在內(nèi)容上還是形式上都是值得推薦的；并且，Wands因素也同時兼顧到上述兩方面因素，但單就“過度實驗”概念本身還是難以避免顧名思義而生的誤解，料想這也就是美國法院在眾多判例中反復澄清的原因。

由于歐美打造的概念本身其實也都是晦澀難懂的，只是經(jīng)眾多判例的反復詮釋才逐漸清晰，從而能夠為處理相關問題提供較為完整的判斷思路。因此，筆者并不建議我國打造新的概念或者將歐美的概念移植過來，這也許反產(chǎn)生抄襲感或出現(xiàn)前述案例中一審法院的歧義，但是，我國《專利審查指南》適時應將隨著各國專利實踐而逐漸清晰的判斷思路固化下來以利于指導和規(guī)范審查實踐。

六、建議

根據(jù)上述分析，筆者建議將專利《專利審查指南》第二部分第二章第2.1.3節(jié)“能夠?qū)崿F(xiàn)”的定義修改為：“所屬技術領域的技術人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術領域的技術人員依據(jù)說明書記載的內(nèi)容，通過常規(guī)實驗或者合乎邏輯的分析、推理就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實用新型的技術方案，解決其技術問題，并且產(chǎn)生預期的技術效果” 。并且，將其中“所述常規(guī)實驗”定義為：“是指實驗的數(shù)量和復雜程度是所屬領域通常進行的，并隨所屬領域的可預測水平和由發(fā)明及其現(xiàn)有技術對實驗方向提供的教導而變化”。此外，對該標準同樣適用于對權利要求支持的判斷予以明確。

修改后的定義傳達出對于能夠?qū)崿F(xiàn)以及權利要求支持判斷的這樣的思路：在判斷過程中，要針對權利要求要求保護的發(fā)明，綜合考察說明書所提供的具體實施方式（實施例）和一般性教導、所屬領域的可預測水平、所屬領域技術人員掌握的說明書以外的其他技術資源給予的啟示，以及為實施該發(fā)明所屬領域技術人員需要在勞動和智力上的付出。