實質審查、復審和無效程序中發(fā)明專利文件修改的比較研究

文 / 張艷

發(fā)明專利申請因其授權后保護期限長，且因經(jīng)過了實質審查權利要求的穩(wěn)定性強而越來越多的受到專利申請人的青睞，而在發(fā)明專利申請之初申請人撰寫的專利申請文件難免會出現(xiàn)各種缺陷，存在缺陷的專利申請在取得授權以及后續(xù)的專利實施階段，一方面會影響向公眾傳遞專利信息，妨礙公眾對授權專利的實施應用；另一方面影響專利權保護范圍的大小及其確定性，給專利權的行使帶來困難，故在發(fā)明專利的實質審查階段、復審階段和無效階段都提供了對專利文件進行修改的機會以取得穩(wěn)定的專利權，但是這三個階段對修改的要求各不相同，本文將從程序設立的初衷、適用的法條、修改時機和修改內容等方面對此進行詳細分析。

一、專利文件修改程序的立法目的

我國專利法的體系是兩級行政程序，兩級司法程序。在兩級行政程序中專利局負責專利權的審批，專利復審委員會負責駁回申請的復審和專利權的無效宣告。我國現(xiàn)行專利法和實施細則中關于實質審查、復審程序以及無效程序中涉及修改的主要條款是《專利法》第33條、《專利法實施細則》第51條、第61條和第69條。

《專利法》第33條表達了兩層含義：第一、申請人可以對其專利申請文件進行修改；第二，對專利申請文件的修改應當遵循規(guī)定的原則，符合規(guī)定的條件，即對發(fā)明專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。

《專利法實施細則》第51條規(guī)定了在實質審查階段，申請人在三個月內可以主動對專利申請文件進行修改，在三個月后審查員和申請人或代理人之間通過審查意見通知書及其答復就申請文件本身存在的問題進行溝通和交流，以期對申請文件的修改和完善。

《專利法實施細則》第61條指出申請人在答復復審請求或者在對專利復審委員會的復審通知書作出答復時，可以修改專利申請文件；但是，修改應當僅限于消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷，而不能隨意的修改。

《專利法實施細則》第69條中規(guī)定了專利權人在無效程序中只允許修改權利要求書而不得修改說明書和附圖，其核心是：這種修改不得擴大原權利的保護范圍。 實質審查、復審程序以及無效程序中關于修改的要求和上述相關的法律條款的對應關系如表1所示。三個階段的修改在內容和范圍上都必須滿足《專利法》第33條的要求，《專利法》第33條的立法初衷之一在于防止申請人或專利權人在申請日后將申請日時公開的發(fā)明以外的內容補入專利申請文件以完善其發(fā)明創(chuàng)造，從而獲得不正當?shù)睦?，以防止信賴原始提交的專利申請文件內容的第三人利益受到損害。這是發(fā)明專利審查和后續(xù)的行政救濟程序對文件修改的一致要求，而且嚴格程度也應該是一致的。

表1 關于修改適用的法律條款的比較

三者不同在于實質審查程序是全面審查，其對專利的各個方面都進行審查，復審程序僅僅針對駁回決定和復審請求的范圍進行審查，而無效宣告程序僅僅對請求人提出的無效請求范圍進行審查，所以實質審查階段申請人的修改是為了消除申請文件中存在的各種缺陷，而復審程序中的修改是為了消除駁回理由中指出的缺陷，無效程序中的修改是為了消除請求人提出的無效宣告請求所針對的缺陷，故復審和無效程序中修改的僅僅是某種或某些缺陷，尤其是無效程序中對專利的修改僅限于權利要求，不能修改說明書和附圖，而且這種修改不能擴大原權利的保護范圍。

上述不同根源在于三個階段設立修改程序的目的不同，實質審查階段設立修改程序的目的是申請人在收到審查員的審查意見通知書或電話等形式的審查意見后，申請人根據(jù)各次審查意見修改專利申請文件或陳述理由以取得符合專利法的相對穩(wěn)定的專利權。復審程序設立修改程序的目的是為申請人提供一種通過修改文件或陳述理由而實現(xiàn)撤銷駁回決定的快捷補救途徑，或者通過修改專利申請文件來克服駁回缺陷得到授權。無效程序設立修改程序的目的是為專利權人提供通過合法途徑，即無效程序中對權利要求書的修改，合理限定專利保護范圍的機會。

二、修改程序的具體規(guī)定

（一）主動修改

《專利法實施細則》第51條規(guī)定在實質審查階段主動修改的時機為“提出實質審查請求時或者在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內”。時限規(guī)定的目的在于保證審查文本的穩(wěn)定性，提高審查效率，避免因為申請人的隨意修改而導致審查資源的浪費，此時，只要符合《專利法》第33條的規(guī)定，申請人可以對權利要求進行擴大、縮小、變更主題名稱或者增加權利要求的項數(shù)等，甚至可以重新撰寫權利要求書和說明書，自由度比較大。

《審查指南》第二部分第8章第5.2.1.2對《專利法實施細則》第51條作出了具體的規(guī)定：“如果修改的時機或方式不符合《專利法實施細則》第51條的規(guī)定，則這樣的修改文本一般不予接受”?！叭欢?，對于雖然其時機或方式不符合《專利法實施細則》第51條的規(guī)定，但其內容與范圍滿足《專利法》第33條要求的修改，只要經(jīng)修改的文件消除了原審查文件存在的缺陷，并且具有被授權的前景，這種修改被視為是經(jīng)審查員同意的、相當于按照通知書要求進行的修改，因而經(jīng)此修改的申請文件可以接受。這樣處理有利于縮短審查程序”【1】。

由此可見，在某些情況下，只要有利于縮短審查程序，在進入實質審查程序三個月之后申請人的一些主動修改也可以接受。例如在實際操作中，當發(fā)明專利申請具有授權前景，申請人在答復過最近一次審查意見通知書之后發(fā)現(xiàn)專利申請還存在一些次要的且不會引起誤解的形式方面的缺陷的時候，申請人提交主動補正，審查員也是接受的。

而在復審程序中，《專利法實施細則》第61條規(guī)定：請求人在提出復審請求或者在對專利復審委員會的復審通知書作出答復時，可以修改專利申請文件；但是，修改應當僅限于消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷?？梢钥闯稣埱笕嗽谔岢鰪蛯徴埱髸r所作的主動修改應當僅限于消除駁回決定所指出的缺陷，因此從嚴格意義上來說，在復審程序中提出復審請求時，請求人對復審文件的修改不同于《專利法實施細則》第51條所規(guī)定的申請人所進行的主動修改，因為《專利法實施細則》第51條所規(guī)定的兩次主動修改機會中，修改內容僅受到《專利法》第33條的限制。實質審查階段申請人提交的修改是主動自愿的，是基于技術發(fā)展的趨勢和同族專利申請的審查情況作出的，而復審階段即使是在提出復審請求的時候也是基于申請被駁回所作出的，對復審階段非規(guī)定時機提出的修改，《審查指南》并沒有給出明確的規(guī)定，在實際操作中，只要有利于縮短審查程序和提高審查效率，比照《審查指南》第二部分第8章第5.2.1.2的規(guī)定【2】，一般都會適當放寬請求人對于修改時機的限制。

無效宣告程序則不允許專利權人對專利文件進行主動修改，即使是明顯的文字性錯誤也不允許修改。

（二）根據(jù)專利局以及復審委所發(fā)文件進行的修改

在實質審查程序中，專利審查員對發(fā)明專利申請進行全面審查，通過多次發(fā)出審查意見通知書以及配合電話討論、會晤等手段進行審查，而申請人在答復審查意見通知書時對申請文件進行修改應當符合實施細則第51條第3款的規(guī)定，即應當按照審查意見通知書的要求進行修改。當出現(xiàn)下列情況時，由于不利于節(jié)約審查程序，即使修改的內容沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍，也不能被視為經(jīng)審查員同意的修改，因而不能被接受：（1）主動刪除或改變獨立權利要求中的技術特征，導致擴大了該權利要求請求保護的范圍；（2）主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改后權利要求的主題； （3）增加了新的獨立或從屬權利要求，該獨立或從屬權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現(xiàn)過。

在實質審查階段，可以對包括權利要求書、說明書、說明書附圖和說明書摘要在內的整個申請文件進行修改，并且權利要求的項數(shù)也可以增加，對于有授權前景的申請，申請人在答復通知書的時候只要經(jīng)修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷，這種修改就可以被視為是經(jīng)審查員同意的、相當于按照通知書的要求進行的修改。

復審程序中修改的時機為答復復審通知書（包括復審請求口頭審理通知書）或者參加口頭審理時。

關于修改的內容，在審查指南中規(guī)定，復審請求人對申請文件的修改應當僅限于消除駁回決定或者合議組指出的缺陷，下列情形通常認為不符合上述規(guī)定而不被接受：（1）修改后的權利要求相對于駁回決定針對的權利要求擴大了保護范圍；（2）將與駁回決定針對的權利要求所限定的技術方案缺乏單一性的技術方案作為修改后的權利要求；（3）改變權利要求的類型或者增加權利要求；（4）針對駁回決定指出的缺陷未涉及的權利要求或者說明書進行修改。

可以看出在復審階段，可以對包括權利要求書、說明書、說明書附圖和說明書摘要在內的整個申請文件進行修改，但是權利要求的項數(shù)不能增加，修改僅限于克服駁回決定的缺陷，但修改明顯文字錯誤，或者修改與駁回決定所指出缺陷性質相同的缺陷的情形可以被接受。

無效宣告程序中，專利權人修改的時機有以下四種：（1）專利權人可以在收到無效宣告請求書時對權利要求進行修改；（2）在口頭審理的當時可以通過刪除的方式進行修改；（3）在請求人增加了無效宣告理由或者補充了證據(jù)；（4）專利復審委員會引入的請求人沒有提及的無效宣告理由或證據(jù)。

修改要求：（1）不得改變原權利要求的主題名稱；（2）與授權的權利要求書相比，不得擴大原專利的保護范圍；（3）不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍；（4）一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特征。

修改方式包括：權利要求的刪除，權利要求的合并，技術方案的刪除。其中權利要求的刪除，是將某個或某些獨立權利要求或者從屬權利要求刪除，例如刪除權利要求1，將引用權利要求1的從屬權利要求2作為新的獨立權利要求1；技術方案的刪除，是將有兩個或兩個以上并列的技術方案的權利要求中的某個或者某些技術方案刪除；權利要求的合并，將兩項或者兩項以上的從屬于同一個權利要求的并列從屬權利要求合并為一個權利要求，該新的權利要求包括被合并的權利要求中的全部技術特征。

無效程序中，修改僅僅針對權利要求書，而且在獨立權利要求沒有修改的情況下，不允許對從屬權利要求進行合并修改；而對權利要求項數(shù)的增加沒有要求，在采用合并方式進行修改時，有可能增加權利要求項數(shù)。

三、修改程序中的不合理程序分析及建議

（一）主動修改

在發(fā)明實質審查階段，在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內申請人可以提出主動修改，而在實踐中，由于某些領域的案件基本不積壓，審查員在專利申請進入實質審查階段1個月左右就可以提到案件，而且專利電子審批系統(tǒng)允許審查員在補正期內發(fā)出第一次審查意見通知書，在補正期內，申請人所希望保護的專利范圍有可能已經(jīng)發(fā)生了變化，或者申請人基于同族信息希望對專利申請文件進行修改。在收到第一次審查意見通知書后，即使還處在主動補正期，申請人基本就會按照審查意見進行修改，而放棄了主動修改的機會。由于主動修改的自由度大于按照審查意見通知書進行的修改，這勢必損害了申請人的利益，在此，建議允許申請人在收到第一次審查意見通知書的時候也可以進行主動修改，這時申請人可以根據(jù)首次檢索報告給出的對比文件了解現(xiàn)有技術，有依據(jù)的進行修改，同時考慮節(jié)約行政程序，主動修改的權利要求應當和原權利要求具備單一性。

對于授權后的專利，除了專利無效程序之外，專利權人沒有修改的機會，有些專利權人為了修改專利使得專利權更穩(wěn)定，甚至找“稻草人”1. 稻草人：垃圾專利被稱為稻草人，這些專利事實上是無效的，利用其對本專利權進行宣告無效，而提供對本專利權修改的機會。來提出專利無效宣告請求。在日本和韓國，有專門的專利權人修改程序，并且修改程序的啟動時間沒有限制，專利權人可以在專利權有效的任何期間提出主動修改，從而借助這個程序專利權人可以不斷完善和穩(wěn)定自己的專 利權。我國采用更為嚴格的修改規(guī)定，是為了增加實踐中的可操作性，有利于行政執(zhí)法的一致性的把握。隨著我國專利制度的不斷完善，可以考慮循序漸進地放寬對專利權主動修改的要求。

（二）文字錯誤

實質審查中，對于申請文件中個別文字、標記的修改或者增刪及對發(fā)明名稱或者摘要的明顯錯誤，審查員可以依職權予以修改，并通知申請人。而對于其他文字錯誤，申請人可以通過答復審查意見通知書或者以主動補正的方式進行修改。在復審程序中，對于明顯文字錯誤即使不是針對駁回決定所作的修改也是可以接受的。

對于無效宣告案件中的權利要求書中存在的明顯筆誤也不允許專利權人進行文字修改。曾有極少案件，合議組允許對明顯的文字性錯誤進行修改，不過就此也引起很大爭議。對權利要求書中的筆誤救濟方式只有在專利無效宣告程序中，由復審委員會根據(jù)專利法第59條的規(guī)定，在專利文件原權利要求和說明書記載的范圍，以發(fā)明專利申請本身為基礎，對該權利要求進行正確的解釋，而在現(xiàn)實操作中存在的問題是因為該解釋只是存在于無效決定中。可是一個專利權有可能涉及到民事侵權訴訟和專利無效請求，而司法解釋有可能和上述無效決定的解釋不同，這就會導致權利要求的不確定性更大，使得專利權人和民眾的利益無法保障，所以建議在無效程序中作出的對權利要求的解釋可以采用類似授權公告的方式通過一個統(tǒng)一的平臺為公眾所知，有利于公眾了解專利權的范圍。

（三）權利要求項數(shù)

在實質審查修改中對權利要求項數(shù)沒有限制，在復審中規(guī)定不能增加權利要求的項數(shù)，而在無效程序中通過合并方式修改權利要求，有可能增加權利要求的項數(shù)，在無效程序中的嚴格程度還不如復審，這合理嗎？

在無效程序中，即使是在三種嚴格的修改方式中，對于權利要求合并方式的修改也會出現(xiàn)新的權利要求，這就會導致復審委員會對一項新的技術方案授權的情形。根據(jù)《審查指南》第四部分第三章第4.6節(jié)的規(guī)定來判斷新的權利要求是否符合修改的要求，并不考慮這種修改是否符合授權的其他條件，比如是否清楚，是否缺少必要技術特征等問題，從而避開了有關授權的規(guī)定，而后面的無效審查在程序上不能保證進行有關授權的審查。因此，可能使新修改的權利要求書在符合《審查指南》第四部分第三章第4.6節(jié)的規(guī)定但不符合專利法及實施細則有關授權規(guī)定的情況下進入無效審查，并進而可能獲得授權，這顯然是不符合我國專利制度二級行政程序設立的初衷的，因此建議允許合并方式的修改但是細分復審委員會可以授權的情形，使得在實踐中有更強的操作性。

【1】中華人民共和國國家知識產(chǎn)權局審查指南[M] 北京：知識產(chǎn)權出版社，2010：244，386.

【2】何倫健.中外專利無效制度的比較研究[J].電子知識產(chǎn)權，2005，4：32-35.