專利創(chuàng)造性審查制度存在的問題及因應

李捷 李文江

摘 要：【目的】完善專利創(chuàng)造性標準和制度，提高專利質(zhì)量，推動高質(zhì)量發(fā)展?！痉椒ā客ㄟ^提出問題、分析問題、解決問題的方法，從判斷標準、判斷內(nèi)容和判斷的主觀性分析審查制度存在的問題?！窘Y(jié)果】專利創(chuàng)造性審查制度存在審查判斷標準較低、審查內(nèi)容片面、專利創(chuàng)造性判斷存在主觀性等問題?！窘Y(jié)論】提出了完善專利創(chuàng)造性審查制度的三大建議，即優(yōu)化專利創(chuàng)造性審查標準、充實專利創(chuàng)造性審查的內(nèi)容、推進專利創(chuàng)造性判斷標準的客觀化。

關(guān)鍵詞：專利審查；專利創(chuàng)造性；判斷標準；專利審查指南

中圖分類號：D923.42? ? ?文獻標志碼：A? ? 文章編號：1003-5168（2024）07-0115-04

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2024.07.023

Problems and Countermeasures of Patent Creativity Review System

LI Jie1 LI Wenjiang 2

（1.Henan College of Animal Husbandry and Economics， Zhengzhou 450046，China;

2. Henan University of Technology， Zhengzhou 450001，China）

Abstract： [Purposes] In order to improve the quality of patents and promote high-quality development， it is necessary to improve the standards and systems of patent creativity. [Methods] Through the methods of raising questions， analyzing problems and solving problems， the problems existing in the review system were analyzed from judgment criteria， judgment content and the subjectivity of judgment. [Findings] There are some problems in the patent creativity review system， such as low review judgment standard， one-sided review content， and subjectivity in patent inventiveness judgment. [Conclusions] Three suggestions are put forward to improve the system of patent creative examination， and that is， to optimize the standard of patent creative examination， to enrich the content of patent creative examination， and to promote the objectification of patent creative judgment standard.

Keywords： patent examination ; patent creativity ; judgment standard ; guide to Patent Examination

0 引言

“創(chuàng)造性”與“新穎性”“實用性”共同構(gòu)成專利的三大要件。專利制度最早是由西方國家建立的，初期都只規(guī)定了新穎性條款，而沒有創(chuàng)造性的要求。隨著專利制度的運行，各國逐漸意識到若申請僅滿足新穎性條款就授予專利權(quán)，則會導致與現(xiàn)有技術(shù)區(qū)別不大的申請也獲得授權(quán)，長期發(fā)展下去就會導致專利權(quán)的泛濫。因此，發(fā)明專利應當具備創(chuàng)造性。如今隨著新技術(shù)的不斷發(fā)展，創(chuàng)造性逐漸在專利性判斷中發(fā)揮決定性作用。因此，完善專利創(chuàng)造性標準和制度，有利于培育高價值專利，驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展。

2023年7月初，習近平總書記在江蘇考察時強調(diào)，中國式現(xiàn)代化關(guān)鍵在科技現(xiàn)代化，打造全國重要的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新高地，使高質(zhì)量發(fā)展更多依靠創(chuàng)新驅(qū)動的內(nèi)涵型增長。專利是科技成果的核心組成部分，必須從提高質(zhì)量入手，用高價值發(fā)明專利支撐我國經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。我國“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要中，確立了一項新的目標，即“到2025年每萬人口高價值發(fā)明專利擁有量達到12件”。一方面，該目標提出了考核科技發(fā)展、創(chuàng)新質(zhì)量的新指標，另一方面，明確了高價值發(fā)明專利的地位，標志著進入高質(zhì)量發(fā)展的要求發(fā)生轉(zhuǎn)變，意味著創(chuàng)新主體從追求專利數(shù)量轉(zhuǎn)向重視專利質(zhì)量，聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域，提升專利運用效果。在高價值專利培育過程中，專利創(chuàng)造性審查制度如何適應高質(zhì)量發(fā)展需要？在此，本文將從國際視野考察專利創(chuàng)造性審查制度，分析我國現(xiàn)行專利創(chuàng)造性審查制度存在的問題，并提出完善進路。

1 專利創(chuàng)造性審查制度存在的問題

我國專利申請數(shù)量和授權(quán)數(shù)量已經(jīng)高居全球榜首，但“多而不優(yōu)、大而不強”的問題依然存在?！?022年中國專利調(diào)查報告》顯示，2022年我國發(fā)明專利產(chǎn)業(yè)化率為36.7%，較上年提高1.3個百分點。專利轉(zhuǎn)化率偏低的突出原因在于專利本身質(zhì)量不高，創(chuàng)造性不強，部分問題專利的出現(xiàn)歸結(jié)于專利創(chuàng)造性審查環(huán)節(jié)。

1.1 專利創(chuàng)造性審查判斷標準問題

我國專利創(chuàng)造性審查制度的判斷標準主要存在兩個方面的問題：第一，專利創(chuàng)造性審查標準較為寬松。主要表現(xiàn)在我國與少數(shù)國家對實用新型專利設置了“不做實質(zhì)審查”，導致專利數(shù)量出現(xiàn)井噴式增長，專利整體質(zhì)量不高。其歷史原因在于，為了充分調(diào)動科研人員的創(chuàng)新積極性，我國專利創(chuàng)造性審查一直采用比較寬松的標準，且延續(xù)到現(xiàn)在。但事實上，較低的技術(shù)先進性標準，不僅沒有激發(fā)研發(fā)者追求創(chuàng)新成果質(zhì)量的積極性，反而使部分研發(fā)機構(gòu)及研發(fā)者放棄質(zhì)量但求高產(chǎn)，從而使得專利領(lǐng)域甚至科技領(lǐng)域出現(xiàn)了短期的虛假繁榮。這與高質(zhì)量發(fā)展要求格格不入，有必要對專利創(chuàng)造性審查制度進行改革。第二，現(xiàn)有專利創(chuàng)造性判斷標準不利于培育高價值專利。高價值專利是高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐，而專利創(chuàng)造性一定程度上體現(xiàn)了專利價值的大小。但是，現(xiàn)有專利創(chuàng)造性審查制度，除了對發(fā)明專利和實用新型專利進行了分類，尚沒有按照專利價值的大小在審查標準上予以區(qū)分，不利于專利的精準保護和高效應用。

1.2 專利創(chuàng)造性審查內(nèi)容的片面性問題

現(xiàn)有專利創(chuàng)造性審查內(nèi)容，既不夠全面，又不能對專利創(chuàng)造性兩層含義的審查一視同仁。首先，學術(shù)界的片面認識。對專利創(chuàng)造性審查內(nèi)容的研究，一直存在兩種觀點：一種觀點認為，專利創(chuàng)造性審查的內(nèi)容包括技術(shù)性能和技術(shù)效果兩個方面，在實際審查中不應偏廢，既要嚴格按照“三步法”強調(diào)程序的合法化，又要注重對現(xiàn)有技術(shù)中技術(shù)啟示的判斷［1］。另一種觀點認為，專利創(chuàng)造性和實用性的審查內(nèi)容存在重復，應當廢除創(chuàng)造性內(nèi)容之二“顯著進步”，因為實用性要求包含了創(chuàng)造性中的顯著進步，并且建議簡化對專利創(chuàng)造性的審查［2］。其次，法律規(guī)定的偏頗?！秾＠ā逢P(guān)于專利創(chuàng)造性的內(nèi)容包括“突出的實質(zhì)性特點和顯著進步”，從技術(shù)特征和技術(shù)效果原則上明確了審查標準。在專利審查指南中，對“突出的實質(zhì)性特點”，運用列舉和概括相結(jié)合的方法作了詳盡的闡述，并且具有較高的可操作性；對于“顯著進步”，僅僅簡單地列出了一些常見的情況，既沒有明確指出不具備顯著進步的基本情形，也沒有明確其判斷的基本依據(jù)和具體尺度。最后，司法實踐中“顯著進步”受到忽視?；趯＠麆?chuàng)造性方面的案件較多，本文利用“北大法寶”數(shù)據(jù)平臺對專利申請駁回復審和專利無效兩類行政案例進行了查詢，發(fā)現(xiàn)絕大部分因不具備“突出的實質(zhì)性特點”被駁回，極少因“不具備顯著進步”被駁回。在司法實踐中，極少案件的判決理由是技術(shù)效果不顯著。綜上所述，在專利創(chuàng)造性審查實踐中，技術(shù)效果顯著性的考察常常被忽視，原本創(chuàng)造性審查應包含兩個因素，但實際上僅將技術(shù)特征因素作為審查客體，導致審查內(nèi)容片面。

1.3 專利創(chuàng)造性判斷存在主觀性

關(guān)于專利創(chuàng)造性判斷的主觀性問題一直被詬病，這并不是一個新問題，但這一問題究竟表現(xiàn)在哪些方面？對此仍然有分析的必要。首先，雖然《專利審查指南》對審查程序、方法和標準作出了指導性意見，但《專利法》就發(fā)明的技術(shù)特征，規(guī)定為“突出的實質(zhì)性特點”，在審查時僅以“非顯而易見性”并不能完全替代，“突出”和“實質(zhì)性”又該如何解釋呢？其次，雖然現(xiàn)有專利審查人員素質(zhì)、專業(yè)技術(shù)水平都比較高，但是由于判斷標準較寬泛，提高了審查人員的自由度，使其極易作出遠離客觀性的判斷。再次，專利創(chuàng)造性審查內(nèi)容本身存在客觀判斷的難度。如現(xiàn)有技術(shù)中技術(shù)啟示的認定［3］，不僅要求審查人員具有專業(yè)技術(shù)水平，而且需要具備一定的創(chuàng)造能力［4］。正是由于“本領(lǐng)域技術(shù)人員”作為一個假設的“人”，本身就存在一定的抽象性和不確定性，加上主觀認識水平的差異，因此凸顯了專利創(chuàng)造性審查判斷的主觀性問題［5］。最后，專利申請如果被駁回，極有可能進入司法程序，而司法人員知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)水平不高，一般很難讓當事人服判息訴。因此，司法環(huán)節(jié)在判斷專利創(chuàng)造性時同樣存在主觀性，不僅對國家權(quán)力機關(guān)的公信力造成影響，同時也會造成司法資源的浪費［6］。

2 專利創(chuàng)造性審查制度的完善

為提高專利質(zhì)量，培育高價值發(fā)明專利，需要改進現(xiàn)有專利創(chuàng)造性審查制度。

2.1 優(yōu)化專利創(chuàng)造性審查標準

①明確以提高專利質(zhì)量為專利創(chuàng)造性審查標準的優(yōu)化目標，逐步提高發(fā)明專利的創(chuàng)造性審查標準，在合適的時間取消實用新型專利形式。適應我國從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)變要求，專利領(lǐng)域必須從追求專利數(shù)量轉(zhuǎn)向重視專利質(zhì)量。按照只有高標準才有高質(zhì)量的合理邏輯推理，現(xiàn)階段一方面提高發(fā)明專利創(chuàng)造性審查標準，如技術(shù)先進性程度等，另一方面對實用新型專利申請，除了繼續(xù)采用初審、無效和評價報告等方式外，應該增加創(chuàng)造性審查，而且以技術(shù)效果為審查重點，避免出現(xiàn)實用新型不實用的問題。之所以提高實用新型專利創(chuàng)造性審查標準，還有兩點理由：第一，從2022年國家知識產(chǎn)權(quán)局年度報告可見，發(fā)明專利申請量為161.9萬件，授權(quán)量為79.8萬件，專利質(zhì)量保持較高水平；實用新型專利申請量為295.1萬件，授權(quán)量為280.4萬件，基本屬于申請則授權(quán)的局面。雖然實用新型專利的應用效果不得而知，但是被稱為“小發(fā)明”的實用新型專利授權(quán)數(shù)量屢創(chuàng)新高，這并不意味著我國創(chuàng)新水平同步提高。第二，部分企業(yè)申請實用新型專利并非以實施為目的，而是服務于“高技術(shù)企業(yè)”“知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”等政策獎勵稱號的申報。其結(jié)果是，部分實用新型專利的生命周期較短，不少企業(yè)僅兩三年就通過逾期不交專利年費而放棄。

②在專利創(chuàng)造性顯著效果審查方面，應鼓勵在先實施，將申請之前已經(jīng)實施作為技術(shù)效果審查的重要指標。即申請文件中提供的“已經(jīng)實施”和“實施效果”的內(nèi)容，不僅可以體現(xiàn)技術(shù)應用效果，而且呼應了創(chuàng)造性的技術(shù)價值。

③適應培育高價值專利的要求，實施發(fā)明專利創(chuàng)造性標準類型化。一方面，在《專利審查指南》中制定高價值專利和一般專利不同的審查標準。將發(fā)明專利類型化，既可以將高價值專利確定為促進應用、高水平保護的目標，又可以為有朝一日廢除實用新型專利形式做好前期準備。另一方面，建議在發(fā)明專利證書中，明確標示高價值專利。一是體現(xiàn)專利創(chuàng)造性審查結(jié)果類型化，二是有利于建立高價值專利創(chuàng)新、應用、保護的創(chuàng)新保障體系。

④專利創(chuàng)造性審查標準與專利標準化相結(jié)合。研究專利創(chuàng)造性審查標準的重要性有兩點：一是專利標準化趨勢，對提高創(chuàng)新水平和產(chǎn)品質(zhì)量意義重大；二是國家鼓勵各行業(yè)、企業(yè)自主探索知識產(chǎn)權(quán)+標準機制，實施專利標準化，有利于促進科技成果轉(zhuǎn)化和企業(yè)提質(zhì)增效。因此，確定專利創(chuàng)造性審查標準，必須關(guān)注專利標準化趨勢，引導公知技術(shù)障礙突破、引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)革命、促進現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)替代等高端創(chuàng)造成為標準必要專利，可以實現(xiàn)更高的技術(shù)價值和更大的社會效益。

2.2 充實專利創(chuàng)造性審查的內(nèi)容

針對專利創(chuàng)造性審查內(nèi)容不全面的問題，本文認為，既要處理好創(chuàng)造性與實用性之間的關(guān)系、創(chuàng)造性內(nèi)容中突出的實質(zhì)性特點與“顯著效果”之間的關(guān)系，又要考慮增加“綠色性審查”內(nèi)容。

①專利創(chuàng)造性與實用性之間的關(guān)系。厘清二者的關(guān)系，目的在于更好地明確創(chuàng)造性內(nèi)容。一直有學者認為，創(chuàng)造性中的“顯著進步”與實用性內(nèi)容存在重復，建議《專利法》刪除創(chuàng)造性中的“顯著進步”一條。此觀點對專利創(chuàng)造性內(nèi)容的認識存在片面性，理由是：第一，審查內(nèi)容的區(qū)別。專利創(chuàng)造性中的“顯著進步”，雖然是對技術(shù)應用效果的科學推斷，但是從技術(shù)角度進行判斷，主要包含技術(shù)進步產(chǎn)生的效果，以技術(shù)特征發(fā)生實質(zhì)變革后技術(shù)效果可能出現(xiàn)的提升為考察重點。實用性主要包括技術(shù)方案的社會需要、政策符合、使用方向、預期經(jīng)濟價值等。兩者無論在審查內(nèi)容上還是審查重點上，都存在明顯區(qū)別。第二，審查前提不同。技術(shù)效果是否具有“顯著進步”，其審查的前提是該技術(shù)方案是否具有實用性，以實用性符合為前提，依此考察技術(shù)效果是否與技術(shù)性能優(yōu)化同步；專利實用性又以創(chuàng)造性為前提，考察該技術(shù)方案是否符合國家政策要求、是否為了滿足社會需要、是否與實踐接軌等。第三，“顯著進步”是考察技術(shù)方案先進性的主要內(nèi)容。一項專利的價值，不僅體現(xiàn)在其技術(shù)本身領(lǐng)先，而且體現(xiàn)在新技術(shù)帶來的技術(shù)效果。由此可見，“顯著進步”是專利創(chuàng)造性的重要組成部分。

②專利創(chuàng)造性現(xiàn)有內(nèi)容“突出的實質(zhì)性特點”和“顯著進步”的關(guān)系。有學者認為二者是并列關(guān)系，各自獨立。本文認為，雖然二者在內(nèi)容上不存在相互覆蓋，都是對創(chuàng)造性的獨立要求，不可偏廢，但是，二者又互為前提，構(gòu)成因果關(guān)系。一方面，技術(shù)特征的創(chuàng)新是為了解決技術(shù)問題，達到一定的技術(shù)效果；另一方面，技術(shù)效果的實現(xiàn)以技術(shù)特征為基礎(chǔ)，技術(shù)越先進，技術(shù)效果就越顯著。

③增設“綠色性”作為專利創(chuàng)造性內(nèi)容。首先，習近平總書記在黨的二十大報告中指出，中國式現(xiàn)代化就是人與自然和諧共生的現(xiàn)代化。高質(zhì)量發(fā)展就是創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展和共享發(fā)展，因此，服務和保障高質(zhì)量發(fā)展的專利制度乃至專利創(chuàng)造性審查制度改革必須符合綠色發(fā)展要求。其次，專利創(chuàng)造性審查內(nèi)容增加的“綠色性”，與原有兩項內(nèi)容并不重復。前兩項內(nèi)容的核心是技術(shù)成果的“先進性”和“效果性”，再從環(huán)保角度出發(fā)增加“綠色性”，更加符合高質(zhì)量發(fā)展要求。最后，對專利創(chuàng)造性“綠色性”的審查可以采用消極因素排除法，如是否存在高耗能、高污染、高排放等，如果不存在對環(huán)保的消極影響，可以視為具備“綠色性”［7］。

2.3 推進專利創(chuàng)造性判斷標準的客觀化

推進專利創(chuàng)造性判斷標準客觀化的措施是多元的：首先，判斷原則的客觀性。專利申請案的技術(shù)特征具有空前性，僅依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)知識和以往判例可能難以判斷。因此，既要堅持審查標準，又要靈活掌握尺度，關(guān)鍵是體現(xiàn)公正原則。其次，判斷能力的適應性。專利申請案的類型化、層次化，給創(chuàng)造性判斷提出了較高的要求，專利審查人員作為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員，對于高端專利申請案的審查可能難以應付。因此，可以聘請相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)專家做兼職審查員，甚至可以請院士級專家參與判斷，以保證創(chuàng)造性判斷結(jié)果的準確度。再次，判斷規(guī)則的客觀化。為了與審查標準相一致，需要制定統(tǒng)一的判斷規(guī)則，如公知常識、現(xiàn)有技術(shù)、現(xiàn)有技術(shù)啟示、申請文件中說明書與權(quán)利要求的一致性、技術(shù)先進程度等都需要被寫入判斷規(guī)則。美國和歐盟的《專利審查指南》都對判斷規(guī)則作了具體規(guī)定，值得借鑒。最后，司法判決的準確化。少數(shù)專利創(chuàng)造性判斷會進入司法階段，但法官并不具備創(chuàng)造性的判斷能力，即使知識產(chǎn)權(quán)法庭設立技術(shù)調(diào)查官，但是由于技術(shù)的復雜化、多元化，也不能勝任終極判斷者身份。在此困境下，建議法院邀請專利申請案所處領(lǐng)域的技術(shù)專家參與判斷，避免因判斷者能力不足影響判斷結(jié)果的客觀性。

3 結(jié)語

專利審查制度主要體現(xiàn)了創(chuàng)造性，其審查標準、審查內(nèi)容和審查過程的客觀化影響專利審查質(zhì)量。提高專利質(zhì)量，需要完善專利審查制度。一方面，需要優(yōu)化專利創(chuàng)造性標準，充實專利創(chuàng)造性內(nèi)容；另一方面，促進專利創(chuàng)造性判斷的客觀化。只有這樣，才能培育高價值專利，避免問題專利的產(chǎn)生。

參考文獻：

［1］郎亦虹.從一個無效案例談創(chuàng)造性的判斷［J］.電視技術(shù)，2013，37（S2）：363-365.

［2］ 牛強.專利“創(chuàng)造性”判斷中的“事后諸葛亮”：兼評我國《專利法》第22條及《審查指南》中相關(guān)規(guī)定［J］.知識產(chǎn)權(quán)，2009（4）：49-57.

［3］ 劉劭君.論專利創(chuàng)造性評價中技術(shù)啟示的認定［J］.浙江社會科學，2018（3）：85-92，159.

［4］ 易玲，魏小棟.多維度視角下的“本領(lǐng)域技術(shù)人員”之界定［J］.知識產(chǎn)權(quán)， 2016（7）：7.

［5］ 劉東華.本領(lǐng)域技術(shù)人員在專利創(chuàng)造性判斷中的作用反思［J］.情報雜志，2016，35（11）：66-69.

［6］ 黃國群，熊玲瀟.專利創(chuàng)造性判斷中克服技術(shù)偏見適用規(guī)則研究［J］.科技創(chuàng)業(yè)月刊，2019，32（2）：1-5.

［7］ 徐祥民.綠色發(fā)展思想對可持續(xù)發(fā)展主張的超越與綠色法制創(chuàng)新［J］.法學論壇，2018，33（6）：5-19.

收稿日期：2024-01-03

基金項目：2022年國家社科基金后期資助項目“專利實用性要求及制度回應研究”（2022FFXB066）。

作者簡介：李捷（1987—），男，博士，講師，研究方向：國際知識產(chǎn)權(quán)保護；李文江（1967—），男，博士，教授，研究方向：知識產(chǎn)權(quán)法。