淺議實用新型專利審查中修改超范圍的判斷

摘 要 本文通過對幾個實際案例的分析，探討了如何把握專利申請文件修改超范圍的判斷。本文從《專利法》第33條立法本意出發(fā)，針對是否屬于明顯錯誤和未被原始申請文件直接記載的修改這兩種情形，結(jié)合實際案例分析了判斷原則的具體應(yīng)用，希望能對審查員在判斷修改超范圍以及申請人在修改專利申請文件時提供一定的思路。

關(guān)鍵詞 實用新型 專利審查 超范圍

作者簡介：凌云，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局實用新型審查部。

中圖分類號：D923.4 文獻標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.10.427

一、引言

在我國，專利申請制度采用的是“先申請制”，申請人在完成發(fā)明創(chuàng)造后會盡早提交申請文件以獲得申請日，但現(xiàn)實中專利申請文件不可能完美無缺，常常還存在一些不符合專利法及其實施細(xì)則規(guī)定的缺陷，例如用詞不嚴(yán)謹(jǐn)、表述不準(zhǔn)確、權(quán)利要求撰寫不當(dāng)?shù)?。如果不修改這些缺陷就授予專利權(quán)，不僅會影響向公眾傳遞專利信息的準(zhǔn)確性，妨礙公眾對授權(quán)專利的實施應(yīng)用，還會影響專利權(quán)保護范圍的大小及其確定性，給專利權(quán)的行使帶來困難。上述兩者都會妨礙專利制度的正常運作，降低專利制度的價值①?；诖耍覈鴮＠贫仍试S申請人對其提交后的申請文件進行修改，但同時也給出了修改原則，即《專利法》第33條規(guī)定“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”，這是要避免申請人享受原申請日的同時，又通過修改將申請日以后完成的技術(shù)內(nèi)容寫進申請文件，損害社會公眾利益。因此如何正確適用《專利法》第33條，既維護申請人的正當(dāng)權(quán)益又不損害社會公眾的利益，一直是業(yè)界關(guān)注的熱點之一。

二、實踐中對于修改超范圍的判斷

《專利法》第33條適用中的關(guān)鍵點，就是對修改內(nèi)容是否超范圍的把握，也就是對“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的把握?！秾＠麑彶橹改稀分兄赋?，“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”是指包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容，以及根據(jù)原說明書和權(quán)利要求文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容，但在審查實踐中，把握上述標(biāo)準(zhǔn)不是很容易，存在很大的爭議。本文從幾個實用新型實際案例出發(fā)，探討如何把握修改超范圍的判斷。

（一）修改內(nèi)容是否屬于明顯錯誤

案例1：申請人在申請日提交的實用新型專利申請請求保護一種諧振器，申請文件記載該諧振器包括屏蔽罩、陶瓷基體、PCB板，并對陶瓷基體和屏蔽罩的結(jié)構(gòu)進行了詳細(xì)描述，說明書附圖是關(guān)于屏蔽罩、陶瓷基體、PCB板結(jié)構(gòu)的示意圖，沒有公開電路電氣特征的電路圖。申請人提交主動修改，陳述由于筆誤將原始申請文件中“濾波器”錯寫為“諧振器”，請求將本申請要求保護的主題“諧振器”修改為“濾波器”，并說明修改依據(jù)：原始說明書背景技術(shù)部分公開了“現(xiàn)有的濾波器設(shè)計調(diào)試好后，在使用時由于使用環(huán)境的溫度或者其它因素的影響，會使整個濾波器的濾波頻率發(fā)生改變或者濾波器的某個電氣指標(biāo)變差，……，而在濾波器工作時……”，以及說明書有益效果部分記載了“本實用新型諧振器通過……，從而達(dá)到調(diào)節(jié)整個濾波器的頻率的目的”，認(rèn)為由此可見，本申請解決的是現(xiàn)有濾波器中存在的問題，同時結(jié)合公開的結(jié)構(gòu)和附圖，可以判斷要求保護的主題實質(zhì)是濾波器。

那么，申請人所述內(nèi)容是否可以認(rèn)為是明顯錯誤而允許修改呢？首先，對于允許修改的明顯錯誤，《專利審查指南》中規(guī)定是指語法錯誤、文字錯誤和打印錯誤。對這些錯誤的修改必須是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能從說明書的整體及上下文看出的唯一的正確答案。也就是說，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到申請文件中的錯誤，會立即反應(yīng)出并且知道如何正確修改，并且這種修改是唯一、確定的。對于本申請，“諧振器”和“濾波器”是兩個不同的電氣元件，兩者之間既不屬于語法錯誤、文字錯誤或打印錯誤，也不屬于本技術(shù)領(lǐng)域混淆使用的公知情形。其次，對于申請人所述原始說明書背景技術(shù)和有益效果中記載關(guān)于“濾波器”的內(nèi)容可作為修改依據(jù)，一方面，通過查閱案卷可以看到，雖然背景技術(shù)部分出現(xiàn)對現(xiàn)有“濾波器”不足的描述，有益效果部分也提到“達(dá)到調(diào)節(jié)整個濾波器頻率的目的”，但原權(quán)利要求書和說明書關(guān)于技術(shù)方案的文字記載中使用的均是“諧振器”，原說明書描述的技術(shù)效果中也多處提到了“諧振器”，如“在諧振器使用時……增強本實用新型諧振器通用性”。另一方面，說明書中背景技術(shù)和有益效果只是起輔助理解發(fā)明創(chuàng)造的作用，尤其是背景技術(shù)，審查過程中可以修改且無需考慮對背景技術(shù)的修改是否超范圍。可見本申請中，用原說明書背景技術(shù)和有益效果舉證修改內(nèi)容屬于明顯錯誤，非常不具有說服力。最后，也是重中之重，就是對于本申請，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能否從說明書的整體及上下文看出修改后的內(nèi)容是唯一的正確答案。前文已述，本申請技術(shù)方案主要包括屏蔽罩、陶瓷基體、PCB板，以及對陶瓷基體和屏蔽罩的詳細(xì)描述，同時說明書附圖僅僅是結(jié)構(gòu)示意圖。對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，屏蔽罩、陶瓷基體、PCB板是陶瓷電氣元件的通用部件，不屬于濾波器特有；而原說明書中對陶瓷基體和屏蔽罩的細(xì)節(jié)描述，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)公知常識也無法判斷其對應(yīng)的電氣元件必然為濾波器；同時，說明書附圖也缺少能幫助判斷的表征濾波器特性的電路圖。很明顯，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法得出將“諧振器”修改為“濾波器”是唯一正確、合理的答案。因此，本申請中“諧振器”與“濾波器”之間的替換，不屬于指南規(guī)定的允許修改的明顯錯誤，所述對主題名稱的修改已經(jīng)超出《專利法》第33條規(guī)定的范圍。

（二）修改內(nèi)容在原申請中無明確記載是否超范圍

案例2：原權(quán)利要求書中權(quán)利要求1請求保護一種多功能椅子，權(quán)利要求2進一步限定權(quán)利要求1中凸起的材料為橡膠，權(quán)利要求3進一步限定權(quán)利要求1中椅子主體的材料為鈦合金。原說明書文字記載部分同權(quán)利要求書，說明書附圖為揭示椅子形狀與結(jié)構(gòu)的示意圖，圖中未公開椅子各部分的制作材料。審查過程中，申請人將原權(quán)利要求1-3合并修改為新的權(quán)利要求1。

根據(jù)前述，該申請原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍公開了三個技術(shù)方案：原權(quán)利要求1、原權(quán)利要求1+凸起的材料為橡膠以及原權(quán)利要求1+椅子主體的材料為鈦合金。修改后權(quán)利要求1要求保護的技術(shù)方案為：原權(quán)利要求1+凸起的材料為橡膠+椅子主體的材料為鈦合金。雖然修改后權(quán)利要求1的各個技術(shù)特征已被原始申請公開，但是不能僅考慮技術(shù)特征本身是否公開，還要考慮技術(shù)特征所處的新的技術(shù)方案是否被原說明書和權(quán)利要求所公開。本申請的申請人將出現(xiàn)在不同技術(shù)方案中的技術(shù)特征進行混合疊加形成新的技術(shù)方案，但是該新的技術(shù)方案，首先未在原申請中有明確的文字記載，其次，原申請雖然在不同技術(shù)方案中公開了新技術(shù)方案的各個技術(shù)特征，但是沒有說明各個技術(shù)特征之間有必然的聯(lián)系，例如原申請文件沒有說明凸起材料為橡膠與椅子主體材料為鈦合金有必然聯(lián)系，同時這些技術(shù)特征作為一個整體的技術(shù)構(gòu)思也沒有體現(xiàn)在附圖中，因此，對于這些技術(shù)特征組合堆疊后獲得的新的技術(shù)方案，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能從原申請文件中直接地、毫無疑義地確定得出，屬于超范圍的修改。

案例3：一種插座連接器，原申請文件中權(quán)利要求有26項，申請人在審查過程中主動增加權(quán)利要求27。其中權(quán)利要求27對所引用權(quán)利要求3中所述的一個技術(shù)特征 “觸點”進行了具體的形狀構(gòu)造的限定，權(quán)利要求27要求保護的整體技術(shù)方案沒有直接文字記載在原申請文件中。雖然權(quán)利要求27沒有被原申請文件文字記載，但本領(lǐng)域技術(shù)人員認(rèn)為，其并沒有超出原說明書和權(quán)利要求書公開的范圍。說明書第88段描述了圖8A所示觸點的形狀與構(gòu)造，所述內(nèi)容正對應(yīng)權(quán)利要求27的附加技術(shù)特征；而說明書第112段記載了權(quán)利要求3要求保護的技術(shù)方案“一種設(shè)有多個觸點的插座連接器”。同時該段還記載了插座連接器的一個具體實施方式中，圖8A中的觸點可以用作插座連接器中能夠支持高速數(shù)據(jù)接口的觸點。也就是說，原說明書不僅公開了新權(quán)利要求27的引用部分（插座連接器設(shè)有多個觸點的技術(shù)方案）、限定部分（圖8A所示觸點），還說明了兩者之間的必然聯(lián)系（圖8A中觸點可以用作插座連接器中），綜合考慮原說明書文字和附圖公開的內(nèi)容，本領(lǐng)域技術(shù)人員明了權(quán)利要求27能夠從原申請文件直接、毫無疑義地確定出，而不是一個重新組合、演變的超出原始公開范圍的技術(shù)方案。雖然該修改行為是申請人在申請日后才做出，但實際上對于增加的權(quán)利要求所形成的技術(shù)方案，申請人早在申請日就有此意，該修改行為并沒有侵害社會公眾的利益。

案例2和案例3都屬于修改后的權(quán)利要求所形成的技術(shù)方案在原申請中沒有明確記載，但判斷結(jié)果卻大相徑庭，原因就在于對“直接地、毫無疑義地確定”的把握。在判斷是否“直接地、毫無疑義地確定”時，應(yīng)注意整體分析，既要對修改后的技術(shù)方案做整體判斷，也要對原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容進行綜合考慮，判斷修改后的技術(shù)方案是否含有新的技術(shù)內(nèi)容以至于超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

三、結(jié)語

結(jié)合上述三個案例的分析以及筆者的審查實踐，筆者給出以下幾點建議：

第一，從提高申請文件的撰寫質(zhì)量出發(fā)，避免后續(xù)修改不符合專利法第33條的規(guī)定。很多實用新型專利申請說明書的撰寫質(zhì)量不高，例如具體實施方式部分只是簡單復(fù)述權(quán)利要求，附圖僅僅勾勒產(chǎn)品的整體結(jié)構(gòu)。申請人撰寫說明書時應(yīng)盡可能對技術(shù)信息進行詳細(xì)描述，盡量在說明書中記載足夠的實施例，附圖除了整體結(jié)構(gòu)圖還應(yīng)有部件細(xì)節(jié)圖，最好有對照各附圖的詳細(xì)描述。這樣可以為在符合《專利法》第33條的規(guī)定下進行修改留下空間。

第二，對明顯錯誤的修正，必須是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能從原權(quán)利要求書、說明書直接的、毫無疑義確定的。也就是說，明顯錯誤是一種客觀錯誤，不受判斷主體差異的影響，要滿足嚴(yán)格的判斷標(biāo)準(zhǔn)。申請人由于疏忽造成的撰寫錯誤，常常不被認(rèn)定為是明顯錯誤。

實用新型初步審查中，《專利法》第33條是審查過程中使用頻率較高的實質(zhì)性條款，判斷修改內(nèi)容是否超范圍時，應(yīng)對原說明書和權(quán)利要求進行綜合考慮，以便更準(zhǔn)確地進行判斷。

注釋：

①尹新天.中國專利法詳解.知識產(chǎn)權(quán)出版社.2011.

參考文獻：

[1]國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010.知識產(chǎn)權(quán)出版社.2010.