禁止反悔原則研究

陳健

摘要：專利申請人在專利申請過程中，為獲得專利權(quán)目的，限制其相對廣泛的權(quán)利要求，禁止反悔原則禁止專利權(quán)人重新獲得放棄主題的保護。美國禁止反悔的相關(guān)經(jīng)典案例說明美國禁止反悔理論越來越嚴格，從而可以使專利權(quán)利要求書的公示功能得到最大程度的完善。同時在法院判定禁止反悔的程序中，適用禁止反悔的理由主要包括與可專利性相關(guān)的修改，主動放棄權(quán)利要求和無法解釋權(quán)利要求的修改三種情況。與此相對應(yīng)，專利權(quán)人反駁適用禁止反悔的抗辯事由，主要包括不可預(yù)見的后發(fā)技術(shù)和表達性修改。我國禁止反悔的相關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)結(jié)合美國的禁止反悔理論，對我國禁止反悔理論進行補充完善。

關(guān)鍵詞：禁止反悔；專利；抗辯；等同替代

一、引言

“禁止反悔”一詞最早是在美國聯(lián)邦巡回法院Hughes Aircraft Co. v. United States 一案中使用的。11879 年，最高法院在Leggett v. Avery 案中判決，一旦故意放棄的主題內(nèi)容，以后就不能通過權(quán)利要求的后續(xù)擴展，使專利權(quán)人重新獲得該主題內(nèi)容的保護。保護專利權(quán)人先前放棄的權(quán)利要求，“是對公眾的巨大欺詐”。2如果一個專利申請人在專利申請過程中，以滿足新穎性、非顯而易見性等為目的，限制其相對廣泛的權(quán)利要求，禁止反悔原則禁止他以后重新獲得已放棄的主題的保護。因此，在專利申請過程中所作的限制可以起到禁反言的作用，專利權(quán)人和專利審查員之間的通信可以作為這些限制的記錄。3

禁止反悔的核心目的是防止專利權(quán)人重新獲得其在專利申請中放棄的權(quán)利要求，如果專利權(quán)人通過權(quán)利要求修改了權(quán)利要求的范圍，專利權(quán)人不得通過等同原則擴大權(quán)利要求的解釋，以奪回被放棄的權(quán)利要求。4 因此，禁止反悔的作用能夠更精確地界定專利權(quán)的最終邊界。5“禁止反言并非在專利申請修改時的所有情況下都出現(xiàn)。”如果等同技術(shù)在申請過程中沒有被放棄，專利所有人仍然可以根據(jù)等同原則起訴侵權(quán)行為。6 因此，在何種情況下，基于何種理由而適用禁止反悔原則，是本文探討的問題。

二、美國經(jīng)典案例

（一）Warner-Jenkinson 案

在Warner-Jenkinson 公司訴Hilton Davis 化學(xué)公司一案，涉及兩家染料生產(chǎn)公司就一種染料凈化工藝發(fā)生的爭執(zhí)。Hilton Davis 化學(xué)公司于1985 年申請“746 專利”，披露了一種改進的凈化工藝，使用多孔膜對染料進行“超濾”。由于專利審查員認為與早期的“布斯”專利有重疊之處（該專利披露了一個pH 值高于9.0 的超濾過程），因此在專利申請期間，發(fā)明者限制了他們要求的pH 值元素，將權(quán)利要求修改為該工藝在“pH 值從大約6.0 到9.0”（酸度或堿度的測量值）的范圍內(nèi)。權(quán)利要求在最初提交給專利局時并不包含這個pH 值限制。該pH 值限制是在專利申請過程中添加的，至少，添加這個短語是為了與之前現(xiàn)有專利相區(qū)分。

1986 年，Warner-Jenkinson 公司開發(fā)了一種在pH 值為5.0 的條件下運行的超濾工藝，并開始商用。7Hilton Davis 化學(xué)公司認為pH 值5.0相當于pH 值從6.0 到9.0 之間的等同技術(shù)，因此1991 年，Hilton Davis 化學(xué)公司向美國俄亥俄州南區(qū)地區(qū)法院起訴Warner-Jenkinson 公司侵犯專利。Hilton Davis 化學(xué)公司認為，侵權(quán)工藝的pH 下限（5.0）等同于有爭議的權(quán)利要求的pH下限（6.0），應(yīng)根據(jù)等同原則禁止侵權(quán)。HiltonDavis 化學(xué)公司承認沒有字面上的侵權(quán)，完全依賴于“等同原則”起訴。Warner-Jenkinson 抗辯認為，禁止反悔阻止了等同原則的適用，因為Hilton Davis 化學(xué)公司修改了其主張，以避免現(xiàn)有技術(shù)。8 雙方?jīng)]有爭議的是，在權(quán)利要求中加入9.0 的pH 值上限是為了區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)，從而克服現(xiàn)有技術(shù)的拒絕。

一審陪審團認為，Warner-Jenkinson 公司侵犯了'746 專利。地區(qū)法院在其裁決中，認為Warner-Jenkinson 公司的工藝與'746 專利中披露的超濾工藝沒有本質(zhì)上的不同，對Warner-Jenkinson 公司下達了永久性禁令。最高法院批準了調(diào)卷令，根據(jù)調(diào)卷令，美國最高法院推翻了上訴法院的判決，將此案發(fā)回進一步審理。最高法院法官Thomas， J. 認為：在專利申請期間，如果交出了主題內(nèi)容，就排除了重新獲得該主題內(nèi)容的可能，這可作為專利侵權(quán)的抗辯；如果專利權(quán)人證明專利申請期間的修改與可專利性無關(guān)的理由，法院必須考慮該理由，以決定是否排除禁止反悔原則的適用；如果專利持有者不能證明修改與可專利性無關(guān)，法院應(yīng)假定修改適用禁止反悔。因此，最高法院撤銷并發(fā)回該案。

最高法院在Warner-Jenkinson 案中指出，禁止反悔“只有在權(quán)利要求因有限的原因被修改的情況下才會產(chǎn)生”，如果修改的原因與避免現(xiàn)有技術(shù)無關(guān)，那么修改不一定能排除等同侵權(quán)的認定。法院沒有提供一份引發(fā)禁止反言的修改理由清單，而是采用了一個可反駁的推定，如果沒有確定的證明，法院應(yīng)推定專利申請人有一個與專利性相關(guān)的實質(zhì)性理由。9 當對權(quán)利要求修改的解釋無法成立時，法院應(yīng)假定申請人修改權(quán)利要求是由于“與可專利性相關(guān)的實質(zhì)性原因”。在這種情況下，法院應(yīng)完全禁止專利權(quán)人提出任何等同的主張。10

因此，Warner-Jenkinson 的判決可以總結(jié)為：如果專利持有人證明一項修改具有與可專利性無關(guān)的目的，法院必須考慮該目的以便決定是否排除禁止反言。如果專利持有者不能確定這樣的目的，法院應(yīng)假定修改背后的目的與可專利性相關(guān)，可以適用禁止反悔。無論專利權(quán)人何時在專利申請期間修改權(quán)利要求，都會產(chǎn)生一個可反駁的推定，可以對修改的內(nèi)容適用等同原則。相反，專利權(quán)人可以通過建立“適當?shù)男薷睦碛伞眮矸瘩g該推定，從而維護其適用等同原則的權(quán)利。但是，本案法院沒有定義什么是修改的“適當理由”，沒有提供一份引發(fā)禁止反言的修改理由的清單。因此，專利權(quán)人的反駁理由，就顯得比較靈活，依賴法院判例此后加以完善。根據(jù)靈活的辦法，縮小的專利申請修正不會自動禁止等同原則適用。相反，法院審查專利權(quán)人的歷史，以確定等同的范圍。在審查記錄后，法院仍可根據(jù)等同原則裁定是否構(gòu)成侵權(quán)。11

（二）Festo 案

在Festo 案中，F(xiàn)esto 公司是一家工業(yè)設(shè)備的生產(chǎn)商，F(xiàn)esto 公司擁有兩項無桿氣缸磁耦合的專利，即卡羅爾專利和斯托爾專利?？_爾和斯托爾專利中要求的裝置包含一個活塞、一個氣缸和一個套筒。活塞位于汽缸內(nèi)，通過加壓的液體移動。套筒在汽缸的外面，并與活塞磁耦合，因此套筒和活塞之間的磁吸力使套筒在活塞沿汽缸內(nèi)部移動時跟隨活塞。12Festo 公司在修改申請中，增加了新的限制，即該設(shè)備將包含一對單向密封環(huán)、該設(shè)備的外套筒將由可磁化的材料制成。

在Festo 公司開始銷售其設(shè)備后不久，Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.（"SMC公司公司"）開始銷售一種類似的設(shè)備，該設(shè)備使用一個雙向密封環(huán)和一個由不能被磁化的材料制成的套筒。因此，SMC 公司制造的設(shè)備不屬于Festo 公司專利的權(quán)利要求的字面范圍。13Festo 公司專利和SMC 公司設(shè)備之間有兩個主要區(qū)別。Festo 專利權(quán)利要求1 是在專利復(fù)審期間增加的，該裝置在其圓筒上使用了兩個密封圈，“一對有彈性的密封環(huán)”，而SMC 公司裝置只包含一個彈性的雙向密封環(huán)，位于活塞的一端。第二個區(qū)別是Festo 專利包含一個可磁化套管，而SMC 公司設(shè)備的外部部分包括一個鋁合金套筒，它不是磁性材料，是“不可磁化的”。

Festo 公司在美國馬薩諸塞州地區(qū)法院起訴了SMC 公司，聲稱SMC 公司的產(chǎn)品等同侵權(quán)。SMC 公司辯稱，F(xiàn)esto 公司通過修正案縮小了自己的專利申請范圍，排除了它的等同內(nèi)容。換句話說，F(xiàn)esto 公司最初起草的專利申請要求足夠?qū)挿海wSMC 公司設(shè)備的各個元素，但隨后通過修改縮小了范圍，只要求兩個單向密封環(huán)和一個可磁化套筒。因此，經(jīng)修訂的權(quán)利要求書將單個雙向密封環(huán)和不可磁化套筒排除于專利之外。禁止反言禁止Festo 公司試圖作為等同物，重新獲取其通過修正案放棄的主題內(nèi)容。Festo 公司未能證明該修正案是由于與可專利性無關(guān)的原因而做出的，因此，適用Warner-Jenkinson 原則，應(yīng)當被禁止。Festo 公司的回應(yīng)是，可磁化套筒的修改不是針對任何現(xiàn)有技術(shù)駁回而做出的，禁止反言只適用于為了縮小主題內(nèi)容而作出的修改，禁止反言不適用于為滿足有關(guān)申請形式的要求而作出的修改。14馬薩諸塞州聯(lián)邦地區(qū)法院支持Festo 公司。

法院的裁決是基于這樣一個前提，即禁止反言只產(chǎn)生于為避免現(xiàn)有技術(shù)而做出的修改，法院認定SMC 公司侵犯了Festo 公司的專利。SMC公司向聯(lián)邦巡回法院提出上訴，上訴法院根據(jù)等同原則，認定構(gòu)成侵權(quán)。隨后，SMC 公司向最高法院提出了訴訟請求。15 最高法院以“再次處理兩個專利法概念，即等同原則和禁止反悔規(guī)則的關(guān)系”為由，批準了調(diào)卷令。美國最高法院撤銷了這一判決，并將其還押候?qū)?。在還押候?qū)徠陂g，聯(lián)邦巡回法院全庭受理此案，以解決最高法院在Warner-Jenkinson Co. v. Hilton DavisChemical Co. （520 U.S. 17， 137 L. Ed. 2d 146， 117 S.Ct. 1040（1997）一案中所作出的有關(guān)等同原則的裁決所遺留下來的某些問題。具體而言，聯(lián)邦巡回法院要求全庭回答如下五個問題：

1. 在Warner-Jenkinson 案案中， 為了確定對權(quán)利要求的修改是否產(chǎn)生了禁止反言，需要“與可專利性有關(guān)的重要原因”，“可專利性”僅限于為克服現(xiàn)有技術(shù)而作出的修改，還是指影響專利頒發(fā)的任何原因，即修正案是否僅由“與可專利性有關(guān)的實質(zhì)性原因”引起的？

2. 根據(jù)Warner-Jenkinson 案的判決，一個“自愿的”修改?不是審查員要求的，或者是在審查員出于明確的理由拒絕后做出的?是否應(yīng)該適用禁止反悔？

3. 如果一項修改產(chǎn)生了禁止反悔，根據(jù)Warner-Jenkinson 的判決，在等同原則下，被這樣修改的權(quán)利要求可適用什么等同范圍？

4. 援引Warner-Jenkinson 案的禁止反言推定，當“沒有對權(quán)利要求修改的解釋成立”時，在等同原則下，對如此修改的權(quán)利要求內(nèi)容，可適用的等同物范圍是什么？當對一項專利申請進行縮小修正的原因尚不清楚時，是否可以適用等同原則？

5. 本案中的侵權(quán)判決是否會違反Warner-Jenkinson 的要求，即等同原則的應(yīng)用是否“允許有如此廣泛的發(fā)揮”，換句話說，在Warner-Jenkinson 案之后，這樣的侵權(quán)判決是否構(gòu)成"所有要素規(guī)則" ？ 16

針對問題1，聯(lián)邦巡回法院認為“與可專利性有關(guān)的實質(zhì)性理由”不限于克服現(xiàn)有技術(shù)，還包括與專利的法定要求有關(guān)的其他理由。因此，與專利的法定要求有關(guān)的任何原因而縮小權(quán)利要求的范圍的修正案，即使與現(xiàn)有技術(shù)無關(guān)，都將導(dǎo)致禁止反悔。“為滿足專利法的任何要求而做出的縮小修正可能會導(dǎo)致禁止反悔?！?7盡管禁止反悔最常發(fā)生在為避免現(xiàn)有技術(shù)而作的修正中，但法院沒有發(fā)現(xiàn)為其他目的而作的修正不能也援引禁止反悔的理由。

針對問題2，聯(lián)邦巡回法院認為“自愿的”修改應(yīng)與其他修改同等對待；因此，任何縮小權(quán)利要求的范圍的自愿修改，都會導(dǎo)致對修改后的權(quán)利要求內(nèi)容的禁止反悔。自愿的修改和專利局要求的修改都向公眾發(fā)出信號，表明已經(jīng)放棄了特定的主題。因此，聯(lián)邦巡回法院將禁止反言適用于自愿的權(quán)利要求修改的理由，是基于專利權(quán)利要求的公示功能。

針對問題3，本問題是本案裁決中最有爭議的部分。聯(lián)邦巡回法院認為，當權(quán)利要求的修改對其內(nèi)容產(chǎn)生了禁止反悔時，應(yīng)當完全禁止對該權(quán)利要求適用等同原則。在Warner-Jenkinson 一案中，法院更多地將注意力集中在禁止反悔產(chǎn)生的情況上，而不是在禁止反悔存在的情況下，可能存在等同技術(shù)的范圍。法院認為完全禁止將更好地實現(xiàn)促進專利法確定性的重要目標，維護專利權(quán)利要求的公示功能，并使縮小范圍的修正案作為放棄主題產(chǎn)生效果。因此，法院承認，它所采用的完全禁止原則與Warner-Jenkinson 一案中支持靈活禁止方法的先例相沖突。18 完全禁止限制了等同理論，使權(quán)利要求的范圍更加具體可辨，并對權(quán)利要求的公示功能給予了更大的尊重。

針對問題4，如果沒有對權(quán)利要求的修改作出解釋，那么修改后的權(quán)利要求要素就沒有等同技術(shù)的范圍了。聯(lián)邦巡回法院認為，這個問題已經(jīng)由Warner-Jenkinson 直接回答：當不能確定一項修正案的理由時，就沒有等同原則可用。19針對問題5，聯(lián)邦巡回法院認為不需要討論這個問題，其原因在于聯(lián)邦巡回法院需要把“所有要素”規(guī)則的討論留待以后。鑒于聯(lián)邦巡回法院對全席問題的回答，F(xiàn)esto 公司的修正案縮小了申請權(quán)利要求的范圍，并且Festo 公司未能對與可專利性無關(guān)的修改作出解釋，修改后的權(quán)利要求無權(quán)獲得任何等同范圍。對于修改后的權(quán)利要求，沒有等同原則的適用，因此侵權(quán)判決必須被推翻。Festo 公司并沒有確定添加密封圈元素的修改是出于與可專利性無關(guān)的原因。鑒于這一專利申請歷史，F(xiàn)esto公司無法確定添加一對密封圈元素的修改是出于與專利性無關(guān)的原因。因此，該修正案產(chǎn)生了禁止反悔。在這些情況下，修改后的權(quán)利要求無權(quán)獲得任何等同原則保護，不能被認定等同侵權(quán)。法院的結(jié)論是，適用完全禁止標準將有助于“促進侵權(quán)案件判決的確定性”。20

在該案中，法院駁回了Warner-Jenkinson 案的論點，Warner-Jenkinson 的判決， 將責(zé)任放在專利持有人身上，以確定在專利申請期間所要求的修改的原因。在Festo 案中，最高法院表示，法院將必須決定修改的理由是否足以克服禁止反悔，并將其作為適用禁止反悔的理由。法院還指出，“在沒有任何解釋的情況下，法院應(yīng)假定專利申請人有與可專利性有關(guān)的實質(zhì)性理由，修改權(quán)利要求”?！叭绻麑＠麢?quán)人證明在專利申請過程中所要求的修改具有與可專利性無關(guān)的目的，法院必須考慮該目的，以決定是否排除禁止反悔?！比绻皩＠钟腥藷o法確定這樣的目的，法院應(yīng)假定可以適用禁止反言?！痹贔esto 案中，聯(lián)邦巡回法院背離了美國最高法院在Warner-Jenkinson 案中的判例和它自己長期以來的既定做法，即采用“靈活的禁止”方法來確定專利權(quán)人是否被禁止反言。法院采用了更為嚴格的“完全禁止”的方法來確定禁止反悔。這種“完全禁止”的方法大大限制了專利權(quán)人根據(jù)等同原則獲得保護的能力。21Festo的判決有利于潛在的競爭者，而不利于最初的創(chuàng)新者。22 這一判決代表著聯(lián)邦巡回上訴法院在平衡專利權(quán)人與其潛在競爭者利益方面的做法發(fā)生了翻天覆地的變化。23 專利權(quán)利要求書的“公示功能”已變得“至關(guān)重要”，這一判決建立了“促進專利法的確定性”的規(guī)則。24

根據(jù)Festo 的多數(shù)意見，專利權(quán)人必須證明權(quán)利要求書內(nèi)容的修改是出于與專利性無關(guān)的原因；如果專利權(quán)人沒有承擔這一責(zé)任，那么就禁止適用等同原則。25 在Festo 案中，法院采用了一個可反駁的推定，即“為滿足專利法的任何要求而進行的縮小范圍的修正，可能都會引起禁止反言”，該推定要求專利權(quán)人證明該修正并沒有放棄有關(guān)的特定等同技術(shù)。

專利權(quán)人放棄的差異必須被視為是實質(zhì)性的，因此必須對其進行嚴格的解釋。26“如果不是這樣，發(fā)明人可能會逃避美國專利局的把關(guān)作用，并在侵權(quán)訴訟中試圖奪回作為獲得專利的條件而放棄的主題。法院告誡說，不應(yīng)允許專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中爭論比他們在美國專利商標局通過修改提出的或美國專利商標局拒絕的更廣泛的權(quán)利要求?！?7聯(lián)邦巡回法院認為，Warner-Jenkinson 案的靈活做法對等同的范圍造成了很大的不確定性。專利權(quán)人會在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上劃出低于現(xiàn)有技術(shù)的界限，而不受禁止反悔的影響。Festo 案法院裁決的重要價值在于，實施縮小修正，保證了專利申請的公示功能以及專利授權(quán)結(jié)果的確定性。因此，完全禁止做法不同于靈活做法，提供的確定性使公眾知道在被縮小的專利的確切范圍。28

（三）小結(jié)

最高法院對Festo 案的判決比法院之前對Warner-Jenkinson 案的判決更具指導(dǎo)意義，理由是禁止反悔的靈活性判斷的好處被公眾在通知和確定權(quán)利要求方面的利益損失所抵消。29Festo案中闡述了對禁止反悔的“完全禁止”概念，F(xiàn)esto 判決中的法律規(guī)則可以這樣表述： 每當專利要求通過修改來確保專利的范圍縮小時，禁止反悔適用，無論要求修改的原因是什么。當禁止反悔適用時，推定禁止所有與修正專利申請相對應(yīng)的內(nèi)容。然而，專利權(quán)人可以反駁這種假設(shè)，證明所謂的等同物對于技術(shù)熟練的人來說是不可預(yù)見的。因此，決定禁止反悔是否適用的門檻問題是，“修正案是否縮小了權(quán)利要求？”而不是“修正案的目的是什么？”30法院強調(diào)說，專利權(quán)人對美國專利商標局駁回的答復(fù)應(yīng)被“嚴格解釋為對發(fā)明人不利，對公眾有利?！薄盀榱双@得專利，專利權(quán)人在縮小其權(quán)利要求后……不得通過解釋或訴諸等同物理論，使權(quán)利要求具有更大的范圍?！碑攲＠暾堈咴趯＠暾堖^程中縮小了權(quán)利要求的范圍時，就放棄了所有的等同。" 如果不是這樣，發(fā)明人可能會逃避美國專利局的把關(guān)作用，并在侵權(quán)訴訟中試圖奪回作為獲得專利的條件而放棄的權(quán)利要求。31

在Festo 案后，專利代理人在起草申請時應(yīng)該非常小心，在申請過程中，所有縮小專利權(quán)利要求范圍的修正，或改變申請以符合專利的法定要求之一，都將產(chǎn)生禁止反悔。這種禁止反言將適用于所有的修改，即使申請人沒有說明修改的理由，或者提交的修改“不是專利審查員要求的，也不是為了回應(yīng)專利申請被駁回而作出的。”32

為了避免使用等同原則并減少禁止反言的可能性，申請人在起草權(quán)利要求時應(yīng)著眼于字面侵權(quán)，權(quán)利要求的起草將需要更高的可預(yù)見性。申請人和從業(yè)人員在起草最初的權(quán)利要求時，需要考慮在起草獨立或從屬權(quán)利要求時要有更高的預(yù)見性，因為修改其中任何一項都可能影響等同的范圍，并在無意中導(dǎo)致適用禁止反悔。33

三、禁止反悔判斷方法

為了決定一項權(quán)利要求的修改是否導(dǎo)致禁止反悔，法院首先必須確定在專利申請期間專利權(quán)人的修改是否縮小了權(quán)利要求的字面范圍。34 在評價修改一項專利申請的理由是否與現(xiàn)有技術(shù)無關(guān)時，只應(yīng)依靠專利申請記錄，但有時可以引入專家證詞，以協(xié)助解釋專利申請記錄。35

禁止反悔判斷方法如下：

1. 調(diào)查的第一步是確定在專利申請期間專利權(quán)人的修改是否縮小了權(quán)利要求的字面范圍。36

（1） 如果字面范圍沒有通過修改而縮小，那么禁止反悔就不適用。

（2）如果字面范圍是通過修改而縮小的，那么法院必須繼續(xù)調(diào)查，該修正是否與可專利性有實質(zhì)性關(guān)系。法院審查專利申請的歷史，以確定縮小修正案的理由。

2. 如果專利申請的歷史沒有顯示修改是否與可專利性有實質(zhì)性的關(guān)系，那么可以推定有實質(zhì)性的原因，但可以進行反駁；如果反駁成功，那么禁止反悔就不適用。只有那些不是由于與可專利性有關(guān)的原因而作出的專利申請修正，以及那些從申請歷史中明顯的非縮小性修正，才不會引起禁止反言。任何反駁的證據(jù)都僅限于專利申請記錄中所記載的證據(jù)。

3. 如果法院發(fā)現(xiàn)與可專利性有關(guān)的實質(zhì)性理由，那么法院需要繼續(xù)進行調(diào)查，法院會推定被修改的等同技術(shù)都被放棄了，但可以反駁。如果可以證明某個特定的等同技術(shù)沒有被放棄，那么在這種情況下，禁止反悔就不適用。

專利權(quán)人可以使用如下三種情況提出反駁意見：

（1）有爭議的特定等同技術(shù)在修改時是一個合理的申請人所不能預(yù)見的；（2）作出該修正的理由與有關(guān)的等同技術(shù)“沒有更多的聯(lián)系”；

（3）有其他原因使專利權(quán)人不能合理地預(yù)期已經(jīng)描述了等同替代權(quán)利要求。

如果該推定沒有被成功反駁，則適用禁止反悔，并禁止對等同原則的適用。37 最后，如果修改的原因與可專利性有關(guān)，那么適用禁止反悔，調(diào)查轉(zhuǎn)向禁止反悔的范圍。38

四、禁止反悔的理由

確定專利申請修改是否產(chǎn)生了禁止反悔，存在著諸多的理由。法院認為，修改權(quán)利要求的理由是決定是否應(yīng)阻止專利持有人主張等同原則的關(guān)鍵。39“在專利申請過程中任何交出權(quán)利要求的行為，無論交出權(quán)利要求的理由是什么，都排除了對放棄的權(quán)利要求的收回”。適用禁止反悔原則的理由如下：

1. 可專利性

“當為滿足可專利性的任何要求而做出的修改縮小了專利的范圍時，就會出現(xiàn)禁止反言?！被谂c可專利性相關(guān)的任何理由的權(quán)利要求修改，都可能導(dǎo)致禁止反悔。40“與可專利性有關(guān)”的修正應(yīng)理解為：為避免現(xiàn)有技術(shù)所作的修正，以及為滿足美國專利法第112 條的要求所作的修正，而什么是克服禁止反言的充分理由應(yīng)根據(jù)案件的具體事實來確定。每個案例都必須單獨分析，從而有助于保護專利申請人的利益，并通過一個靈活、公平的判斷，防止任意適用禁止反悔原則。41

在沒有相反證據(jù)的情況下，假設(shè)專利商標局有“與可專利性有關(guān)的實質(zhì)性理由”的要求而進行修改，從而觸發(fā)了禁止反悔的適用。法院認為，證明一項修正案不是為了可專利性的目的的責(zé)任應(yīng)放在發(fā)明人身上。因此，假設(shè)專利申請被修改是出于“與可專利性相關(guān)的實質(zhì)性原因”，發(fā)明人可以反駁這一假設(shè)，“證明在修改時，不能合理地期望一個技術(shù)熟練的人修改了權(quán)利要求書，系出于與可專利性相關(guān)的理由?！?2

禁反言產(chǎn)生于“為獲得專利”或“為確保專利”所需的縮小范圍的修正。只有當修改是為了獲得專利，才會產(chǎn)生禁止反悔?！敖狗椿诳勺鳛榍謾?quán)抗辯，但如果專利持有人證明專利申請期間要求的修改具有與可專利性無關(guān)的目的，法院必須考慮該目的，以決定是否排除禁止反悔?！薄芭c可專利性有關(guān)的實質(zhì)性理由”不限于克服現(xiàn)有技術(shù)，還包括與專利的法定要求有關(guān)的其他理由。首先，“由于與專利的法定要求相關(guān)的任何原因而做出的縮小性修改，都將導(dǎo)致對修改后的權(quán)利要求內(nèi)容適用禁止反悔?！钡诙俺鲇谂c專利的法定要求相關(guān)的原因而縮小權(quán)利要求范圍的自愿修改將導(dǎo)致對修改后的權(quán)利要求適用禁止反悔。”第三，當一項權(quán)利要求修改的解釋無法成立時，該被修改的權(quán)利要求要件就不能適用等同原則。因此，如果修改是滿足專利性要求所必需的，如果沒有該修正案，申請人將不會獲得任何專利，才構(gòu)成為獲得專利的修改。

（1）現(xiàn)有技術(shù)

為區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)而做出的修改，這是與可專利性有關(guān)修改的最常見原因。為避免因與現(xiàn)有技術(shù)沖突被駁回而作出的修正，在禁止反悔的法理中占有重要地位。43

禁止反悔“最常出現(xiàn)在為避免現(xiàn)有技術(shù)而做出的修改的情況下?！苯狗椿谶m用于克服現(xiàn)有技術(shù)所必需的修改，修改的原因是改變了權(quán)利要求以避免與現(xiàn)有技術(shù)相沖突?！皩＠忠筮M行更改，是因為申請的權(quán)利要求通常包含在現(xiàn)有技術(shù)中，與現(xiàn)有技術(shù)出現(xiàn)沖突?！?4 如果在申請專利時，因為存在現(xiàn)有技術(shù)而導(dǎo)致修改權(quán)利要求，這樣的權(quán)利要求不應(yīng)該擴展到包含與該權(quán)利要求相關(guān)的等同技術(shù)，因為在修改的權(quán)利要求時，該技術(shù)已經(jīng)為專利權(quán)人和公眾所知。45

為了將原告的專利申請要求與現(xiàn)有技術(shù)區(qū)分開來，原告在書面記錄中提出修改，最終導(dǎo)致審查員接受了一個范圍更窄的專利申請要求。如果這種寬泛的權(quán)利要求被否定，而用一個更窄的權(quán)利要求代替，專利權(quán)人將不再將被批準修改后的權(quán)利要求與那些被拒絕的權(quán)利要求等同。

（2）自愿修改

禁止反悔的作用在于強化專利的公告功能。如果專利權(quán)人為了回應(yīng)審查員的反對，自愿縮小權(quán)利要求以獲得專利，那么這是在向公眾發(fā)出一個明確的信號，即放棄了縮小權(quán)利要求的字面含義之外的領(lǐng)域。因此，自愿修改也可以引起禁止反悔。

“自愿的”專利申請修改與其他專利申請修改同等對待，任何出于與專利的法定要求相關(guān)的原因而縮小權(quán)利要求范圍的自愿修改，都會對修改后的權(quán)利要求內(nèi)容產(chǎn)生禁止反悔。“任何出于與專利的法定要求有關(guān)的原因而縮小權(quán)利要求范圍的自愿修正，將導(dǎo)致起訴對修改后的權(quán)利要求內(nèi)容的禁止反悔?！?/p>

（3）改寫性修改

在Deering Precision Instruments， L.L.C. v.Vector Distribution Systems， Inc. 96 和RanbaxyPharmaceuticals， Inc. 訴Apotex， Inc. 一案中，聯(lián)邦巡回法院認為，將從屬權(quán)利要求改寫成獨立形式，可以推定適用禁止反悔。

“如果將從屬權(quán)利要求改寫成獨立的形式，同時取消原來的獨立權(quán)利要求，構(gòu)成了縮小的修正，就會適用禁止反悔。”為了滿足專利法的任何要求而將附屬權(quán)利要求改寫為獨立形式，進行的縮小修改，可能會產(chǎn)生禁止反悔。將從屬權(quán)利要求改寫為獨立形式，可能會產(chǎn)生禁止反悔。如果通過取消原有的獨立權(quán)利要求，并將從屬權(quán)利要求改寫為獨立形式，從而縮小了獨立權(quán)利要求的主題范圍，以確保專利，則重寫權(quán)利要求的范圍保持不變的事實，并不排除適用禁止反悔。

法院指出，即使改寫后的權(quán)利要求的范圍沒有變化，如果通過取消原權(quán)利要求并將從屬權(quán)利要求改寫為獨立形式，獨立權(quán)利要求中的主題范圍被縮小以確保專利權(quán)，那么禁止反悔也將被適用。46

2. 放棄

如果專利申請記錄顯示在專利申請期間放棄了某主題內(nèi)容，專利權(quán)人將被禁止在訴訟期間適用等同原則。47 要產(chǎn)生禁止反悔，必須表明明確無誤地放棄了主題。專利權(quán)人如果在專利申請期間放棄了對某一特定主題的保護，就不能聲稱競爭者對放棄的主題的使用，構(gòu)成了對等同原則的侵犯。48

當專利申請歷史會讓一個客觀的、知情的觀察者注意到權(quán)利要求不涉及某些主題，以及一個技術(shù)人員會理解某些主題是被故意從申請中放棄的，則應(yīng)認定為禁反言。如果一個客觀的觀察者無法根據(jù)專利申請歷史辨別什么是被放棄的，那么就沒有禁止反言的依據(jù)了。因此，禁止反悔的適用應(yīng)取決于有爭議的主題是否已被申請人明確放棄。49

確定標的物是否被放棄的標準是，具有一般技術(shù)水平的人是否能從專利申請歷史中客觀地得出放棄的結(jié)論，“競爭對手是否會合理地相信申請人已經(jīng)放棄了相關(guān)標的物”。

3. 無法解釋

當專利權(quán)人不能證明權(quán)利要求要素被縮小的原因時，法院應(yīng)假定權(quán)利要求被修改的原因與可專利性有關(guān)，因此不應(yīng)適用等同原則。如果專利申請歷史和專利權(quán)人都不能說明修改的理由，法院就沒有信息來確定專利申請人放棄了什么主題。在這種情況下，法院必須假設(shè)最壞的情況?申請人放棄了可專利性所要求的等同技術(shù)，由于未知的原因所作的修改將被推定為與專利性有關(guān)的原因所作的修改。50

對于無法解釋的修改，無論在事后看來它們是否為避免現(xiàn)有技術(shù)而做出，都應(yīng)適用這種嚴格的解釋。縮小專利申請修正被假定為與可專利性有關(guān)，除非很明顯它們與可專利性無關(guān)。無法解釋的權(quán)利要求修改被視為與可專利性有關(guān)，通常會引起禁止反言。51

如果修正案是由于非現(xiàn)有技術(shù)的原因而明確提出的，而且這些原因在專利申請記錄中已明確說明，則不應(yīng)構(gòu)成禁止反悔。52 如果沒有對某項權(quán)利要求被修改的原因作出解釋，法院必須假定該權(quán)利要求被修改是出于與可專利性有關(guān)的原因。在無法作出解釋的情況下，法院應(yīng)假定專利申請人有與可專利性有關(guān)的實質(zhì)性理由。53 美國法院的這一延伸判斷，促進了有利于保護公眾的政策關(guān)切，特別是因為公眾只能通過解釋修正案，來認識專利權(quán)利要求，從而判斷是否適用禁止反悔。54

五、禁止反悔的抗辯

美國法院認為，如果專利權(quán)人縮小了修正案的范圍，則應(yīng)推定專利權(quán)人已經(jīng)放棄了與修正后的權(quán)利要求限制有關(guān)的所有等同技術(shù)，專利權(quán)人要承擔“證明該修正案沒有放棄有關(guān)的特定等同技術(shù)的責(zé)任”。55 在Warner-Jenkinson 一案中，最高法院宣布，專利權(quán)人有責(zé)任反駁這樣一種假設(shè)，即修改是出于“非與可專利性有關(guān)的實質(zhì)性原因”。56

專利所有人可以通過三種方式中的任何一種來反駁。專利權(quán)人可以通過證明以下幾點來克服這一推定：一是有爭議的特定等同技術(shù)在修改時是一個合理的申請人所不能預(yù)見的；二是作出該修正的理由與有關(guān)的等同技術(shù)“沒有更多的聯(lián)系”；三是有其他原因使一個合理的申請人不能被期望描述了指控的等同技術(shù)，不能合理地預(yù)期專利權(quán)人已經(jīng)描述了有關(guān)的等同替代權(quán)利要求。與Warner-Jenkinson 推定一樣，F(xiàn)esto 案也將證明責(zé)任放在了專利權(quán)人身上，以證明禁止反悔不應(yīng)適用，使專利權(quán)人從一開始就處于守勢。修改必須“明確無誤地表明放棄了主題”，模棱兩可的修改是不夠的。這些修改必須清晰表達了發(fā)明人的立場，限制了專利權(quán)人的權(quán)利要求范圍。57

專利權(quán)人承擔責(zé)任，證明在專利申請期間需要修改的理由。隨后，法院將決定該理由是否足以克服禁止反悔，以判斷是否適用等同原則。58 當專利權(quán)人未能為權(quán)利要求修改提出理由時，推定的適用禁止反悔規(guī)則才適用。59 因此，如果因為沒有解釋而導(dǎo)致禁止反悔，那么就是不公平的。60

Warner-Jenkinson 案的裁決確立了一種可反駁的推定，即如果在專利申請記錄中沒有出現(xiàn)對修改理由的解釋，法院應(yīng)假定修改是為了獲得專利，因此應(yīng)適用禁止反言。專利所有人有責(zé)任反駁該假設(shè)，說明為什么修改不應(yīng)被視為放棄特定的等同技術(shù)。61

如果從檔案歷史中找不到對權(quán)利要求的某一特定內(nèi)容進行修改的明顯理由，那么專利所有人就有責(zé)任證明，對該內(nèi)容進行修改不是為了可專利性。專利權(quán)人要證明等同技術(shù)沒有在發(fā)布的專利權(quán)利要求書中描述過。62 專利權(quán)人應(yīng)該證明，經(jīng)修正的權(quán)利要求沒有交出有關(guān)等同技術(shù)的特征。“如果專利權(quán)人證明在專利申請期間的修改有與專利性無關(guān)的目的，法院必須考慮該目的，以決定是否排除禁止反言?！?3

如果專利權(quán)人能夠證明該要件被修改的原因與可專利性無關(guān)，那么不妨礙等同原則的適用。因此，在專利申請過程中所作的修改應(yīng)嚴格解釋為不利于專利權(quán)人。64 將這一負擔加在專利權(quán)人身上，根據(jù)托馬斯大法官的分析，這賦予了“適當尊重權(quán)利要求書在定義發(fā)明和向公眾公示方面的作用”。65 要求專利權(quán)人證明縮小修改與可專利性無關(guān)，是在禁止反悔和等同原則之間的適當平衡。

1. 不可預(yù)見的技術(shù)

等同學(xué)說的一個主要理由是要容納后發(fā)技術(shù)。法院將后發(fā)技術(shù)定義為專利頒發(fā)時不為人知的等同技術(shù)。在先發(fā)明通常受到后發(fā)技術(shù)的侵犯，因此往往依靠等同原則進行侵權(quán)保護，將等同原則適用于后發(fā)技術(shù)。66 等同原則的主要目的是保護專利權(quán)人免受后發(fā)技術(shù)的傷害，后發(fā)技術(shù)屬于專利起草者無法預(yù)測和解釋的技術(shù)的等同性替代品。

禁止反悔并不是完全的、不可逾越的障礙，“專利權(quán)人可以反駁，在修正時，不可能合理地期望一個精通該技術(shù)的人起草了一份從字面上包含不可預(yù)見的后發(fā)等同技術(shù)的權(quán)利要求書?！?7因此，對專利起草時還不為人知的技術(shù)，專利權(quán)人可以適用等同原則。

專利申請人不能放棄權(quán)利要求書修改時尚不可知的主題。在申請專利時不知道因而不可能放棄的后發(fā)技術(shù)，由于權(quán)利要求書的含義在發(fā)布日就已確定，因此專利權(quán)人可以使用等同技術(shù)原則，以保護自己不受后發(fā)技術(shù)的影響。68專利權(quán)人應(yīng)該能夠根據(jù)等同原則對后發(fā)技術(shù)提起侵權(quán)訴訟。

專利權(quán)人如果要保護自己免受后發(fā)技術(shù)的傷害，就需要等同原則。如果發(fā)明屬于可預(yù)測的技術(shù)，發(fā)明者不能適用等同原則，但不可預(yù)測的發(fā)明將依然可以適用于等同原則。69 這種靈活的方法使法院有機會確定專利權(quán)人是否可以起訴后發(fā)技術(shù)，即使是在專利權(quán)人進行了縮小修改。70

如果等同技術(shù)是“后來開發(fā)的" 或在修改時“不為相關(guān)技術(shù)所知"，則等同技術(shù)“通常是不可預(yù)見的"。相比之下，舊技術(shù)更有可能是可預(yù)見的。71 只要通過修改從縮小的權(quán)利要求中排除的原權(quán)利要求中披露的主題是普通技術(shù)人員可以識別的，該主題就被貢獻給了公眾，同時也被放棄了。當本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員能夠“識別出已經(jīng)公開但未被要求的主題”時，就會產(chǎn)生這種奉獻。72“專利權(quán)人應(yīng)當承擔責(zé)任，證明該修正案沒有放棄特定等同技術(shù)?！痹趯＠暾垥r不知道該特定等同技術(shù)的情況下，修改顯然不會被視為放棄了不可預(yù)見的等同技術(shù)?！皩＠麢?quán)人必須證明，在修訂時，不能合理地期望普通技術(shù)人員起草了一份權(quán)利要求書，該權(quán)利要求書從字面上包含了不可預(yù)見的等同技術(shù)?！边@表明，禁止反悔將嚴重限制在專利申請期間對專利權(quán)利要求書進行縮小修改的專利權(quán)人可預(yù)見的等同技術(shù)。73 專利持有人可以通過證明所謂的等同技術(shù)“在申請時不可預(yù)見”來反駁這一推定。

如果在授予之日還沒有等同的權(quán)利要求并且在當時不能合理地預(yù)見，那么專利法將允許專利權(quán)人在等同原則下擴展。申請人不能放棄在權(quán)利要求修改時不存在的東西，即后發(fā)技術(shù)。由于后發(fā)技術(shù)在專利申請過程中并不存在，申請人不可能知道，更不可能放棄。權(quán)利要求的縮小不應(yīng)涉及后發(fā)技術(shù)，后發(fā)技術(shù)不可能在獲得專利期間被放棄，因為它還不存在。因此，適用禁止反悔來禁止后發(fā)技術(shù)的等同原則是不合邏輯的。

“在修正案實施時，等同物是不可預(yù)見的”，這提出了一種客觀的探究，詢問“在修正案實施時，具有一般技術(shù)的人是否不可預(yù)見等同技術(shù)?！焙蟀l(fā)技術(shù)通常是不可預(yù)見的，因此不能適當禁止反悔，從而排除該等同技術(shù)。因此，在權(quán)利要求修正時的技術(shù)中必須是已存在的可預(yù)見的等同技術(shù)。74

關(guān)于不可預(yù)見后發(fā)技術(shù)的等同情況，進行客觀調(diào)查是適當?shù)?。可預(yù)見性問題本質(zhì)上是高度事實性的，需要專家就修正時的技術(shù)狀況和當時的普通技能水平提供證詞。75

2. 表達性修改

只有“真正表達性的”修正案才不會適用禁止反悔，因為這樣的修正案沒有以任何方式縮小權(quán)利要求。76 對一項權(quán)利要求所作的“僅僅是表達上的改變，其含義基本上相同”的改變不應(yīng)阻止等同性侵權(quán)判決。因此，表達性修正案不會引起禁止反悔。

如果修正案沒有縮小權(quán)利要求，只是澄清權(quán)利要求的語言，禁止反悔將不適用。當修改是為了符合有關(guān)專利申請形式的要求時，則不應(yīng)適用禁止反言。根據(jù)Warner-Jenkinson 推定，縮小范圍的權(quán)利要求修改被推定為與可專利性有關(guān)，除非它們顯然不是。這樣一來，只有那些明顯不是出于與專利性有關(guān)的原因而進行的表達性權(quán)利要求修改才可以避免適用禁止反言。77

權(quán)利要求書修改實際上分為三種類型：（1）與可專利性無關(guān)的原因，（2）與可專利性相關(guān)的原因，以及（3）目的不明的原因。不明原因的權(quán)利要求修改歸入為確保專利而進行的權(quán)利要求修改的類別。因此，唯一不受禁反言影響的縮小的權(quán)利要求書修正案是那些不是由于與專利性相關(guān)的原因而做出的。78

傳統(tǒng)上，并不是每一個權(quán)利要求的修改都重要到可以適用禁止反悔。一般來說，沒有與專利授權(quán)相關(guān)的權(quán)利要求修改并不引起禁止反言，與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別無關(guān)的權(quán)利要求修改不一定會牽涉到禁止反悔。這樣的修改通常只有在顯示出明確無誤地放棄權(quán)利要求主題時，才會導(dǎo)致禁止反言。79

專利局可能要求申請人澄清一個含糊的術(shù)語，改進一個外來詞的翻譯，或者將一個從屬權(quán)利要求重寫為一個獨立的權(quán)利要求。在這些情況下，作出修改只是為了澄清權(quán)利要求的語言，而不是出于可專利性的原因，申請人并沒有放棄權(quán)利要求的意圖，因此不應(yīng)被適用禁止反悔原則。

六、中國的做法

我國專利法中也規(guī)定了禁止反悔制度，相比于美國的禁止反悔制度，還存在著一些欠缺和問題，通過移植美國的法律制度可以進一步完善我國的禁止反悔制度，促使我國專利制度的完善。我國禁止反悔理論和法律規(guī)范，存在的問題如下：

（一）判斷程序

我國專利法還欠缺禁止反悔的判斷程序，即法院通過何種程序最終確定是否適用禁止反悔。在確定禁止反悔時，使用何種證據(jù)，是否需要引入專家證人輔助等情況，都應(yīng)當予以明確。

按照美國專利法的做法，如果該修正是縮小范圍的，那么法院必須確定該修正是否與可專利性有實質(zhì)性關(guān)系。法院審查專利申請的歷史，以確定縮小修正案的理由。在評價修改一項專利申請的理由是否與指稱的等同技術(shù)無關(guān)時，只應(yīng)依靠專利申請記錄，但有時可以引入專家證詞，以協(xié)助解釋專利申請記錄。

我國專利法欠缺明確的禁止反悔的判斷程序，法院通過什么流程進行判斷，從而認定在等同侵權(quán)判定中是否適用禁止反悔理論，應(yīng)該給予專利權(quán)人和競爭對手明確的指導(dǎo)，使雙方當事人明確如何運用和行使專利權(quán)利要求的修改和禁止反悔抗辯，從而提高專利侵權(quán)訴訟的效率。

（二）修改理由

我國關(guān)于禁止反悔的理由的規(guī)定，相對比較簡單。許多條文規(guī)定的禁止反悔理由，僅限于專利權(quán)人放棄權(quán)利要求。北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第61 條規(guī)定：“被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求中的技術(shù)特征是否等同進行判斷時，被訴侵權(quán)人可以專利權(quán)人對該等同特征已經(jīng)放棄、應(yīng)當禁止其反悔為由進行抗辯。禁止反悔，是指在專利授權(quán)或者無效程序中，專利申請人或?qū)＠麢?quán)人通過對權(quán)利要求、說明書的限縮性修改或者意見陳述的方式放棄的保護范圍，在侵犯專利權(quán)訴訟中確定是否構(gòu)成等同侵權(quán)時，禁止權(quán)利人將已放棄的內(nèi)容重新納入專利權(quán)的保護范圍?！薄秶抑R產(chǎn)權(quán)局：專利侵權(quán)判定和假冒專利行為認定指南（試行）》規(guī)定，所謂禁止反悔原則，是指權(quán)利人將專利申請人/ 專利權(quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中，通過修改權(quán)利要求書、說明書或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，在侵犯專利權(quán)糾紛案件中反悔，重新納入專利權(quán)的保護范圍的，管理專利工作的部門不應(yīng)予以支持。如果允許專利權(quán)人在侵權(quán)糾紛處理中通過主張等同侵權(quán)而將先前放棄的技術(shù)方案再納入到專利權(quán)保護范圍內(nèi)，將會由于專利權(quán)人的反悔而損害社會公眾的利益?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定，專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。

實際上，專利權(quán)人在專利申請期間修改權(quán)利要求的理由不僅限于放棄?！秶抑R產(chǎn)權(quán)局：專利侵權(quán)判定和假冒專利行為認定指南（試行）》規(guī)定的相對比較全面一些：在專利授權(quán)、確權(quán)程序中，專利申請人或?qū)＠麢?quán)人為了滿足專利授權(quán)的條件而進行的修改或意見陳述均可能導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第61 條規(guī)定，專利申請人或?qū)＠麢?quán)人限制或者部分放棄的保護范圍，應(yīng)當是基于克服缺乏新穎性或創(chuàng)造性、缺少必要技術(shù)特征和權(quán)利要求得不到說明書的支持以及說明書未充分公開等不能獲得授權(quán)的實質(zhì)性缺陷的需要。因此，我國專利法關(guān)于禁止反悔原則的規(guī)范，應(yīng)當明確專利權(quán)人修改的理由。專利申請期間或者確權(quán)程序中，專利權(quán)人可以為了可專利性的要求，為滿足專利法的任何要求而作出的縮小性修正，規(guī)避現(xiàn)有技術(shù)，或者為了滿足專利授權(quán)的實質(zhì)條件而修改權(quán)利要求，都會導(dǎo)致禁止反悔，此外還存在著自愿修改權(quán)利要求的情況。

當專利權(quán)人無法解釋修改的理由，在沒有相反證據(jù)的情況下，應(yīng)當假設(shè)專利局有“與可專利性有關(guān)的實質(zhì)性理由”要求修改，從而觸發(fā)了禁止反悔的適用，并排除了在等同原則下的侵權(quán)裁定。對于無法解釋的修改，無論事后看來它們是否為避免現(xiàn)有技術(shù)而做出，都應(yīng)適用這種嚴格的解釋。在這種情況下，法院必須假設(shè)最壞的情況?申請人放棄了該專利申請要素的所有等同技術(shù)。無法解釋情況下的假設(shè)的規(guī)定，在我國專利法規(guī)范上是空白的，因此，也應(yīng)當加以補充。

我國對于改寫性修改也沒有規(guī)定，如果將從屬權(quán)利要求改寫成獨立的形式，同時取消原來的獨立權(quán)利要求，構(gòu)成了縮小的修正，就會適用禁止反悔。顯然，我國專利法的規(guī)范應(yīng)當引進美國的禁止反悔理由加以豐富和完善。

（三）專利權(quán)人的解釋

在Festo 案中，美國聯(lián)邦巡回法院背離了“靈活的禁止”方法，采用了更為嚴格的“完全禁止”的方法來確定禁止反悔。對任何修正的專利申請內(nèi)容，都強制規(guī)定適用禁止反悔。這種“完全禁止”的方法可以更明確專利的范圍，促進專利申請的公示作用的發(fā)揮。80《國家知識產(chǎn)權(quán)局：專利侵權(quán)判定和假冒專利行為認定指南（試行）》規(guī)定，對于因修改而導(dǎo)致權(quán)利要求保護范圍縮小的情形，不論修改的具體原因和動機如何，均可能導(dǎo)致禁止反悔原則的適用。例如，無論修改是為了克服新穎性、創(chuàng)造性的缺陷，還是為了克服權(quán)利要求得不到說明書支持、權(quán)利要求不清楚等缺陷。無論修改是專利申請人自行提交的主動修改，還是為了克服審查員指出的缺陷而作出的被動修改，只要對權(quán)利要求的范圍作出限縮，并且被審查員所接納，均可以適用禁止反悔原則。這種做法可以更精確地界定專利權(quán)的最終邊界，基本是采用與美國類似的完全禁止的做法，突出專利授權(quán)的公示作用。

但是我國專利法欠缺允許專利權(quán)人進行解釋的規(guī)定。在專利權(quán)人修改權(quán)利要求之后，如果法院適用禁止反悔，使專利權(quán)人無法使用等同原則之時，應(yīng)當允許專利權(quán)人對于自己的修改進行解釋。專利權(quán)人通常會辯解稱，權(quán)利要求中不存在不可預(yù)見的技術(shù)，因此對于在后技術(shù)可以適用等同原則認定侵權(quán)。

此外，專利權(quán)人還會辯解稱，權(quán)利要求的修改僅僅限于字面表達的修改，并不涉及權(quán)利要求范圍的限縮。專利權(quán)人對于修改理由進行解釋之后，法院再進行判斷，是否可以適用禁止反悔原則。一旦發(fā)現(xiàn)權(quán)利要求的修改，就認定存在放棄并且適用禁止反悔，對于專利權(quán)人是不公平的。只有在權(quán)利人不能說明專利申請人或?qū)＠麢?quán)人修改專利文件原因的，可以推定其修改是為克服不能獲得授權(quán)的實質(zhì)性缺陷。應(yīng)該允許專利權(quán)人提出反駁意見：（1）有爭議的特定等同技術(shù)在修改時是一個合理的申請人所不能預(yù)見的；（2）作出該修正的理由與有關(guān)的等同技術(shù)“沒有更多的聯(lián)系”；（3）有其他原因使一個合理的申請人不能被期望描述了等同技術(shù)，專利權(quán)人不能合理地預(yù)期已經(jīng)描述了等同替代權(quán)利要求。

如果專利申請歷史和專利權(quán)人都不能說明修改的理由，法院就沒有信息來確定專利申請人放棄了什么主題?！敖狗椿诳勺鳛榍謾?quán)抗辯，但如果專利持有人證明專利申請期間要求的修改具有與可專利性無關(guān)的目的，法院必須考慮該目的，以決定是否排除禁止反言?！?/p>

（四）抗辯理由

我國專利法的規(guī)范還欠缺允許專利權(quán)人對于禁止反悔的抗辯的規(guī)定。專利權(quán)人的抗辯主要有兩種理由，一是對于不可預(yù)見的技術(shù)可以提出抗辯。由于后發(fā)技術(shù)在專利申請過程中并不存在，申請人不可能知道，更不可能放棄。由于權(quán)利要求是在申請日確定的，權(quán)利要求可以縮小，但這種縮小不應(yīng)涉及后發(fā)技術(shù)。后發(fā)技術(shù)不可能在獲得專利期間被放棄，因為它還不存在。因此，適用禁止反悔來禁止后發(fā)技術(shù)的等同原則是不合邏輯的。應(yīng)該詢問“在修正案實施時，具有一般技術(shù)的人是否不可預(yù)見等同技術(shù)，”事后產(chǎn)生的技術(shù)通常是不可預(yù)見的，因此不能適當禁止反悔，從而排除該等同技術(shù)。因此，在修正時的技術(shù)中必須存在可預(yù)見的等同技術(shù)。81

另一種抗辯理由是表達性描述，如果專利修改只限于表達性修改，只有“真正表達性的”修正案才不會援引禁止反言，因為這樣的修正案沒有以任何方式縮小權(quán)利要求。當修改是為了符合有關(guān)專利申請形式的要求時，則不應(yīng)適用禁止反言。

七、結(jié)論

綜上所述，我國專利法律制度在禁止反悔制度上存在著諸多欠缺和不足之處，需要移植美國禁止反悔理論，在專利權(quán)人的修改理由、專利權(quán)人解釋和禁止反悔抗辯制度、判斷程序等多方面加以完善，從而完善我國的禁止反悔理論和法律制度，通過禁止反悔原則更進一步促進專利局授予專利權(quán)的公示功能的完善，使社會公眾更明確專利權(quán)的范圍，促進社會公共利益得到更好的保障。