探析方法特征表征產(chǎn)品權(quán)利要求保護(hù)范圍的界定
——兼論其新穎性和創(chuàng)造性的審查

劉春磊 鄭瓊娟

(國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作廣東中心，廣東 廣州 510655）

0 引言

《專利審查指南》（簡稱《指南》）第二部分第二章第3.1.1 節(jié)有關(guān)權(quán)利要求的類型的規(guī)定，按照性質(zhì)劃分，權(quán)利要求有兩種基本類型，即物的權(quán)利要求和活動(dòng)的權(quán)利要求，或者簡單地稱為產(chǎn)品權(quán)利要求和方法權(quán)利要求。在類型上區(qū)分權(quán)利要求的目的是確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍?！吨改稀返?.2.2 節(jié)中對(duì)權(quán)利要求清楚的要求中規(guī)定，產(chǎn)品權(quán)利要求適用于產(chǎn)品發(fā)明或者實(shí)用新型，通常應(yīng)當(dāng)用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征來描述。特殊情況下，當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助物理或化學(xué)參數(shù)表征；當(dāng)無法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助于方法特征表征。

根據(jù)以上規(guī)定可知，為了清晰地確定出權(quán)利要求的保護(hù)范圍，通常推薦采用組成和/或結(jié)構(gòu)特征予以表征，不推薦采用性能、參數(shù)以及方法特征對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行表征，這是因?yàn)檫@類特征對(duì)產(chǎn)品權(quán)利要求的實(shí)際限定作用通常難以判斷或者確定，從而導(dǎo)致權(quán)利要求保護(hù)范圍難以界定。因此，性能、參數(shù)以及方法特征表征產(chǎn)品權(quán)利要求的審查往往成為審查爭議的焦點(diǎn)和難點(diǎn)。現(xiàn)有諸多文獻(xiàn)關(guān)注對(duì)物理、化學(xué)參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的審查進(jìn)行研究［1-2］，以及方法特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求保護(hù)范圍的解讀等［3-4］，缺乏系統(tǒng)性的方法表征產(chǎn)品權(quán)利要求保護(hù)范圍解讀、新穎性和創(chuàng)造性的完整審查思路的梳理和研究。審查實(shí)踐中，在方法權(quán)利要求具備新穎性和創(chuàng)造性的前提下，為了克服產(chǎn)品權(quán)利要求新穎性和創(chuàng)造性問題，申請(qǐng)人通常選擇將方法權(quán)利要求合并到產(chǎn)品權(quán)利要求中，認(rèn)為在制備該產(chǎn)品的方法具備新穎性和創(chuàng)造性的前提下，通過該方法制備得到的產(chǎn)品自然具備新穎性和創(chuàng)造性。針對(duì)該問題，審查實(shí)踐中也確實(shí)容易忽視方法特征的實(shí)際限定作用以及對(duì)該產(chǎn)品是否具備新穎性和創(chuàng)造性獨(dú)立判斷，導(dǎo)致審查結(jié)論不準(zhǔn)確?；诖?，本研究結(jié)合《指南》中的相關(guān)規(guī)定以及典型案例，梳理方法表征產(chǎn)品權(quán)利要求的審查的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和步驟，以厘清方法特征表征產(chǎn)品權(quán)利要求的審查思路，為方法特征表征產(chǎn)品權(quán)利要求的審查提供參考。

1 方法特征表征產(chǎn)品權(quán)利要求的審查思路

1.1 相關(guān)規(guī)定

《指南》第二部分第十章第4.3節(jié)的規(guī)定為方法特征表征產(chǎn)品權(quán)利要求的撰寫提供依據(jù)，第二部分第二章第3.1.1 節(jié)規(guī)定了如何考慮方法特征表征產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)范圍，第二部分第三章第3.2.5節(jié)規(guī)定有關(guān)包含制備方法特征的產(chǎn)品權(quán)利要求新穎性的審查思路。該節(jié)中的基準(zhǔn)同樣適用于創(chuàng)造性的判斷中該類技術(shù)特征是否相同的對(duì)比判斷。

1.2 方法特征表征產(chǎn)品權(quán)利要求的審查思路及邏輯簡圖

1.2.1 在方法權(quán)利要求符合新穎性和創(chuàng)造性的案件中，方法特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求審查應(yīng)遵循以下審查思路。

第一，界定方法特征表征產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)范圍。方法特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求仍屬產(chǎn)品權(quán)利要求，方法特征應(yīng)當(dāng)予以考慮，其實(shí)際限定作用取決于對(duì)所要求保護(hù)的產(chǎn)品本身帶來何種影響。①當(dāng)權(quán)利要求中其他技術(shù)特征已經(jīng)能夠確定出產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成時(shí)，該方法特征不產(chǎn)生任何的限定作用，該方法特征不構(gòu)成區(qū)別特征，如案例1。②方法特征表征產(chǎn)品權(quán)利要求，無證據(jù)表明該制備方法會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品具有某種特定的結(jié)構(gòu)和/或組成時(shí)，可推定該制備方法不產(chǎn)生限定作用，如案例2。③站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，如果可以斷定該方法特征對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成產(chǎn)生影響，即該方法限定使產(chǎn)品不同于對(duì)比文件的產(chǎn)品，則該方法特征產(chǎn)生實(shí)際限定作用，應(yīng)構(gòu)成區(qū)別，如案例3和案例4。

第二，方法特征表征產(chǎn)品權(quán)利要求新穎性的判斷。方法特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的審查，應(yīng)先按照上述方法確定產(chǎn)品權(quán)利要求保護(hù)范圍，判斷該方法步驟是否構(gòu)成區(qū)別。①如果申請(qǐng)的權(quán)利要求所限定的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品相比，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和組成相同，盡管所述方法不同，但方法仍不構(gòu)成區(qū)別特征，該權(quán)利要求仍不具備新穎性。②如果申請(qǐng)的權(quán)利要求涉及的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品相比，無證據(jù)表明該制備方法會(huì)導(dǎo)致不同，可推定該權(quán)利要求不具備新穎性，如案例2。③本領(lǐng)域技術(shù)人員如果可以斷定該方法特征對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成產(chǎn)生影響，從而構(gòu)成與對(duì)比文件的區(qū)別，則該權(quán)利要求具備新穎性，如案例3和案例4。

第三，方法特征表征產(chǎn)品權(quán)利要求創(chuàng)造性的判斷。在審查新穎性的基礎(chǔ)上，仍需要獨(dú)立對(duì)該產(chǎn)品是否具備創(chuàng)造性進(jìn)行審查，需要重新對(duì)比技術(shù)方案找出區(qū)別特征，確定產(chǎn)品相對(duì)對(duì)比文件產(chǎn)品實(shí)際所解決的技術(shù)問題，判斷顯而易見性。在確定實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)需注意，要考慮方法表征對(duì)產(chǎn)品權(quán)利要求保護(hù)范圍的影響，重新考慮產(chǎn)品本身相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品是否解決新的問題，不能簡單套用制備方法權(quán)利要求創(chuàng)造性分析中確定的實(shí)際解決的技術(shù)問題，以免導(dǎo)致技術(shù)問題認(rèn)定不準(zhǔn)確，影響創(chuàng)造性的判斷。具體地，要重點(diǎn)考慮方法這一區(qū)別特征與表征的產(chǎn)品相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)實(shí)際解決技術(shù)問題之間是否存在關(guān)聯(lián)性。①若方法區(qū)別特征與產(chǎn)品相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)實(shí)際解決的技術(shù)問題之間無關(guān)聯(lián)性或者不能證明兩者存在關(guān)聯(lián)性，則意味著對(duì)于該產(chǎn)品而言，這一方法區(qū)別特征并未解決技術(shù)問題，未作出技術(shù)貢獻(xiàn)，此時(shí)方法限定的產(chǎn)品無創(chuàng)造性，如案例3。②若方法區(qū)別特征與產(chǎn)品相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)實(shí)際解決的技術(shù)問題之間存在關(guān)聯(lián)性，即方法不同導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和/或組成不同，結(jié)構(gòu)和/或組成的不同導(dǎo)致產(chǎn)品能夠解決新的技術(shù)問題，作出技術(shù)貢獻(xiàn)，此時(shí)方法限定的產(chǎn)品具備創(chuàng)造性，如案例4。

1.2.2 上述審查思路的邏輯簡圖如圖1所示。

圖1 方法表征產(chǎn)品權(quán)利要求審查邏輯簡圖

2 案例演繹

案例1［5］：

權(quán)利要求1：請(qǐng)求保護(hù)一種活性艷藍(lán)染料，其特征在于活性艷藍(lán)染料的化合物結(jié)構(gòu)如式（1）。

式（1）化合物的制備過程為：首先三聚氯氰與對(duì)β-羥基乙砜苯胺硫酸酯反應(yīng)得到一縮物，然后一縮物再與式（2）所示的化合物進(jìn)行二縮合反應(yīng)，干燥后得到式（1）結(jié)構(gòu)所示染料化合物。

式（2）所示的化合物的獲得步驟為：將碳酸氫鈉和碳酸鈉經(jīng)水?dāng)嚢枞芙狻吹檬剑?）所示的化合物。

對(duì)比文件1 公開一種用于二色性或三色性染色或印花天然或合成聚酰胺的纖維活性藍(lán)色蒽醌染色染料，化合物結(jié)構(gòu)如式（3）所示。

本案權(quán)利要求1 使用制備方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行表征，在類型上仍屬于產(chǎn)品權(quán)利要求。確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)，方法特征應(yīng)當(dāng)予以考慮，確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍時(shí)，方法特征應(yīng)當(dāng)予以考慮，制備方法不同并不必然導(dǎo)致產(chǎn)品本身不同，其限定作用并非簡單比較其與對(duì)比文件記載的方法是否相同，應(yīng)比較兩者產(chǎn)品是否相同。本案中，權(quán)利要求通過結(jié)構(gòu)式清楚地對(duì)化合物進(jìn)行限定，權(quán)利要求保護(hù)的活性艷藍(lán)染料產(chǎn)品加入方法特征進(jìn)行表征，所得產(chǎn)品仍是權(quán)利要求中要求保護(hù)的化合物，并不會(huì)導(dǎo)致權(quán)利要求化合物的化學(xué)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，即該方法特征對(duì)權(quán)利要求中要求保護(hù)的產(chǎn)品并不產(chǎn)生實(shí)際的限定作用，即使對(duì)比文件1 未公開染料的制備方法，該方法特征仍不構(gòu)成與對(duì)比文件1 的區(qū)別特征，因此在進(jìn)一步考慮產(chǎn)品創(chuàng)造性時(shí)無須考慮該方法特征。

案例2①：

權(quán)利要求1：一種用于改進(jìn)將脂族氰基醛還原胺化為脂族二胺的非均相基于金屬的催化劑體系的催化活性的方法。所述方法包括以下步驟：進(jìn)行一種或多種非均相基于金屬的催化劑體系的氨解，所述催化劑體系具有小于90%的二胺產(chǎn)物收率，基于氰基醛至二胺的摩爾轉(zhuǎn)化率，所述氨解包括：……

權(quán)利要求2：具有改進(jìn)的催化活性的一種或多種氨解處理的非均相基于金屬的催化劑體系，其由權(quán)利要求1的方法獲得。

對(duì)比文件1 公開了一種用于將脂族氰基醛還原胺化為脂族二胺的催化劑體系，公開了用于改進(jìn)該催化劑體系的催化活性的方法，其經(jīng)過氨解處理同樣獲得了具有改進(jìn)催化活性的非均相基于金屬的催化劑體系，經(jīng)氨解處理后二胺的總產(chǎn)率由83.7%提高到88.4%，但權(quán)利要求1公開的氨解步驟與對(duì)比文件1 公開的不同，本案中證明了采用權(quán)利要求1 限定的改性的催化活性的方法與對(duì)比文件1公開的方法相比能夠大幅度提高二胺產(chǎn)率，因此權(quán)利要求1 按照創(chuàng)造性的審查思路具備創(chuàng)造性，由于篇幅限制，在此不做展開。在此重點(diǎn)討論如何考慮權(quán)利要求2 的產(chǎn)品中方法特征的限定作用、新穎性和創(chuàng)造性問題。

在確定權(quán)利要求2 要求保護(hù)的范圍時(shí)，應(yīng)考慮權(quán)利要求1 的方法特征的實(shí)際的限定作用。其中限定的“所述催化劑體系具有小于90%的二胺產(chǎn)物收率”屬于對(duì)催化劑體系的功能限定，該特征隱含產(chǎn)品具有特定的結(jié)構(gòu)和/或組成，因此產(chǎn)生限定作用。至于權(quán)利要求1 中氨解方法步驟是否會(huì)導(dǎo)致活化后催化劑體系結(jié)構(gòu)和/或組成的不同，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法確定，可推定該方法步驟不產(chǎn)生限定作用，此時(shí)應(yīng)當(dāng)由申請(qǐng)人承擔(dān)舉證責(zé)任，證明該方法導(dǎo)致產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品不同，或者該方法給產(chǎn)品帶來了不同于對(duì)比文件產(chǎn)品的性能從而表明其結(jié)構(gòu)和/或組成已發(fā)生改變，證明方法步驟對(duì)產(chǎn)品的限定作用。

對(duì)于以制備方法特征表征的產(chǎn)品，將權(quán)利要求限定的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品相比，雖然二者方法不同，但沒有參數(shù)表明兩者不同，也沒有證據(jù)證明由于制備方法的區(qū)別導(dǎo)致產(chǎn)品任何功能、性能上的改變，則可推定該產(chǎn)品不具備新穎性。本案中，權(quán)利要求2 的催化劑體系限定由權(quán)利要求1 的方法獲得，且權(quán)利要求1 中限定了初始催化劑體系具有小于90%的二胺產(chǎn)物收率，但對(duì)比文件1 公開未經(jīng)調(diào)節(jié)的初始催化劑體系同樣具有小于90%的二胺產(chǎn)物收率，即初始產(chǎn)率與權(quán)利要求2 限定的相同，并且對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，權(quán)利要求2 和對(duì)比文件1 公開的氨解方法僅是具體操作步驟和反應(yīng)條件不同，并不一定會(huì)導(dǎo)致活化后催化劑體系在結(jié)構(gòu)和/或組成上有所不同，在權(quán)利要求2并沒有記載該催化劑的任何參數(shù)以表明在結(jié)構(gòu)和/或組成不同、或者該方法不同于對(duì)比文件1 催化劑的性能從而表明催化劑體系不同的情況下，僅依據(jù)制備方法無法使得其與對(duì)比文件1 公開的催化劑區(qū)分開，因此推定權(quán)利要求2 中活化后的催化劑體系相對(duì)于對(duì)比文件1不具備新穎性。

案例3②：

權(quán)利要求1：一種具有改善胰島素抵抗作用的澤瀉多糖的提取方法，其特征在于，包括如下步驟：選用粉碎的干燥物料粒度為40～100 目澤瀉粉末，采用纖維素酶提取酶質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.4%～0.6%，酶解溫度為35～40 ℃，酶解時(shí)間為120～180 min，pH 值為4～4.5，料液質(zhì)量體積比為1∶20～1∶30；升溫滅活后得到澤瀉多糖提取液。

權(quán)利要求2：一種權(quán)利要求1 所述的具有改善胰島素抵抗作用的澤瀉多糖的提取方法所制備的澤瀉多糖。

對(duì)比文件1 公開一種具有降血糖作用的澤瀉水提物，通過水提獲得，同樣測(cè)試其改善胰島素抵抗活性，技術(shù)效果與本案相當(dāng)，但并未公開澤瀉水提物的具體組成。兩者方法上的主要差別在于對(duì)比文件1 采用水提法代替了本案的酶解法，由于現(xiàn)有技術(shù)未給出采用具體工藝的酶解法代替水解法制備澤瀉多糖的技術(shù)啟示，因此權(quán)利要求1 具備創(chuàng)造性，由于篇幅限制，在此不做展開。在此重點(diǎn)討論如何考慮權(quán)利要求2 的方法表征產(chǎn)品權(quán)利要求中方法特征的限定作用、新穎性和創(chuàng)造性問題。

根據(jù)本領(lǐng)域的普通技術(shù)知識(shí)，可以確定本案采用纖維素酶解法和對(duì)比文件1 采用水提法得到的多糖產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上是有差異的，酶解法相對(duì)水提法還可以通過酶解細(xì)胞壁，進(jìn)而提取其中的胞內(nèi)多糖，可見兩者在組成和結(jié)構(gòu)上是明顯不同的，即本申請(qǐng)酶解法結(jié)合醇沉的澤瀉多糖的制備方法對(duì)所得產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和組成是具有限定作用的，因此產(chǎn)生限定作用，該方法特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求具備新穎性。此時(shí)仍須進(jìn)一步獨(dú)立審查該產(chǎn)品是否具備創(chuàng)造性。

《指南》中雖未對(duì)方法特征表征產(chǎn)品權(quán)利要求創(chuàng)造性的審查單獨(dú)作出特別規(guī)定，但根據(jù)體系解釋原則，其同樣應(yīng)該按照創(chuàng)造性的一般審查原則進(jìn)行審查，確定最接近現(xiàn)有技術(shù)，對(duì)比技術(shù)方案找出區(qū)別特征，確定產(chǎn)品相對(duì)對(duì)比文件實(shí)際所解決的技術(shù)問題，判斷顯而易見性。

就本案而言，本案產(chǎn)品權(quán)利要求中限定的酶解方法制備得到的多糖在組成和/或結(jié)構(gòu)上確實(shí)與對(duì)比文件1 水提法得到的多糖不同，應(yīng)作為區(qū)別技術(shù)特征。但本申請(qǐng)并未對(duì)制得的澤瀉多糖進(jìn)行分析和測(cè)定，僅是記載了制備得到多糖具有胰島素改善效果，并未研究不同提取方法得到多糖產(chǎn)品的活性差異，而對(duì)比文件1 通過水提法也制得了具有胰島素改善效果即降糖作用的澤瀉水提物，本案的酶解法實(shí)際上也是利用了澤瀉多糖具有水溶性，通過水溶醇沉提取，從而獲得具有降糖作用的澤瀉提取物，可見二者均起到了降糖作用。因此，二者的有效成分應(yīng)當(dāng)是相同的，同時(shí)沒有證據(jù)證明本案的澤瀉多糖提取物相對(duì)對(duì)比文件1 的澤瀉多糖提取物在結(jié)構(gòu)和組成上的差別導(dǎo)致本案請(qǐng)求保護(hù)的澤瀉多糖相對(duì)對(duì)比文件1 的澤瀉提取物具有何種更好的技術(shù)效果。因此，本案制備方法表征的產(chǎn)品權(quán)利要求相對(duì)對(duì)比文件1 實(shí)際上并未解決任何問題，相對(duì)現(xiàn)有技術(shù)并未帶來技術(shù)貢獻(xiàn)，即不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，因此本案制備方法表征的產(chǎn)品權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性。

案例4③：

權(quán)利要求1：樺樹茸中抗糖成分的提取純化，其特征在于步驟如圖2。

圖2 抗糖成分的提取純化步驟

權(quán)利要求2：一種權(quán)利要求1 所述的樺樹茸中抗糖成分的提取純化所制備的抗糖成分。

對(duì)比文件1 公開了一種具有抗氧化的樺樹茸多糖，兩者方法上的主要差別在于采用大孔樹脂處理-超聲降解-葡聚糖凝膠SephadexG-100 處理的工藝代替了對(duì)比文件1中的DEAE-52纖維素柱-超聲降解的純化和改性工藝。雖然大孔樹脂、葡聚糖凝膠SephadexG-100 和DEAE-52 纖維素柱分離純化均為多糖領(lǐng)域常用的分離純化方法，但經(jīng)比較，本案所述提取純化方法得到的產(chǎn)品在較低濃度下即獲得了比對(duì)比文件1 更好的抗氧化活性，可見，兩者方法步驟不同，且現(xiàn)有技術(shù)并未給出通過調(diào)整工藝可以獲得更高抗氧化活性的樺樹茸多糖的技術(shù)啟示，因此權(quán)利要求1 的方法具備新穎性和創(chuàng)造性。接下來討論如何考慮權(quán)利要求2 的方法表征產(chǎn)品權(quán)利要求中方法特征的限定作用以及新穎性和創(chuàng)造性問題。

經(jīng)分析可知，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以確定提取純化方法會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和組成上的不同，因此權(quán)利要求1的方法特征對(duì)權(quán)利要求2的產(chǎn)品具有限定作用，該方法特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求具備新穎性。此時(shí)仍需要獨(dú)立審查該產(chǎn)品是否具備創(chuàng)造性。

根據(jù)創(chuàng)造性的審查原則，確定對(duì)比文件1 最接近現(xiàn)有技術(shù)，經(jīng)比較，兩者的區(qū)別在于：樺樹茸中抗糖成分的提取純化步驟以及抗糖成分不同。本案中，抗糖成分的不同是由提取純化步驟不同帶來的，且證明了抗糖成分的不同使得本案產(chǎn)品在較低濃度下具備更好的抗氧化活性。因此，無論是權(quán)利要求1 的方法還是權(quán)利要求2 制備方法表征的產(chǎn)品，二者確定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是相同的，其實(shí)際解決的技術(shù)問題是如何調(diào)整工藝以獲得具有更高抗氧化活性的樺樹茸多糖。對(duì)比文件1以及現(xiàn)有技術(shù)均未給出相應(yīng)的技術(shù)啟示，因此本案制備方法表征的產(chǎn)品權(quán)利要求同樣具備創(chuàng)造性。通常而言，當(dāng)發(fā)明的實(shí)質(zhì)在于對(duì)產(chǎn)品本身進(jìn)行改進(jìn)，制備方法工藝步驟是為了實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)這一技術(shù)目的的技術(shù)手段時(shí)，此時(shí)產(chǎn)品的制備方法和方法表征的產(chǎn)品權(quán)利要求兩者在實(shí)際解決的技術(shù)問題上是一致的，在現(xiàn)有技術(shù)未給出制備方法改進(jìn)的技術(shù)啟示時(shí)，方法和方法表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的新創(chuàng)性結(jié)論也是一致的。

3 結(jié)語

方法表征產(chǎn)品權(quán)利要求的類型是審查實(shí)踐中常見情形，特別是在方法權(quán)利要求具備新穎性和創(chuàng)造性的前提下，要特別注意對(duì)方法特征表征產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性和創(chuàng)造性進(jìn)行獨(dú)立審查。通常而言，產(chǎn)品權(quán)利要求保護(hù)范圍的解讀以及新穎性的判斷，關(guān)鍵在于站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，考察方法特征是否導(dǎo)致產(chǎn)品具有不同于對(duì)比文件產(chǎn)品的特定結(jié)構(gòu)和/或組成，以此為依據(jù)來確定產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)范圍以及得出產(chǎn)品是否具備新穎性的結(jié)論。

在方法表征產(chǎn)品權(quán)利要求具備新穎性的基礎(chǔ)上，仍需要對(duì)該產(chǎn)品是否具備創(chuàng)造性進(jìn)行獨(dú)立審查，需要重新對(duì)比技術(shù)方案找出區(qū)別特征，確定產(chǎn)品相對(duì)對(duì)比文件產(chǎn)品實(shí)際所解決的技術(shù)問題，判斷顯而易見性。在確定實(shí)際解決的技術(shù)問題時(shí)需要注意，不能簡單套用制備方法權(quán)利要求創(chuàng)造性分析中確定的實(shí)際解決的技術(shù)問題，要重新確定方法表征產(chǎn)品本身相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品是否解決技術(shù)問題，這一方法區(qū)別特征與該技術(shù)問題的解決之間的關(guān)聯(lián)性，并結(jié)合判斷現(xiàn)有技術(shù)是否存在技術(shù)啟示，從而得出產(chǎn)品是否具備創(chuàng)造性的審查結(jié)論。

此外，申請(qǐng)人在撰寫專利申請(qǐng)文件或答復(fù)通知書修改申請(qǐng)文件時(shí)，應(yīng)結(jié)合其相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)作出的技術(shù)貢獻(xiàn)，選擇合適的權(quán)利要求類型或者修改方式克服通知書指出的缺陷，以提高專利獲得授權(quán)的可能。具體來說，①若其相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)貢獻(xiàn)在于提供一種新的方法或者對(duì)方法步驟的改進(jìn)，從而制備得到現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)公開的相同或相近的產(chǎn)品，通常應(yīng)選擇方法權(quán)利要求予以保護(hù)，由于產(chǎn)品并未進(jìn)一步解決技術(shù)問題而難以通過方法特征表征使得產(chǎn)品獲得保護(hù)；②若其相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)，通過新方法或者改進(jìn)的方法制備得到的產(chǎn)品不同于現(xiàn)有技術(shù)，且該產(chǎn)品解決了現(xiàn)有技術(shù)無法解決的某一技術(shù)問題，通常可選擇方法權(quán)利要求或產(chǎn)品權(quán)利要求同時(shí)進(jìn)行保護(hù)，不建議采用方法特征表征產(chǎn)品權(quán)利要求的撰寫或者修改方式，導(dǎo)致權(quán)利要求保護(hù)范圍過小。

注釋：

①參見國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委員會(huì)第140020號(hào)復(fù)審決定書。

②參見國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委員會(huì)第111191號(hào)復(fù)審決定書。

③參見國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無效審理部第242813號(hào)復(fù)審決定書。