淺析“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”與“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀钡膮^(qū)別

陳治位

“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”和“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀笔菍＠w系中的兩個(gè)概念。從字面含義理解，根據(jù)《專利法》第二條，發(fā)明創(chuàng)造包括發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)；而如果不考慮外觀設(shè)計(jì)的話，發(fā)明創(chuàng)造就等同于發(fā)明或?qū)嵱眯滦?。如此可以得出：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”和“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀钡暮x相同。但如果認(rèn)真研究一下這兩個(gè)概念，會發(fā)現(xiàn)二者的實(shí)質(zhì)含義具有本質(zhì)不同。但在代理和審查的實(shí)踐中，存在不少將這二者混同的情況，因此，有必要厘清這兩個(gè)概念的區(qū)別，避免在代理實(shí)踐中給申請人的利益造成不必要的損失。

一、出處不同

（一）“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的出處

“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”出自于《專利法》第九條，內(nèi)容如下：

“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。

兩個(gè)以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人。”

上述法條第一款中，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”出現(xiàn)了兩次；第二款中，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”出現(xiàn)了一次。除此之外，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”未在《專利法》其他任何一個(gè)條款中出現(xiàn)過。

（二）同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷某鎏?/p>

“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀背鲎杂凇秾＠ā返诙l第二款，內(nèi)容如下：

“新穎性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。”

“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀背霈F(xiàn)在上述法條第二款關(guān)于抵觸申請的部分中。另外，在審查指南中關(guān)于新穎性的章節(jié)中提到新穎性的審查原則之一，是“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”。

二、適用的場景不同

（一）根據(jù)第一部分的內(nèi)容，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”出自于《專利法》第九條，而且未在《專利法》其他任意一項(xiàng)條款中出現(xiàn)，因此可以確定，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是一個(gè)專用于確定是否重復(fù)授權(quán)的特定概念。

在僅考慮《專利法》第九條的情況下，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”在適用時(shí)：

1. 如果兩個(gè)專利申請屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，那么，基于先申請?jiān)瓌t，專利權(quán)授予最先申請的人；

2. 如果該兩個(gè)專利申請的申請日相同，那么需要該兩個(gè)專利申請的申請人協(xié)商確定申請人；

3. 如果該兩個(gè)專利申請屬于《專利法》第九條第一款后半部分規(guī)定的情形，則允許申請人放棄已授權(quán)的實(shí)用新型專利權(quán)，以獲得發(fā)明的專利權(quán)。

（二）根據(jù)第一部分的內(nèi)容，“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀笔桥袛嘁患＠暾埵欠窬哂行路f性的原則之一。如果一件專利申請與一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)或一件抵觸申請構(gòu)成“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀?，那么該?xiàng)專利申請不具有新穎性。

（三）雖然“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”與“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀边m用于不同的場景，但在一定情況下，二者之間也會出現(xiàn)競合關(guān)系。具體地，在上述第1條的情形下，在先申請構(gòu)成后一申請的現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請，因此，也可以適用《專利法》第二十二條第二款，通過否定后一申請的新穎性而不授予其專利權(quán)。

對此情況，《專利審查指南》第二部分第三章第六節(jié)專門規(guī)定了以下內(nèi)容，以確定二者競合時(shí)的處理規(guī)則：

“在先申請構(gòu)成抵觸申請或已公開構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的，應(yīng)根據(jù)專利法第二十二條第二、三款，而不是專利法第九條對在后專利申請（或?qū)＠┻M(jìn)行審查?！?/p>

《專利法》第九條與第二十二條第二款之間的這種競合關(guān)系，也很容易使代理人、審查員忽視“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”和“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀敝g的區(qū)別，將二者混同。

三、實(shí)質(zhì)內(nèi)容不同

（一）對于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，《專利審查指南》第二部分第三章第6.1節(jié)規(guī)定：“如果一件專利申請或?qū)＠囊豁?xiàng)權(quán)利要求與另一件專利申請或?qū)＠哪骋豁?xiàng)權(quán)利要求保護(hù)范圍相同，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為它們是同樣的發(fā)明創(chuàng)造。”由此可知，同樣的發(fā)明創(chuàng)造，意指兩件專利申請中存在兩項(xiàng)保護(hù)范圍相同的權(quán)利要求。

另外，《專利審查指南》還規(guī)定：“權(quán)利要求的保護(hù)范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造?！?/p>

（二）對于同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，《專利審查指南》第二部分第三章?.1節(jié)規(guī)定：“被審查的發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請與現(xiàn)有技術(shù)或者抵觸申請公布的相關(guān)內(nèi)容相比，如果其技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期效果實(shí)質(zhì)上相同，則認(rèn)為兩者為同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型?！?/p>

（三）分析上述（一）、（二）部分的內(nèi)容可知，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”與“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀贝嬖谝韵虏煌?/p>

在形式上，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的比對對象是兩件專利申請的權(quán)利要求，不包括說明書或附圖等部分內(nèi)容；而“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀钡谋葘ο笫且患＠暾埖臋?quán)利要求與其他專利申請（當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)的類型為專利文獻(xiàn)時(shí)）的全部內(nèi)容。

在實(shí)體上，決定兩個(gè)專利申請的權(quán)利要求是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，要看兩個(gè)權(quán)利要求的保護(hù)范圍是否相同；而決定一個(gè)專利申請是否與現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請構(gòu)成“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀?，則需要看二者的技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期效果四個(gè)方面，而且在這四個(gè)方面執(zhí)行寬松的考察標(biāo)準(zhǔn)，即實(shí)質(zhì)上相同的標(biāo)準(zhǔn)。

單說“技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)上相同”，與“保護(hù)范圍相同”的含義有明顯區(qū)別。

根據(jù)《專利審查指南》第二部分第三章第3.2節(jié)的內(nèi)規(guī)定，相同內(nèi)容的發(fā)明或者實(shí)用新型、具體（下位）概念與一般（上位）概念、慣用手段的直接置換等，都屬于“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀保渲邢挛桓拍钆c上位概念、慣用手段的直接置換，以及有關(guān)數(shù)值和數(shù)值范圍的幾種情形（此處不再詳細(xì)列舉），歸屬于實(shí)質(zhì)上相同的范疇。

而根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條的規(guī)定：

“人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。

被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍；被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比，缺少權(quán)利要求記載的一個(gè)以上的技術(shù)特征，或者有一個(gè)以上技術(shù)特征不相同也不等同的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其沒有落入專利權(quán)的保護(hù)范圍?！?/p>

雖然上述司法解釋第七條的內(nèi)容是用來規(guī)范侵犯專利權(quán)的情形，但其對于審查重復(fù)授權(quán)時(shí)確定是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，仍具有指導(dǎo)意義。權(quán)利要求的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征為準(zhǔn)，如果有一個(gè)以上的技術(shù)特征不相同或等同的，應(yīng)認(rèn)定該兩件專利申請的保護(hù)范圍不相同，不應(yīng)屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。

實(shí)質(zhì)上，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”或許與上述歸屬于“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀敝械摹跋嗤瑑?nèi)容的發(fā)明或者實(shí)用新型”的含義相同。《專利審查指南》第二部分第三章第3.2.1節(jié)中對“相同內(nèi)容的發(fā)明或者實(shí)用新型”的定義如下：

“如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與對比文件所公開的技術(shù)內(nèi)容完全相同，或者僅僅是簡單的文字變換，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。另外，上述相同的內(nèi)容應(yīng)該理解為包括可以從對比文件中直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容?！?/p>

這也與專利審查規(guī)程中關(guān)于《專利法》第九條的如下規(guī)定不謀而合：兩件申請的權(quán)利要求僅僅是文字表述不同，其實(shí)質(zhì)內(nèi)容一致的，也屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。

綜上所述，在審查“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”時(shí)，應(yīng)執(zhí)行嚴(yán)格的相同標(biāo)準(zhǔn)，如果兩件專利申請的權(quán)利要求有一個(gè)以上的技術(shù)特征不相同或不等同的，那么就應(yīng)該確定該兩項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍不完全相同，不屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。而對于“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀钡膶彶?，則可以執(zhí)行寬松的相同標(biāo)準(zhǔn)，即包括《專利審查指南》中列舉的實(shí)質(zhì)上相同的幾種情形。

四、推理印證

在得出上述結(jié)論之后，還可以通過一個(gè)推理來印證之。

《專利審查指南》第二部分第三章第6.1節(jié)，給出了一個(gè)不屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的一個(gè)示例：

“權(quán)利要求中存在以連續(xù)的數(shù)值范圍限定的技術(shù)特征，其連續(xù)的數(shù)值范圍與另一件發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾埢驅(qū)＠麢?quán)利要求中的數(shù)值范圍不完全相同的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造?！?/p>

而在《專利審查指南》第二部分第三章第3.2.4節(jié)中，有關(guān)數(shù)值范圍的內(nèi)容中列舉了如下幾種情況：

“（1）對比文件公開的數(shù)值或者數(shù)值范圍落在上述限定的技術(shù)特征的數(shù)值范圍內(nèi)，將破壞要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型的新穎性；

（2）對比文件公開的數(shù)值范圍與上述限定的技術(shù)特征的數(shù)值范圍部分重疊或者有一個(gè)共同的端點(diǎn)，將破壞要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型的新穎性；

（3）對比文件公開的數(shù)值范圍的兩個(gè)端點(diǎn)將破壞上述限定的技術(shù)特征為離散數(shù)值并且具有該兩端點(diǎn)中任一個(gè)的發(fā)明或者實(shí)用新型的新穎性?！?/p>

上述三種情況顯然都屬于數(shù)值范圍不完全相同的情形，但根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，上述三種情況卻都屬于“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀保M(jìn)而不具有新穎性。因此，這就印證了上述結(jié)論：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”不等同于“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀保粴w屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”的情形，必然歸屬于“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀?；但歸屬于“同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀钡那樾?，并不必然歸屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。