從審查者角度試論如何提升專利質(zhì)量

趙冬梅

【摘 要】本文從審查者和使用者的角度論述了何為“高質(zhì)量專利”，并從審查者的角度出發(fā)論述了機(jī)構(gòu)和個人在專利實(shí)質(zhì)審查過程中應(yīng)采取何種措施提高審查質(zhì)量，從而提升專利質(zhì)量，進(jìn)而做到使用者和公眾的利益平衡，并進(jìn)一步服務(wù)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

【關(guān)鍵詞】審查者；專利質(zhì)量；經(jīng)濟(jì)發(fā)展

何為高質(zhì)量專利？角度不同看法不同，國內(nèi)學(xué)者朱雪忠、萬曉麗將專利質(zhì)量分為兩大類：一是，基于審查者的專利質(zhì)量；二是，基于使用者的專利質(zhì)量。審查者評價專利質(zhì)量，主要是評價專利申請文件是否符合法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，通過把握專利審查的寬嚴(yán)尺度確保授權(quán)專利的整體質(zhì)量；使用者評價專利質(zhì)量，無論國家、企業(yè)或個人，都是從專利對自身利益的影響出發(fā)，考慮專利的法律穩(wěn)定性、技術(shù)重要性或者經(jīng)濟(jì)利益[1]。雖然是“仁者見仁，智者見智”，但兩者又密不可分，相互關(guān)聯(lián)，專利權(quán)的穩(wěn)定性和合理性是保證其后續(xù)能夠獲得經(jīng)濟(jì)利益的基礎(chǔ)，穩(wěn)定性體現(xiàn)在授予專利權(quán)在手續(xù)程序中是否能夠繼續(xù)得到維持；合理性即獲得授權(quán)范圍大小的合理性，也就是專利權(quán)人在技術(shù)上對社會貢獻(xiàn)與其獲得的保護(hù)范圍是否匹配，體現(xiàn)在授權(quán)文本上，就要求審查者能夠通過全面的檢索現(xiàn)有技術(shù)使其滿足新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性的實(shí)質(zhì)條件確保是否給予權(quán)利，全面核查授權(quán)文本確保授權(quán)范圍清晰、合理，以保持權(quán)利的穩(wěn)定。

審查者要做的就是判斷一份專利申請是否滿足授權(quán)條件，如果原始申請文件不符合，需要哪些修改才能符合，在確保無實(shí)質(zhì)性缺陷的條件下，保證申請人能夠獲得合理的保護(hù)范圍、穩(wěn)定的專利權(quán)。種種原因，申請文件由于技術(shù)創(chuàng)新水平極低或是撰寫失誤、漏洞百出，又或者是為獲得大的保護(hù)范圍囊括了大量的現(xiàn)有技術(shù)和公知常識，但如果審查員能夠及時發(fā)現(xiàn)，并未對其授予專利權(quán)，會致使申請人權(quán)利喪失，但從社會和公眾的角度，也不會造成“問題專利”的產(chǎn)生，所謂“問題專利（questionable patent或problem patent）”是指那些可能被無效或者其專利權(quán)利要求范圍可能過大的專利[2]，盡管專利實(shí)質(zhì)審查只是審查的第一步，后續(xù)還有許多救濟(jì)程序，但都需要付出大量的時間和成本，如問題專利的競爭對手考慮挑戰(zhàn)問題專利有效性的訴訟費(fèi)用極高、耗時極長，大大限制了本領(lǐng)域后續(xù)的創(chuàng)新。為了提高專利審查質(zhì)量，筆者認(rèn)為可以從以下幾個方面入手：

1 個人和機(jī)構(gòu)共同嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)

上述對于“問題專利”的定義來源于美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會，實(shí)際上“專利權(quán)利要求范圍過大”也是一種無效的理由，也可能被無效，筆者理解“問題專利”就是不應(yīng)該被授權(quán)的專利，目前我國采取“單一審查制”，就是一件申請只會分配給一個審查員，這就要求審查員提高對每一件專利申請的審查質(zhì)量，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

一件發(fā)明專利申請是否可以被授予專利權(quán)應(yīng)考察其具備哪些“實(shí)質(zhì)缺陷”和“形式缺陷”；前者主要是考察發(fā)明內(nèi)容是否具備“新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性”，說明書是否公開充分，后者主要考慮授權(quán)范圍是否能夠得到說明書的支持，保護(hù)范圍是否清晰明確，這也是審查過程中的常用法條。

“實(shí)用性”主要是考察技術(shù)方案本身，“新穎性、創(chuàng)造性”，則需要審查員在充分檢索現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行判斷，因此，充分有效的檢索是確保正確判斷的基礎(chǔ)；但由于個人知識結(jié)構(gòu)和審查經(jīng)驗有限，并不是每件案子都能夠做到“不漏檢”，可能是最優(yōu)證據(jù)甚至是能破壞新穎性的文件；

“公開不充分”法條最能夠體現(xiàn)“公開換取保護(hù)”的專利本質(zhì)，從這個角度看，審查者和使用者對于“高質(zhì)量專利”的界定從一定程度來看是相互矛盾的，審查者要求說明書清楚、完整的公開發(fā)明的內(nèi)容，必須使本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書的記載無需創(chuàng)造性勞動就能夠?qū)嵤┗蛟佻F(xiàn)，使用者出于種種目的如刻意的隱瞞或有意模糊核心內(nèi)容打“擦邊球”希望通過最小程度的公開換取最大范圍的保護(hù)，但在某些領(lǐng)域這個“度”是很難把握的，如化學(xué)領(lǐng)域自身所具有的復(fù)雜性、多變性和不可預(yù)期性，在審查實(shí)踐中出現(xiàn)了很多問題，如輝瑞制藥的“萬艾可”案件，由于涉及重大經(jīng)濟(jì)利益，此案被稱為“中美知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的經(jīng)典案例”，其中的爭議焦點(diǎn)問題涉及的法條就是“公開不充分”，該法條是重點(diǎn)也是難點(diǎn)；

權(quán)利要求書“得不到說明書的支持”是對授權(quán)文本范圍的約束，前述“問題專利”的定義明確提到包括“權(quán)利要求范圍可能過大的專利”，在“問題專利”相關(guān)領(lǐng)域，為了避開該專利，后續(xù)發(fā)明人通常采用“繞路”的方式，如化學(xué)領(lǐng)域的“馬庫什”通式化合物，通常允許在實(shí)施例化合物的基礎(chǔ)上加以合理的概括，但申請人撰寫的權(quán)利要求中往往覆蓋了極大的保護(hù)范圍，如專利號為2011101043570的專利申請，原始文件權(quán)利要求1記載的通式結(jié)構(gòu)為■，每個變量下又限定了多種取代基團(tuán)，說明書記載的用途是該類化合物可以用于治療癌癥，但制備例和效果例的化合物又非常有限，如果審查員直接進(jìn)行授權(quán)，顯然范圍過大，后續(xù)發(fā)明人如果不想通過無效或訴訟的方式，就需要避開該通式范圍，嚴(yán)重阻礙后續(xù)創(chuàng)新；權(quán)利要求書保護(hù)范圍不清楚是指存在“大約”、“基本上”等含義模糊的詞語或是引用關(guān)系不明確等等造成的保護(hù)范圍的不清晰，對于這兩個法條的審查，筆者認(rèn)為根據(jù)領(lǐng)域特點(diǎn)，不支持、不清楚的情況往往有共性，如前述馬庫什化合物通常保護(hù)范圍較寬，審查員對易導(dǎo)致保護(hù)范圍不清楚的詞語也往往比較敏感，如果不是因為不嚴(yán)謹(jǐn)、不認(rèn)真等態(tài)度問題，通常都能夠指出授權(quán)文本的上述缺陷，但是，目前審查過程中普遍存在的問題很多不是“漏評”，而是“過度質(zhì)疑”，或是評述理由無實(shí)質(zhì)內(nèi)容，空話套話堆砌，使申請人無從修改或是根本得不到應(yīng)該得到的保護(hù)范圍。

因此，“單一制審查”中，由于審查員個人知識結(jié)構(gòu)、審查經(jīng)驗的差異，審查進(jìn)度、任務(wù)量等標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格要求下，某些申請就可能存在上述若干缺陷，造成“問題專利”的產(chǎn)生，對社會和公眾也極有可能造成嚴(yán)重的影響，對此，專利局從上到下也采取了多項措施，如在檢索方面，強(qiáng)調(diào)專利審查宗旨要“以三性評判為主線”，在室級層面成立檢索互助小組、各部門各單位進(jìn)行“檢索橫向交流”等，這就要求審查員個人如果通過全面檢索并未得到合適對比文件的情況下，主動提交該案件，進(jìn)行必要的檢索互助，避免造成“漏檢”；對于案情較復(fù)雜或已經(jīng)前置、復(fù)審撤駁的申請，還需提交層層會審，此外，還專門成立“質(zhì)量保障組”和“業(yè)務(wù)指導(dǎo)組”形成完整的質(zhì)量管理體系，上述方式方法都是將疑難或是爭議案件從“單一審查”過度到“合議審查”，力求做到嚴(yán)格把關(guān)避免“問題專利”的產(chǎn)生。

2 后續(xù)司法程序的反饋

對于一件發(fā)明專利，實(shí)質(zhì)審查后還有多種救濟(jì)途徑，如被駁回，可以通過復(fù)審、訴訟的方式再次爭取權(quán)利，我國目前的復(fù)審是采用三人或五人“合議審查”的方式，通常都是由審查經(jīng)驗十分豐富的審查員組成，因此審查過程和得出的結(jié)論相對更加客觀專業(yè)，因此，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)實(shí)審部門和復(fù)審部門的交流；如案件走向訴訟，還要通過法院的判定，法院對于法律原則和法條清楚的理解也會體現(xiàn)在判決中，作為在后程序，法院的判決對專利審查質(zhì)量也具有檢驗和指導(dǎo)作用，通過研究這些案例，可以發(fā)現(xiàn)基本的司法原則及其對專利法、實(shí)施細(xì)則和審查指南的理解和運(yùn)用、法院與實(shí)質(zhì)審查員之間存在的差異，并提出一些在實(shí)質(zhì)審查過程中容易忽視的問題和對法條理解有差異的問題，進(jìn)而提出恰當(dāng)?shù)膶彶椴呗耘c方法，促進(jìn)專利審查質(zhì)量的提高。

3 設(shè)立審查責(zé)任機(jī)制

目前的實(shí)質(zhì)審查制度中問責(zé)機(jī)制并不十分完善。結(jié)案分為三種類型，授權(quán)、駁回或視為撤回，對于駁回案件，如果申請人不服從實(shí)審部門的決定可以提出復(fù)審請求，對于該類案件會回到原審查部門進(jìn)行再次審查，如果是由于審查員自身的審查失誤或?qū)彶殄e誤造成的駁回決定錯誤，相應(yīng)的會影響審查員的個人評價；但對于授權(quán)案件，目前只有授權(quán)文本形式問題的更正回案，此類案件的缺陷多為并不影響實(shí)質(zhì)保護(hù)范圍的形式缺陷，還有某些錯誤原因是由于說明書的瑕疵導(dǎo)致，還有一些無需修改，該項制度只是在形式上完善授權(quán)文本，但卻并無授權(quán)技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)反饋，如成果利用、是否被無效等，也就是說如果駁回一件申請可能會有后續(xù)的問責(zé)，但如果授權(quán)，基本不會有相應(yīng)的問責(zé)措施，而該專利是否就是“問題專利”，審查員也不得而知，因此應(yīng)當(dāng)建立專利合理性和穩(wěn)定性指標(biāo)，評價標(biāo)準(zhǔn)側(cè)重于外部反饋，如侵權(quán)訴訟案件的終審判決、無效案件的審查過程和終審判決，是否有外部投訴和公眾意見，將外部質(zhì)量反饋迅速、暢通的返回實(shí)審部門，有助于實(shí)審部門進(jìn)行總結(jié)，是審查員本身的問題還是審查標(biāo)準(zhǔn)的問題，是否需要調(diào)整審查策略以進(jìn)一步指導(dǎo)類似案件的后續(xù)審查。

4 小結(jié)

國家“十三五”規(guī)劃綱要把知識產(chǎn)權(quán)放到了更加重要的位置，政府工作報告還指出，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用，加快建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國，“綱要”納入“每萬人口發(fā)明專利擁有量”指標(biāo)，但在數(shù)量進(jìn)一步提升的基礎(chǔ)上，加快“強(qiáng)國”的建設(shè)，更加需要“質(zhì)”的保障和提高，我局也提出“提升審查能力 助推強(qiáng)國建設(shè)”的目標(biāo)，各審查協(xié)作中心、各審查部門均提出了提升審查能力的各項措施，相信在各級機(jī)構(gòu)、各部門、以及審查員個人的努力下，一定會提高審查質(zhì)量，進(jìn)一步提升專利質(zhì)量，為加快知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國建設(shè)打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。

【參考文獻(xiàn)】

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[責(zé)任編輯：朱麗娜]