論商業(yè)秘密案件中臨時禁止令申請人的舉證責(zé)任

文 / 鄧文

論商業(yè)秘密案件中臨時禁止令申請人的舉證責(zé)任

文 / 鄧文

加入Trips協(xié)議以來，我國在知識產(chǎn)權(quán)法中增加了“臨時禁令”的規(guī)定。但在審理商業(yè)秘密案件中，對是否應(yīng)簽發(fā)臨時禁止令、何時簽發(fā)臨時禁止令、簽發(fā)臨時禁止令時申請人需承擔(dān)哪些舉證責(zé)任，法律并無具體規(guī)定，司法審判中也無統(tǒng)一、具體的標(biāo)準(zhǔn)。本文擬從美國判例法出發(fā)，重點研究臨時禁止令的簽發(fā)申請人需承擔(dān)的舉證責(zé)任，為我國在商業(yè)秘密案件審理過程中對于臨時禁止令救濟(jì)措施的運(yùn)用提供有益借鑒，同時為我國反不正當(dāng)競爭法的修訂提供參考。

臨時禁止令；舉證責(zé)任；不可挽回；公共利益

一、問題的提出

臨時禁止令(Temporary Restraining Orders)，也譯為“暫時制止裁定”、“臨時性限制禁令”、“限制處理貨物令”，是指在緊急情況下，為防止原告的權(quán)利受到即時的、不可彌補(bǔ)的損害，而由法庭簽發(fā)的要求當(dāng)事人維持現(xiàn)狀或禁止一定行為的命令。就商業(yè)秘密而言，指為防止原告所持有的商業(yè)秘密因被他人披露而造成不可挽回的損害，由法庭對當(dāng)事人簽發(fā)臨時禁止令，要求其維持現(xiàn)狀或禁止披露秘密的行為而采取的臨時救濟(jì)措施。加入Trips協(xié)議以來，我國在知識產(chǎn)權(quán)法中增加了“臨時禁令”的規(guī)定，但在審理商業(yè)秘密案件中，對應(yīng)否簽發(fā)臨時禁止令、何時簽發(fā)臨時禁止令、簽發(fā)臨時禁止令時申請人需承擔(dān)哪些舉證責(zé)任，法律并無具體規(guī)定，司法審判中也無統(tǒng)一、具體的標(biāo)準(zhǔn)。作為最早提出臨時禁止令規(guī)定的美國，在臨時禁止令申請人舉證責(zé)任方面，有一套相對完善的判定標(biāo)準(zhǔn)，可以為我國在審理商業(yè)秘密案件中，對臨時禁止令救濟(jì)措施的運(yùn)用提供有益借鑒。

二、具體內(nèi)容

美國關(guān)于臨時禁止令申請人舉證責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)，是在1976年美聯(lián)邦第七巡回上訴法院審判Murphy v. Socitey of Real Estate Appraisers商業(yè)秘密侵權(quán)案中確立的。該案認(rèn)為，臨時禁止令的簽發(fā)雖能夠保護(hù)原告的商業(yè)秘密免遭披露，但也可能因簽發(fā)錯誤而導(dǎo)致對方當(dāng)事人蒙受巨大損失1. See Murphy v. Society of Real Estate Appraisers,544F.2d 521(7thCir.,1976).。所以，法庭在簽發(fā)臨時禁止令之前，應(yīng)對申請人需承擔(dān)的舉證責(zé)任足夠清晰，對申請人提供的證據(jù)材料能明確判斷。筆者認(rèn)為，臨時禁止令的申請人應(yīng)主要從以下四個方面出發(fā)，承擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任。

（一）臨時禁止令的簽發(fā)不會損害公共利益

美國判例中對公共利益的解釋比較寬泛。《反不正當(dāng)競爭法重述》第44節(jié)評論（c）強(qiáng)調(diào)應(yīng)特別注意的情況：“決定禁令救濟(jì)是否適當(dāng)，必須衡量當(dāng)事人和公眾的利益，包括原告用商業(yè)秘密保持商業(yè)優(yōu)勢的利益，被告合法商業(yè)行為不受干擾的利益，以及公眾鼓勵創(chuàng)新和積極競爭的利益?！庇纱丝梢钥闯觯姹３肿陨砀偁巸?yōu)勢以及為形成市場自由交易與自由競爭秩序不遭破壞都屬于公共利益的范疇。

在聯(lián)邦頒布的《殺蟲劑、殺真菌劑和滅鼠劑法案》(Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act)中，其授權(quán)美國環(huán)保局可以出于公眾健康與環(huán)保需要，使用并披露經(jīng)登記的殺蟲劑數(shù)據(jù)資料2. See 7 U.S.C. &136a.。在《有害物質(zhì)控制法》(Federal Toxic Substances Control Act)中規(guī)定，出于保護(hù)健康或環(huán)境免遭不合理損害風(fēng)險，行政官員可以披露相關(guān)信息3. See 15 U.S.C. &2613.。同時美國各個州也有自身的公共利益抗辯事由的具體規(guī)定。如在新澤西州《工人和社區(qū)公眾知情權(quán)法》(the New Jersey Worker and Community Right to Know Act)中明確指出雇主需向工人和所在社區(qū)工作披露公眾場所和社區(qū)內(nèi)危險物質(zhì)的相關(guān)信息4. See N.J.Stat.Ann. § 34:5A-1 to-31 (West1984).。

除此之外，美國判例還確立了其它公共利益抗辯事由。

1.出于國家安全的需要

美 國 最 高 院 在 審 理Republic Aviation Corporation v. Schenk商業(yè)秘密侵權(quán)案中提出，與國家安全相比，私人利益所遭受的損害是極小的。該案發(fā)生在1967年越南戰(zhàn)爭時期，原告Republic公司是一家專業(yè)從事軍用飛機(jī)生產(chǎn)制造的企業(yè)，Schenk是公司的前雇員，離職時他從原告Republic處帶走了軍用飛機(jī)武器監(jiān)控系統(tǒng)資料并投入了生產(chǎn)，利用該秘密制造出的產(chǎn)品供應(yīng)美國軍方使用。法院認(rèn)為雖然Schenk不正當(dāng)獲取了原告Republic的技術(shù)秘密并予以使用，但若阻止Schenk工作，美國軍方行動與參戰(zhàn)人員的安全將受到影響，而與之相比原告所遭受的損害是極小的5. See Republic Aviation Corp. v. Schenk, 152 U.S.P.Q.830 (N.Y.Sup.Ct.1967).。法院據(jù)此駁回了原告要求簽發(fā)臨時禁止令的請求。

2.出于保障公民基本權(quán)利的需要

在美國，對公民基本權(quán)利進(jìn)行保護(hù)，就是“最大的公共利益”。聯(lián)邦第九巡回上訴法院在審理Preminger v. Princip商業(yè)秘密糾紛案中，法官明確指出：“概言之，憲法所賦予的公民基本權(quán)利被侵犯，必然引起公眾關(guān)注。因為維護(hù)憲法與每個公民休戚相關(guān)”6. See Preminger v. Principi, 422 F.3d815, 826(9th Cir.2005).。在美國商業(yè)秘密判例案中，已經(jīng)將雇員自由擇業(yè)權(quán)上升為公共利益抗辯事由7. 黃武雙：《英美商業(yè)秘密保護(hù)中的公共利益抗辯規(guī)則及對我國的啟示》，載《知識產(chǎn)權(quán)》2009年第2期，第85-90頁。，而且明確規(guī)定對雇員的競業(yè)限制不得給其正常生活造成不合理的困難，以保障雇員最基本的生活權(quán)利。

3.出于維護(hù)商業(yè)道德和自由競爭秩序的需要

對商業(yè)道德的維護(hù)，并形成自由的市場競爭秩序，也是公共利益的一部分。在俄亥俄州地區(qū)法院審理Avery Dennison Corp. v. Kitsonas一案中，審判庭旗幟鮮明的指出：“公共利益是通過打擊非法取得和濫用商業(yè)秘密、打擊篡奪客戶的不正當(dāng)競爭手段得以維護(hù)的”8. See Avery Dennison Corp. v. Kitsonas, 118 F.Supp.2d848, 855 (S.D.Ohio2000).。商業(yè)秘密具有價值，在不受任何約束的情況下，其它人就會采取任何可以采取的手段盜用他人的商業(yè)秘密以牟取利益9. 馮曉青：《商業(yè)秘密保護(hù)中的公共利益》，載《人民司法》2006年第10期，第89-91頁。。一項技術(shù)秘密的開發(fā)，都意味著大量時間、金錢、人力的投入，最后卻被沒有付出任何努力的人竊取并使用，一旦此種現(xiàn)象在市場得以泛濫，之后沒有人會愿意再去革新新技術(shù)，市場上的自由競爭秩序也必遭到極大破壞。

4.方便公眾利用公共設(shè)施

在賓夕法尼亞州地區(qū)法院審理West code, Inc. v. Daimler Chrysler Rail Systems案中，法庭將方便公眾利用公共設(shè)施納入了公共利益范疇。該案中原告West code公司認(rèn)為被告欺詐并侵犯了商業(yè)秘密，請求法院簽發(fā)禁止令。具體案情是被告承攬了地鐵車輛的修葺工程，并將其中部分工程分包給了原告。分包合同履行結(jié)束后，為了使其它工程得以繼續(xù)運(yùn)作，被告公開了原告的設(shè)計資料等秘密信息。該案事實清楚，被告確實公開并使用了原告的設(shè)計資料，而這些設(shè)計資料是有價值的商業(yè)秘密。但對是否應(yīng)簽發(fā)禁止令，產(chǎn)生了激烈的辯論。法庭最終裁定不簽發(fā)，其原因在于如果禁止被告繼續(xù)使用該設(shè)計資料，整個地鐵工程將無法按期完工，由此造成全市市民交通不便，違反了公共利益所需10. West code, Inc. v. Daimler Chrysler Rail Systems(North America)Inc.,123 F.Supp.2d819, 825(E.D.Pa., 2000).。即法庭認(rèn)為與全市市民出行不便相比，原告因設(shè)計資料公開所造成的損失是極小的。

（二）不簽發(fā)將導(dǎo)致原告不可挽回的損害

不可挽回的損害，并非指任何能夠證明的可以用金錢補(bǔ)償?shù)膿p害，而是指被告的行為可能導(dǎo)致的難以用數(shù)量來計算的損害后果。當(dāng)然，這種損害必須是即將發(fā)生的或正在持續(xù)進(jìn)行的11. 黃武雙：《美國商業(yè)秘密侵權(quán)訴訟中的臨時救濟(jì)措施》，載《知識產(chǎn)權(quán)法研究》2011年第2期，第1-29頁。。

1.正在對商業(yè)秘密進(jìn)行披露，或者有潛在的披露商業(yè)秘密的威脅，都是不可挽回的損害。商業(yè)秘密的價值，不能用金錢去衡量。對可口可樂配方的保護(hù)，可口可樂公司可謂煞費苦心。不僅將配方嚴(yán)格保護(hù)在銀行保險柜中，而且該保險柜需兩把特制鑰匙同時插入才能打開。而且對這兩把鑰匙的安放，分別在兩個永遠(yuǎn)不可能相遇的人手中，雙方都不知曉對方的存在?？煽诳蓸饭緸楹稳绱酥匾暸浞?？就因為可口可樂配方作為商業(yè)秘密，能夠帶來無可估量的價值。作為商業(yè)秘密，它未來能夠帶來的預(yù)期收入有多少，沒有機(jī)構(gòu)可以做出準(zhǔn)確的評估。

2.可能導(dǎo)致市場領(lǐng)先地位的喪失，也構(gòu)成不可挽回的損害。對部分行業(yè)來說，首先使用技術(shù)秘密制備出新產(chǎn)品，能夠迅速占領(lǐng)市場。盡管技術(shù)秘密屬被告不正當(dāng)手段獲取，但作為一般消費者而言，他只認(rèn)第一個在市場上銷售新產(chǎn)品的人，而沒有義務(wù)也沒有必要深究技術(shù)秘密究竟屬于原告還是被告。盡管被告不正當(dāng)獲取了原告的技術(shù)秘密，并對該技術(shù)秘密進(jìn)行了使用，但它卻搶先占領(lǐng)了市場，就算法院最終判決被告不得再使用該技術(shù)秘密，原告試圖使用該技術(shù)秘密制備出的新產(chǎn)品重新占領(lǐng)市場的愿望，也會隨之落空12. See Computer Associates International,Inc.v.Bryan,784 F.Supp.982,986(E.D.N.Y.,1992)(granting injunction against sale of derived computer program). But see FMC Crop. v. Cyprus Foote Mineral Co., 899 F.Supp.1477,1483(W.D.N.C.,1995).。而對市場領(lǐng)先地位的喪失，也無法用金錢手段去估量。

3.引誘前雇主的客戶，將對前雇主造成不可挽回的損害?？蛻裘麊问巧虡I(yè)秘密非常重要的組成部分。雇員離職后，利用在職期間前雇主創(chuàng)造的便利條件，例如客戶的聯(lián)系方式、公司能夠給予的最低優(yōu)惠條件等，引誘公司客戶放棄與前雇主合作，或轉(zhuǎn)而與自己合作，將對前雇主造成巨大損失。因為“客戶是否能夠給前雇主帶來收益，能夠給前雇主帶來多大收益是無法確定的”13. See Dulisse v. Park Intern.Crop.,Not Reported in F.Supp.,1998 WL 25158(N.D.III.),45 U.S.P.Q.2d1688.。

（三）對申請人可能造成的損害要大于禁止令可能招致對方的損害

利益權(quán)衡，是法院判斷是否簽發(fā)臨時禁止令的重要因素。美國各州法院在適用臨時禁止令時，特別注重對原被告雙方合法利益的保護(hù)，對臨時禁止令的簽發(fā)，在保護(hù)商業(yè)秘密所有人合法利益的同時，也規(guī)定保護(hù)被告的合法競爭行為，禁令禁止的內(nèi)容需比較精確地向被告指示禁止使用信息的范圍?？梢?，對禁止令的簽發(fā)，美國各州法院均保持極謹(jǐn)慎的態(tài)度，不斷權(quán)衡雙方遭受的損害。對利益權(quán)衡的判斷，需具體到個案之中。

對不正當(dāng)獲取到的商業(yè)秘密，盡管已經(jīng)使用并投入生產(chǎn)，但在未違反公共利益的前提下，被告所遭受到的損害是極小的。在美國專利周刊報道的最高院審理FMC Crop. v. Varco Intern.商業(yè)秘密侵權(quán)案中，原告FMC公司是世界上最大的油田用流體控制產(chǎn)品供應(yīng)商，主要制造生產(chǎn)旋塞閥、單向閥、由壬、短接、活動彎頭、整體接頭等產(chǎn)品。為保障自己在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢，原告采取了一系列的有效措施，其中就包括投入研發(fā)新的技術(shù)。被告Varco公司主要從事鉆井設(shè)備的研發(fā)，非法獲取了原告FMC公司研發(fā)的新技術(shù)方案并依此技術(shù)方案投入生產(chǎn)。原告要求法庭簽發(fā)臨時禁止令，禁止被告繼續(xù)使用該技術(shù)方案并投入生產(chǎn)的行為。法庭同意了原告的請求。因為在本案法官看來，若允許被告繼續(xù)使用原告的技術(shù)方案生產(chǎn)出相似產(chǎn)品，原告的競爭優(yōu)勢將喪失，原告為研發(fā)該技術(shù)方案投入的大量財力物力將化為泡影。相反，臨時禁止令的簽發(fā)對被告Varco公司來說，只是阻止了他去做本來就承諾不去做的事情14. See 677 F.2d 500,217 U.S.P.Q.135(1982).。

同時，在佐治亞州地區(qū)法院審理Specialty Chemicals &Services,Inc. v. Chandler商業(yè)秘密糾紛案中，原告為研發(fā)一項技術(shù)秘密并對該技術(shù)秘密采取保密措施花費了幾百萬美元，被告不正當(dāng)竊取了該技術(shù)秘密，利用該技術(shù)秘密投入生產(chǎn)并在市場上銷售，獲得高額利潤。如果不簽發(fā)臨時禁止令，禁止被告繼續(xù)使用或傳播該技術(shù)秘密，考慮到原告能夠利用該技術(shù)秘密獲得市場較大競爭優(yōu)勢的可能，原告遭受到的損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其投入的幾百萬美元。雖然禁止令的簽發(fā)，亦會使被告遭受巨大損失，例如生產(chǎn)的產(chǎn)品不能再行銷售，技術(shù)秘密不能再行使用，但這些損失均是被告通過非法手段獲取，禁令的簽發(fā)對被告而言只是阻止其進(jìn)一步違反法律而已15. See Specialty Chemicals &Services,Inc. v. Chandler,Not Reported in F.Supp.,1988 WL618583(N.D.Ga.),9 U.S.P.Q.2d1793(1988).。

（四）原告需有較大勝訴可能

臨時禁止令的簽發(fā)，意味著被告不得再使用訴爭的商業(yè)秘密，由此導(dǎo)致被告利益遭受損害，此損害對被告來說有可能是極重大的。作為申請臨時禁止令的原告，若沒有充分的證據(jù)說服法官認(rèn)為被告確實有侵犯自己商業(yè)秘密的可能，且這種可能性較大16. 吳登樓：《知識產(chǎn)權(quán)行為保全程序新探》，載《知識產(chǎn)權(quán)法研究》2014年第1期，第9-18頁。，法官一般會拒絕簽發(fā)禁止令。而對于這種可能性的證明，筆者認(rèn)為應(yīng)從以下三個方面出發(fā)：

1.必須證明商業(yè)秘密的存在

美國《統(tǒng)一州商業(yè)秘密法》對商業(yè)秘密做了如下界定：“商業(yè)秘密是包括配方、模型、產(chǎn)品、計劃、設(shè)計、方法、技術(shù)和工藝在內(nèi)的特定信息。其不為公眾所周知，無法由他人通過正當(dāng)方法輕易獲得，具有實際或潛在的獨立經(jīng)濟(jì)價值；在特定的情勢下，已盡力并合理地維持了秘密性”。從定義看，判斷商業(yè)秘密是否存在，應(yīng)從三個方面出發(fā)。首先該特定信息不得為公眾所周知，具有秘密性。其次該特定信息能夠給權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，獲得競爭優(yōu)勢（Competive Advantage），哪怕該競爭優(yōu)勢相對于現(xiàn)有技術(shù)來說是極微小的；最后權(quán)利人對該特定信息采取了合理的保密措施，維持了信息的秘密性。

2.必須證明被告產(chǎn)品與原告產(chǎn)品在具體秘密特征上存在相似

對勝訴可能性的舉證，不能僅僅證明原告與被告之間的產(chǎn)品或工藝存在功能性上的實質(zhì)性相似，因為案件焦點在于被告是否不正當(dāng)獲取、披露、使用了訴爭的商業(yè)秘密。對侵犯商業(yè)秘密的判斷，應(yīng)從具體秘密特征上進(jìn)行對比。美聯(lián)邦第七巡回上訴法院在審理American Can Co. v. Mansukhani案中確立了該判斷方法。該案原告要求法庭簽發(fā)禁止令，原因是被告Mansukhani不正當(dāng)獲取了自己的技術(shù)秘密，并且使用了該技術(shù)秘密用于攪拌設(shè)備的制造生產(chǎn)。法庭拒絕了原告的請求，主要理由是原告無法提供證據(jù)證明被告制造的攪拌設(shè)備中涉及使用技術(shù)秘密的核心部件與自己所擁有的技術(shù)秘密存在實質(zhì)性相似17. See American Can Co. v. Mansukhani,742 F.2d 314,326(7th Cir.,1984),on remand 621 F.Supp.111(D.Wis.1985),aff’d 814 F.2d 421(7th Cir.,1987).。在之后的Stratienko v. Cordis Crop.案中重述了該規(guī)則18. See Stratienko v. Cordis Crop.,429 F.3d 592,600-602(6th Cir.,2005).。

3.必須證明存在侵權(quán)的可能

對于這一點，美國判例法具有獨到的解釋。最具代表性的是紐約州地區(qū)法院審理的Computer Associates International,Inc. v. Bryan商業(yè)秘密糾紛案，該案中審判法官在判決書中指出：“要證明侵權(quán)存在的可能，并不要求侵權(quán)一定會發(fā)生，只需證明侵權(quán)發(fā)生的可能性比不發(fā)生的可能性更大些”19. See 784 F.Supp.982,986-987(E.D.N.Y.,199 2).。對于這種可能性的判斷，美國大部分州法院認(rèn)為這種可能性須達(dá)到50%或者至少要接近50%，因此原告的舉證需足夠充分。原告要盡可能的舉證被告與自己存在競爭關(guān)系，出于擴(kuò)大市場競爭優(yōu)勢或獲得市場的需要，被告有侵權(quán)發(fā)生的可能；被告曾經(jīng)接觸過自己的商業(yè)秘密或者有接觸自己商業(yè)秘密的可能；被告曾公開揚(yáng)言近期要在市場上推出帶有原告商業(yè)秘密的產(chǎn)品等。

三、結(jié)語

禁令救濟(jì)是一項重要的商業(yè)秘密救濟(jì)制度，而臨時禁止令的簽發(fā)在商業(yè)秘密未被公開時更具重要作用。對于臨時禁止令運(yùn)用的關(guān)鍵，在于法官對申請人提供的證據(jù)能否做出準(zhǔn)確判斷，此時對舉證責(zé)任的規(guī)定就顯得尤為重要。我國雖然在知識產(chǎn)權(quán)法中加入了“臨時禁令”的規(guī)定，但卻缺少系統(tǒng)而具體的規(guī)范，對商業(yè)秘密中臨時禁止令的運(yùn)用并無涉及，對臨時禁止令申請人所需承擔(dān)的舉證責(zé)任也無規(guī)定，司法實踐中也無相關(guān)案例得以引證，這并不利于對受害人的及時救濟(jì)。

On the burden of Proof that the Applicant of Temporary Restraining Orders shall Bear in the Trade Secret Cases

Since China joined TRIPs, we have added the “preliminary injunction” provisions in intellectual property law. But in adjudicating trade secrets cases, the law doesn’t have specif i c provisions on whether and when the court shall issue a temporary restraining order, as well as the burden of proof that the applicant of temporary restraining orders shall bear. There isn’t any uniform and concrete standard of these aspects either. Starting from the American case law, this essay focuses on the issue of the burden of proof that the applicant of temporary restraining orders shall bear, so as to provide a useful reference for the application of temporary restraining orders in the adjudication of trade secret cases, as well as the revision of Chinese anti-competition law.

temporary restraining orders; the burden of proof; irreversible; public interest

鄧文，華東政法大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院。