中國國家標(biāo)準(zhǔn)涉及專利的處置規(guī)則評價(下 )標(biāo)準(zhǔn)專利處置實務(wù)系列4

楊曉麗 / 工業(yè)和信息化部電子知識產(chǎn)權(quán)中心/SIPR

中國國家標(biāo)準(zhǔn)涉及專利的處置規(guī)則評價(下 )標(biāo)準(zhǔn)專利處置實務(wù)系列4

楊曉麗 / 工業(yè)和信息化部電子知識產(chǎn)權(quán)中心/SIPR

《國家標(biāo)準(zhǔn)涉及專利的管理規(guī)定（暫行）》（以下簡稱《管理規(guī)定》）和國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20003.1-2014《標(biāo)準(zhǔn)制定的特殊程序第1部分：涉及專利的標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡稱國標(biāo)GB/T 20003.1），共同構(gòu)成我國國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂過程中涉及專利問題的處置框架；結(jié)合配套的《管理規(guī)定》解析與實施指南、國標(biāo)GB/T 20003.1釋義與實施指南，進(jìn)一步明確了我國國家標(biāo)準(zhǔn)涉及專利的處置規(guī)則。該處置規(guī)則既兼顧了與國際標(biāo)準(zhǔn)組織專利政策的協(xié)調(diào)，又參考了區(qū)域和主要發(fā)達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)組織的專利政策，盡量與核心原則保持一致，在個性化上也充分考慮到了我國國家標(biāo)準(zhǔn)體系的特殊性。概括來說，我國國家標(biāo)準(zhǔn)涉及專利的處置規(guī)則主要涵蓋以下核心原則與立場。

一、必要專利原則，國家標(biāo)準(zhǔn)中納入的專利必須是必要專利

從世界范圍來看，不管是國際標(biāo)準(zhǔn)組織、區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)組織還是發(fā)達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，雖然其知識產(chǎn)權(quán)政策或?qū)＠叩谋硎霾槐M一致，判定標(biāo)準(zhǔn)有所區(qū)別，但對納入標(biāo)準(zhǔn)的專利都統(tǒng)一要求，那就是，標(biāo)準(zhǔn)中納入的專利技術(shù)必須是必要專利或必要權(quán)利要求。

《管理規(guī)定》在第一章第四條明確規(guī)定，“國家標(biāo)準(zhǔn)中涉及的專利應(yīng)當(dāng)是必要專利，即實施該項標(biāo)準(zhǔn)必不可少的專利?！奔磭覙?biāo)準(zhǔn)中涉及的專利技術(shù)應(yīng)該是實施該項國家標(biāo)準(zhǔn)所必需的、繞不開的技術(shù)，不存在排除國家標(biāo)準(zhǔn)涉及該項專利的實質(zhì)性理由。鑒于國際上還未對必要專利的定義形成一致意見，GB/T 20003.1的3.1從必要權(quán)利要求的角度為《管理規(guī)定》做出配套定義，“必要權(quán)利要求”為“實施標(biāo)準(zhǔn)時，某一專利中不可避免被侵犯的權(quán)利要求”，并以此為基點定義“必要專利”為“包含至少一項必要權(quán)利要求的專利”（3.2），從而使必要專利的界定較為清晰和準(zhǔn)確。

二、專利披露原則，視參與度不同規(guī)定不同的披露義務(wù)

專利披露制度是標(biāo)準(zhǔn)組織知識產(chǎn)權(quán)政策或?qū)＠叩暮诵闹贫戎?，其主要?nèi)容是要解決誰有什么樣的義務(wù)、在什么時候、披露誰的專利的問題；其主要作用在于排除標(biāo)準(zhǔn)制修訂過程中的潛在風(fēng)險，加快標(biāo)準(zhǔn)制修訂和推廣實施的進(jìn)程。國際標(biāo)準(zhǔn)組織ISO、IEC、ITU在《共同專利政策》中，鼓勵參與和未參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定工作的任何機(jī)構(gòu)盡早披露自己和他人的專利；區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)組織CEN、CENELEC、ETSI區(qū)分參與和未參與標(biāo)準(zhǔn)制定工作的情況，分別規(guī)定強(qiáng)制性的披露義務(wù)和鼓勵性的披露策略；BSI鼓勵委員會成員及時披露第三方的專利技術(shù)；JISC要求標(biāo)準(zhǔn)項目承包人或提交標(biāo)準(zhǔn)草案的提案人必須披露專利。

《管理規(guī)定》遵循專利披露原則，區(qū)分參與和未參與兩種情況，規(guī)定了不同程度的披露義務(wù)。對于參與標(biāo)準(zhǔn)制修訂的組織或個人，負(fù)有強(qiáng)制性的披露義務(wù)，在國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂的任何階段，都應(yīng)當(dāng)盡早披露其自己和知悉的必要專利，同時提供有關(guān)專利信息及相應(yīng)證明材料，并要求其對所提供證明材料的真實性負(fù)責(zé)。否則，未按要求披露其專利，違反誠信原則的，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。對于未參與標(biāo)準(zhǔn)制修訂的組織或個人，不施加強(qiáng)制性的披露義務(wù)，而是鼓勵其在標(biāo)準(zhǔn)制修訂的任何階段，披露其擁有和知悉的必要專利。GB/T 20003.1的4.1部分對專利披露程序、披露時間、披露范圍、披露方式、證明材料、信息公示、以及是否充分履行了披露義務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容作了詳細(xì)規(guī)定。

對于標(biāo)準(zhǔn)制修訂的參與者而言，《管理規(guī)定》和GB/T 20003.1所規(guī)定的強(qiáng)制性披露義務(wù)和違反誠信原則的法律責(zé)任一直是被熱議和爭論的焦點。業(yè)界曾有質(zhì)疑，此舉是否強(qiáng)加給參與標(biāo)準(zhǔn)制修訂主體以不適當(dāng)?shù)牧x務(wù)和過重的負(fù)擔(dān)。但因有著名的Dell案、Rambus案及Qualcomm vs Broadcom案等違反披露義務(wù)和誠信原則引發(fā)的案例在前，明確不同參與主體的不同披露義務(wù)和違反義務(wù)及誠信原則應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任就成為確有必要的條款，以此來盡可能地規(guī)避因標(biāo)準(zhǔn)組織專利披露政策不明確而導(dǎo)致的風(fēng)險。

Dell案：1992年，Dell公司參與“VESA Local Bus”（VL-bus）標(biāo)準(zhǔn)的制定，在標(biāo)準(zhǔn)制訂過程中，書面表示該標(biāo)準(zhǔn)不涉及Dell專利。但在標(biāo)準(zhǔn)開始實施后，Dell卻主張自己在標(biāo)準(zhǔn)中的專利權(quán)。最后FTC判定Dell違反了誠信原則，不予支持。

Rambus案：1992年，Rambus參與EIA的JEDEC電腦存儲新一代技術(shù)SDRAM和DDR SDRAM標(biāo)準(zhǔn)的制定，并根據(jù)其參與過程中獲取的信息修改自己的專利申請，從而使其專利與正在制定的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)相匹配而成為標(biāo)準(zhǔn)必要專利，但其始終未向JEDEC披露其專利。1996年，Rambus退出JEDEC，并開始主張專利權(quán)，要求所有標(biāo)準(zhǔn)實施者向其交納專利費用。FTC和哥倫比亞特區(qū)巡回法院對該案作出不同判斷，引發(fā)了極大的爭議。

Qualcomm vs Broadcom案：2002年，高通參與JVT的H.264標(biāo)準(zhǔn)制定，在該標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布之前，未向JVT披露其必要專利。2005年，高通訴博通主張專利權(quán)，并否認(rèn)自己曾參與JVT的標(biāo)準(zhǔn)化工作。一審判決認(rèn)為，高通違反了披露義務(wù)，構(gòu)成權(quán)利放棄。二審聯(lián)邦巡回上訴法院維持高通違反披露義務(wù)及默認(rèn)權(quán)利放棄的認(rèn)定，將其權(quán)利放棄的范圍改判，限制在H.264標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品系列。

三、承諾許可原則，作出許可聲明是專利納入標(biāo)準(zhǔn)的前提；許可承諾隨專利權(quán)轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)移

許可聲明是專利權(quán)人同意就其納入標(biāo)準(zhǔn)的專利做出許可的承諾。許可聲明并不是實際的許可合約，但它是標(biāo)準(zhǔn)化組織或機(jī)構(gòu)必須要從專利權(quán)人那里獲得的法律文件，以保證標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布以后的標(biāo)準(zhǔn)實施過程不因?qū)＠麢?quán)人的拒絕許可行為而受阻。國際上通行的做法是，標(biāo)準(zhǔn)化組織或機(jī)構(gòu)獲得專利權(quán)人的許可聲明之后，方可將其專利納入標(biāo)準(zhǔn)，否則將予以刪除。

我國對推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)涉及的必要專利，獲得專利權(quán)人的許可聲明是專利納入標(biāo)準(zhǔn)的前提條件。《管理規(guī)定》第十條要求，未獲得專利權(quán)人或?qū)＠暾埲说膶＠麑嵤┰S可聲明的（且該許可必須符合FRAND原則），該專利不得納入國家標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)組織或機(jī)構(gòu)要么修改涉及該專利的技術(shù)條款以繞開該專利，要么直接刪除。

相應(yīng)的，該許可承諾也應(yīng)隨專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓而一并轉(zhuǎn)移。專利權(quán)人或?qū)＠暾埲吮局\實信用原則，應(yīng)當(dāng)事先告知受讓人該專利在標(biāo)準(zhǔn)組織中專利實施許可聲明的內(nèi)容，并保證受讓人同意受該許可承諾的約束（GB/ T 20003.1的4.2.4部分規(guī)定），否則將使得標(biāo)準(zhǔn)組織的專利政策目的落空，不利于國家標(biāo)準(zhǔn)的順利實施和推廣。FTC訴N-Data案即是這一問題引發(fā)的典型案例。

1993年，IEEE組建802.3工作組，美國國家半導(dǎo)體公司參與標(biāo)準(zhǔn)制定。為鼓勵I(lǐng)EEE在多項可替代技術(shù)中選擇其NWay專利技術(shù)寫入新標(biāo)準(zhǔn)成為標(biāo)準(zhǔn)必要專利，美國國家半導(dǎo)體公司于1994年發(fā)出書面專利許可承諾，IEEE標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品成員一次性支付1000美元許可費即可免除以后的許可費用。此舉大獲成功，使用第二代以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場逐漸被NWay專利技術(shù)鎖定。1998年，美國國家半導(dǎo)體公司將該專利轉(zhuǎn)讓給垂直網(wǎng)絡(luò)公司，隨附1994年專利許可承諾信，垂直網(wǎng)絡(luò)公司曾試圖變更許可條件，也曾試圖拒絕許可。2003年，垂直網(wǎng)絡(luò)公司又將該專利轉(zhuǎn)讓給N-Data公司，隨附1994年專利許可承諾信，N-Data也試圖收取更高費用，并拒絕許可。2008年，F(xiàn)TC訴N-Data，裁定N-Data不正當(dāng)競爭，后達(dá)成和解協(xié)議：N-Data必須遵守1994承諾；不得起訴；不得規(guī)避該裁定而再行轉(zhuǎn)讓，即使轉(zhuǎn)讓，該裁定約束力亦一并轉(zhuǎn)移。

從FTC訴N-Data案可以看出，如果專利許可承諾不隨專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)移，則可能導(dǎo)致專利權(quán)人通過轉(zhuǎn)讓標(biāo)準(zhǔn)必要專利以規(guī)避起初出于某種目的做出的專利許可聲明，從而帶來專利投機(jī)行為的衍生和利用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行專利敲詐的風(fēng)險，威脅標(biāo)準(zhǔn)實施，降低標(biāo)準(zhǔn)價值。

四、公平合理無歧視的許可原則

合理無歧視原則是標(biāo)準(zhǔn)組織知識產(chǎn)權(quán)政策或?qū)＠叩幕A(chǔ)性原則，以此原則為基點形成的許可制度是標(biāo)準(zhǔn)組織專利政策核心制度最重要的組成部分。雖然對該原則的表述方式和賦予的內(nèi)涵各有不同，但該原則作為基本的核心準(zhǔn)則普遍存在于國際、區(qū)域和國外標(biāo)準(zhǔn)化組織的專利政策當(dāng)中。在ISO、IEC、ITU的《共同專利政策》（2006）中，確定了專利持有人“on a non-discriminatory basis on reasonable terms and conditions”【1】（在無歧視的基礎(chǔ)上、以合理的條款和條件）與其他各方就許可專利使用權(quán)進(jìn)行磋商的選項；CEN、CENELEC于2009年修改后的許可政策【2】與《共同專利政策》2006保持高度一致，明確了“合理無歧視”原則【3】；ETSI在其知識產(chǎn)權(quán)政策和知識產(chǎn)權(quán)指南中，確定應(yīng)在“公平、合理和無歧視的條款和條件下” 授予許可；JISC于2012年修改了其《制定使用受專利權(quán)保護(hù)技術(shù)的日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的程序》，該程序作為JISC的專利政策，“在無歧視的基礎(chǔ)上、以合理的條款和條件”對外許可，成為專利持有人參與標(biāo)準(zhǔn)制定的前提；ANSI在《美國國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展與協(xié)調(diào)規(guī)劃》中制定的標(biāo)準(zhǔn)專利政策，幾經(jīng)修改，將許可政策確立為“在明顯不存在任何歧視的、合理的條款和條件下”【4】授予許可或免費許可；BSI在“BS0：2011《標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化原則》”中，明確了“公平、合理和無歧視的”許可條件。

我國對國家標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可方式規(guī)定為三種，專利權(quán)人只能擇其一而行之，要么同意在公平、合理、無歧視基礎(chǔ)上免費許可（第一種）或收費許可（第二種），要么不同意按照以上兩種方式實施許可（第三種）。不管專利權(quán)人選擇的是第一種還是第二種，其許可基礎(chǔ)均為“公平、合理、無歧視”（on fair, reasonable and non-discriminatory basis【5】，即FRAND）；如果專利權(quán)人或?qū)＠暾埲诉x擇第三種，則意味著其不同意將專利納入標(biāo)準(zhǔn)，在這種情況下，國家標(biāo)準(zhǔn)將不得包括基于該專利的條款。這三種方式主要參考了ISO、IEC和ITU共同專利政策中的許可條件，為我國參與ISO、IEC和ITU的國際標(biāo)準(zhǔn)化工作奠定了基礎(chǔ)，規(guī)避了因政策不一致可能引發(fā)的矛盾沖突，有利于等同采標(biāo)的專利許可承諾的適用，也有利于我國國家標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)之間的相互轉(zhuǎn)化。

五、不介入原則

不介入原則是指，標(biāo)準(zhǔn)組織不負(fù)責(zé)核查專利法律狀態(tài)和有效性，不提供證明相關(guān)專利有效性的證據(jù)材料，不介入專利識別事務(wù)，不評估專利相關(guān)性或必要性，不介入標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可談判，不參與標(biāo)準(zhǔn)專利糾紛的解決，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可事務(wù)由專利權(quán)人和標(biāo)準(zhǔn)實施者自行協(xié)商確定，標(biāo)準(zhǔn)專利糾紛自行解決。三大國際標(biāo)準(zhǔn)化組織、主流的區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)化組織和主要發(fā)達(dá)國家的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)均從不同角度采用了這一原則。

《管理規(guī)定》第十七條與國際實踐通行的這一原則保持高度一致，“國家標(biāo)準(zhǔn)中所涉及專利的實施許可及許可使用問題，由標(biāo)準(zhǔn)使用者與專利權(quán)人或者專利申請人依據(jù)專利權(quán)人或者專利申請人作出的專利實施許可聲明協(xié)商處理，”SAC不負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的對外許可工作和許可費的談判事務(wù)。這一方面使得SAC專注于組織技術(shù)專家制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判的法律事務(wù)留給法律專家；另一方面，也賦予專利權(quán)人或?qū)＠暾埲撕蜆?biāo)準(zhǔn)實施者以基于許可聲明自由洽談的權(quán)利、以及依其意愿對所涉糾紛自擇方式、自行解決的空間。

六、推薦性標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)區(qū)別處置原則

我國的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)1.中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法第二章第七條：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)。保障人體健康，人身、財產(chǎn)安全的標(biāo)準(zhǔn)和法律、行政法規(guī)規(guī)定強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，其他標(biāo)準(zhǔn)是推薦性標(biāo)準(zhǔn)。省、自治區(qū)、直轄市標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門制定的工業(yè)產(chǎn)品的安全、衛(wèi)生要求的地方標(biāo)準(zhǔn)，在本行政區(qū)域內(nèi)是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。，保障人體健康，人身、財產(chǎn)安全的標(biāo)準(zhǔn)和法律、行政法規(guī)規(guī)定強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，其他標(biāo)準(zhǔn)是推薦性標(biāo)準(zhǔn)。強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)具有法規(guī)屬性，在全國范圍內(nèi)必須強(qiáng)制執(zhí)行2.中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法第三章第十四條：強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，必須執(zhí)行。不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，禁止生產(chǎn)、銷售和進(jìn)口。，否則就要承擔(dān)相應(yīng)的法律后果3.中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法第四章第二十條：生產(chǎn)、銷售、進(jìn)口不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的，由法律、行政法規(guī)規(guī)定的行政主管部門依法處理，法律、行政法規(guī)未作規(guī)定的，由工商行政管理部門沒收產(chǎn)品和違法所得，并處罰款；造成嚴(yán)重后果構(gòu)成犯罪的，對直接責(zé)任人員依法追究刑事責(zé)任。。這與國際國外的標(biāo)準(zhǔn)體系大多為自愿性標(biāo)準(zhǔn)體系存在很大不同。因此，在不同標(biāo)準(zhǔn)體系基礎(chǔ)上設(shè)計制定的知識產(chǎn)權(quán)政策或?qū)＠弑厝恍枰町惢幚?，因地制宜，以避免與相關(guān)法律法規(guī)產(chǎn)生沖突。

《管理規(guī)定》對強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)涉及專利的特殊規(guī)定單獨成章，首先明確了強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)一般不涉及專利的原則立場，以避免強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)這種代表公共利益的、具有法規(guī)屬性的公共產(chǎn)品被專利這種私有權(quán)利搭上而獲取額外利益；其次，如果強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)確有必要涉及專利，而專利權(quán)人或?qū)＠暾埲擞志芙^提交許可聲明的，則由SAC、SIPO及相關(guān)部門出面干預(yù)，與專利權(quán)人或?qū)＠暾埲藚f(xié)商專利處置辦法；第三，在強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實施過程中新發(fā)現(xiàn)的必要專利，又未能獲得專利許可聲明的，不暫停國家標(biāo)準(zhǔn)的實施，也不修訂該標(biāo)準(zhǔn)以規(guī)避該專利，而仍然是由SAC、SIPO及相關(guān)部門出面干預(yù)，與專利權(quán)人或?qū)＠暾埲藚f(xié)商處理。

SIPR專欄將持續(xù)開展對標(biāo)準(zhǔn)專利處置實務(wù)的跟蹤研究，敬請關(guān)注。

聯(lián)系方式：楊曉麗，88686179， yangxiaoli@infoip.org

本文縮略語：

JVT：聯(lián)合視頻編碼工作組

VESA：視頻電子標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會

VL-bus：486電腦的中央處理器和電腦外置設(shè)備之間傳遞指令的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

EIA：美國電子工業(yè)協(xié)會

JEDEC：電子器件工程聯(lián)合委員會

SDRAM、DDR SDRAM：電腦存儲技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

IEEE：美國電氣及電子工程師學(xué)會

CEN：歐洲標(biāo)準(zhǔn)化委員會

CENELEC：歐洲電工標(biāo)準(zhǔn)化委員會

ETSI：歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會

JISC：日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查會

ANSI：美國國家標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會

BSI：英國標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會

FTC：美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會

AQSIQ：中國國家質(zhì)量檢驗檢疫總局

SAC：中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會

SIPO：國家知識產(chǎn)權(quán)局

ISO：國際標(biāo)準(zhǔn)化組織

IEC：國際電工委員會

ITU：國際電信聯(lián)盟

SIPR：中國電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)工作委員會

【1】Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC, 2, 2.1, 2.2, IEC,ISO,ITU

【2】《CEN/CENELEC：CEN-CENELEC共同知識產(chǎn)權(quán)政策實施細(xì)則》

【3】ftp://ftp.cencenelec.eu/eu/europeanstandardization/guides

【4】www.etsi.org/website/document/legal/etsi_ipr-policy.pdf

【5】Regulatory Measures on National Standards Involving Patents(Interim), Article 9 (1)(2). (English Version, for reference)