以美國及臺灣地區(qū)的知識產權管理經驗解讀專利糾紛談判策略（上）

口述/郭紀穎 （曾任Wen&Associates Law Offices高級合伙人、執(zhí)業(yè)律師，在臺灣、美國有30余年知識產權從業(yè)經驗）

整理/張臻

一、國外專利權人之專利權利金追索方式

(一)、國外專利權人發(fā)送警告信函會采用以下五種方式

1.采用國際傳真方式交付專利警告信函；2.采用郵件寄送方式交付專利警告信函；3.采用國際快遞(快捷)方式交付專利警告信函；4.采用直接會面方式交付警告專利信函；5.采用研討會方式通知專利警告信函內容。

(二)、企業(yè)對專利權人所發(fā)送專利警告信函之因應處理方式

一種是企業(yè)對專利警告信函暫不作出回信或回應。另一種則是企業(yè)對專利警告信函作出回信、回應并成立專門因應策略小組，并對于專利警告信函做出對應因應措施，其中包括：

1.公司代表人出國考察，而在短時間不會回國，需待代表人回國方能了解案情后再作出策略回應；2.公司并無負責專利專責部門、專利人員或法務人員可作專利技術分析；3.公司并無法務主管及相關人員可作出對應，故必需委任外界事務所作分析鑒定后再處理；4.公司無法了解專利權人所提外文說明書或權利范圍之專業(yè)內容與術語，故需請專業(yè)外語翻譯公司花費較多時間翻譯其專利說明書所有內容；5.請專利權人指出公司何種產品侵權以及侵犯何項專利權以及何項專利范圍(以便能藉由專利權人書信或主張，來分析縮小日后欲分析范圍與內容)，并可要求專利權人作出專利侵權鑒定分析報告。

二、因應國外專利權人索取權利金之反制策略

(一)、針對專利警告信函查閱

由專利商標律師事務所代專利權人所發(fā)出信函查閱該專利商標律師事務所與專利權人二者關系，雙方是否有委任處理證明文件或經專利權人同意之信函文件。

由專利權人自己所發(fā)出信函查閱該專利權人為何種國家人，并了解當地國家民族習性與人民之訴訟風格。

(二)、針對專利權人查閱部份

從國際網絡中或其他管道，來調查專利權人公司規(guī)模、背景、國際知名度、專利部門人員背景、規(guī)模以及該公司、相關子公司或專利權人個人所轉讓或申請取得相關所有專利權之名稱與總數量。

從國際網絡中或其他管道，調查專利權人過去至今，是否具有專利訴訟經驗以及現(xiàn)今是否有和他人就所主張專利權，雙方訴訟案件在當地法院進行結果。

(三)、針對專利代理人查閱部份

從國際網絡中或業(yè)界亦或著其他管道，調查專利權人之專利代理。專利代理人之專利事務所規(guī)模大小及任職人員、背景和其事務所是否有具有國際訴訟經驗以及訴訟勝率之調查。

(四)、專利說明書文件查閱部份

檢視專利權之種類當發(fā)生專利糾紛時，公司可檢視其專利權人所主張專利權之種類，而所主張之當地專利權為發(fā)明專利、新型專利亦或者是設計專利。檢視專利權之類型檢視專利權人所主張當地專利權系為系統(tǒng)專利、零組件專利亦或是軟件專利或電子商務專利。檢索調閱專利說明書公司可從國際網絡中尋找專利檢索專利數據庫或至相關政府部門(國外為專利局、大陸為知識產權局、臺灣為智慧財產局。等)調閱專利說明書亦或是可委請當地專利商標法律事務所，至當地政府相關部門調閱專利說明書之完整內容。

并且，查尋調閱專利申請檔案歷史專利說明書是否有禁反言部份或已有放棄主張部份。調閱專利權之技術在國外是否有已有相同或近似之先前專利或相同之產品。查尋該專利權之專利技術在申請前，是否已有在報刊雜志雜志上公開刊登其專利技術。

(六)、檢視公司產品是否具有專利權

查尋自己產品技術是否已有取得國、內外專利權(包括系統(tǒng)專利、零組件專利、軟件專利)。若主張系為零組件專利權，則查尋專利權人是否和自己產品所使用零組件廠商互相已有專利授權。

另外，查尋自己產品技術，是否已在專利權人所主張專利專利申請前，該產品就已于市場公開販賣或已公開使用。還有，查尋自己產品技術，是否有延用過去舊產品技術相同，而舊產品之技術使用日期比專利權人所主張專利權申請日早。

成立項目小組(專利工程師、研發(fā)部門主管、產品項目主管、法務主管、采購部門主管等)經討論，并初步分析比對企業(yè)產品技術與專利權人所主張專利權之專利范圍比對是否相同或近似(包括是否有直接侵權、間接侵權) ，其中包括：

1.若經判斷公司產品，并無侵害其專利權;則將其意見分析作成報告明確告知專利權人并無侵權；2.若無法判斷公司產品是否有專利侵權則將此案件送交至國外專利鑒定機構或專利商標事務所作再次分析比對；3.若經判斷公司產品有侵害其專利侵權則開始討論如何進行所謂專利商業(yè)授權談判。

三、專利談判前信息情報搜集

(一)、國際網絡情報搜集

從國際網絡中或其他管道調查搜集專利權人公司產品及最新專利動態(tài)，并尋找專利權人與他人涉訟案件國外訴最新情況與結果。

(二)、法院或同業(yè)情報搜集

知曉專利權人與其他人于當地涉訟案件法院訴訟主張訴訟資料，并打聽同業(yè)是否亦有接到專利權人之專利警告信函以及是否已有和專利權人接觸或談判之后商談內容與過程。還要了解同業(yè)對專利權人所主張專利權之看法與意見，并與同業(yè)共同開會討論對專利權人于專利談判時，對專利權人所主張問題之一致性。

(三)、零組件廠商情報搜集

首先，通知零組件廠商以及零組件廠商對專利權人之專利權看法及意見。其次，探聽專利權人其已專利授權之公司或廠家，并探聽專利權人之談判代表及其成員。

四、專利糾紛產品的因應策略

(一)、若企業(yè)判定產品并無侵權

則談判中先行了解專利權人意圖與目的，檢索專利申請前之習用技術，并執(zhí)疑專利權人所主張之專利權之合法性。然后，在談判中很明確地告知公司所制造生產產品，并無侵害專利權人所主張之專利權。并且，將公司所做出不侵害侵權報告以及相關資料交付專利權人帶回研究。再將自己產品所取得的專利權，明確告知專利權人。也需告知專利權人其所主張專利權之涉侵權產品早已停產。

最后，告知專利權人，公司將不惜與其打官司來證明產品并未侵權。而且，公司的OEM/ODM（產品制造商）客戶愿協(xié)助處理此侵權訴訟。

(二)、若企業(yè)無法判定產品是否侵權

則需在談判中了解專利權人此行目的及欲表達之看法，并請專利權人針對所主張專利技術部分作口頭以及書面上說明解釋。之后，將公司產品所取得專利權告知對方，并請其作再次比對分析。另外，談判中也要告知專利權人所主張專利權，是否有在其他國家申請及最新進度與結果，將自己產品所取得專利權，明確告知專利權人，并請其帶回研究。

同樣的，談判中明確告知專利權人，其自行制作專利侵權鑒定并不正確和客觀，必需再透過當地第二家單位再作二次鑒定。并請專利權人告知所主張專利權，其已授權過廠商以及名單。此外，談判中應該先與專利權人排除未侵權專利，而對有不清楚專利部分再作進一步討論。

(三)、若企業(yè)判定產品侵權

在專利權申請專利范圍與產品比對性分析中，若在判定侵權之前，企業(yè)都會將專利權申請專利范圍與產品比對性分析之后，來判定日后在專利糾紛談中心理底限與談談中因應的態(tài)度，而在專利權申請專利范圍與產品比對性分析中，亦應從許多方面去觀察，例如:

專利權申請專利范圍與產品比對性分析(依各國專利鑒定基準比)；

委請專家學者或專門鑒定機構作第二次專利權申請專利范圍與產品比對性分析等；

若企業(yè)判定產品確定侵權，則可進行下列方式進行談判：

1.談判中了解探測專利權人談判底線與策略；2.談判中探測專利權人談判授權金降價空間；3.談判中將自己取得專利權告知專利權人以便于日后互相授權；4.談判中明確告知專利權人有意就其所主張之專利權授權。