美國虛假專利標(biāo)記法律制度的修訂及評析

胡允銀

(1.臺州學(xué)院經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院，浙江 臺州 318000;2.浙江時空律師事務(wù)所，浙江 臺州 318000)

1 美國虛假專利標(biāo)記法律制度的歷史沿革

美國專利法鼓勵在專利產(chǎn)品上貼上專利標(biāo)記，主要起到一種提示性告知的作用，同時也可以防止善意的侵權(quán)行為并能有效阻止?jié)撛诟偁?。這可以追溯到1836年前的規(guī)約，當(dāng)年的制度設(shè)計(jì)主要是強(qiáng)調(diào)告知潛在的侵權(quán)者。在那個專利檢索非常昂貴的時代，這種規(guī)定還是很有必要的。逐步發(fā)展和完善的美國專利法對專利標(biāo)記行為有了更加清晰的規(guī)定，35§287(a)寫明:專利權(quán)人以及他人在美國制造、許諾銷售，或銷售專利產(chǎn)品，或者將專利產(chǎn)品進(jìn)口到美國，有權(quán)在產(chǎn)品上貼上“專利”、或者縮寫的“專利”并連同貼上專利號，或者在產(chǎn)品外包裝上貼上專利標(biāo)記，如“U.S.Pat.No.x.xxx.xxx”或 者“U.S.Design Pat.No.Dxxx.xxx”，以告知公眾［1］。反之，如果權(quán)利人沒有在有關(guān)產(chǎn)品上貼上專利標(biāo)記，那么他在提起專利侵權(quán)訴訟時，將無法獲得侵權(quán)賠償，除非專利權(quán)人能夠證明侵權(quán)人已經(jīng)被告知侵權(quán)并且其仍繼續(xù)實(shí)施侵權(quán)行為，即便如此，這種情況下的侵權(quán)賠償額度也只是從侵權(quán)人知悉該告知時開始計(jì)算。當(dāng)然，提起侵權(quán)訴訟本身也構(gòu)成一種告知。該規(guī)定只適用于專利產(chǎn)品，不適用于產(chǎn)品的制造程序和方法。對已申請但尚未受核準(zhǔn)的專利，只可在產(chǎn)品或其包裝上標(biāo)示“U.S.Patent Pending”等字樣，或者標(biāo)示專利申請?zhí)柎a，如“U.S.Patent Pending-Appplication No.xx/xxx，xxx”。

而有關(guān)虛假專利標(biāo)記行為的界定，在美國專利法35 U.S.C.§292中進(jìn)行了詳細(xì)闡述，該條款禁止以欺騙為目的在非專利產(chǎn)品上使用專利標(biāo)記，并認(rèn)定虛假專利標(biāo)記行為應(yīng)當(dāng)具有兩個要素:①在非專利產(chǎn)品上標(biāo)記專利號碼。該處的“非專利產(chǎn)品”是指不被標(biāo)記專利的權(quán)利要求覆蓋的產(chǎn)品。②有意欺騙大家。法官定義“有意”是指明知有誤仍誤導(dǎo)他人，包括并未申請專利，或雖已申請而并未在審查中時，就在產(chǎn)品或包裝上標(biāo)注、綴附“已申請專利”、“專利審查中”字樣［2］;同時，聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為過期專利覆蓋的產(chǎn)品同樣落入292條款的范圍，盡管標(biāo)記過期專利本身并不足以表明欺騙的故意，但如果欺騙公眾的目的被證實(shí)，則會產(chǎn)生虛假專利標(biāo)記的法律責(zé)任。

美國虛假專利標(biāo)記訴訟早期設(shè)計(jì)為一種公益性質(zhì)的訴訟制度，任何人都可以對虛假專利標(biāo)記行為者提起訴訟，不以利害關(guān)系人為限。對虛假專利標(biāo)記行為每次處罰最高額不超過500美金，并遵從qui tam原則——即所獲罰金由起訴人與聯(lián)邦政府均分。

2009年，美國聯(lián)邦巡回上訴法院通過Forest Group，Inc.訴 Bon Tool Co.一案對292條重新給出了解釋［3］。在Forest Group，Inc.訴Bon Tool Co.一案中，原告Forest Group擁有一種有關(guān)建筑修理中使用可調(diào)高度的專利產(chǎn)品——高蹺 (美國專利號5.645.515)。該專利中最主要的權(quán)利要求是使用線性軛來支持踏腳板。原告銷售的高蹺中有一款“S2”型產(chǎn)品上面印有515專利號，被告Bon Tool Co.最初向原告購買此種產(chǎn)品，后來發(fā)現(xiàn)中國有廠家制造類似產(chǎn)品，就不再購買原告產(chǎn)品。原告于是在2005年向德州南部聯(lián)邦法院起訴被告侵權(quán)，被告則根據(jù)292條法律條文反告原告不實(shí)標(biāo)示專利并控告515專利無效。在審判過程中，德州法官發(fā)現(xiàn)早在2001年原告也曾指控另一家公司的高蹺產(chǎn)品侵權(quán)，在2007年11月德州聯(lián)邦法院判決被指控的那家公司產(chǎn)品并未侵犯515專利權(quán)，判決理由是被訴公司產(chǎn)品并未使用有韌性線性軛作為踏腳板支撐，且原告“S2”產(chǎn)品本身也并不具有515專利中權(quán)利要求的線性軛。雖然原告在法院判決后對新“S2”型產(chǎn)品增加線性軛技術(shù)，但至少有一批共38臺“S2”型產(chǎn)品沒有加上線性軛，但仍印有515專利標(biāo)記，德州法院于是在本案中判515專利有效，因被告產(chǎn)品并未使用線性軛，因此并不侵權(quán)，而原告反因不實(shí)標(biāo)示專利，被處以500美元罰金。被告不服判罰，上訴到美國聯(lián)邦上訴法院，要求法院根據(jù)35 U.S.C.§292對被告每一標(biāo)示不實(shí)產(chǎn)品處以最高額為500美金的罰款，而不是對標(biāo)示不實(shí)整個事件罰款500美金。根據(jù)這一案例聯(lián)邦上訴法院支持了被告的上訴理由和請求，并將這一部分發(fā)回重審，德州南部聯(lián)邦法官對發(fā)回部分重新進(jìn)行審理并對原告38件“S2”型產(chǎn)品每件處以180美元罰金。

Forest Group，Inc.訴Bon Tool Co.一案引起美國國會的警覺，因?yàn)樵撆袥Q可能為成百上千的針對大企業(yè)的類似訴訟鋪平向前推進(jìn)的道路，因?yàn)閷τ诖罅康漠a(chǎn)品生產(chǎn)商而言，錯誤標(biāo)記了過期專利號的行為實(shí)際上是很常見的，而且誰也沒有想到去除掉它們。Forest Group，Inc.訴Bon Tool Co案后的幾個月里，大量潛在原告一直在各家零售商店和互聯(lián)網(wǎng)上遍尋標(biāo)了過期專利號的任何商品。而針對每件標(biāo)示不實(shí)產(chǎn)品課以最高500美元的罰金在理論上可能使大量的制造商背負(fù)巨大的法律責(zé)任。

2011年9月16日，美國國會提出這一法律條文的修正案，用只有受到競爭性損害方才有資格提起訴訟的規(guī)定取代原來法律條文中任何人均有權(quán)提起訴訟的規(guī)定，從而排斥了第三方特別是最易提起此類訴訟的獨(dú)立專利律師的訴權(quán)。但是國會沒有清晰定義競爭性損害，并依然保留了每件最高500美元的罰金［4］。同時，另一個重要修改是，原告勝訴后將不再獲得每件最高可達(dá)500美元罰金的一半，取而代之的是原告可以通過在地方法院提起民事訴訟來獲得競爭性損害補(bǔ)償。此外還規(guī)定，一個過期的專利標(biāo)記將不再構(gòu)成虛假專利標(biāo)記，只要該產(chǎn)品曾由相應(yīng)的有效專利覆蓋，繼續(xù)在該產(chǎn)品上進(jìn)行專利標(biāo)記是可以接受的。這是因?yàn)榭紤]到重組生產(chǎn)設(shè)備的高額成本，從而給改變產(chǎn)品上的專利物質(zhì)標(biāo)記以適當(dāng)?shù)膶捪奁凇?/p>

2 修訂旨在減少濫訴行為

參與制定這一修正案的大多數(shù)立法者表示，當(dāng)前的規(guī)定主要目的在于減少不必要的訴訟。參議員凱爾的評論具有一定代表性。凱爾說，修正前的35 U.S.C.§292規(guī)定將導(dǎo)致沒有受到競爭性損害的各方提起大量訴訟，而真正受到競爭性損害者可能無法得到賠償。首先，可能會有大量的同類型的競爭者受到競爭性損害，但并不是每一個競爭者都會依法提起訴訟，在法院裁定被告敗訴并課以重罰之后，法院不太情愿對隨后由其他競爭者提起的同類型訴訟進(jìn)行民事處罰。其次，即使只有一個競爭對手受到傷害，依據(jù)原來的法律規(guī)定，原告僅能收到每件罰金一半的補(bǔ)償，因此可能即使勝訴，原告也無法填平這種競爭性損害?？傊罁?jù)修正前的法案，因虛假專利標(biāo)記行為受到損害方可能或者無法獲得賠償，或者無法獲得足額賠償。同時，和大多數(shù)國會議員一樣，凱爾認(rèn)為允許沒有受到實(shí)際損害的一方提起訴訟會導(dǎo)致類似訴訟的無障礙，因此提高此類訴訟門檻十分必要，這將有助于減少大量無價值的訴訟。以Forest Group，Inc.訴 Bon Tool Co.一案為例，他認(rèn)為由于被告將被課以每件產(chǎn)品最高達(dá)500美元的罰金，原告將搜尋盡可能多的虛假標(biāo)示產(chǎn)品數(shù)，但這些訴訟行為實(shí)際沒有多少社會價值和意義。

通過提高訴訟主體資格可以降低無價值訴訟案件數(shù)量，但這將取決于提起此類訴訟案件主體分布狀況。一般而言，競爭對手持續(xù)參與某一市場的屬性促使它不太可能提起具有煽動性卻又無價值的訴訟，招來類似的反訴并導(dǎo)致最終同歸于盡。競爭對手之間的這種關(guān)系可能會阻礙為公共利益而進(jìn)行的真正有價值的訴訟。

而對于訴訟損失的高度不確定性的批評則集中指向當(dāng)前35 U.S.C.§292法令的司法適用上。凱爾議員引用Pequignot訴Solo Cup Co.一案來說明，司法適用并非一定會隨意武斷。在Pequignot訴Solo Cup Co.一案中，Solo Cup Co.，一個低成本制造高容量塑料蓋杯的企業(yè)，因被訴假冒專利標(biāo)記而面臨萬億美元罰金，但最終聯(lián)邦法院并未對該公司施以如此巨額罰金，法官接受了Solo提出的兩項(xiàng)獨(dú)立的抗辯理由:①專利已過期的產(chǎn)品不等于法律規(guī)定的“未獲專利的”產(chǎn)品;②專利過期的事實(shí)不足以證明其具有欺騙公眾的故意，沒有去掉已過期專利標(biāo)記是基于為了節(jié)省成本和避免商業(yè)上的混亂。這應(yīng)該是法院認(rèn)真對待類似案件而非簡單施加巨額罰金的一個例證，但由此就得出結(jié)論或許有些武斷，不過我們還是容易想象得出被告面臨如此巨額罰金時的謹(jǐn)慎態(tài)度。

盡管如此，法院在適用法定的明確的懲罰尺度上，仍然擁有較大的自由裁量權(quán)，有證據(jù)表明法官在適用修正前的292條時，有濫用自由裁量權(quán)的情形，隨之而來的擔(dān)憂使得凱爾等議員們探尋解決潛在訴訟的穩(wěn)妥方式。35 U.S.C.§292法條修正案試圖向法官提供更清晰的指導(dǎo)。限制原告僅就競爭性損害提起民事訴訟，既減少被告對這種不確定性的擔(dān)憂，又有利于界定法官判決的范圍，同時保留的每件最高達(dá)500美元的罰金依然有著強(qiáng)大的威懾力量。這使得法院面臨的主要挑戰(zhàn)將是界定有權(quán)提起訴訟的民事實(shí)體以及有效識別競爭性損害。

3 有待界定的三大問題

確定誰受到了競爭性損害和計(jì)算競爭性損失是緊密相連的。對于35 U.S.C.§292法條修正案下的競爭性損失的受害者，最有可能的是消費(fèi)者和競爭者。

(1)修訂后的法令指出，只有受到競爭性損害的人才有資格提起訴訟。直觀地說，直接處于競爭性地位的企業(yè)更容易受到損害，但消費(fèi)者和潛在消費(fèi)者也可能受到虛假專利標(biāo)記的損害。這種損害有點(diǎn)類似虛假廣告一樣，因?yàn)樵谒麄兛磥?，虛假專利?biāo)記是一種質(zhì)量標(biāo)志，一個為美國商標(biāo)專利局認(rèn)可的表示產(chǎn)品創(chuàng)新程度的指數(shù)，在這些虛假專利標(biāo)記誘導(dǎo)下，他們可能會花費(fèi)更高的價格或者購買到實(shí)際上是劣質(zhì)產(chǎn)品抑或失去更多選擇機(jī)會。盡管如此，虛假專利標(biāo)記與顧客損害之間的因果鏈還是有待進(jìn)一步論證，因?yàn)橄M(fèi)者的部分損失可能是由虛假專利標(biāo)記企業(yè)的同行競爭者應(yīng)對虛假專利標(biāo)記的反應(yīng)行為所致。此外，從立法者的視角來看，至少從參議員凱爾的建議中可以看出，國會修訂現(xiàn)行法律并沒有考慮到消費(fèi)者利益的故意。在國會看來，作為虛假專利標(biāo)記企業(yè)的競爭對手，似乎更有可能提出有價值的訴求。因?yàn)楦挥薪?jīng)驗(yàn)的競爭者更有可能進(jìn)行專利研究，能夠更深入了解產(chǎn)品市場，更有可能去進(jìn)行專利保護(hù)和專利標(biāo)記以便在一個競爭性市場上與對手相區(qū)分［5］。而廣義的競爭者包括現(xiàn)實(shí)競爭者和潛在競爭者。盡管一些原告試圖爭辯說，幾乎所有的人可能都是一個潛在的競爭對手，但法院認(rèn)為一個潛在競爭者要想成為一名合格的訴訟主體，需要一定規(guī)模的投資或者其他一些證據(jù)加以佐證。就現(xiàn)實(shí)競爭者而言，一個重要的考慮因素是競爭者聚集密度。如果一個市場上競爭對手?jǐn)?shù)量有限，是有可能形成的卡特爾局面。在這個小團(tuán)體內(nèi)的競爭者之間，不會因?yàn)橐粋€競爭者行為給公眾造成的損害而進(jìn)行相互攻擊性訴訟。同樣，在一個擁有眾多小型競爭性企業(yè)的市場上，一個強(qiáng)有力的市場領(lǐng)導(dǎo)者的存在也將導(dǎo)致類似于卡特爾局面的形成，小企業(yè)因?yàn)閾?dān)心受到市場領(lǐng)導(dǎo)者的報(bào)復(fù)而不太可能去提起訴訟。因此，在考慮誰擁有訴權(quán)時，要警惕修正案沒有成為導(dǎo)致競爭者之間“相互摧毀”的工具，反而促成了競爭對手之間的合謀行為［6］。司法部門正考慮通過一個豁免程序來鼓勵存在競爭關(guān)系的有關(guān)各方打破這種合謀行為。項(xiàng)目設(shè)計(jì)讓第一個志愿披露違反反托拉斯法的公司將享受戲劇性的起訴豁免，從而改變參與壟斷共謀行為的激勵結(jié)構(gòu)。從而當(dāng)原告自稱是虛假專利標(biāo)記行為企業(yè)的一個競爭者時，法院應(yīng)當(dāng)考慮相關(guān)市場的規(guī)模和競爭者數(shù)量。假定在一個更為廣泛的產(chǎn)業(yè)范疇內(nèi)，共謀行為是很難達(dá)成的，法院應(yīng)當(dāng)盡可能界定一個更為廣泛的市場范疇來減少共謀幾率。

(2)法院應(yīng)該將重心放在如何有效識別誰是真正的潛在競爭者。如果一個產(chǎn)業(yè)內(nèi)的現(xiàn)實(shí)競爭者數(shù)量有限時，法院應(yīng)當(dāng)設(shè)定一個相對低的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)來確立潛在競爭者身份。同時，還要根據(jù)不同產(chǎn)品市場的特點(diǎn)來決定競爭者的必要投資規(guī)模水平。高的進(jìn)入門檻容易導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)內(nèi)的合謀行為，因?yàn)楦偁幷咧g相互攻擊行為會導(dǎo)致彼此均受到很大損失，和平相處是上策。如果進(jìn)入某一個行業(yè)的門檻過高，法院就應(yīng)該考慮設(shè)立一個相對低的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。如果法院設(shè)置的投資門檻過低的話，法令將自動恢復(fù)到修正前狀態(tài)，具備起訴資格的主體會發(fā)現(xiàn)，這些資本要求對于作為一個潛在競爭者而言簡直是微不足道的。美國的司法部門應(yīng)當(dāng)注意到這種狀況，從而在提高起訴機(jī)會時平衡減少虛假專利標(biāo)記和減少無價值訴訟之間的利益［7］。

對于美國司法部門來說，下一個挑戰(zhàn)將是如何有效衡量競爭性損害。這些界定之所以很重要不僅因?yàn)樗軌虼_保充分補(bǔ)償原告的損失，而且還在于能夠有效激勵民事訴訟并保持足夠強(qiáng)制威懾［8］。

尋找競爭性損害最好的地方是在競爭性市場上。35 U.S.C.§287表明專利標(biāo)志對競爭對手而言尤其重要，因?yàn)樗鼈兲峁┝藵撛诘那謾?quán)線索。當(dāng)然，這些線索在訴訟發(fā)生時也很重要。我們將這種損害分解成以下三種情況。首先，競爭者受到的傷害來自對虛假專利標(biāo)記的直接反應(yīng)。因?yàn)楦偁帉κ挚吹教摷賹＠麡?biāo)記后會做出錯誤的投資決策，它們常常認(rèn)為產(chǎn)品的一些獨(dú)特品質(zhì)是專利所帶來的，從而在專利創(chuàng)造上做出許多額外的、有些甚至是不必要的努力;也常常出于競爭需要被迫去獲取別人的專利許可;甚至還會由于相信專利保護(hù)而不敢與其競爭，不敢銷售某些產(chǎn)品，或者不敢在現(xiàn)有產(chǎn)品中包含某些特征，從而失去許多銷售機(jī)會。其次，競爭性損害部分來自消費(fèi)者的購買行為習(xí)慣。潛在消費(fèi)者可能會為產(chǎn)品上的專利保護(hù)光環(huán)所蠱惑，可能相信一個虛假專利標(biāo)記的產(chǎn)品是獨(dú)特和優(yōu)越的，從而優(yōu)先或者重復(fù)購買該產(chǎn)品，間接使得競爭對手失去大量銷售收入和利潤。第三，還有一些損害來自競爭對手對消費(fèi)者購買行為的反應(yīng)。許多競爭對手可能會基于消費(fèi)者這種盲從專利產(chǎn)品的消費(fèi)心理或行為而增加一些不必要的、有關(guān)產(chǎn)品的品質(zhì)和獨(dú)特性的營銷努力，從而產(chǎn)生大量不必要的費(fèi)用。在這些虛假專利標(biāo)記廣告影響下，法院會支持矯正這些虛假專利標(biāo)記廣告所發(fā)生的費(fèi)用訴求，但卻未能考慮到現(xiàn)實(shí)市場的視聽混淆。

但是，精確測量競爭性損害卻并非易事。因?yàn)楸桓嬖谶M(jìn)行虛假專利標(biāo)記時，往往還會伴隨專利侵權(quán)、商標(biāo)侵權(quán)等其他知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為。這種情形多發(fā)生在那些生產(chǎn)制造假冒偽劣的企業(yè)。如果被告直接克隆一個擁有注冊商標(biāo)且受有效專利保護(hù)的商品時，將錯誤專利標(biāo)記中刻意欺騙的因素分離出來是比較困難的。

(3)競爭性損害的補(bǔ)償方法是亟需確立的第三個問題，好在可以從商標(biāo)法和虛假廣告法中得到一些啟示［9］。Lanham Act介紹了三種損失補(bǔ)償方法:基于實(shí)際損失賠償、增加的損失賠償和獲益性賠償。理論上說現(xiàn)實(shí)性損害是補(bǔ)償最合理的因由，盡管精確計(jì)算競爭性現(xiàn)實(shí)損害是相當(dāng)困難的。而獲益性賠償將計(jì)算的重點(diǎn)集中到被告的利潤上，這將有利于法院節(jié)約司法資源，將目光聚焦于基于虛假專利標(biāo)記的所有產(chǎn)品銷售收入，計(jì)算因而變得簡單。此外，獲益性賠償能夠襄括消費(fèi)者和競爭對手累計(jì)起來的損失［10］。正如前面討論的那樣，由虛假專利標(biāo)記所造成的損失分布在大量消費(fèi)者和競爭對手之間，確定誰遭受多大損失極其困難。獲益性賠償可能無法均衡所有各方所受到的損失，但它能夠代表大致總損失。應(yīng)用獲益性賠償方法將有效激勵那些能夠代表消費(fèi)者和其他同類型競爭者的企業(yè)提起訴訟。在虛假商標(biāo)標(biāo)注和虛假廣告宣傳的情形下，美國國會專門為競爭對手設(shè)計(jì)了一套訴訟程序來作為救濟(jì)手段，美國法院應(yīng)該借鑒反壟斷法和商標(biāo)侵權(quán)情形下的損失計(jì)算邏輯。

獲益性賠償，在存在多個競爭對手不作為的情況下，只受理第一個提起訴訟的人，將使得原告不必因擔(dān)心損失補(bǔ)償在競爭者和原告之間分配的不確定性而不敢或不愿起訴。但如果存在多個競爭對手時，公平性就成了問題。因?yàn)橐粋€競爭對手若不是第一個提起訴訟的人，他可能將一無所獲。然而，當(dāng)我們主要關(guān)注怎樣積極有效地阻止虛假專利標(biāo)記行為時，補(bǔ)償問題就退而求其次了。利用獲益性賠償?shù)牧硪蝗秉c(diǎn)是，如果被告同時還有其他侵權(quán)行為時，法院在對被告商標(biāo)侵權(quán)行為判定獲益性賠償之后，就不太可能再就被告虛假專利標(biāo)記行為進(jìn)行額外制裁。此外，獲益性賠償也可能激起針對虛假專利標(biāo)記的過度訴訟。但這是一個實(shí)證問題，目前尚未有清晰的答案。

在獲益性賠償方案下，如果法官認(rèn)為，在修正法案下消費(fèi)者損失的補(bǔ)償問題被忽視，原告應(yīng)當(dāng)負(fù)有總損失的舉證責(zé)任，包括消費(fèi)者和自己的，法官則再將消費(fèi)者損失從競爭者損失中分離出來的舉證責(zé)任分配給被告，這種舉證責(zé)任分配方式似乎更公平，因?yàn)樗鼘⒑饬肯M(fèi)者損失這一艱巨任務(wù)分配給使用虛假專利標(biāo)記方。這種舉證責(zé)任分擔(dān)方式有點(diǎn)類似于Lanham Act，即在利潤計(jì)算過程中由原告證明收入，由被告證明成本。

4 中國有關(guān)虛假專利標(biāo)記的規(guī)制與評析

1984年制定的《專利法》第63條規(guī)定，對假冒他人專利的，依照專利法對侵權(quán)糾紛處理的規(guī)定進(jìn)行處理，當(dāng)時的法律僅僅涉及專利侵權(quán)及假冒他人專利。自專利法實(shí)施以來，一些企業(yè)和個人并未真正獲得有效專利權(quán)，卻將非專利產(chǎn)品、非專利方法冒充專利產(chǎn)品、專利方法。這種虛假專利標(biāo)記行為雖然沒有損害任何特定專利權(quán)人的利益，但是卻欺騙了普通公眾，更擾亂了正常的市場競爭秩序［11］。而且，這種虛假專利標(biāo)記行為數(shù)量要遠(yuǎn)多于假冒他人專利侵權(quán)行為數(shù)量，于是1993年1月1日第一次修改后的專利法增加了冒充專利的規(guī)定。據(jù)此，專利管理機(jī)關(guān)對以非專利產(chǎn)品冒充專利產(chǎn)品、以非專利方法冒充專利方法的行為有權(quán)責(zé)令停止，公開更正，并處以罰款。至此，專利侵權(quán)行為、假冒他人專利行為和冒充專利行為從定義、行為方式、處罰及承擔(dān)責(zé)任方式基本得到了明確。然而從本質(zhì)上看，假冒他人專利行為與冒充專利行為都是冒用專利號或者專利標(biāo)記，而且，兩者常常同時發(fā)生，借用專利的名義欺騙普通公眾，損害社會公共利益，擾亂正常市場秩序的違法行為。于是，在2001年7月1日第二次專利法修改時，有學(xué)者主張將假冒他人專利行為和冒充專利行為統(tǒng)一稱為假冒專利行為，規(guī)定統(tǒng)一的法律責(zé)任。但由于種種原因，該意見沒有被立法者采納。經(jīng)過隨后7年司法實(shí)踐和學(xué)者的深入研究，2008年《專利法》第三次修訂終于將《專利法》第58條和59條合并為第63條，并修改為:“假冒專利的，除依法承擔(dān)民事責(zé)任外，由管理專利工作的部門責(zé)令改正并予以公告，沒收違法所得，可以并處違法所得四倍以下的罰款;沒有違法所得的，可以處二十萬以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！蓖瑫r，將《實(shí)施細(xì)則》第84條和第85條也進(jìn)行了修訂，與美國的修正案一樣，修訂后的專利法也規(guī)定專利權(quán)終止前依法在專利產(chǎn)品、依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識，在專利權(quán)終止后許諾銷售、銷售該產(chǎn)品的，不屬于假冒專利行為。然而也有學(xué)者擔(dān)憂，將假冒他人專利和冒充專利合并為假冒專利，打破了多年來人們對專利侵權(quán)與假冒行為的理解，容易造成認(rèn)識上的混亂。

從《專利法》的第三次修訂不難看出，中國對假冒專利標(biāo)記行為規(guī)定了三種責(zé)任:民事責(zé)任、行政責(zé)任和刑事責(zé)任［12］。但是，其中民事責(zé)任是指由專利權(quán)人對假冒其專利行為提起侵權(quán)之訴所承擔(dān)后果，而對于虛假專利標(biāo)記行為，民事責(zé)任顯然無從談起，因?yàn)楝F(xiàn)行法律沒有規(guī)定誰享有訴權(quán)，當(dāng)然更談不上損失及賠償問題了。行政處罰是主要的制裁手段。中國的行政處罰以違法所得為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，對于違法所得，沒有設(shè)定上下限。與美國每件課以最高500美元罰金相比，我們不難看出誰具有更強(qiáng)的威脅力和可操作性。

因此，在《專利法》及其《實(shí)施細(xì)則》第三次修訂過去5年之后，我們首先要盡快加強(qiáng)對中國虛假專利標(biāo)記類案件的實(shí)證研究，通過對全國各地司法、行政機(jī)關(guān)法院受理、審結(jié)的此類案件的數(shù)據(jù)挖掘分析，了解在假冒專利領(lǐng)域，冒充專利案件的發(fā)案數(shù)量、危害程度、維權(quán)主體、救濟(jì)渠道，救濟(jì)效率與效果，來決定是否需要進(jìn)行進(jìn)一步的修訂或完善現(xiàn)行《專利法》及其《實(shí)施細(xì)則》。如果實(shí)證調(diào)研得出確有必要進(jìn)行修訂，修訂中的虛假專利標(biāo)記制度設(shè)計(jì)應(yīng)該考慮如下問題:首先，冒充專利行為，即虛假專利標(biāo)記行為，因不直接侵害某個特定專利權(quán)人權(quán)益，依現(xiàn)行法律制度，當(dāng)事人往往不承擔(dān)民事責(zé)任。因此可以考慮在反不正當(dāng)競爭法中加以規(guī)制。作為不正當(dāng)競爭行為中的不正當(dāng)手段之一的偽造和冒用對象范疇，不僅包括認(rèn)證標(biāo)志、名優(yōu)標(biāo)志、原產(chǎn)地標(biāo)志等，還應(yīng)當(dāng)包括專利權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)客體。從而可依反不正當(dāng)競爭法賦予同行業(yè)競爭者民事訴權(quán)。其次，考慮到美國虛假專利標(biāo)記訴訟中只受理第一個提起訴訟的競爭者的公平性問題，我國的制度設(shè)計(jì)可以考慮走人數(shù)不確定共同訴訟程序。最后，要解決的問題是競爭性損害的賠償。擬修訂中的競爭性賠償方法可以借鑒美國司法實(shí)踐，采用獲益性賠償方法。當(dāng)前，在我國紀(jì)念南湖論壇十周年暨知識經(jīng)濟(jì)與知識產(chǎn)權(quán)國際研討會上，學(xué)者詹映指出我國當(dāng)前97%的專利侵權(quán)判決采取法定賠償，賠償額過低未能有效震懾侵權(quán)行為，若虛假專利標(biāo)記的賠償原則，采取獲益性賠償，既能有效激勵競爭者提起訴訟，又能保持較高的威懾力。

5 結(jié)語

美國國會對35 U.S.C.§292的修正，集中于競爭性損害，可能給美國法院帶來新的挑戰(zhàn)，精確計(jì)算虛假專利標(biāo)記所帶來的損害，是一個有待深入研究的難題，但精確測量此類損害的困難不應(yīng)成為否定起訴此類違法行為的理由，在反壟斷、假冒商標(biāo)、虛假廣告等領(lǐng)域也曾遇到類似的精確測量競爭性侵權(quán)損害的難題，聯(lián)邦法院在處理虛假專利標(biāo)記問題時可以從這些過往的實(shí)踐中吸取經(jīng)驗(yàn)。虛假專利標(biāo)記行為可能給不同消費(fèi)者和競爭者之間造成損失，正確測量各方損害或許是微不足道的，因?yàn)楂@益性賠償大致可接近被告造成總損失。修改后的法令作為一種類似于Lanham Act的客戶保護(hù)制度，具有一定意義，在這種制度設(shè)計(jì)中，競爭者成為消費(fèi)者損失的代言人。將消費(fèi)者損失納入到競爭性損失中來處理，將能更好激勵那些既代表自己又能代表潛在消費(fèi)者的企業(yè)起訴虛假專利標(biāo)記行為。當(dāng)前的問題是，聯(lián)邦法院要確保競爭對手作為享有訴權(quán)的唯一主體制度安排的有效性。中國的《專利法》第三次修改中中對假冒專利行為的規(guī)制，有亮點(diǎn)，也有爭議，但是對虛假專利標(biāo)記行為民事責(zé)任顯然有所缺失。再次進(jìn)行修訂，既要立足于廣泛的實(shí)證調(diào)研，又要保持對國際理論研究和司法實(shí)踐的關(guān)注。

［1］楊喆．小議專利標(biāo)識權(quán)行使的合規(guī)性［J］．知識產(chǎn)權(quán)，2009，7(19):43 －48

［2］James F Ewing，Patricia Wu．美國法律下專利標(biāo)記和專利虛假標(biāo)記若干問題［F/OL］．http://www．docin．com/p-398885143．html，2013 －03 －20．

［3］R Mark McCareins，Peter Slawniak．Current state of patent false marking litigation［J］INTELL．PROP．＆ TECH．L．J．，2011，3(3):45－59．

［4］Thomas F Cotter．Optimal fines for false patent marking［J］．MICH．TELECOMM．＆ TECH．L．REV．2010，8(4):181 －182．

［5］Ted Sichelman，Stuart J H Graham．Why do start-ups patent?［J］．BERKELEY TECH．L．J．2008，4(2):1063 －1070

［6］Craig Deutsch，Note，Restoring Truth．An argument to remove the Qui Tam provision from the false marking statute of the Patent Act［J］MINN．J．L．SCI．＆ TECH．2010，3(1):829 －834 ．

［7］Donald W Rupert．Trolling for dollars:a new threat to patent owners［J］．INTELL．PROP．＆ TECH．L．J．1，2009，3(1):701 －746．

［8］Sid Leach，Sean J O'Hara．Figuring the fine for false patent marking:how should a court determine the amount?［J］．Journal of Law and Technology．2011，6(2):18 －30．

［9］Bonnie Grant．Note，deficiencies and proposed recommendations to the false marking statute:controlling use of the term‘Patent Pending’［J］．INTELL．PROP．L．2004，9(3):283，297．

［10］Melvin A Eisenberg．The disgorgement interest in Contract Law［J］．Michigan Law Review，2006，2(1):105 －119．

［11］國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司．關(guān)于假冒專利方面的修改［J］．電子知識產(chǎn)權(quán)，2010，4(4):45－49．

［12］張慧霞．中美假冒專利標(biāo)記制度比較研究［J］．知識產(chǎn)權(quán)，2011，6(6):86 －90．