論最高院對于無效修改的裁定

韓建偉 梁麗超

《審查指南》中對于無效過程中的權利要求書的修改作出了如下規(guī)定：“修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除”，并且在實際的無效案件審理過程中，專利復審委員會（簡稱為復審委）也是按照該規(guī)定執(zhí)行。在一件專利無效行政糾紛案中，北京市高級人民法院（簡稱為北京市高院）認為，除這幾種修改方式之外還可以采用其他的修改方式，只要符合專利法和專利法實施細則中對于在無效案件中對權利要求修改的規(guī)定即可。最高人民法院（簡稱為最高院）支持了北京市高院的決定。本文分析了北京市高院作出決定和最高院作出裁定的原因，以及從專利權確權的角度分析了這樣的決定和裁定是否會導致相關法律問題的出現(xiàn)。

專利復審委員會就其與江蘇先聲藥物研究有限公司（簡稱為江蘇先聲公司）、南京先聲藥物研究有限公司（簡稱為南京先聲公司）、第三人李平的專利無效行政糾紛案【（2011）知行字第17號】申請再審。

對于此再審申請，最高院予以駁回。最高院認為：“專利無效宣告程序中，權利要求書的修改在滿足修改原則的前提下，其修改方式一般情況下限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除三種方式，但并未絕對排除其他修改方式”。

基本案情介紹

上海家化醫(yī)藥科技有限公司（以下簡稱家化公司）于2003年9月19日向國家知識產(chǎn)權局提交了名稱為“氨氯地平、厄貝沙坦復方制劑”的發(fā)明專利申請（即本案專利），并于2006年8月23日被公告授權。

本案專利授權公告的權利要求1如下：“1、一種復方制劑，其特征在于該制劑是以重量比組成為1∶10-30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的鹽和厄貝沙坦為活性成份組成的藥物組合物”。本案專利說明書第三部分“試驗結果”表5（第9頁）的“9種劑量組合及相應的劑量比”中有1：30的內(nèi)容。該部分“復方對血壓的影響”中有如下描述：“氨氯地平1mg/kg與不同劑量的厄貝沙坦組合，僅在厄貝沙坦為30mg/kg時才呈現(xiàn)穩(wěn)定持續(xù)的降壓效應”；說明書第四部分“分析與結論”（第10頁）中有“氨氯地平1mg/kg與厄貝沙坦30mg/kg的組方因降壓效果穩(wěn)定持久，用藥劑量較小，故推薦為最佳劑量組合”的內(nèi)容。本案專利說明書第10頁及第11頁片劑制備實施例1和實施例2分別公開了氨氯地平2.500mg與厄貝沙坦75.000mg的組合以及氨氯地平5.000mg與厄貝沙坦150.000mg的組合。

針對本案專利權，李平向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出無效宣告請求。2009年9月29日，專利復審委員會進行口頭審理，家化公司當庭提交了權利要求書的修改文本，其中將本案專利權利要求1中的比例“1∶10-30”修改為“1∶30”。2009年12月14日，專利復審委員會作出第14275號無效宣告請求審查決定（以下簡稱第14275號決定），認定家化公司提交的權利要求修改文本超出原權利要求書和說明書記載的范圍，并且對該反映比例關系的技術特征進行修改也不屬于無效宣告程序中允許的修改方式，因此不予接受。故在原授權文本的基礎上以權利要求得不到說明書支持為由宣告本案專利全部無效。家化公司不服，提起行政訴訟。北京市第一中級人民法院一審判決維持第14275號決定。家化公司不服，提起上訴。二審訴訟期間，江蘇先聲公司、南京先聲公司因受讓本案專利而承繼家化公司的訴訟地位。北京市高級人民法院二審認為，家化公司在無效宣告程序中對專利要求的修改符合相關規(guī)定，判決撤銷第14275號決定，責令專利復審委員會重新作出決定。專利復審委員會不服，向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2011年10月8日裁定駁回了專利復審委員會的再審申請。

最高人民法院認為：本案中，1：30的比值是專利權人在原說明書中明確推薦的最佳劑量比，將權利要求修改為1：30既未超出原說明書和權利要求書記載的范圍，更未擴大原專利的保護范圍。如果按照專利復審委員會的觀點，僅以不符合修改方式的要求而不允許此種修改，使得在本案中對修改的限制純粹成為對專利權人權利要求撰寫不當?shù)膽土P，缺乏合理性。況且，《審查指南》規(guī)定在滿足相關修改原則的前提下，修改方式一般情況下限于前述三種，并未絕對排除其他修改方式。二審判決認定修改符合《審查指南》的規(guī)定并無不當，專利復審委員會對《審查指南》中關于無效過程中修改的要求解釋過于嚴格，其申訴理由不予支持。

法院和復審委的沖突在哪？

北京市高院和最高院認為復審委員的做法缺乏合理性的依據(jù)是專利法第三十三條：“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍”，以及，專利法實施細則第六十八條：“在無效宣告請求的審查過程中，發(fā)明或者實用新型專利的專利權人可以修改其權利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍”。復審委員會對于無效過程中的修改的判斷所依據(jù)的是《審查指南》（2006）中的規(guī)定：“發(fā)明或者實用新型專利文件的修改僅限于權利要求書，其原則是：（1）不得改變原權利要求的主題名稱。（2）與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍。（3）不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。（4）一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特征”。其中的（2）（3）與專利法以及實施細則中的規(guī)定相同的，比較重要的不同在于審查指南中增加了（4），這導致了審查指南中規(guī)定的修改方式相對于專利法和實施細則更加嚴格。

《審查指南》的首頁就記載了：“根據(jù)中華人民共和國專利法實施細則，制定審查指南”。這是依據(jù)于專利法實施細則的第一百二十一條：“國務院專利行政部門根據(jù)專利法和本細則制定專利審查指南”。由此可見，《審查指南》是根據(jù)專利法和實施細則制定的，因此，如果《審查指南》和專利法及實施細則存在沖突，那么應該以專利法和實施細則為準。

因此，北京市高院的決定和最高院的裁定從這個角度上看是符合法律規(guī)定的。

北京市高院的決定和最高院的裁定會不會導致其他問題？

在專利法中，對于發(fā)明專利確權是一個行政程序，即對于專利權的授予是由國務院專利行政部門來執(zhí)行的。關于這一點在專利法第三十八條和第三十九條中做了如下規(guī)定：“專利法第三十八條 發(fā)明專利申請經(jīng)申請人陳述意見或者進行修改后，國務院專利行政部門仍然認為不符合本法規(guī)定的，應當予以駁回。專利法第三十九條 發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，有國務院專利行政部分作出授予發(fā)明專利權的決定，發(fā)給發(fā)明專利證書”。

在確權過程中，對于可能涉及到的司法程序在專利法中有如下規(guī)定：“專利法第四十一條 專利申請人對專利復審委員會的復審決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內(nèi)向人民法院起訴”。

通過上述法條可以看出，在專利權的確權的過程中，法院并沒有直接授予專利權的權利，其有的權利也僅僅是撤銷專利復審委員會的復審決定。

并且，在此還需要強調(diào)一點，按照專利法中的規(guī)定，發(fā)明專利授權的取得必須是要經(jīng)過國務院專利行政部門的實質(zhì)審查的。

回到本案中來，本案存在上述爭議的原因在于：上述權利要求1中的“1∶30”并沒有出現(xiàn)在授權文本的權利要求書中。如果授權文本的權利要求包括如下的權利要求，那么該修改就不會產(chǎn)生爭議了：

1、一種復方制劑，其特征在于該制劑是以重量比組成為1∶10-30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的鹽和厄貝沙坦為活性成份組成的藥物組合物。

2、根據(jù)權利要求1所述的復方制劑，其特征在于該制劑是以重量比組成為1∶30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的鹽和厄貝沙坦為活性成份組成的藥物組合物。

上述的權利要求2是經(jīng)過實質(zhì)審查程序獲取授權的，這是符合專利法規(guī)定的。

最高人民法院支持了北京市高院的決定，那么，本案將由復審委重新作出無效宣告決定。假定復審委在重新作出的無效宣告決定中維持了專利權有效，那么，該有效的權利要求1為：

一種復方制劑，其特征在于該制劑是以重量比組成為1∶30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的鹽和厄貝沙坦為活性成份組成的藥物組合物。

需要注意的是，該專利權是沒有經(jīng)過實質(zhì)審查程序的。這就導致了一個問題，該專利的專利權并不是國務院專利行政部門授予的，而是間接由法院授予的。根據(jù)之前對專利法的分析可知，法院是沒有授予專利權的權利的。因此，從這個角度上講，北京市高院的決定以及最高院的裁定可能會導致與專利法沖突的結果出現(xiàn)。該結果的出現(xiàn)，可能是對目前專利法的確權程序的挑戰(zhàn)。

總結

復審委員會主要的職責是在復審程序中判斷駁回決定是否合法，以及在無效程序中判斷專利權是被無效還是被維持。對于復審的案件，如果復審請求人對權利要求進行了修改，復審委員可以將其發(fā)回到國務院專利行政部門再次進行實質(zhì)審查，而在無效階段，復審委員則沒有將案件的發(fā)回國務院專利行政部門重新審查的權利。我猜測，《審查指南》中規(guī)定的無效宣告程序的修改原則“一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特征“的制定的出發(fā)點也是為了防止未經(jīng)過實質(zhì)審查的技術方案通過復審委而獲得授權。因此，我認為《審查指南》中的該原則是合理也是合法的。

從另一個方面上講，這可能會導致對專利權人的不公，這也是法院撤銷無效宣告請求決定的原因之一?？紤]到這個問題，我想可能需要進一步完善專利法，例如，引入對授權案件的重新審查程序，或者賦予法院認定專利權無效或者授予專利權的權利。當然，這只是我的一個比較片面的想法，合理與否？合法與否？還需要更進一步的探討。