如何判斷一件平面印刷品主要起“標(biāo)識(shí)作用”

邢悅

平面印刷品的授權(quán)不能簡(jiǎn)單通過(guò)授權(quán)情況來(lái)判斷是否穩(wěn)定，要看其是否主要起標(biāo)識(shí)作用，而如何判斷主要起標(biāo)識(shí)作用需要結(jié)合無(wú)效程序中的審查標(biāo)準(zhǔn)或案例來(lái)得出結(jié)論。

2009年10月1日施行的《中華人民共和國(guó)專利法》（下稱新專利法）新增的第二十五條第一款增加了第（六）條“對(duì)平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標(biāo)識(shí)作用的設(shè)計(jì)”不授予專利權(quán)。進(jìn)一步，根據(jù)《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》（2010）第四十四條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，在外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)的初步審查中，應(yīng)當(dāng)對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)是否明顯屬于專利法第二十五條第一款第（六）項(xiàng)的情形進(jìn)行審查。

設(shè)立此要求的立法宗旨是提高我國(guó)對(duì)產(chǎn)品本身外觀的創(chuàng)新水平，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)減少外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)與商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)之間的交叉與沖突，更加明確了外觀設(shè)計(jì)保護(hù)的是工業(yè)產(chǎn)品，鼓勵(lì)設(shè)計(jì)人將其創(chuàng)新能力更多的集中到具體產(chǎn)品本身外觀的創(chuàng)新上。

《專利審查指南》（2010）（下稱審查指南）第一部分第三章6.2明確給出如果一件外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)同時(shí)滿足下列三個(gè)條件，則認(rèn)為所述申請(qǐng)屬于專利法第二十五條第一款第（六）項(xiàng)規(guī)定的不授予專利權(quán)的情形：

1、使用外觀設(shè)計(jì)的產(chǎn)品屬于平面印刷品

平面印刷品主要是指一些平面包裝袋、標(biāo)貼等用于包裝售出的產(chǎn)品或者不單獨(dú)向消費(fèi)者出售的二維印刷品。根據(jù)目前的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，如果產(chǎn)品本身是立體形狀（三維而不是二維）的，就不會(huì)落入到此條款中。在外觀設(shè)計(jì)審查中不會(huì)對(duì)該外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)是否明顯符合專利法第二十五條第一款第（六）項(xiàng)的規(guī)定進(jìn)行審查，例如，某些立體產(chǎn)品表面的圖案僅為起標(biāo)識(shí)作用的圖案（注冊(cè)商標(biāo)等），不屬于二維印刷品，可以被授予外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。這里，是否為二維平面印刷品產(chǎn)品較容易判斷，如標(biāo)簽、入場(chǎng)券、表格等等，而布料、地毯等則不屬于二維平面印刷品。

如果一個(gè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品屬于二維平面印刷品，就要對(duì)該外觀設(shè)計(jì)是否是“針對(duì)圖案、色彩或者二者的結(jié)合而作出的”進(jìn)行判斷。

2、該外觀設(shè)計(jì)是針對(duì)圖案、色彩或者二者的結(jié)合而作出的

根據(jù)外觀設(shè)計(jì)的定義，外觀設(shè)計(jì)是對(duì)產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。所以只要一個(gè)外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)符合外觀設(shè)計(jì)的定義，不是單純形狀的設(shè)計(jì)產(chǎn)品，它必然就是針對(duì)圖案、色彩或者二者的結(jié)合而作出的，正如審查指南中所述，任何二維產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)均可以認(rèn)為是針對(duì)圖案、色彩或者二者的結(jié)合而作出的。

3、該外觀設(shè)計(jì)主要起標(biāo)識(shí)作用

相對(duì)于上面第1、第2兩條，如何判斷外觀設(shè)計(jì)是不是“主要起標(biāo)識(shí)作用”很難作出結(jié)論。2009年專利法剛剛施行時(shí)，申請(qǐng)人對(duì)二維印刷品申請(qǐng)的理解是：很多標(biāo)簽類的產(chǎn)品都會(huì)被此條款排除，因而對(duì)于標(biāo)貼類產(chǎn)品的申請(qǐng)要非常小心，因?yàn)榘盐詹粶?zhǔn)審查“主要起標(biāo)識(shí)作用”的標(biāo)準(zhǔn)，多數(shù)人認(rèn)為只要是過(guò)于簡(jiǎn)單的二維印刷品，尤其是在平面包裝類產(chǎn)品（包裝紙）中注冊(cè)商標(biāo)占圖案色彩設(shè)計(jì)的很大位置的二維平面印刷品都會(huì)輕而易舉的落入此條款中，從而導(dǎo)致出現(xiàn)明顯不符合專利法第二十五條第一款第（六）項(xiàng)的規(guī)定，不能被授權(quán)。新法施行后2010年標(biāo)貼類產(chǎn)品呈現(xiàn)大幅的減少，而此后經(jīng)過(guò)兩三年的申請(qǐng)實(shí)踐，我們發(fā)現(xiàn)，新法施行后很多二維印刷品即使相對(duì)非常簡(jiǎn)單也被授予了外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。

審查員在審查過(guò)程中會(huì)審查圖案是否主要起標(biāo)識(shí)作用，但沒(méi)有具體的審查標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)審查指南中的規(guī)定，主要起標(biāo)識(shí)作用是指所述外觀設(shè)計(jì)的主要用途在于使公眾識(shí)別所涉及的產(chǎn)品、服務(wù)的來(lái)源等。從商標(biāo)的定義來(lái)看是：商品的生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者在其生產(chǎn)、制造、加工、揀選或者經(jīng)銷的商品上或者服務(wù)的提供者在其提供的服務(wù)上采用的，用于區(qū)別商品或服務(wù)來(lái)源的，具有顯著特征的標(biāo)志。由文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合，或上述要素的組合。僅根據(jù)審查指南中的具體規(guī)定，筆者認(rèn)為實(shí)際上專利法第二十五條第一款第（六）項(xiàng)的規(guī)定的目的主要是為了避免授權(quán)的外觀設(shè)計(jì)與商標(biāo)權(quán)專用權(quán)相沖突的問(wèn)題。在此給出幾個(gè)例子供大家參考：

1、如下面的平面印刷品，用具體的圖案顏色等相對(duì)復(fù)雜的設(shè)計(jì)，并沒(méi)有使公眾很容易識(shí)別出其所涉及的產(chǎn)品、服務(wù)的來(lái)源。被授予外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無(wú)可厚非。

2、如果一個(gè)平面印刷品的圖案僅僅是一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)，沒(méi)有其他任何設(shè)計(jì)圖案，毫無(wú)疑問(wèn)，此設(shè)計(jì)明顯屬于專利法第二十五條第一款第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形，不應(yīng)授予外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。然而是否為注冊(cè)商標(biāo)，審查員在審理過(guò)程中并不核查，會(huì)在授權(quán)后的專利無(wú)效程序中根據(jù)請(qǐng)求人的請(qǐng)求解決。

例如，如下外觀設(shè)計(jì)專利屬于二維平面印刷品，該申請(qǐng)是否明顯屬于專利法第二十五條第一款第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形，不應(yīng)被授予外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)呢？

事實(shí)上，上述標(biāo)貼產(chǎn)品的專利號(hào)為ZL201030505531.9，申請(qǐng)日為2010年9月7日，于2011年4月20日授予了外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。很明顯，上述標(biāo)貼外觀設(shè)計(jì)有很大嫌疑屬于第二十五條第一款第（六）項(xiàng)排除的主要起標(biāo)識(shí)作用的二維印刷品，由此可見(jiàn)在外觀設(shè)計(jì)的初步審查過(guò)程中對(duì)此條款的審查并不是十分嚴(yán)格，如果二維印刷品僅僅是單純的（注冊(cè)）商標(biāo)，加上一些關(guān)于產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家名稱、廠址、產(chǎn)品介紹等說(shuō)明性文字，那么筆者認(rèn)為此外觀設(shè)計(jì)應(yīng)歸于主要起標(biāo)識(shí)作用，屬于專利法第二十五條第一款第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形，不應(yīng)授予外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。

經(jīng)過(guò)查詢此標(biāo)貼的上半部分（下圖）實(shí)為注冊(cè)商標(biāo)，商標(biāo)注冊(cè)號(hào)為8639729。這也進(jìn)一步間接印證了上述標(biāo)貼外觀設(shè)計(jì)專利主要起標(biāo)識(shí)作用，不應(yīng)被授予專利權(quán)。

3、如果二維印刷品上除了（注冊(cè)）商標(biāo)，還有其他一些圖案和色彩的設(shè)計(jì)，那么這樣的外觀設(shè)計(jì)是否主要起標(biāo)識(shí)作用還需要具體案例具體分析。

例如，下面的標(biāo)貼產(chǎn)品，是在2009年10月1日以后申請(qǐng)并授權(quán)的，其設(shè)計(jì)里包含注冊(cè)商標(biāo)的同時(shí)還含有其他設(shè)計(jì)，如簡(jiǎn)單色彩等，是不是主要起標(biāo)識(shí)作用，是否屬于專利法第二十五條第一款第（六）項(xiàng)應(yīng)規(guī)定的情形，還需要在實(shí)踐中不斷總結(jié)。在此需要說(shuō)明的是，即使標(biāo)貼本身有具體的形狀，由于專利法第二十五條第一款第（六）項(xiàng)的情形審查指南中僅提到了“圖像、色彩或二者的結(jié)合”并沒(méi)有提及標(biāo)貼的形狀，可見(jiàn)，標(biāo)貼是何種形狀，都無(wú)關(guān)緊要，形狀的變化并不影響對(duì)其是否起標(biāo)識(shí)作用的判斷。

綜上可以看出，在新法施行后，很多標(biāo)貼類產(chǎn)品被授權(quán)，外觀設(shè)計(jì)初步審查中對(duì)此僅作是否明顯屬于第二十五條第一款第（六）項(xiàng)的列出的范圍，在這里需要指出的是如果一個(gè)平面印刷品結(jié)合一個(gè)立體產(chǎn)品，無(wú)論此平面印刷品是否主要起標(biāo)識(shí)作用，均不會(huì)落入此款所規(guī)定的范圍。

平面印刷品的授權(quán)不能簡(jiǎn)單通過(guò)授權(quán)情況來(lái)判斷是否穩(wěn)定主要看其是否主要起標(biāo)識(shí)作用，而如何判斷主要起標(biāo)識(shí)作用需要結(jié)合無(wú)效程序中的審查標(biāo)準(zhǔn)或案例來(lái)得出結(jié)論。依據(jù)《施行修改后的專利法的過(guò)渡辦法》，新專利法的規(guī)定適用于申請(qǐng)日在2009年10月1日以后的專利申請(qǐng)以及專利權(quán)。由于專利權(quán)無(wú)效宣告程序針對(duì)的是已經(jīng)公告授權(quán)的專利權(quán)，因此適用新專利法的無(wú)效宣告案件就會(huì)有一定的滯后，到截稿前，筆者還沒(méi)有檢索到一例被專利復(fù)審委員會(huì)以不符合專利法第二十五條第一款（六）的規(guī)定而被無(wú)效的平面印刷品外觀設(shè)計(jì)專利。對(duì)于如何界定“主要起標(biāo)識(shí)作用”，以及在如何以不符合專利法第二十五條第一款第（六）項(xiàng)的規(guī)定進(jìn)行無(wú)效程序的證據(jù)的準(zhǔn)備，需要具體的無(wú)效案例來(lái)給予我們更多的啟示。