2013年美國發(fā)明法案變更后的警示

2013年3月16日起，美國的專利法會調(diào)整成同世界上大部分其他國家一致——專利權(quán)不再歸于在先發(fā)明的人，而是在先申請的人，這是一次概念上的巨大變革。許多其他的變動（比如現(xiàn)有技術(shù)的定義等）都是為了配合這一概念的變革而產(chǎn)生的。

《美國發(fā)明法案》“the America Invents Act”（H.R. 1249)（下稱美國1249發(fā)明法案）已于2011年9月16日由奧巴馬總統(tǒng)簽署成為法律。美國1249發(fā)明法案涉及內(nèi)容廣泛，對美國專利法的影響也具有長久和深遠的意義，堪稱美國專利法自1952年以來發(fā)生的最徹底的變化。

先申請制代替先發(fā)明制

本次美國1249發(fā)明法案中變動最大、影響最深遠的部分就是將先發(fā)明制改成了先申請制。根據(jù)現(xiàn)有美國專利法，專利權(quán)歸于首先發(fā)明的人（first-to-invent），而不是首先申請的人（first -to-file），這一點與中國、歐洲及世界上許多其他國家或地區(qū)都不同。但是，從2013年3月16日起，美國的專利法在這一點上會調(diào)整成與世界上大部分其他國家一致——專利權(quán)不再歸于在先發(fā)明的人，而是歸于在先申請的人，這是一次概念上的巨大變革。許多其他的變動（比如現(xiàn)有技術(shù)的定義等）都是為了配合這一概念的變革而產(chǎn)生的。

自2013年3月16日起，根據(jù)美國1249發(fā)明法案，新穎性判斷以專利申請日為基準(zhǔn)，而不是專利技術(shù)的發(fā)明日。具體來說，如果被要求保護的發(fā)明已經(jīng)在申請日前被別人提交了專利申請、發(fā)表或使用出售，那么被要求保護的發(fā)明不具有新穎性。從2013年3月16日起，目前美國專利法第102條（A）-（G）將被替換為一個新的第102條（A）-（D）?，F(xiàn)有技術(shù)擴大到包括在先使用和銷售在世界任何地方，不只是美國。（如下表所示）

值得注意的是，美國的先申請制不同于其他國家，它給予發(fā)明者一年的寬限期（grace period），允許發(fā)明人在提交專利申請之前一年之內(nèi)公開披露其發(fā)明。這個寬限期的加入使得美國的先申請制同中國及許多其他國家不太一樣，使美國的先申請制更像一個先申請制和先發(fā)明制的混合。第一個提交申請的并不一定能獲得專利授權(quán)。

熟悉并且巧妙地利用美國1249發(fā)明法案對先有技術(shù)的規(guī)定，可以讓中國企業(yè)利用先申請制來指定適當(dāng)?shù)膶＠暾埢蚬_策略，阻止競爭對手申請相同的技術(shù)。

許多發(fā)明人會認為：“只要我不公開我的發(fā)明，就應(yīng)該是安全的?！边@種觀點不一定正確。在某些情況下，公開反而可以起到保護自己的作用。如果不公開，并且競爭對手隨后研究出同樣的技術(shù)并申請專利，那么根據(jù)美國1249發(fā)明法案，在先發(fā)明人反而不能再使用這個發(fā)明了，或者會受很大的限制。

舉個例子，如：

1、A公司先發(fā)明技術(shù)

2、B公司獨立發(fā)明相同技術(shù)

3、B公司公開發(fā)明內(nèi)容

4、A公司申請專利

5、B公司在B公司公開發(fā)明內(nèi)容后一年內(nèi)申請專利

那么，誰能獲得專利呢？

如果A公司是在2013年3月16日以前提交專利申請，那么根據(jù)現(xiàn)行專利法，是A公司可以獲得專利權(quán)，因為A公司是首先發(fā)明人。

但是，如果A公司是在2013年3月16日以后提交專利申請，那么就不是A公司，而是B公司會獲得專利權(quán)。盡管A公司首先發(fā)明了新技術(shù)，并且首先遞交了專利申請，但是，由于在A公司保密期間B公司獨立發(fā)現(xiàn)了同樣的新技術(shù)并且提早公開，那么B公司的公開內(nèi)容成為A公司專利申請的先有技術(shù)。A公司的申請喪失新穎性，專利權(quán)歸給B公司。

再如：

1、A公司先發(fā)明技術(shù)

2、B公司獨立發(fā)明相同技術(shù)

3、A公司公開披露發(fā)明內(nèi)容

4、B公司申請專利

5、A公司在公開發(fā)明內(nèi)容一年內(nèi)申請專利

那么，誰最終能獲得專利權(quán)呢？

不論是根據(jù)現(xiàn)行的美國專利法還是美國1249發(fā)明法案，都是A公司獲得專利權(quán)。在2013年3月16日以前，A公司是首先發(fā)明人，應(yīng)當(dāng)獲得專利權(quán)。但如果是在2013年3月16日以后，根據(jù)美國1249發(fā)明法案，盡管B公司先提交了專利申請，但A公司的早期披露成為B公司專利申請的先有技術(shù)，B公司的申請喪失了新穎性。由于美國專利法給予發(fā)明者一年的寬限期（grace period），允許發(fā)明人在申請專利之前一年之內(nèi)公開披露其發(fā)明，A公司的早期自我披露不造成專利權(quán)的喪失，反倒保護了自己的專利權(quán)。

由此看來，在某些情況下保密，倒不如有策略地公開自己的發(fā)明。從現(xiàn)在開始，中國企業(yè)至少可以為2013年3月16日的到來做以下兩種應(yīng)對策略準(zhǔn)備。對于有意獲得專利的技術(shù)，可以首先在中國申請專利，并要求提早公開，公開后的專利申請就自動成為先有技術(shù)，阻止其他競爭對手對相同技術(shù)提交專利申請，然后一年之內(nèi)在美國遞交申請。對于自己無意取得專利但可能威脅到競爭對手的同類專利的技術(shù)，可以先通過出版發(fā)表，公開銷售等方式公開自己的技術(shù)，為競爭對手取得專利設(shè)置障礙。當(dāng)然，這樣做的前提是這些最新研究成果不是從競爭對手那里，或者同競爭對手合作取得，否則競爭對手可以通過溯源訴訟程序（derivation proceeding）（H.R.1249，第3條）來找回專利。

披露最佳模式的要求

現(xiàn)行的美國專利法第112條要求發(fā)明人披露實施專利的最佳模式。如果發(fā)明人未披露最佳模式，那么即使已經(jīng)獲得的專利可能會根據(jù)35 U.S.C.第282條被宣告為無效專利。這次美國1249發(fā)明法案推翻了專利僅因未披露最佳模式而被宣告無效的法律。從2013年3月16日開始，專利侵權(quán)被告不能以專利申請人沒有披露專利實施的最佳模式作為抗辯理由。這個改革的主要目的是為了限制專利訴訟中的主觀色彩。因為，通常來講，證明什么是最佳披露模式，會帶有很多主觀色彩，并且比較困難。

不過，美國專利法第112條仍然要求發(fā)明人必須披露實施專利的最佳模式。美國專利商標(biāo)局近期有關(guān)專利法改革的講座中也一再重申專利審查手冊中關(guān)于披露最佳模式的要求并沒有改變。因此，法律仍然要求申請人對所要保護的技術(shù)充分披露以換取壟斷利益。如果申請人不披露最佳模式。美國的專利審查員至少理論上可以根據(jù)現(xiàn)行的美國專利法第112條駁回申請。

總的來講，美國1249發(fā)明法案對于美國專利審查的影響尚不清楚，但對于正在訴訟中，或今后進入訴訟的專利，可以不用擔(dān)心基于沒有披露最佳模式的理由而被宣告無效。

第三方專利挑戰(zhàn)機制

美國1249發(fā)明法案對于第三方專利挑戰(zhàn)機制和程序做了很大的調(diào)整。中國企業(yè)應(yīng)熟悉利用這些機制和程序。

作為預(yù)警，中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)對其競爭對手在美國的專利及申請作緊密跟蹤和備案。尤其是那些喜歡利用專利訴訟打擊對手的公司，應(yīng)當(dāng)經(jīng)常搜索并保存有可能對競爭對手新的開發(fā)技術(shù)造成專利障礙的現(xiàn)有技術(shù)，然后根據(jù)不同的時間段提出挑戰(zhàn)。本文中，筆者對不同時間段可以采取的方式進行了總結(jié)：

1、在審期間對專利申請的新穎性和創(chuàng)造性的挑戰(zhàn)

根據(jù)現(xiàn)行美國專利法，第三方可以針對在審期間的專利申請向?qū)彶閱T提呈先有技術(shù)，但是可以提呈的時間段非常有限，并且不能附加所提呈的先有技術(shù)同專利申請相關(guān)性的說明。

從2012年9月16日起，所有優(yōu)先日期在這個時間之后的任何專利申請，第三方可以在專利在審的特定期間向美國專利商標(biāo)局提交專利或出版物的先有技術(shù)供審查員作參考。第三方必須同時提交一個為什么所提呈的先有技術(shù)會影響在審專利取得專利權(quán)的簡潔書面描述。

根據(jù)美國1249發(fā)明法案，第三方的專利挑戰(zhàn)請求必須以書面形式在如下日期的較早一個之前提交：

（a）授權(quán)通知。

（b）如下較遲的一個：

（1）專利申請公開后6個月；

（2）專利申請的第一次審查駁回意見。

從實際操作的角度來講，得知競爭對手新的專利申請通常是在申請被公開之后，那么一旦獲悉競爭對手新公開的專利申請，隨后6個月將會是挑戰(zhàn)競爭對手專利的大好機會。從成本預(yù)算的角度來看，相比以后的專利戰(zhàn)可以節(jié)省大筆的費用，并且挑戰(zhàn)方可以選擇匿名提呈。當(dāng)然，充分利用這一程序的前提是公司需要密切關(guān)注并熟悉他們競爭對手的新技術(shù)和專利動向。

2、在競爭對手專利被授權(quán)之后9個月內(nèi)提出授權(quán)后重審

如果競爭對手的專利已經(jīng)被授權(quán)，那么在審期間的挑戰(zhàn)就不再是一個選擇了。但是在授權(quán)后9個月，中國企業(yè)可以基于任何無效理由挑戰(zhàn)被授權(quán)的專利。無效理由可以基于現(xiàn)行美國專利法第102條、第103條以及第112條的第1、2段，并且不限于專利和印刷出版物。而且必須證明至少一個權(quán)利要求“比較有可能（more likely than not）”不應(yīng)該被授予專利權(quán)。

然而，授權(quán)后重審必須提交當(dāng)事人真正的身份，即不可以匿名提交重審要求。授權(quán)后重審程序必須在授權(quán)后9個月內(nèi)提出。授權(quán)后重審的成本仍然相對比較低，不失為挑戰(zhàn)競爭對手專利的一個好武器。

3、雙方重審

如果競爭對手的專利被授權(quán)已經(jīng)超過了9個月，那么授權(quán)后重審就不再是一個選擇了。如果中國企業(yè)收到專利權(quán)人的“停止信”（cease and desist letter），有迫在眉睫的訴訟危險，或者侵權(quán)訴訟已經(jīng)開始，那么第三方可以通過雙方重審程序來對已授權(quán)的專利提出挑戰(zhàn)。雖然這一種挑戰(zhàn)的成本會比在審期間挑戰(zhàn)和授權(quán)后重審的成本高很多。但是根據(jù)美國1249發(fā)明法案，一旦開始了雙方復(fù)審程序，其他相關(guān)的美國專利商標(biāo)局程序、民事訴訟以及美國國際貿(mào)易委員會（ITC）的訴訟都必須暫停。因此，如果必須應(yīng)對侵權(quán)訴訟，那么利用先在美國專利商標(biāo)局遞交雙方重審程序，可以用較小的成本有力地挑戰(zhàn)專利訴方。

雙方重審必須提交所有實際當(dāng)事人，不能匿名要求。雙方重審只能基于專利或印刷出版物來提出專利的無效。被批準(zhǔn)的要求也比授權(quán)后重審的要求要高，起碼需要表明至少一個權(quán)利要求有一個“合理的可能性（reasonable likelihood）”被宣告無效。

補充審查

美國1249發(fā)明法案第12條規(guī)定從2012年9月16日起，在專利授權(quán)之后，專利權(quán)人可以向美國專利商標(biāo)局局長（Director）對已授權(quán)的專利提出進行補充審查（supplemental examination）的要求，以考慮、重新考慮或糾正被認為“有關(guān)可專利性的新問題”。

乍一看，這條新的程序似乎非常不合情理。實際上，如果巧加利用，補充審查是對專利權(quán)人加強專利強度非常有幫助的一個程序。

首先，補充審查程序可以滿足專利權(quán)人披露先知技術(shù)的責(zé)任。根據(jù)現(xiàn)行專利法，專利申請人必須向美國專利商標(biāo)局披露其掌握的所有先知技術(shù)。如果專利申請人掌握某先知技術(shù)，但未向美國專利商標(biāo)局披露，即使取得的專利可能會因?qū)＠暾埲说摹安还袨椤倍恍鏌o效。從2012年9月16日起，如果申請人在專利被授權(quán)之后發(fā)現(xiàn)任何的先有技術(shù)，那么申請人可以通過遞交這個補充審查程序的要求來向?qū)彶閱T披露新發(fā)現(xiàn)的先有技術(shù)。如果申請被批準(zhǔn)，那么通過再審又被授權(quán)后的專利強度會被大大地增加。如果申請未被批準(zhǔn)，那么競爭對手也很難再利用這個新發(fā)現(xiàn)的先有技術(shù)挑戰(zhàn)其專利了。

其次，如果專利權(quán)人獲悉某競爭對手會利用某個先有技術(shù)對其專利進行挑戰(zhàn)，那么在競爭對手發(fā)出第三方挑戰(zhàn)之前，專利權(quán)人可以搶先利用補充審查程序主動提出再審要求。這樣做的好處很多，一方面是費用比雙方重審要小得多；另一方面如果由專利權(quán)人自己提出審查要求，專利權(quán)人可以同時提出為什么這個先有技術(shù)不會影響專利的解釋，其結(jié)果會比雙方重審勝算大很多。

優(yōu)先審查

美國專利商標(biāo)局近年來一直為大量積壓的專利申請所困擾。截至2011年10月29日，美國專利商標(biāo)局的“專利儀表板”顯示，目前積壓的專利申請高達66.9625萬件。美國專利商標(biāo)局平均需要28個月來發(fā)出第一份審理意見書。優(yōu)先審查為一些苦苦等待專利授權(quán)的公司提供了一條捷徑。美國1249發(fā)明法案第11條授權(quán)美國專利商標(biāo)局某些條件下給予專利申請優(yōu)先審查。申請人提交優(yōu)先審查申請，并繳納4800美元（小實體2400美元）的申請費。被優(yōu)先審查的申請不能包含超過4個獨立的權(quán)利要求，總共不能超過30個權(quán)利要求。優(yōu)先審查請求被批準(zhǔn)的申請從被批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)將得到最終處置。目前，每財政年度（每年10月1日至下一年度9月30日），美國專利商標(biāo)局會優(yōu)先審查不超過1萬件的專利申請。

在選擇優(yōu)先審查高速公路前，中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)仔細權(quán)衡利弊，例如額外的費用，數(shù)量有限的權(quán)利要求等，與加快審查的潛在好處做一個全面的權(quán)衡以做決定。如果一個中國企業(yè)急需專利獲權(quán)，以辦理專利權(quán)轉(zhuǎn)讓或許可，加快專利申請審查可能意味著獲得更多的收益。當(dāng)然，優(yōu)先審查可能并不適合所有的專利申請。對于一些市場正在起步階段的中小企業(yè)，可能漫長的專利審查過程不見得是壞事，因為剛好可以利用這段時間來發(fā)展市場，評估專利申請的潛在商業(yè)價值。