以審查的角度看如何克服權(quán)利要求不清楚的缺陷

申請人在專利申請過程中由于對專利法相關(guān)規(guī)定的不熟悉以及個人撰寫習(xí)慣等原因，經(jīng)常會面臨審查員所指出的權(quán)利要求不清楚的困惑。本文通過分析專利審查指南和規(guī)程相關(guān)的規(guī)定，結(jié)合審查實踐，概括給出了克服權(quán)利要求不清楚缺陷的幾種方式，供申請人和審查員參考之用。

《中華人民共和國專利法》第二十六條第四款規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍?！笨梢妼＠暾埼募械臋?quán)利要求書是用來界定專利獨占權(quán)的范圍，使公眾能夠清楚地知道實施什么樣的行為會侵犯他人的專利權(quán)，對專利權(quán)的授予和專利權(quán)的保護具有突出的重要意義。權(quán)利要求書在確定專利權(quán)的保護范圍方面的作用包括：在授予專利權(quán)之前，表明申請人想要獲得何種范圍的保護；在授予專利權(quán)之后，表明國家授予專利權(quán)人何種范圍的保護。因此，權(quán)利要求書的內(nèi)容無論對專利權(quán)的授予，還是對專利權(quán)的保護來說，都至關(guān)重要。

但是，由于申請人對專利申請的相關(guān)規(guī)定不熟悉以及個人撰寫習(xí)慣等原因，經(jīng)常在專利授權(quán)之前要面對審查員指出的權(quán)利要求不清楚的缺陷，而對專利法相關(guān)規(guī)定的不了解，則導(dǎo)致很多不清楚的缺陷不能有效及時的解決，甚至?xí)?dǎo)致超范圍等更大的缺陷，嚴(yán)重影響了專利申請的進度和授權(quán)的幾率。針對這種情況，筆者從專利審查指南、審查操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定出發(fā)，結(jié)合實際案例，給出一些建議性的解決方式，供申請人和審查員參考。

一、專利審查指南、審查操作規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定

(一)專利審查指南中的規(guī)定

《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第3.2.2節(jié)中規(guī)定了：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚，一是指每一項權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚，二是指構(gòu)成權(quán)利要求書的所有權(quán)利要求作為一個整體也應(yīng)當(dāng)清楚。”并具體從權(quán)利要求的類型、保護范圍和引用關(guān)系等各方面進行了詳細的闡述。

（二）審查操作規(guī)程中的規(guī)定

《審查操作規(guī)程?實審分冊》（2011版）第二章第3節(jié)對權(quán)利要求清楚作了如下規(guī)定：“根據(jù)審查指南第二部分第二章3.2.2，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚，是指每一項權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)類型清楚、保護范圍清楚，而且由所有權(quán)利要求構(gòu)成的整個權(quán)利要求書也應(yīng)當(dāng)清楚。權(quán)利要求清楚與否，應(yīng)當(dāng)由所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員從技術(shù)含義的角度進行分析判斷?！睂彶椴僮饕?guī)程中還分別從主題名稱、用詞、標(biāo)點符號、語句表達等不同角度以列舉案例的形式進行了分析和說明。

由此可見，專利審查指南和審查操作規(guī)程中都針對權(quán)利要求主題、用語、整體等進行了規(guī)定和說明，另外審查操作規(guī)程還強調(diào)了在審查操作過程中要“由所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員從技術(shù)含義的角度”進行分析判斷，可見，在實際操作過程中判斷權(quán)利要求是否清楚，要站在“所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員”的角度進行判斷，但如何恰當(dāng)?shù)匾浴八鶎兕I(lǐng)域的技術(shù)人員”的角度進行判斷，不同的人在實際操作中也存在一定差異，下面就結(jié)合案例進行簡單的分析。

二、結(jié)合具體案例的分析

【案例一】

權(quán)利要求1請求保護一種混合式燃燒器，其中出現(xiàn)了特征“所述預(yù)混合檔板呈‘ ’折體形狀”。對于該權(quán)利要求中出現(xiàn)的圖形特征，審查員在意見陳述中指出權(quán)利要求1中的限定的圖形“ ”不清楚。

針對這種情況，筆者認為：首先，申請人要清楚專利審查指南上相關(guān)的規(guī)定，《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第3.3節(jié)規(guī)定“權(quán)利要求中可以有化學(xué)式或者數(shù)學(xué)式，但是不得有插圖。除絕對必要外，權(quán)利要求中不得使用‘如圖所示’等類似詞語，絕對必要的情況是指當(dāng)發(fā)明或者實用新型涉及的某種特定形狀僅能用圖形限定而無法預(yù)言表達時，權(quán)利要求可以使用‘如圖所示’等類似用語”。可見在審查指南和審查操作規(guī)程中并未完全排除在權(quán)利要求中采用圖形限定的情況，我們可以理解為如果該圖形屬于難以用文字或數(shù)學(xué)公式描述清楚的情況，并且又是權(quán)利要求的必要技術(shù)特征，則是可以采用圖形表達技術(shù)特征的。其次，對于包含圖形特征的權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)注意從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度解讀，如果圖形本身線條或者形狀清楚，本領(lǐng)域技術(shù)人員對該圖形能夠理解其表達的定性的信息，則認為權(quán)利要求清楚；另外，說明書中如果有對形狀特征的相應(yīng)文字描述時，建議采用文字對圖形進行限定。

對于【案例一】中的不清楚缺陷，由于該圖形線條比較清楚、簡單，其所表達的意思相對明確，并且在所屬領(lǐng)域這樣的折板是有一定量的存在。因此，申請人可以通過就該圖形在所屬領(lǐng)域的常規(guī)含義，結(jié)合權(quán)利要求技術(shù)方案整體解釋明確上述圖形所表示的具體含義，說明權(quán)利要求是清楚的。

【案例二】

權(quán)利要求1請求保護一種高效針套式連續(xù)攪拌器，其中出現(xiàn)了特征“攪拌齒的與盤狀內(nèi)針套外側(cè)圓周邊緣相接的其中一個攪拌面與盤狀內(nèi)針套外側(cè)圓周邊緣的夾角小于90度，攪拌齒的與盤狀內(nèi)針套外側(cè)圓周邊緣相接的另一個攪拌面與盤狀內(nèi)針套外側(cè)圓周邊緣的夾角大于90度”。說明書附圖中畫出了所述兩個夾角如下：

在審查意見中，審查員指出權(quán)利要求1中所限定的夾角“攪拌齒的與盤狀內(nèi)針套外側(cè)圓周邊緣相接的其中一個攪拌面與盤狀內(nèi)針套外側(cè)圓周邊緣的夾角、攪拌齒的與盤狀內(nèi)針套外側(cè)圓周邊緣相接的另一個攪拌面與盤狀內(nèi)針套外側(cè)圓周邊緣的夾角（分別對應(yīng)圖上的夾角α和β）”不清楚，并且由于圖中可看出攪拌面和圓周邊緣都是弧形的，限定夾角的邊線在弧形的何處也不明確，導(dǎo)致夾角不清楚。

針對本案例，由于說明書中未對夾角進行詳細的文字說明，說明書附圖中的示意性圖例也不能直接地、毫無疑義地說明夾角的位置，因此無法克服該缺陷，只能放棄權(quán)利要求。此類缺陷屬于權(quán)利要求撰寫中的“硬傷”，一般很難通過修改和/或意見陳述克服，并且一旦進行修改很可能會導(dǎo)致超范圍的缺陷，因此，提醒申請人注意，在撰寫權(quán)利要求時應(yīng)盡量避免類似的問題出現(xiàn)，否則會因難以克服該缺陷而無法獲得專利權(quán)。

【案例三】

權(quán)利要求1請求保護一種印刷電路板高頻混壓工藝，其原從屬權(quán)利要求4中涉及“高TG程式”，“高TG程式”這一術(shù)語在原說明書中并未給出任何定義或解釋，在本領(lǐng)域也沒有相應(yīng)的定義。審查員在通知書中指出“高TG程式”含義不清楚。

本案的缺陷屬于技術(shù)術(shù)語用語不清楚，對于這種情況，首先要明確說明書中有沒有明確的定義或者解釋，如果有相應(yīng)的定義或者解釋，最好將相應(yīng)內(nèi)容補入權(quán)利要求書中，如果沒有，則需要在所屬領(lǐng)域?qū)ふ医忉尯驼f明，例如引用一些通用的技術(shù)著作、多篇專利文獻等證據(jù)說明技術(shù)術(shù)語的普遍性和明確性。

對于本案，由于在說明書中沒有任何定義和解釋，并且“高TG程式”也不是本領(lǐng)域常用的一種技術(shù)術(shù)語，因此也是無法通過修改或陳述意見克服缺陷的，但由于其位于從屬權(quán)利要求，則可以采取放棄該權(quán)利要求的方式克服。

【案例四】

權(quán)利要求1請求保護一種電泳電鍍設(shè)備，其中出現(xiàn)了特征“所述下基板的電極結(jié)構(gòu)為多個側(cè)邊電極結(jié)構(gòu)”。審查員認為電極都是成對出現(xiàn)的，并且電鍍設(shè)備中的電極一般都是正、負兩個電極，而權(quán)利要求1中限定了“多個”，則導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚。

本案的不清楚缺陷屬于不明顯的缺陷，若不結(jié)合所屬領(lǐng)域的常識分析是看不出的，但這種缺陷僅靠意見陳述又不能夠克服。因為在電鍍領(lǐng)域，常規(guī)的電鍍設(shè)備上都是有正、負兩種電極結(jié)構(gòu)，并且一般就只有兩個，而“多個”一般指大于兩個的情況，并不包括兩個，因此本發(fā)明中的表述與常規(guī)意義上的理解存在矛盾。因此，權(quán)利要求1中所限定的“多個”所導(dǎo)致的不清楚必須進行修改。如果說明書中或者實施例中給出了明確的數(shù)量，則可以修改為相應(yīng)記載的具體數(shù)量；如果原說明書中沒有記載具體的數(shù)量，則需要根據(jù)說明書內(nèi)容結(jié)合本領(lǐng)域的相關(guān)知識進行陳述和修改。

對于本案，由于實施例記載有下基板電極結(jié)構(gòu)為兩個側(cè)邊電極結(jié)構(gòu)，并且說明書附圖中也能看出是兩個電極結(jié)構(gòu)，因此，申請人需將“多個”修改為“兩個”。

三、建議克服不清楚的方式

綜合上述幾個案例的實際分析，可以看出，要克服權(quán)利要求不清楚的缺陷，首先需要熟悉和了解專利審查指南和審查操作規(guī)程中的相關(guān)規(guī)定，在撰寫的時候盡量避免出現(xiàn)“硬傷”；其次，對于已經(jīng)出現(xiàn)的權(quán)利要求不清楚的缺陷，要在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度進行分析、陳述意見，必要時進行修改和/或舉證；再者，針對不同的案件還需要根據(jù)所述技術(shù)領(lǐng)域、申請文件撰寫的情況等進行實際分析，避免修改超范圍而引起更嚴(yán)重的問題出現(xiàn)。權(quán)利要求不清楚的缺陷，在專利的申請和審查過程中是出現(xiàn)頻率較高的缺陷，其種類繁多，多數(shù)還涉及到相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)問題，而在實際操作中如何克服審查員所指出的權(quán)利要求不清楚的缺陷，也是申請人迫切想要知道的。下面，筆者就根據(jù)審查指南和審查操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合審查實踐，概括出了幾條建議性的方式供參考：

（1）修改權(quán)利要求

這是針對簡單的不清楚缺陷經(jīng)常采用的克服方式，也是申請人最常用到的一種克服方式。主要針對缺陷的類型包括：（1）權(quán)利要求主題類型不清楚或主題名稱與技術(shù)內(nèi)容不一致；（2）權(quán)利要求中特征無引用基礎(chǔ)，或者前后表述不一致；（3）權(quán)利要求中出現(xiàn)圖形、符號等特征；（4）權(quán)利要求中出現(xiàn)表達意思不清楚的用詞如“大約”、“大概”、“例如”等。例如權(quán)利要求1請求保護“一種生物柴油和其制備方法”，這屬于典型的權(quán)利要求主題名稱不清楚的情況，需要根據(jù)特征部分是生物柴油或制備過程，將其主題名稱修改為“一種生物柴油” 或“一種生物柴油的制備方法”。

（2）不修改權(quán)利要求，而僅進行意見陳述

《審查指南》第二部分第八章第5.1 節(jié)中規(guī)定：“申請人的答復(fù)可以僅僅是意見陳述書，也可以進一步包括經(jīng)修改的申請文件（替換頁和/或補正頁）。”由此可見，僅通過意見陳述的方式克服權(quán)利要求中的一些缺陷，屬于可以克服的不清楚的缺陷，是通過本領(lǐng)域常識進行意見陳述、解釋說明后，審查員可以接受的情況。這種情況大多是由于采用的技術(shù)用語或者使用的單位不是所屬領(lǐng)域常用的，說明書中也未給出確切的說明。目前這類缺陷主要有：（1）權(quán)利要求中多個選擇之間采用的頓號所表示的“和/或”關(guān)系；（2）權(quán)利要求中所出現(xiàn)的不明確質(zhì)量或體積的百分含量、組成比例等；（3）權(quán)利要求中出現(xiàn)的不常用的技術(shù)術(shù)語。對于權(quán)利要求中的這種缺陷，由于一般說明書中都是沒有明確的寫法，因此，也不便于進行修改，而在所屬領(lǐng)域都有習(xí)慣性的規(guī)定，或者是默認的單位規(guī)定，屬于這種情況的則可以進行意見陳述，解釋說明即可。例如：權(quán)利要求1中限定了“配制溶液時硝酸鹽、硫酸鹽和去離子水的比例為1：2：10”，若審查員質(zhì)疑該比例的不清楚，則可通過意見陳述說明本領(lǐng)域一般使用質(zhì)量比例進行配制這樣的鹽溶液，而不需要修改權(quán)利要求。

（3）修改權(quán)利要求，并進行意見陳述和舉證

有些申請人在撰寫申請文件時，由于個人習(xí)慣或者筆誤等原因，經(jīng)常會出現(xiàn)將一些詞語寫錯或者習(xí)慣性寫成和常規(guī)寫法不一致的情況，針對這種情況，則可以通過意見陳述和舉證說明原因，并將錯誤的地方修改為規(guī)范的、正確的寫法。需要注意采用這種修改方式時一定要確定修改方向是唯一的，或者是根據(jù)說明書內(nèi)容可以直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容，否則就不能進行修改。

例如，“權(quán)利要求1請求保護一種從粉煤灰中提取AlO的方法”，經(jīng)分析所述的“AlO”應(yīng)該是“氧化鋁，即Al2O3”但由于書寫不規(guī)范，所以審查員指出權(quán)利要求不清楚。針對此案，申請人陳述為：“AlO”是“氧化鋁”，規(guī)范寫法應(yīng)該為“Al2O3”，AlO是申請人平時書寫習(xí)慣造成的，在很多化工廠里面，年齡較大的師傅也有類似的書寫習(xí)慣，并舉例早期的專利文獻中曾出現(xiàn)過這樣的寫法，而且通過說明書背景技術(shù)內(nèi)容可以看出，該申請是關(guān)于從粉煤灰中提取氧化鋁的技術(shù)。通過這樣的意見陳述和舉證說明，最終審查員接受將“AlO”修改為“Al2O3”的做法。

需要注意的是，舉證內(nèi)容可以是：教科書中記載的內(nèi)容、多篇期刊文獻中出現(xiàn)的內(nèi)容、專業(yè)技術(shù)書籍中出現(xiàn)的內(nèi)容以及多篇不同專利文獻中記載的內(nèi)容等。此外，若本申請說明書中引用的專利文獻中記載了該術(shù)語的含義，則其所引用的專利文獻也是可被采信的證據(jù)。

（4）不修改權(quán)利要求，僅進行意見陳述并舉證

當(dāng)權(quán)利要求中出現(xiàn)商品名稱或者產(chǎn)品型號時，審查員常常也質(zhì)疑權(quán)利要求不清楚。而針對這種情況，申請人一般不必修改權(quán)利要求，而僅進行說明和引用證據(jù)說明商品名稱或者產(chǎn)品型號所對應(yīng)的物品是唯一并且是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員很容易能夠得到的。這種不清楚的缺陷較少，但一旦出現(xiàn)，申請人常常因不知如何修改而放棄申請或者導(dǎo)致修改超范圍。

例如，權(quán)利要求1請求保護一種甲醛熱解吸快速自助檢測裝置，其中出現(xiàn)了“比長式高精度甲醛測量管”。審查員指出“比長式高精度甲醛測量管”不清楚。對此申請人進行意見陳述，并舉證引用了國外同行已經(jīng)大量采用的幾種“比長式高精度甲醛測量管”，還說明國內(nèi)雖然較少，但也有相應(yīng)產(chǎn)品出售，并列出了銷售商的產(chǎn)品說明書。最終審查員接受了申請人的意見陳述和舉證。

四、結(jié)束語

綜上所述，導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚的原因很復(fù)雜，有申請人主觀因素，也有不同技術(shù)領(lǐng)域的特殊因素，其表現(xiàn)形式也是千變?nèi)f化，但該缺陷在權(quán)利要求書中出現(xiàn)的直接結(jié)果是導(dǎo)致本領(lǐng)域的技術(shù)人員不能準(zhǔn)確、清楚地理解和確定權(quán)利要求所表述的技術(shù)方案及其內(nèi)容，因而不能確定權(quán)利要求所限定的確切的保護范圍。筆者通過對一些案例的分析，結(jié)合專利審查指南和審查操作規(guī)程中的規(guī)定，從審查角度出發(fā)，概括出了幾條具有針對性的建議和做法，希望能夠供申請人和代理人借鑒，也為審查員在實際操作中提供相應(yīng)的參考，從而減少在專利審查過程中關(guān)于“權(quán)利要求不清楚”的爭議，節(jié)約審查資源，以提高審查效率。