費(fèi)列羅商標(biāo)的困境

費(fèi)列羅公司巧克力商標(biāo)的中國申請之路走的并不平坦，甜膩的巧克力近來總是泛著幾分苦澀，不是名字被人模仿，就是外包裝被山寨，今年8月，費(fèi)列羅為其長期使用的“Kinder Bueno”系列巧克力產(chǎn)品外包裝申請注冊圖形商標(biāo)時更是慘遭“滑鐵盧”。北京市第一中級人民法院（以下簡稱北京一中院）以其申請商標(biāo)不具有顯著性，通過使用也無法獲得顯著性為由，維持了國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（以下簡稱商評委）作出的申請商標(biāo)駁回復(fù)審的決定，目前，該判決已生效。

費(fèi)列羅品嘗苦澀

據(jù)了解，此次被駁回的商標(biāo)系費(fèi)列羅公司所注冊的含有牛奶波紋和牛奶滴圖樣的系列圖形商標(biāo)，主要使用在其“Kinder Bueno”系列巧克力食品外包裝上。該申請商標(biāo)于2007年12月在意大利申請注冊，顏色為深橙、淺栗、藍(lán)、黃、綠、米、白色，被指定使用在商標(biāo)分類第30類咖啡、茶商品上。與此同時，該公司向中國提出了對于申請商標(biāo)的領(lǐng)土延伸保護(hù)申請。2008年11月，中國國家工商行政管理總局商標(biāo)局（以下簡稱國家商標(biāo)局）發(fā)出駁回通知書：以所申請的商標(biāo)缺乏顯著性為由，駁回了申請商標(biāo)在全部指定使用商品類別上的領(lǐng)土延伸保護(hù)申請。

費(fèi)列羅公司隨后向商評委提出復(fù)審。2011年5月，商評委駁回了申請商標(biāo)在第30類咖啡等商品上在中國的領(lǐng)土延伸保護(hù)申請。費(fèi)列羅公司對此表示不服，向北京一中院提起訴訟。最終，北京一中院經(jīng)過審理維持了商評委的決定，對于費(fèi)列羅公司的訴訟請求均未予以支持。

北京永申正見律師事務(wù)所高級顧問何菁律師認(rèn)為，費(fèi)列羅公司與商評委所爭議的焦點(diǎn)，即所申請的商標(biāo)是否具有顯著性、能否被核準(zhǔn)注冊的問題。

費(fèi)列羅公司主張，商標(biāo)申請符合最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第五條規(guī)定的“標(biāo)記中含有的描述性要素不影響商標(biāo)整體上具有明顯特征的，或者描述性標(biāo)志是以獨(dú)特方式進(jìn)行表現(xiàn)的，相關(guān)公眾能夠以其識別商品來源的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其具有顯著特征”的情形，應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊。

商評委則認(rèn)為：相關(guān)大眾依照社會通常觀念易將申請商標(biāo)圖形作為產(chǎn)品的一般包裝圖案或宣傳圖片而非商標(biāo)加以識別，難以起到區(qū)別商品來源的作用，缺少商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征。

法院審理認(rèn)同了商評委的決定，申請商標(biāo)的顯著識別部分因直接表示商品的主要原料和用途而不具有顯著特征，由于申請商標(biāo)的各構(gòu)成要素基本均為其指定使用商品的直接描述，因此對費(fèi)列羅公司主張的最高人民法院相關(guān)意見中的例外情形，法院也不予以支持；其次，由于費(fèi)列羅公司對所申請商標(biāo)并非商標(biāo)法意義上的使用，故申請商標(biāo)無法通過使用而獲得顯著性。根據(jù)費(fèi)列羅公司所提供的證據(jù)顯示，“Kinder Bueno”系列產(chǎn)品包裝和廣告宣傳盡管都完整包括了該案申請商標(biāo)，但無論是產(chǎn)品包裝還是網(wǎng)頁宣傳，申請商標(biāo)的圖樣基本完整覆蓋了“Kinder Bueno”產(chǎn)品和宣傳網(wǎng)頁的整體，成為一種產(chǎn)品包裝或宣傳版式，并非商標(biāo)意義上的使用。相關(guān)消費(fèi)者看到上述產(chǎn)品包裝或宣傳材料，亦不會將該案申請商標(biāo)的圖案識別為商標(biāo)。

何為領(lǐng)土延伸保護(hù)？

在本案中，商評委在認(rèn)定“Kinder Bueno”系列產(chǎn)品的圖形商標(biāo)不具有顯著性后，不僅駁回了費(fèi)列羅公司的商標(biāo)申請，一并駁回的還有申請商標(biāo)在第30類咖啡等商品上在中國的領(lǐng)土延伸保護(hù)申請。那么，何為領(lǐng)土延伸保護(hù)申請？怎樣才能獲得領(lǐng)土延伸保護(hù)？

為此，本刊記者咨詢了相關(guān)專家，專家解釋說，所謂領(lǐng)土延伸指國際注冊的商標(biāo)申請人或所有人向“馬德里聯(lián)盟”成員國所提出的有關(guān)保護(hù)的專門申請。商標(biāo)國際注冊只有進(jìn)行領(lǐng)土延伸，才可能在指定的“馬德里聯(lián)盟”成員國內(nèi)得到保護(hù)。

而領(lǐng)土延伸可分為兩種：一是在一項國際注冊新申請時由申請人同時指出，也就是在填寫申請表時，指定要求保護(hù)的國家；二是在國際注冊后，注冊人又希望得到另外一些成員國的保護(hù)，這時注冊人可再次通過國際局向該國提出領(lǐng)土延伸申請（此種情況稱為后期指定）。無論通過哪種領(lǐng)土延伸得到的保護(hù)，它的效力都與在該國直接辦理商標(biāo)申請的效力完全一樣。

近幾年來，越來越多的外國企業(yè)進(jìn)入中國市場，不僅大力發(fā)展中國市場，同時也加速了在我國申請商標(biāo)領(lǐng)土延伸保護(hù)的步伐，試圖構(gòu)建完善的知識產(chǎn)權(quán)防御與預(yù)警體系。類似費(fèi)列羅公司這樣的跨國企業(yè)還有很多，例如，德國諾德傳動設(shè)備有限公司（以下簡稱諾德公司）在我國申請其主營商品類別的主打商標(biāo)——“NORD及圖”的領(lǐng)土延伸保護(hù)時，遇到了來自國內(nèi)他人在先權(quán)利的阻擊。根據(jù)北京市高級人民法院在今年5月份作出的一份終審判決，諾德公司在商標(biāo)注冊國際分類第7類和第9類“齒輪以及齒輪發(fā)動機(jī)、控制用強(qiáng)電流技術(shù)工程設(shè)備等商品上”在中國申請注冊“NORD及圖”商標(biāo)的愿望落空。

據(jù)了解，諾德公司于1997年7月在德國提出第727211號“NORD及圖”商標(biāo)的注冊申請，后于2006年1月5日向國家商標(biāo)局提出申請該商標(biāo)在中國的領(lǐng)土延伸保護(hù)申請，申請商品類別為第7類和第9類，指定使用商品為齒輪以及齒輪發(fā)動機(jī)、控制用強(qiáng)電流技術(shù)工程設(shè)備等。2006年9月，商標(biāo)局以兩件申請商標(biāo)與第844544號“北方”商標(biāo)、第105399號“BEIFANG北方國營哈爾濱市北方橡膠廠及圖”商標(biāo)、第3892905號“晉電及圖”商標(biāo)、第4847749號“Dorot CONTROL VALVES”商標(biāo)分別構(gòu)成近似商標(biāo)為由，駁回注冊申請。

隨后，諾德公司提出復(fù)審申請，其認(rèn)為，申請商標(biāo)與引證商標(biāo)或在整體外形、呼叫等方面不同，或指定使用的商品不屬于類似商品，據(jù)此請求核準(zhǔn)申請商標(biāo)的領(lǐng)土延伸保護(hù)申請。2010年5月，商評委作出駁回復(fù)審決定，對申請商標(biāo)在第7類齒輪以及齒輪發(fā)動機(jī)商品上在中國的領(lǐng)土延伸保護(hù)申請予以駁回，在第9類傳導(dǎo)、調(diào)節(jié)以及控制用強(qiáng)電流技術(shù)工程設(shè)備等商品上在中國的領(lǐng)土延伸保護(hù)申請予以初步審定。此后，諾德公司又提起行政訴訟，一審、二審均維持原判。

可見，無論是申請商標(biāo)注冊還是申請領(lǐng)土延伸保護(hù)，商標(biāo)本身都必須具有顯著性。

何為商標(biāo)顯著性？

那么，何為商標(biāo)顯著性？何菁律師指出，所謂顯著性是指商標(biāo)所具有的標(biāo)示企業(yè)商品或服務(wù)出處并使之區(qū)別于其他企業(yè)之商品或服務(wù)的屬性，即可被識別。作為商標(biāo)保護(hù)的“靈魂”和商標(biāo)法正常運(yùn)行的“樞紐”，商標(biāo)顯著性一直以來都受到理論和實務(wù)界的特別關(guān)注。商標(biāo)具備識別性是其獲得注冊保護(hù)的前提條件，如果“商標(biāo)”缺乏識別性，就不能承擔(dān)其區(qū)分商品或者服務(wù)來源的功能，也不能達(dá)到與他人商品相區(qū)別的效果。換言之，缺乏顯著性的商標(biāo)只是符號，不是實質(zhì)意義上的商標(biāo)。

他認(rèn)為，根據(jù)我國《商標(biāo)法》的規(guī)定，包括三維標(biāo)志在內(nèi)的任何能夠?qū)⑸暾埲说纳唐坊蚍?wù)與他人的商品或服務(wù)區(qū)別開的可視性標(biāo)志，只要具有顯著特征并便于識別，都可以作為商標(biāo)申請注冊。缺乏顯著特征的標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊，但原本缺乏顯著性的標(biāo)志可以通過使用等方式獲得顯著性并便于識別，則可申請為注冊商標(biāo)。實踐中有些商品的特有包裝經(jīng)過長期使用后，已經(jīng)成為消費(fèi)者區(qū)別商品來源的標(biāo)志，這樣的標(biāo)志就可以申請注冊圖形商標(biāo)。但對于商品的通用包裝形式，申請人如果不能證明其對該通用包裝形式的使用已經(jīng)獲得了顯著性并便于消費(fèi)者識別的，則不得注冊為商標(biāo)。

由此可見，無論是申請注冊文字商標(biāo)還是圖形商標(biāo)，關(guān)鍵是其顯著性，那么如何判斷商標(biāo)具有顯著性？

本刊記者咨詢了有關(guān)專家，其認(rèn)為普通商標(biāo)取得顯著性的途徑有兩種：第一，注冊商標(biāo)具有識別性和區(qū)別性；第二，商標(biāo)的區(qū)別性也可以通過實際使用取得。

關(guān)于注冊商標(biāo)的識別性和區(qū)別性的獲得，相關(guān)專家有以下幾點(diǎn)建議：（1）構(gòu)成商標(biāo)的符號要素為自創(chuàng)無含義的單詞或詞組、或由動物卡通造型或通過特殊手法表現(xiàn)出的形態(tài)的，則屬于強(qiáng)商標(biāo)，例如使用在“冰箱”上的“海爾”商標(biāo)、使用在“彩色膠卷”上的“柯達(dá)KODAK”。商標(biāo)的固有顯著性不僅體現(xiàn)在其符號要素的內(nèi)容上，還體現(xiàn)在符號要素的表現(xiàn)形式上。以文字商標(biāo)為例，其固有顯著性不僅體現(xiàn)在字詞組合上，還體現(xiàn)在其表現(xiàn)形式上即含有一定設(shè)計成份的字體或者組合形式，如特殊字體、手寫體（含簽名）等。一般而言，商標(biāo)固有顯著性越強(qiáng)，獲得特殊保護(hù)的可能性越大。（2）構(gòu)成商標(biāo)的符號要素為普通有含義的單詞或詞組、或者由某類商品上常見圖形、或由自然界動物的常見形態(tài)的，則屬于弱商標(biāo)，例如使用在“葡萄酒”上的“長城”商標(biāo)、使用在“酒”上的“草原”商標(biāo)。（3）如果商標(biāo)由不具備顯著性的符號構(gòu)成則不成其為商標(biāo)，只是符號。

在“Kinder Bueno”系列產(chǎn)品的圖形商標(biāo)被駁回案中，北京一中院認(rèn)為該商標(biāo)的顯著識別部分因直接表示商品的主要原料和用途而不具有顯著特征，且該商標(biāo)又不屬于商標(biāo)意義上的使用，故無法通過使用獲得顯著性。