專利侵權(quán)判定中反向等同原則理解與適用初探

在專利法中，如果一種產(chǎn)品或方法再現(xiàn)了某種專利技術(shù)方案中包含的全部技術(shù)特征，則其落入了專利權(quán)利要求的保護范圍，我們稱之為字面侵權(quán)（相同侵權(quán)）。如果這種被控侵權(quán)技術(shù)只是實現(xiàn)了與專利技術(shù)基本相同的功能或效果，但其使用的方式與專利技術(shù)相比，已經(jīng)發(fā)生了實質(zhì)性的變化或進步，則可引入反向等同原則，阻卻侵權(quán)事由的成立。

一、反向等同原則的起源及現(xiàn)狀

（一）反向等同原則的起源

反向等同原則是在美國司法實踐中確立起來的，最初見于美國最高法院判決的Westinghouse v. Boyden Power Brake Co.案。本案中，法院認為Boyden的裝置已經(jīng)為Westinghouse專利的字面范圍所覆蓋，但即便如此，法院拒絕判定侵權(quán)成立， “被控侵權(quán)物即便不在權(quán)利要求的字面范圍內(nèi)，侵權(quán)指控仍然有可能成立，反過來也一樣。專利權(quán)人可以證明被控侵權(quán)物落入了權(quán)利要求的字面范圍，但如果被控侵權(quán)物在原理上已經(jīng)發(fā)生了重大改變，使得專利權(quán)利要求的字面范圍與專利權(quán)人的實際發(fā)明之間出現(xiàn)了脫節(jié)，那么被控侵權(quán)物就不在專利權(quán)的保護范圍之內(nèi)，沒有侵犯專利權(quán)?！痹摫硎鲆渤蔀榱朔聪虻韧瓌t最初的雛形。

（二）反向等同原則的發(fā)展及現(xiàn)狀

1、聯(lián)邦最高法院的確認

在著名的Graver Tank Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.案中，反向等同原則的觀點首次得到了美國聯(lián)邦最高法院的確認，“等同原則的適用并不總是有利于專利權(quán)人，有些時候也會不利于專利權(quán)人。當一項裝置與發(fā)明在原理上存在較大變化，采用實質(zhì)不同的方式，實現(xiàn)了與發(fā)明相同或基本相同的功能時，即使該裝置落入了專利權(quán)利要求的字面范圍，被控侵權(quán)行為人仍然可以憑借等同原則來限制權(quán)利要求的范圍，用以擊敗專利權(quán)人的侵權(quán)指控?！?/p>

這里我們可以看出，反向等同原則與等同原則其實是密不可分的，如果說等同原則的目的在于懲罰那些“形不是而神是”的被控侵權(quán)物的話，那么反向等同原則的目的就在于保護那些“形是而神不是”的被控侵權(quán)物。

第二，為反向等同原則的適用提供了強有力的判例依據(jù)，在Graver案后，許多地區(qū)法院和上訴法院都在其判例中認可了反向等同原則的適用，其中最為知名的是1976年美國索賠法院審理的Leesona Corp. v. United States案，該案中，法院認為，“若要證明侵權(quán)成立，僅僅在字面程度上（相同）是不夠的經(jīng)過比對，被控侵權(quán)設(shè)備沒有通過與專利設(shè)備實質(zhì)相同的方式，為了與其同樣的目的而實現(xiàn)實質(zhì)相同的功能，因此，侵權(quán)并不成立”。

2、聯(lián)邦巡回上訴法院的態(tài)度

聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）在其審結(jié)的Tate Access Floors， Inc. v. Interface Architectural Res.， Inc.案中，對反向等同原則的適用提出了質(zhì)疑，“Graver案后，國會在適用112條時，其對說明書、實施例、功能性限定特征等的要求與反向等同原則最廣泛的含義是一致的，盡管本院承認存在以該原則為依據(jù)對字面侵權(quán)提出的抗辯，但對于久未適用的這樣一種例外，我們很難確定其可以再次被使用?！?/p>

但是，CAFC并沒有否認反向等同原則作為一向有效的法律原則存在的可能性，有學者指出，“該原則在聯(lián)邦巡回上訴法院受到了冷遇，不過這種情況可能正在變化?！贝送?，雖然專利法規(guī)定權(quán)利要求要確保充分公開，但這個要求通常依賴該發(fā)明的科技領(lǐng)域的知識狀態(tài)，不可預測領(lǐng)域的發(fā)明較傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)_的要求更高。有人認為，“公開之詳盡，從未要求達到對大量制造所請求的發(fā)明給予指導的程度，專利制度的目的并不是向相競爭的制造者提供免費的制造數(shù)據(jù)及制造圖紙。”并且，允許以功能性限定權(quán)利要求的存在使得這種充分公開即便通過了專利審查，在之后技術(shù)的發(fā)展過程中就不可避免的會有權(quán)利要求范圍超過說明書涵蓋實際發(fā)明范圍的情況出現(xiàn)。

二、反向等同原則的內(nèi)涵與本質(zhì)

（一）事實問題：技術(shù)進步帶來的影響

專利法的根本目的是為了通過授予排他性的權(quán)利來鼓勵技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展，對于新興領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)而言更是如此，因為在這類產(chǎn)業(yè)中，技術(shù)的飛速發(fā)展使得原有專利技術(shù)特征的內(nèi)涵和外延都發(fā)生了巨大的、甚至是實質(zhì)性的變化，技術(shù)特征的范圍也不斷擴張，在后出現(xiàn)的新技術(shù)往往會落入原有專利權(quán)利要求的字面范圍。要想避免新技術(shù)過早“夭折”，則需要在其產(chǎn)生初期通過專利法提供充分的庇護，反向等同原則即是有效的方法之一。這里，筆者以納米技術(shù)為例對反向等同原則適用進行說明。

納米技術(shù)是一門應用科學，其目的在于研究納米規(guī)模下物質(zhì)和設(shè)備的設(shè)計方法、組成、特性以及應用，因為物質(zhì)在納米尺度，會和它們在宏觀時有很大的不同，宏觀上要達到的高效穩(wěn)定的質(zhì)量，都不只是進一步的微小化而已。

此外，與傳統(tǒng)機械相比，納米器械有著完全不同的運行規(guī)則。例如，如果不改變其原有的機構(gòu)和技術(shù)特征，僅僅將傳統(tǒng)產(chǎn)品進行復制性的微縮制造，顯然沒有脫離現(xiàn)有技術(shù)的范圍，從而無法滿足專利法對于新穎性的要求。但有的學者認為，在納米技術(shù)下，如果這種微縮制造產(chǎn)生的產(chǎn)品采取了極為微小的度量標準，從而其導致內(nèi)部結(jié)構(gòu)、排列等物理規(guī)則已發(fā)生了顯著的改變，則可適用反向等同原則以避開在先技術(shù)的保護范圍，康奈爾大學的研究者所研發(fā)的一款“納米吉他”就是其中一種：

首先，該款吉他的弦由激光拉制而成，大約只有100個原子的寬度，其可以產(chǎn)生高于人類聽力所及頻率十七倍的音色。與此相應，如果在這之前存在一種普通的六弦樂器，其權(quán)利要求十分廣泛，且并未對器械的大小有所提及，權(quán)利人很有可能宣稱上述“納米吉他”與其產(chǎn)品是相同的，也就是說，利用納米技術(shù)制成的器械所應用的技術(shù)方案是有可能與傳統(tǒng)的同類產(chǎn)品專利形成字面等同的。

其次，這種納米級的器械制造者在設(shè)計過程中必須要考慮到較之于傳統(tǒng)器械不同的特點，這些特點往往都是非常突出的。例如，不可思議的微小尺寸，電子結(jié)構(gòu)、傳導性能、靈敏程度、熔點以及機械性能等都顯著區(qū)別于與其相同的在先產(chǎn)品。同時，這種將器械納米化趨勢已經(jīng)在機械領(lǐng)域擴張開來，一份由國家科學基金會制定的社會納米技術(shù)發(fā)展報告顯示，“納米化不僅僅是一個微縮過程，更是一種可以產(chǎn)生質(zhì)的變化的技術(shù)。”

出于以上兩點原因，有學者指出，“當被控侵權(quán)裝置與發(fā)明的權(quán)利要求存在明顯不同時，盡管其完全落入權(quán)利要求的保護范圍之內(nèi)，對其發(fā)明者不侵權(quán)的判決也許更為公平”。

（二）法律問題：權(quán)利要求的限縮解釋

我們知道，專利權(quán)保護范圍的確定是以權(quán)利要求的內(nèi)容為準，但現(xiàn)實中無論是技術(shù)方案簡單亦或復雜，僅僅依靠權(quán)利要求書的文字表述是遠遠不夠的，尤其對于發(fā)明和實用新型而言，都需要對權(quán)利要求的具體含義進行進一步的解釋。當權(quán)利人的權(quán)利要求的字面范圍與專利權(quán)人的實際發(fā)明之間出現(xiàn)脫節(jié)時，即發(fā)明內(nèi)容不足以支持權(quán)利要求，權(quán)利要求的范圍相對于發(fā)明申請日時的發(fā)明技術(shù)過于寬泛，權(quán)利要求書不能成為一個比說明書描述得更廣泛的發(fā)明。

正是基于上述原因，與等同原則對權(quán)利要求擴張解釋，以利于充分保護權(quán)利人的利益相對應，反向等同原則對權(quán)利要求進行限縮解釋，為那些本不應該遭受侵權(quán)指控的人提供依據(jù)起到了重要作用。例如，美國雖然允許以功能性限定技術(shù)特征的方式來書寫權(quán)利要求，但同時也要求對該類權(quán)利要求的解釋不能覆蓋所有能夠?qū)崿F(xiàn)該功能或者效果的具體實施方式，而只能被解釋為覆蓋了說明書中所記載的具體實施方式及其等同物。有學者進一步指出，“事實上，只有從具體的實施例出發(fā)，才能對于寬泛的權(quán)利要求的解釋起到限定性的作用，而反向等同原則正是將關(guān)注點放在了具體的實施例上，這就為解釋權(quán)利要求的范圍提供了明確的語境，這樣一來，對于權(quán)利要求的解釋將更加精準，專利權(quán)人也不會享受到那些本不應該被賦予的利益。

三、反向等同原則適用的原因及可能性

（一）功能性限定權(quán)利要求

1、功能性限定權(quán)利要求的特點

一般來說，產(chǎn)品專利的權(quán)利要求應由反映該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或者組成的技術(shù)特征組成，方法專利的權(quán)利要求則由反映實施該方法的具體步驟和操作方式的技術(shù)特征組成。而如果一項權(quán)利要求中采用了零部件或者步驟在發(fā)明中所起的作用、功能或者所產(chǎn)生的效果來限定發(fā)明，則成為功能性限定特征。筆者在上文中曾提到，反向等同原則的重要功能之一就是為權(quán)利要求提供限縮性的解釋，而針對功能性權(quán)利要求，我們更應該適時地適用該原則，以說明書的記載為準來縮小解釋權(quán)利要求范圍，使得發(fā)明人得到的報酬（保護范圍）與發(fā)明公開的技術(shù)內(nèi)容相適應，即將功能性權(quán)利要求的保護范圍合理限制在所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)人員根據(jù)說明書的即在容易實施的技術(shù)范圍內(nèi)。

2、司法實踐中的應用

當權(quán)利要求中采用多個功能性限定特征時，則需要從整體上考慮被控侵權(quán)技術(shù)與專利技術(shù)的差別。在1988年美國聯(lián)邦巡回上訴法院審理的Texas Instrument Inc. v. U.S. International Trade commission案中，被告美國國際貿(mào)易委員會認為，就單個技術(shù)特征而言，對比技術(shù)特征都是等同的，但從整體上來看，被控侵權(quán)物與發(fā)明之間的區(qū)別是巨大的，前者對該種微型電子計算器的改進已經(jīng)超出了原告專利公開的技術(shù)范圍，故駁回了原告對被控侵權(quán)人提出的控告，原告不服，上訴至美國聯(lián)邦巡回上訴法院。

上訴法院在審理過程中首先指出，對于功能性限定權(quán)利要求中的特征，應僅僅解釋為覆蓋了說明書中記載的具體實施方式及其等同物，并進行了詳細的技術(shù)比對：盡管從字面上看權(quán)利要求1中所述的每一個功能性限定特征在被控侵權(quán)人的計算器中都被采用了，而且就單個而言，可以認為兩者實現(xiàn)每一功能所采用的具體方式都是等同的，但如果將被控侵權(quán)人的計算器作為一個整體，就可以發(fā)現(xiàn)它與專利發(fā)明之間的區(qū)別是顯著的，并同時指出，反向等同原則也許成為不等同原則更好，當權(quán)利要求的字面范圍遠大于說明書所公開的技術(shù)內(nèi)容的合理范圍時，被告就可以要求法院適用該原則。

（二）從屬專利的強制許可

在討論這一點之前，我們需要做一個假定：既然在反向等同原則適用的案例當中，被控侵權(quán)技術(shù)往往有了飛躍性的進步，較之于涉案專利有了實質(zhì)變化，那么該種技術(shù)方案很有可能在現(xiàn)實中也被授予了專利權(quán)。由于其包含了在先專利所有的技術(shù)特征，與在先專利達到了字面相同的程度，那么，實施后專利則不得不侵犯前專利，這就為強制許可的適用創(chuàng)造了條件。

雖然強制許可被學界視為當壟斷存在時防止專利權(quán)濫用的一種有效方法，且于技術(shù)進步是有利的，但由于觸及到一些占據(jù)市場支配地位的大型工業(yè)集團的利益，其在適用時往往會遭到他們的強烈反對，這也使得現(xiàn)有的知識產(chǎn)權(quán)體系對其采取了較為排斥的態(tài)度。

有人可能會對此表示擔心，認為適用反向等同原則會削弱對在先專利權(quán)利人的保護力度，因為畢竟他們往往是某一類技術(shù)的最初創(chuàng)造者，為什么不能讓他們也享有在后技術(shù)創(chuàng)造者的成果呢，就在后的技術(shù)一并享有專利呢？這里，仍以之前提到的納米技術(shù)為例進行說明：

首先，對于納米技術(shù)的持有者而言，其在研發(fā)的過程中投入了巨大的成本，他們擁有該種技術(shù)的專家以及升級了的設(shè)備，較之于那些仍依賴傳統(tǒng)技術(shù)的在先權(quán)利人而言，主打新興納米技術(shù)的企業(yè)已經(jīng)具有了實施這些技術(shù)的能力，因此更適合作為新技術(shù)下一步發(fā)展的主導力量。

第二，在專利法范圍內(nèi)賦予納米技術(shù)更寬松的發(fā)展環(huán)境不一定就會損害到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的商業(yè)利潤。上文中提到的“納米吉他”即是如此，只要人們沒有完全摒棄原有的傳統(tǒng)吉他，總會有對于原有更便于操作的產(chǎn)品的需求者。因此，在先產(chǎn)品的制造者不必擔心在后制造者進入市場帶來的威脅，因為他們自會占據(jù)一個合適的地位。

第三，如果像某些人建議的那樣，將在后技術(shù)所獲得的專利也授予在先技術(shù)持有人，使其成為該類技術(shù)的壟斷者，則會違背專利體系的本質(zhì)功能。因為授予專利的目的是為了鼓勵發(fā)明者進一步的創(chuàng)新，但事實上，對于傳統(tǒng)吉他的制造者來講，其關(guān)注的重點不在于納米技術(shù)的應用上，授予其有關(guān)納米吉他的專利除了能夠為其帶來一筆意外的財富外，并不能對其就傳統(tǒng)產(chǎn)品進行發(fā)明再創(chuàng)造提供額外的動力。

綜上，無論是強制許可亦或交叉許可，其雖然是防止前專利壟斷技術(shù)的方法，但其實施多少摻入了政策性的考慮，適用上也離不開國家行政權(quán)力的保障，故而與專利訴訟中的侵權(quán)判定關(guān)系不大，有學者曾對強制許可適用的類型做過總結(jié)，“專利失靈”便是其中的一種。而如果引入反向等同原則，法院至少可以不必動用強制力來保證強制許可的實施。

等同原則：

擴大專利權(quán)以使得與專利技術(shù)方案相等同的技術(shù)方案也落入保護范圍，以更好的保護專利權(quán)人的利益。