專利審查和侵權(quán)中參數(shù)特征限定產(chǎn)品權(quán)利要求

劉璇斐

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局，北京 102200

《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）第六十四條第一款規(guī)定：“發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容?！碑a(chǎn)品權(quán)利要求和方法權(quán)利要求是權(quán)利要求的兩種基本類型，而參數(shù)特征限定產(chǎn)品權(quán)利要求是產(chǎn)品權(quán)利要求的一種特殊情況，在專利審查和專利侵權(quán)判定的解釋標(biāo)準(zhǔn)上存在差異，也引發(fā)了一些討論。

一、專利審查中的規(guī)定

根據(jù)《專利審查指南》（以下簡稱《指南》）第二部分第二章3．2．2 節(jié)的規(guī)定［1］，只有當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個或多個技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征予以清楚表征時，允許借助物理或化學(xué)參數(shù)表征，因此對于參數(shù)特征采取的是不提倡的措施。而對于參數(shù)特征的新穎性和創(chuàng)造性審查中，根據(jù)《指南》第二部分第三章3．2．5 節(jié)的規(guī)定［1］可以看出，在專利審查階段的參數(shù)特征采用的是產(chǎn)品限制論來解釋權(quán)利要求，對于一項用參數(shù)特征定義的產(chǎn)品權(quán)利要求來說，專利性由產(chǎn)品本身確定，而不是由產(chǎn)品的參數(shù)確定。如果專利審查員檢索到的現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品和需要保護的產(chǎn)品相同或者沒有實質(zhì)區(qū)別，那么專利審查員可以根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)，以需要保護的產(chǎn)品不具備新穎性或創(chuàng)造性為理由進行駁回。上述規(guī)定實質(zhì)上是相當(dāng)于專利審查員在審查一項用參數(shù)特征限定的產(chǎn)品權(quán)利要求時，可以忽略權(quán)利要求中相關(guān)的參數(shù)特征，只要檢索到了相同的或沒有實質(zhì)區(qū)別的已知產(chǎn)品，就可以以不具備新穎性或創(chuàng)造性為理由駁回該權(quán)利要求。

二、專利侵權(quán)中的規(guī)定

我國《專利法》以及最高人民法院的司法解釋沒有規(guī)定采取哪種方式來解釋以參數(shù)特征限定產(chǎn)品權(quán)利要求，但在《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（一）》第七條［2］和《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第五條中有涉及專利侵權(quán)的相關(guān)規(guī)定。

此外，對于其他特殊情況的解釋，例如產(chǎn)品權(quán)利要求中的方法技術(shù)特征、用途技術(shù)特征的解釋，司法解釋都進行了特殊規(guī)定。根據(jù)法律適用特殊優(yōu)于一般來說，有特殊規(guī)定的按照特殊規(guī)定，沒有特殊規(guī)定的就按照一般規(guī)定。因此在對參數(shù)特征沒有特別規(guī)定的情況下，專利侵權(quán)中通常應(yīng)該采用全面覆蓋原則，即應(yīng)當(dāng)考慮權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定參數(shù)特征對權(quán)利要求的保護范圍具有限定作用。因此從司法解釋規(guī)定上看，專利侵權(quán)中對于產(chǎn)品權(quán)利要求中的參數(shù)特征采用的是參數(shù)限制論。

三、問題的提出

對于參數(shù)特征限定產(chǎn)品權(quán)利要求的解釋方法，目前有如下三種觀點：

（一）專利審查和專利侵權(quán)解釋方法應(yīng)該統(tǒng)一

此觀點認(rèn)為權(quán)利要求解釋的一般規(guī)則是專利審查中的解釋標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)與專利侵權(quán)中的解釋標(biāo)準(zhǔn)一致，這也同樣適用于參數(shù)特征限定的產(chǎn)品權(quán)利要求，沒有理由使專利審查中的解釋與專利侵權(quán)中的解釋不一致。

（二）應(yīng)當(dāng)采用參數(shù)限制論來解釋

此觀點主張除非采用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征或者性質(zhì)特征不能清楚定義其產(chǎn)品，否則一般不允許撰寫以參數(shù)特征限定產(chǎn)品的權(quán)利要求，主要理由在于：1．如果忽略參數(shù)特征，可能導(dǎo)致整個權(quán)利要求無法確定專利權(quán)的保護范圍，從而也談不上進行新穎性、創(chuàng)造性和專利侵權(quán)的判斷；2．如果忽略參數(shù)特征，可能會導(dǎo)致專利保護范圍的擴大，無法使公眾知道哪一些產(chǎn)品會落入到權(quán)利要求的保護范圍中，會損害公眾利益；3．如果采取參數(shù)限制論，能夠確保參數(shù)特征限定的產(chǎn)品權(quán)利要求具有合理的保護范圍，確保專利權(quán)利要求對公眾的公示作用，即使不要求產(chǎn)品本身不具備新穎性和創(chuàng)造性，也不至于損害公眾利益。

（三）應(yīng)當(dāng)采用產(chǎn)品限制論來解釋

此觀點的主要理由在于：1．專利審查的過程中采用產(chǎn)品限制論進行解釋，因此審查的結(jié)果必然是符合新穎性和創(chuàng)造性的權(quán)利要求才能夠獲得授權(quán)，在專利保護過程中，忽略權(quán)利要求中的參數(shù)特征并不能導(dǎo)致獨立權(quán)利要求保護范圍擴大；2．采用產(chǎn)品限制論并不能損害權(quán)利要求的公示作用，產(chǎn)品限制論雖然是忽略參數(shù)特征的限定作用，但還是受到一定條件限制；3．社會公眾可以通過權(quán)利要求以及說明書的記載知道權(quán)利要求的保護范圍是什么，可以合理確定預(yù)測權(quán)利要求保護范圍的大小，不會損害社會公眾利益。

四、對不同解釋方法合理性的思考

有觀點認(rèn)為在專利審查中采用產(chǎn)品限制論，而在專利侵權(quán)中采用參數(shù)限制論，可能會損害專利權(quán)人的利益。一方面，在專利審查中采用產(chǎn)品限制論，意味著對參數(shù)特征的忽略，由此檢索覆蓋的對比文件的范圍擴大，新穎性和創(chuàng)造性的否定的可能性增大，獲得專利權(quán)的難度增加；另一方面，在專利侵權(quán)訴訟中采用參數(shù)限制論，使權(quán)利要求的保護范圍受到了記載的參數(shù)特征的限制，縮小了專利權(quán)人應(yīng)得到專利的保護范圍，專利權(quán)人并沒有獲得相應(yīng)的獨占權(quán)，與進行專利審查范圍相比，專利權(quán)人的利益受到了不合理的限制。對此，筆者有如下不同認(rèn)識：

第一，對于不具有新穎性、創(chuàng)造性的產(chǎn)品而言，如果采用產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來限定，必然不能獲得專利權(quán)，因為其對社會公眾并沒有做出任何貢獻，權(quán)利要求的整個技術(shù)方案保護的是產(chǎn)品，自然對社會沒有做出任何貢獻，如果申請人認(rèn)為參數(shù)特征能夠使產(chǎn)品帶來結(jié)構(gòu)或者組成上的不同，在專利審查過程中申請人也完全有機會進行修改和意見陳述，讓專利審查員信服從而獲得授權(quán)。

第二，對于具有新穎性或創(chuàng)造性的產(chǎn)品而言，無論是采用參數(shù)限制論還是采用產(chǎn)品限制論，并沒有什么實質(zhì)區(qū)別，都會獲得專利權(quán)，因此，對于這一類產(chǎn)品，也可以在專利審查階段采用參數(shù)限制論，這與在專利侵權(quán)中采用參數(shù)限制論解釋權(quán)利要求并無不一致的地方。

第三，如果產(chǎn)品具有新穎性和創(chuàng)造性，并且無法采用結(jié)構(gòu)來限定，這時候申請人對社會做出的貢獻就是參數(shù)特征，從而獲得該參數(shù)特征對應(yīng)的產(chǎn)品，因此，在專利侵權(quán)中采用參數(shù)限制論也是與申請人對社會的貢獻相適應(yīng)的。

第四，如果產(chǎn)品具有新穎性和創(chuàng)造性，并且可以采用結(jié)構(gòu)或組成特征來限定，而申請人卻采用參數(shù)特征來限定，一般情況下社會公眾無法通過說明書的制造方法獲得具體的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或組成，這時候可以推定申請人具有故意隱瞞產(chǎn)品具體結(jié)構(gòu)或組成的意圖，因此，申請人需要承擔(dān)故意隱瞞產(chǎn)品具體結(jié)構(gòu)或組成所造成的不利后果。

第五，從《指南》的規(guī)定來看，并不提倡采用參數(shù)特征進行限定，而專利侵權(quán)中采用的參數(shù)限制論會導(dǎo)致保護范圍縮小，實際也不提倡采用參數(shù)特征進行限定，因此專利審查和專利侵權(quán)階段對參數(shù)限制這一解釋達到了辯證上的統(tǒng)一，即，都采取各種措施來避免申請人采用參數(shù)特征限定產(chǎn)品。

五、結(jié)論

專利審查和專利侵權(quán)是兩個不同的階段，不必非要求專利審查和專利侵權(quán)的權(quán)利要求解釋標(biāo)準(zhǔn)一致，這兩個階段所確立的解釋方法的出發(fā)點不一樣。在專利審查中，根據(jù)以公開換保護的原則，需要考慮其對社會的貢獻，而在專利侵權(quán)中，則需要考慮社會公眾與專利權(quán)人之間的利益平衡，要防止專利權(quán)人任意擴大自己的保護范圍，獲取不正當(dāng)利益。因此對產(chǎn)品權(quán)利要求中參數(shù)特征的解釋，建議在專利審查中采用產(chǎn)品限制論，在專利侵權(quán)中采用參數(shù)限制論。

（一）在專利審查階段采用產(chǎn)品限制論

第一，權(quán)利要求要獲得授權(quán)，主要考慮的是該權(quán)利要求對社會的貢獻，只有對社會作出貢獻，根據(jù)以公開換保護的原則，該權(quán)利要求才能夠獲得授權(quán)。從權(quán)利要求記載的技術(shù)方案來看，對社會作出貢獻的應(yīng)當(dāng)是權(quán)利要求所要保護的整個技術(shù)方案，而不僅僅是其中的某一個特征。因此，從技術(shù)方案的角度來看，對于產(chǎn)品權(quán)利要求來說，無論是否采取參數(shù)特征的撰寫方式，對社會作出貢獻的是權(quán)利要求最終所保護的產(chǎn)品這一技術(shù)方案，而不是其中的參數(shù)。

第二，根據(jù)《指南》的規(guī)定，要求申請人在撰寫產(chǎn)品權(quán)利要求的時候盡量采用結(jié)構(gòu)特征來撰寫，而不是采用參數(shù)特征，采用產(chǎn)品限制論可以避免申請人過多采用參數(shù)特征來限定產(chǎn)品，造成權(quán)利要求的不清楚或不支持。社會公眾根據(jù)說明書以及權(quán)利要求書的記載，無法得知產(chǎn)品的具體構(gòu)成，這時候申請人對社會的貢獻，實際上不包括具體的產(chǎn)品構(gòu)成，采用產(chǎn)品限制論可以保證申請人更多使用產(chǎn)品特征來限定具體產(chǎn)品，社會公眾通過申請人提交的說明書和權(quán)利要求書的記載，很容易獲得產(chǎn)品的具體結(jié)構(gòu)，保證社會公眾通過專利申請文件的公開來獲得足夠多的信息。

第三，采用產(chǎn)品限制論的解釋方法可以在一定程度上減少非正常申請的存在。因為參數(shù)限制論的漏洞，申請人可以利用制造方式的不同來使得產(chǎn)品權(quán)利要求獲得授權(quán)，這樣申請人既可以申請產(chǎn)品權(quán)利要求，又可以申請參數(shù)限制的產(chǎn)品權(quán)利要求，兩個專利權(quán)之間因為保護的技術(shù)方案不同，不屬于重復(fù)授權(quán)，因此申請人可以通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)限定和參數(shù)限定產(chǎn)品獲得兩個產(chǎn)品專利權(quán)，造成申請人可以利用此漏洞重復(fù)申請均保護產(chǎn)品的專利權(quán)，從而重復(fù)獲得相關(guān)資助。采用產(chǎn)品限制論解釋權(quán)利要求，即使參數(shù)特征是新的，申請人也無法將現(xiàn)有技術(shù)的產(chǎn)品以產(chǎn)品權(quán)利要求的方式獲得保護，在這種情況下，申請人無法再次獲得產(chǎn)品的專利權(quán)。

（二）在專利侵權(quán)階段采用參數(shù)限制論

第一，在專利侵權(quán)階段，除了考慮技術(shù)方案對社會的貢獻外，更重要的是需要維持社會公眾與專利權(quán)人之間的利益平衡，使得社會公眾和專利權(quán)人不能獲得不應(yīng)該得到的利益。要防止申請人通過解釋權(quán)利要求的方式擴大專利權(quán)的保護范圍，尤其是目前專利權(quán)人惡意訴訟增加以及專利權(quán)濫用普遍增多的情況下，損害社會公眾的利益。目前的禁止反悔原則、捐獻規(guī)則都是限制專利權(quán)人通過解釋權(quán)利要求的方式來擴大專利權(quán)的保護范圍的一些方式。

第二，采用產(chǎn)品限制論不符合專利侵權(quán)中的全面覆蓋原則。目前我國專利侵權(quán)判定中采取的是全面覆蓋原則，該原則需要考慮權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征，只要被控侵權(quán)物的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的技術(shù)特征相同或者等同，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被控侵權(quán)人構(gòu)成專利侵權(quán)。而產(chǎn)品限制論就是相當(dāng)于刪除了權(quán)利要求中的方法技術(shù)特征，在違反了專利侵權(quán)中的全部技術(shù)特征原則的前提下來追究行為人的法律責(zé)任，與專利法原理不一致。

第三，采用產(chǎn)品限制論的本質(zhì)是整體等同。等同原則是目前專利侵權(quán)的一個重要原則。所謂整體等同，就是指在適用等同原則時，應(yīng)當(dāng)將權(quán)利要求所保護的發(fā)明作為一個整體來判斷，這就意味著在等同原則的判斷中可以忽略某一些技術(shù)特征。與整體等同相對應(yīng)的是全部特征等同，指的是在適用等同原則時，必須對待權(quán)利要求中的每一個技術(shù)特征。我國等同原則采取的是全部技術(shù)特征的等同，而不是整體等同，而采用產(chǎn)品限制論，就是相當(dāng)于將所有技術(shù)方案作為一個整體的技術(shù)方案來進行整體等同的判斷，違反了專利侵權(quán)中的全部技術(shù)特征等同的原則，而參數(shù)限制論則很好地符合了全部技術(shù)特征等同說。

第四，采用產(chǎn)品限制論，實質(zhì)上是多余指定原則的再現(xiàn)。多余指定原則是我國過去在司法實踐中出現(xiàn)的一個專利侵權(quán)規(guī)則，其主要內(nèi)容是在專利侵權(quán)中可以忽略記載的權(quán)利要求的非必要技術(shù)特征，僅根據(jù)權(quán)利要求中記載的必要技術(shù)特征來確定專利權(quán)的保護范圍。多余指定原則的出現(xiàn)在專利制度初期是為了避免申請人撰寫失誤而給予申請人一個補救的措施，曾經(jīng)受到過批評。該原則目前基本上已不被法院采納。因此，目前多余指定原則在我國已經(jīng)沒有適用余地，而采用產(chǎn)品限制論，實質(zhì)上就是將其中的參數(shù)特征當(dāng)作非必要技術(shù)特征，而給予忽略。

第五，采用產(chǎn)品限制論，不符合先申請原則。申請人之所以采用參數(shù)來限定產(chǎn)品，一個重要的原因在于目前很可能無法得知產(chǎn)品的具體結(jié)構(gòu)，社會公眾根據(jù)說明書和權(quán)利要求書的記載，也無法獲得產(chǎn)品的具體結(jié)構(gòu)。如果申請人或者他人在申請日之后獲得了產(chǎn)品的具體結(jié)構(gòu)，而在侵權(quán)判斷中采用產(chǎn)品限制論，相當(dāng)于采用申請日以后的相關(guān)文件來解釋權(quán)利要求，不符合專利申請的先申請原則，可能導(dǎo)致申請人對社會的貢獻與其獲得的回報不匹配，損害社會公眾的利益。

第六，采用產(chǎn)品限制論，可能擾亂正常的生產(chǎn)秩序。根據(jù)前面所描述，申請人目前很可能無法得知產(chǎn)品的具體結(jié)構(gòu)，社會公眾根據(jù)說明書以及權(quán)利要求書的記載也無法獲得產(chǎn)品的具體結(jié)構(gòu)。如果采用產(chǎn)品限制論，社會公眾無法得知自己的發(fā)明創(chuàng)造是否會落入權(quán)利要求的保護范圍。如果申請日之后確定了專利所保護的產(chǎn)品的具體結(jié)構(gòu)，社會公眾卻發(fā)現(xiàn)自己采用其他方法生產(chǎn)的產(chǎn)品與專利權(quán)人保護的產(chǎn)品的具體結(jié)構(gòu)相同，社會公眾在權(quán)利要求無法得出具體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的情況下卻侵犯別人的專利權(quán)，對社會公眾不公平。