科技查新和專利審查的比較性研究

薛皓白

（深圳大學(xué)城圖書館，廣東 深圳 518055）

我國科技查新的誕生和發(fā)展借鑒了專利審查制度[1]，兩者均始于1985 年，經(jīng)過近40 年的發(fā)展而逐漸標(biāo)準(zhǔn)化。目前，我國的專利制度已相當(dāng)完善并已與國際規(guī)則接軌，而科技查新雖然也有對(duì)應(yīng)的查新規(guī)范，但在實(shí)踐中仍存在一些問題[2]。同時(shí)，科技查新和專利審查在法律依據(jù)和人員職責(zé)、審查機(jī)構(gòu)[3]、查新點(diǎn)和權(quán)利要求[4]、新穎性判斷原則[5-8]、報(bào)告內(nèi)容和格式方面[9]目前已存在較大的差異。因此有必要對(duì)我國最新的科技查新與專利審查制度進(jìn)行深入、全面的對(duì)比，并從中促進(jìn)兩者之間的相互借鑒和協(xié)同發(fā)展。

1 審查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)

科技查新和專利審查在法律依據(jù)、審查的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)方面存在很大的差異。

1.1 法律依據(jù)

專利審查依據(jù)的法律法規(guī)主要有《專利法》《專利法實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱《實(shí)施細(xì)則》）和《專利審查指南》（以下簡稱《審查指南》），以及《專利合作條約》《巴黎公約》等國際條約。

科技查新依據(jù)的規(guī)章制度有《科技查新技術(shù)規(guī)范》GB/T 32003-2015（以下簡稱《查新規(guī)范》）、《科技查新規(guī)范》國科發(fā)計(jì)〔2000〕544 號(hào)（以下簡稱《規(guī)范》）和《科技查新機(jī)構(gòu)查新管理辦法》（以下簡稱《機(jī)構(gòu)管理辦法》），以及《科技成果鑒定辦法》《科技成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法》等相關(guān)政策。

由于規(guī)范的法律效力不如法規(guī)，因此科技查新的法律地位要低于專利審查。

1.2 審查的主題范圍

根據(jù)現(xiàn)行《專利法》第2 條，發(fā)明可以理解為記載新產(chǎn)品或新方法的技術(shù)方案，或是改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品或方法的技術(shù)方案。由此可見，《專利法》保護(hù)的對(duì)象是技術(shù)方案，具體可以分為產(chǎn)品和方法兩類。

《查新規(guī)范》第3.1、3.2 條規(guī)定，科技查新的對(duì)象是科技項(xiàng)目，具體包括理論類、技術(shù)類和軟課題類項(xiàng)目?？萍疾樾碌闹黝}可以分為三種類型，即產(chǎn)品、方法和理論。其中，理論可以包括人文社會(huì)科學(xué)理論，也可以包括自然科學(xué)理論，還可以包括具體技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。理論類型的查新主題不是專利的授權(quán)對(duì)象，因此科技查新的對(duì)象范圍要大于專利審查。

1.3 查新點(diǎn)和權(quán)利要求

根據(jù)現(xiàn)行《專利法》第26 條4 款，權(quán)力要求的依據(jù)是說明書，應(yīng)通過簡要、清晰的方式明確保護(hù)的范圍。按照《實(shí)施細(xì)則》第20 條，權(quán)利要求必須有獨(dú)立權(quán)利要求，體現(xiàn)發(fā)明的總的技術(shù)方案，清楚解釋為解決問題所必須存在的技術(shù)特征，亦稱必要技術(shù)特征，此類特征的總和構(gòu)成了技術(shù)方案，并體現(xiàn)出與現(xiàn)有技術(shù)的差異。

《查新規(guī)范》第3.7 條規(guī)定，查新點(diǎn)需要體現(xiàn)項(xiàng)目的新穎性，說明技術(shù)的進(jìn)步性，所有查新點(diǎn)都要準(zhǔn)確、清楚，強(qiáng)調(diào)某種技術(shù)特征或主題?！稒C(jī)構(gòu)管理辦法》第13 條規(guī)定，委托人如果不能準(zhǔn)確列出查新點(diǎn)，查新機(jī)構(gòu)可以拒絕其委托。

由此可見，查新點(diǎn)可以看作是與獨(dú)立權(quán)利要求相對(duì)應(yīng)的概念，兩者表述均應(yīng)清楚、準(zhǔn)確，以科學(xué)技術(shù)要點(diǎn)為依據(jù)，并包含技術(shù)特征。兩者的不同之處在于，獨(dú)立權(quán)利要求需要包含全部的必要技術(shù)特征。即，僅有對(duì)于技術(shù)方案不可或缺的特征，才能寫入獨(dú)立權(quán)利要求，從而避免了其過于冗長。與此同時(shí)，技術(shù)特征的記載必須完整、充分，以便能區(qū)別于背景技術(shù)，從而避免了其過于簡短。與此相比，《查新規(guī)范》僅規(guī)定技術(shù)特征需要體現(xiàn)技術(shù)的進(jìn)步性和新穎性，既沒有對(duì)其完整性進(jìn)行限定，也沒有對(duì)其簡要性進(jìn)行要求。

1.4 科學(xué)技術(shù)要點(diǎn)和說明書

《專利法》第26 條3 款要求，說明書必須完整、清晰地解釋發(fā)明內(nèi)容，并且本專業(yè)技術(shù)人員能夠據(jù)此在現(xiàn)有條件下實(shí)現(xiàn)該發(fā)明。《實(shí)施細(xì)則》第17 條規(guī)定，說明書涉及技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、發(fā)明內(nèi)容、附圖說明以及具體實(shí)施方式等多方面內(nèi)容。

《查新規(guī)范》第3.6 條規(guī)定，科學(xué)技術(shù)要點(diǎn)是指查新項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容，涉及領(lǐng)域與目的、效果與方案等方面。《機(jī)構(gòu)管理辦法》第13 條規(guī)定，查新委托人如果不能出具相關(guān)的技術(shù)資料，查新機(jī)構(gòu)可以拒絕其委托。

由此可見，科學(xué)技術(shù)要點(diǎn)可以看作是與說明書相對(duì)應(yīng)的概念，兩者均包括技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)方案和技術(shù)效果等部分。但不難看出，科學(xué)技術(shù)要點(diǎn)僅需要提供項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容，而說明書則需要對(duì)技術(shù)方案作出完整、清晰的解釋，且能夠讓本專業(yè)技術(shù)人員據(jù)此在現(xiàn)有條件下實(shí)現(xiàn)發(fā)明的內(nèi)容。因此，專利審查對(duì)說明書的要求明顯比科技查新對(duì)科學(xué)技術(shù)要點(diǎn)的要求嚴(yán)格。

1.5 單一性

《專利法》第31 條1 款規(guī)定，如果兩項(xiàng)發(fā)明同屬一個(gè)構(gòu)思，可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢觥！秾?shí)施細(xì)則》第34 條規(guī)定，對(duì)于這種情況，需要確保發(fā)明之間有著一定的關(guān)聯(lián)性，即存在若干一致或相應(yīng)的特定技術(shù)特征。對(duì)于特定技術(shù)特征，可以理解為將發(fā)明視作整體，能夠?qū)δ壳暗募夹g(shù)起到貢獻(xiàn)作用的特征。

《查新規(guī)范》第4.2 條單一性原則規(guī)定，只有在主題間存在密不可分的特定技術(shù)特征的情況下，才可以將多個(gè)主題置于一件查新項(xiàng)目內(nèi)。

由此可見，無論是科技查新還是專利審查，判斷能否將多個(gè)主題放到一個(gè)查新項(xiàng)目中的關(guān)鍵在于這些主題之間是否包含有一個(gè)特定技術(shù)特征。但科技查新并沒有對(duì)特定技術(shù)特征作出嚴(yán)格的定義。在專利審查中，特定技術(shù)特征等同于創(chuàng)造性中的區(qū)別特征，即一個(gè)技術(shù)特征只有區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)且具有非顯而易見性才能稱之為特定技術(shù)特征。對(duì)于科技查新則是體現(xiàn)新穎性和進(jìn)步性的技術(shù)特征點(diǎn)，其中沒有對(duì)非顯而易見性進(jìn)行要求。

1.6 新穎性

1.6.1 新穎性定義

根據(jù)現(xiàn)行《專利法》第22 條2 款的內(nèi)容，新穎性可以理解為發(fā)明不是目前已經(jīng)存在的技術(shù)，同時(shí)也不存在抵觸申請(qǐng)?，F(xiàn)有技術(shù)的公開方式包括出版物、使用和其他方式，不受位置、語言或者獲得方式的限制。抵觸申請(qǐng)是指申請(qǐng)?jiān)谙取⒐_在后的同樣的發(fā)明。

《查新規(guī)范》第3.8 條規(guī)定，新穎性是在指定日期或是委托日以前，出版物當(dāng)中沒有出現(xiàn)過類似的查新點(diǎn)。同時(shí)第4.1.1 條還要求，在對(duì)新穎性進(jìn)行分析時(shí)應(yīng)當(dāng)按照公開文獻(xiàn)，而非依據(jù)是否已被應(yīng)用或以其他方式進(jìn)行了公開。

因此不難發(fā)現(xiàn)，科技查新中的新穎性定義要窄于專利審查。首先，科技查新不含抵觸申請(qǐng)這種情況。其次，科技查新的公開方式僅限于出版物，而不包括使用和其他方式。這是因?yàn)榭萍紕?chuàng)新通常以文獻(xiàn)為評(píng)判依據(jù)，實(shí)踐中使用和其他方式公開也難以判斷。而專利審查中因?yàn)橛袩o效請(qǐng)求的存在，上述申請(qǐng)即便通過審核也無法獲得保護(hù)，因而具有現(xiàn)實(shí)意義。

對(duì)于抵觸申請(qǐng)，雖然科技查新對(duì)此沒有作出明確規(guī)定，但這種行為違背了科研誠信原則。例如，有關(guān)文件規(guī)定，相同或相近的項(xiàng)目不能通過不同的委托單位、不同的申請(qǐng)人或不同的項(xiàng)目類型進(jìn)行申報(bào)。自2011 年起，國家自然科學(xué)基金委開始通過“項(xiàng)目相似度檢測(cè)系統(tǒng)”對(duì)科研項(xiàng)目進(jìn)行查重。這一操作可以視為對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)中抵觸申請(qǐng)這一情況的補(bǔ)充審查。

1.6.2 檢索年限和范圍

《審查指南》第2.1.1 條規(guī)定，申請(qǐng)日是審查的時(shí)間界限，對(duì)于可以享有優(yōu)先權(quán)的情況，優(yōu)先權(quán)日是審查的時(shí)間界限?！恫樾乱?guī)范》第3.8 條規(guī)定，科技查新以查新委托日或指定日作為新穎性判斷的時(shí)間界限。

科技查新和專利審查的檢索范圍均包括國內(nèi)外的科技期刊和專利文獻(xiàn)，但科技查新的檢索范圍設(shè)置較專利審查更為靈活：首先，文獻(xiàn)檢索的范圍可以根據(jù)項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行確定和調(diào)整；其次，查新范圍和時(shí)間界限均可由委托人指定。

1.6.3 新穎性判斷原則

《審查指南》第3.1、3.2 條規(guī)定了專利審查的新穎性判斷原則和常見情形；《查新規(guī)范》第4.3 條規(guī)定了科技查新的新穎性判斷原則。兩者大致相同，但仍然存在一些差異：首先，科技查新中沒有“同樣的發(fā)明”這一審查原則；其次，科技查新中的“突破傳統(tǒng)原則”與發(fā)明專利創(chuàng)造性判斷中的“發(fā)明克服了技術(shù)偏見”更為類似，而與新穎性判斷中的另外兩種情形并不完全相同。

1.6.4 不喪失新穎性的情況

根據(jù)現(xiàn)行《專利法》第24 條的要求，在申請(qǐng)日之前的半年當(dāng)中，發(fā)明屬于非常情況下緊急公開的，在國際展會(huì)、學(xué)術(shù)會(huì)議上公布的，以及他人未經(jīng)允許泄露的，不喪失新穎性。《查新規(guī)范》中沒有類似規(guī)定，不過，如果委托人本人在委托日以前進(jìn)行了公開，通常不認(rèn)為對(duì)其新穎性產(chǎn)生影響[10]，而僅需在查新結(jié)論里進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)注即可。

1.7 創(chuàng)造性

根據(jù)《專利法》第22 條3 款，創(chuàng)造性要求發(fā)明體現(xiàn)了技術(shù)的進(jìn)步或是存在明顯的實(shí)質(zhì)特點(diǎn)，也就是要求發(fā)明與目前已有的技術(shù)相比是非顯而易見的，同時(shí)對(duì)技術(shù)進(jìn)步起到了促進(jìn)的作用，形成了有益的效果。

《查新規(guī)范》第3.1 條規(guī)定，科技查新是對(duì)新穎性作出文獻(xiàn)評(píng)價(jià)的咨詢服務(wù)，第3.7 條規(guī)定，查新點(diǎn)可以體現(xiàn)技術(shù)的特征與進(jìn)步，同時(shí)還需要具有一定的新穎性。

由此可見，科技查新沒有對(duì)查新項(xiàng)目的創(chuàng)造性，尤其是非顯而易見性作出明確的要求。由于新穎性是創(chuàng)造性的基礎(chǔ)，因此科技查新的要求比發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查低。而科技項(xiàng)目的創(chuàng)新性評(píng)估幾乎是所有科研立項(xiàng)同行評(píng)議的重點(diǎn)內(nèi)容。例如，《自然科學(xué)基金同行評(píng)議要點(diǎn)》規(guī)定，重點(diǎn)評(píng)議研究方案的創(chuàng)新性和可行性。因此，創(chuàng)新性主要由函評(píng)和會(huì)評(píng)專家進(jìn)行判定，而科技查新的新穎性結(jié)論，也為評(píng)審專家提供了參考。

1.8 實(shí)用性

《專利法》第22 條4 款規(guī)定，實(shí)用性是指發(fā)明能夠制造或者使用，并產(chǎn)生積極效果?！恫樾乱?guī)范》中沒有對(duì)查新項(xiàng)目的實(shí)用性進(jìn)行規(guī)定，這是因?yàn)榭萍疾樾碌膶?duì)象范圍要大于專利審查，其中一些理論成果無法在產(chǎn)業(yè)上實(shí)施。

此外，科技項(xiàng)目的實(shí)用性評(píng)估也是部分同行評(píng)議的重點(diǎn)。例如，《自然科學(xué)基金同行評(píng)議要點(diǎn)》規(guī)定，要關(guān)注研究工作的應(yīng)用性特征。

1.9 其他不予授權(quán)的情形

根據(jù)現(xiàn)行《專利法》第5 條，假如發(fā)明會(huì)對(duì)公眾造成不利的影響或是違反法律法規(guī)，那么便無法獲得專利授權(quán)。對(duì)于通過非法手段獲取的遺傳資源，并依賴其而完成的發(fā)明，也無法獲得專利授權(quán)。

《查新規(guī)范》中沒有與《專利法》第5 條類似的規(guī)定，但這種行為違背了項(xiàng)目申報(bào)中的科研誠信要求。例如，《自然科學(xué)基金項(xiàng)目指南》規(guī)定，嚴(yán)禁違反法律法規(guī)、倫理準(zhǔn)則及科技安全等方面的有關(guān)規(guī)定。目前，科技安全審查和科研倫理審查已成為科研立項(xiàng)的必要程序之一。

2 結(jié)論與建議

本文對(duì)科技查新和專利審查進(jìn)行了比較和分析，并得到了以下結(jié)論和建議：

1.科技查新在一些細(xì)節(jié)規(guī)定方面不如專利審查詳盡和嚴(yán)謹(jǐn)。建議細(xì)化《科技查新規(guī)范》中的概念和步驟，制定《科技查新指南》進(jìn)行規(guī)范，以降低科技查新的靈活性和主觀性。

2.科技查新報(bào)告的法律約束力和參考價(jià)值較低。建議提升科技查新的法律地位并適當(dāng)增加查新報(bào)告對(duì)項(xiàng)目創(chuàng)造性的要求。

3.查新機(jī)構(gòu)與其他科研管理部門的配合程度較低。建議加強(qiáng)查新員與同行評(píng)議專家的合作與聯(lián)系，在科技評(píng)估中發(fā)揮更大作用。