把握發(fā)明實質 提高通知書全面性和有效性

李笑雨

摘要：文章主要探討了把握發(fā)明實質在提高通知書全面性和有效性中的關鍵作用，以及如何在把握發(fā)明實質的基礎上進行高效檢索和審查意見撰寫，結合具體案例，深入分析了以上三者對于提高通知書全面性和有效性的重要影響。

關鍵詞：發(fā)明實質;檢索;審查意見

審查意見通知書是審查員和申請人溝通的橋梁，提高通知書的效能是提高審查效率、縮短審查周期的關鍵。影響通知書效能的因素有很多，如事實認定錯誤、多次補充檢索對比文件、審查意見震蕩等，導致上述問題的根本原因是未準確把握發(fā)明實質，導致后續(xù)的檢索出現(xiàn)偏差，通知書未全面、有效地評價申請文件，導致與申請人的溝通無效，影響審查效能。

在審查中，只有把握住發(fā)明實質，才能把握住申請人想保護技術方案的核心內(nèi)容，從而更好地分析權利要求，指導檢索、篩選和評價工作，提高審查意見通知書的全面性和有效性，最大程度地保證審查結果的客觀性。

一、把握發(fā)明實質

把握發(fā)明實質，就是基于對本領域技術的了解，站在本領域技術人員的水平，通過對于申請文件的閱讀和理解，提煉出發(fā)明的改進動機、具體實施方式和所能達到的技術效果，這是申請文件中最為核心的內(nèi)容，是其請求保護技術方案的基礎。發(fā)明對現(xiàn)有技術的貢獻，體現(xiàn)在其技術方案中為了解決技術問題所采取的核心手段，具體來說，可以首先確定發(fā)明要解決的技術問題，在此基礎上根據(jù)說明書記載的內(nèi)容并結合本領域的技術常識，確定解決其技術問題的核心手段，然后針對該核心手段進行檢索和評價。

對于超長權利要求，由于技術特征眾多，審查員在處理此類案件時容易不知所措，而依據(jù)較多的區(qū)別特征做出錯誤的授權走向判斷。然而，從把握發(fā)明實質的角度分析，首先根據(jù)發(fā)明內(nèi)容提煉發(fā)明要解決的技術問題、核心技術手段以及實現(xiàn)的技術效果，將技術特征進行分類歸納，對與發(fā)明實質相關的技術特征重點進行檢索、分析。在通知書中，先將案件的發(fā)明構思進行總結并對通知書中給出的證據(jù)進行概括說明，在具體的評述部分，對較長的區(qū)別特征進行分類歸納，分別進行舉證、分析、說理。雖然此類案件權利要求技術特征較多，但是通過把握發(fā)明實質，有利于審查員直接從發(fā)明核心入手進行檢索以及評價，保證了結案的準確性，提高了審查通知書的效能。

某案提供了一種海底管道切割用水下機器人，權利要求1中詳細記載了多個部件的具體結構。審查員通過重點把握實質，提煉技術問題、核心技術手段和技術效果，并針對與發(fā)明實質相關的技術特征重點進行檢索、分析，該案于一通后視撤。通知書節(jié)選如下：

“權利要求1請求保護一種海底管道切割用水下機器人，其技術方案是針對現(xiàn)有技術中以作業(yè)ROV為載體的海底管道切割機器人采用的激光切割、火焰切割等切割方式存在的不環(huán)保、不靈活、費用高和效率低等問題，通過在作業(yè)ROV上設置搭載“水刀”的切割機構，并通過“水刀”的周向轉動，完成海底管道切割作業(yè)，從而解決海底管道切割過程中存在的技術問題。

對比文件1（CN103785923 A）為最接近的現(xiàn)有技術，其公開了基于ROV的局部干法水下焊接機器人，也可應用于海底管道切割作業(yè)，該機器人同樣以作業(yè)ROV為基體，作為工作載體，其結構以及潛入海底工作的原理與本申請中的水下機器人相同;對于切割機構，對比文件2（GB2430399 A）公開了一種用于切割水下管狀構件的裝置，該裝置通過刀架在鉗口上的周向轉動從而帶動刀片轉動來完成海底管道切割作業(yè)，其驅動原理和工作方式與本申請的切割機構相同;對于具體的切割元件，對比文件3（“高壓水切割管道外切割臂設計”，王躍輝，張嵐，機床與液壓，2012年1月）公開了一種高壓水切割管道外切割臂，其公開了應用“水刀”的周向轉動完成海底管道切割的技術方案。

根據(jù)上述三篇對比文件公開的內(nèi)容，本領域技術人員有動機在對比文件1公開的水下機器人裝置的基礎上，采用對比文件2中的切割裝置以及對比文件3中的“水刀”切割機構，從而達到靈活、高效、環(huán)保切割海底管道的目的。

二、在把握發(fā)明實質的基礎上進行高效檢索

高效檢索即快速、準確的檢索，唯有對發(fā)明透徹地理解并在此基礎上準確表達才能實現(xiàn)。在實質審查中，應當充分站位本領域技術人員，在準確把握發(fā)明構思的基礎上進行高效檢索，并預判案件走向，避免對案件實質理解模棱兩可，頻繁更換對比文件、變更案件走向，從而降低審查效率和公眾滿意度。

（一）基本檢索要素不易提取

對于權利要求中包括瑣碎技術特征、基本檢索要素不易提取的一類案件，審查員在處理時通常容易受技術細節(jié)的干擾，將非必要技術特征確定為基本檢索要素，造成檢索方向偏差，檢索結果不準確。遇到此類案例，審查員應從發(fā)明要解決的技術問題出發(fā)，將技術細節(jié)整合，在準確理解發(fā)明的基礎上提煉發(fā)明構思，進而確定準確的基本檢索要素，獲得有效對比文件，提高審查效率。

某案涉及一種節(jié)能型電焊機，權利要求1內(nèi)容為：“一種節(jié)能型電焊機，包括初級線圈和次級線圈，其特征在于：還包括PLC控制器、啟動電路、電壓檢測電路和繼電器KM;啟動電路包括第一交流變壓器，第一交流變壓器的次級側與次級線圈相聯(lián);電壓檢測電路包括第二交流變壓器，第二交流變壓器的初級側與次級線圈相聯(lián)、次級側為整流橋提供工作電源，整流橋的輸出端為PLC控制器提供控制信號;PLC控制器控制繼電器KM的線圈電源，繼電器KM的常開觸點控制初級線圈的電源?！睓嗬笾性敿毾薅穗娐吩婕皺C械和電學的交叉領域，技術方案描述瑣碎、細節(jié)分散。在案件處理中，審查員從發(fā)明要解決的技術問題“節(jié)能”出發(fā)，確定基本檢索要素“節(jié)能”、“電壓檢測”、“次級線圈”，并進一步擴展電學領域分類號，快速檢索到公開了該案發(fā)明構思的對比文件1，該案于一通后視撤。

（二）權利要求中未體現(xiàn)發(fā)明構思

在實際審查工作中，檢索主要針對申請的權利要求書進行，但是有時發(fā)明構思并未體現(xiàn)在權利要求書中。因此，在處理案件之前，審查員要重點核實發(fā)明點是否體現(xiàn)在權利要求中以及體現(xiàn)在哪些權利要求中。若權利要求中并未體現(xiàn)發(fā)明構思，權利要求的保護范圍較大，若僅針對權利要求進行檢索，審查員很容易檢索到影響權利要求新創(chuàng)性的對比文件，當后續(xù)答復時申請人將說明書中體現(xiàn)發(fā)明構思的內(nèi)容加入到權利要求中，審查員需要重新進行檢索。若在初次檢索前把握發(fā)明實質，針對申請文件的整體發(fā)明構思進行檢索，并針對未體現(xiàn)在權利要求中的發(fā)明構思采用證據(jù)進行簡要評述，則能大幅提高審查效能。

三、在把握發(fā)明實質的基礎上撰寫審查意見

審查意見通知書是審查員和申請人或代理人之間進行書面交流的唯一合法途徑，在審查員站在本領域技術人員的角度判斷發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否符合授權要求之后，采用何種方式能夠讓審查意見說理更充分和更加讓人信服，是審查員需要不斷提高的地方。然而，萬變不離其宗，只有把握發(fā)明實質，從整體上考量發(fā)明相對于現(xiàn)有技術的技術高度和創(chuàng)新程度，才能更加令申請人信服，起到事半功倍的作用。

在評價申請文件的新穎性和創(chuàng)造性時，審查員在把握發(fā)明實質的基礎上，著重對發(fā)明的整體方案以及發(fā)明構思進行說理，能夠增強審查意見的說服力。而在使用說明書公開不充分、實用性等條款時，審查員更需要著重把握發(fā)明實質，深入分析，詳實說理，使得申請人對審查意見更為信服，提高通知書效能。

某案說明書中描述的離心泵工作原理與現(xiàn)有離心泵原理不同，說明書中給出的技術手段并不能解決其聲稱要解決的技術問題，審查員站位本領域技術人員，把握發(fā)明實質，詳細剖析發(fā)明中機械結構的工作原理，進而引入證據(jù)分析現(xiàn)有機械結構的工作原理，指出兩者矛盾之處，說理邏輯清晰，說服力強，該案于一通后主撤。一通節(jié)選如下：“在流體機械領域，葉片式泵根據(jù)工作原理分為離心泵、軸流泵、混流泵（又稱為斜流泵），根據(jù)說明書文字和附圖可以確定，該抽泵葉輪為典型的離心泵（參見《泵與風機第5版，楊詩成等主編，第4-6頁，中國電力出版社，2016年7月》），然而離心泵其工作原理是……（參見《水利大詞典，河海大學《水利大詞典》編輯修訂委員會，第290頁，上海辭書出版社，2015年10月》），可見在所屬技術領域，離心泵葉輪驅動流體均為自軸向吸入葉輪中心，經(jīng)旋轉后由葉輪外緣甩出。根據(jù)本申請說明書中的記載，本申請的具體工作過程為……，概括而言，即乳液自徑向流入葉輪中心，從葉輪的軸線方向流出;根據(jù)上述離心泵作用原理分析可知，本申請中的乳液泵無法實現(xiàn)乳液的抽取，也不能達到相應的技術效果。因此，本申請的說明書不符合專利法二十六條第三款的規(guī)定?！?/p>

審查員在檢索到對比文件后，審查意見的撰寫至關重要，有時采用同樣的對比文件，在多通之后案件視撤，或者采用同樣的對比文件，申請人在復審階段視撤，這取決于審查意見的撰寫。若能站位本領域技術人員，把握發(fā)明實質，與申請人就發(fā)明構思詳細說理，還原發(fā)明過程，比創(chuàng)造性評價中機械地采用三步法評述區(qū)別特征，以及簡單指出說明書公開不充分或者不具備實用性，會使得申請人更加容易接受，從而有效地提高審查效能。

四、結語

如何提高審查效能、縮短審查周期是實質審查工作中永恒的話題，作為審查員與申請人之間的溝通橋梁，全面、有效的通知書能夠較好地實現(xiàn)信息傳達，而全面、有效的通知書離不開對于發(fā)明實質的準確把握以及正確的檢索方向。本文突出了把握發(fā)明實質對于提高通知書的全面性和有效性的重要作用，并結合具體案例，對如何把握發(fā)明實質、把握發(fā)明實質對于后續(xù)檢索和撰寫審查通知書的影響進行了深入研究。在審查工作中，審查員應從技術方案整體入手，著重考量發(fā)明實質和對現(xiàn)有技術的貢獻點，并以此指導檢索和通知書的撰寫，在審查的各個環(huán)節(jié)提高效能，在全局縮短審查周期、提高審查質量的背景下打好提質增效攻堅戰(zhàn)。

參考文獻：

王名松.淺談從發(fā)明核心入手檢索和判斷創(chuàng)造性[J].審查業(yè)務通訊，2014，20，（09）：44-53.

（作者單位：國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作天津中心）