民法典時(shí)代專利侵權(quán)懲罰性賠償?shù)睦碚撆c適用

張靜竹

（北京航空航天大學(xué)，北京 100083）

2020年5月28日，《中華人民共和國民法典》（以下簡稱《民法典》）頒布，第一千一百八十五條規(guī)定，故意侵害他人知識產(chǎn)權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的，被侵權(quán)人有權(quán)請求相應(yīng)的懲罰性賠償。隨后，《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）和《中華人民共和國著作權(quán)法》也相繼修改，其中包含對懲罰性賠償?shù)南鄳?yīng)規(guī)定。這并不是我國首次在知識產(chǎn)權(quán)法律領(lǐng)域?qū)嵭袘土P性賠償制度，早在2013年修改《中華人民共和國商標(biāo)法》（以下簡稱《商標(biāo)法》）時(shí)，我國便引入了對商標(biāo)侵權(quán)的懲罰性賠償，但裁判實(shí)務(wù)中真正判決懲罰性賠償?shù)陌讣僦稚佟ｋm然2019年修改《商標(biāo)法》時(shí)，將懲罰性賠償可判處的倍數(shù)從1倍以上3倍以下提高到1倍以上5倍以下，體現(xiàn)出嚴(yán)厲打擊知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的決心，但司法機(jī)關(guān)對懲罰性賠償?shù)闹?jǐn)慎態(tài)度并沒有太大改觀[1]。懲罰性賠償在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域遭受如此冷遇顯然并不符合制度引入的初衷，其原因在于我國對懲罰性賠償制度的演進(jìn)歷程、理論基礎(chǔ)及域外適用經(jīng)驗(yàn)的分析不夠透徹，以至于未能明確該制度的主要功能和適用方法，筆者將對以上三個問題進(jìn)行深入分析，旨在懲罰性賠償能夠真正發(fā)揮其遏制專利侵權(quán)、協(xié)調(diào)各方利益的功能。

一、專利侵權(quán)懲罰性賠償?shù)闹贫茸冞w

懲罰性賠償（punitive damage）是指法院在填補(bǔ)權(quán)利人損失之外，提高被告支付的賠償金額，通常針對特別嚴(yán)重的惡意、故意、輕率不顧他人權(quán)益或其他錯誤精神狀態(tài)的不當(dāng)行為，體現(xiàn)出法律對被告的懲罰或威懾[2]。專利侵權(quán)懲罰性賠償，即在專利侵權(quán)案件中，由法院判決的超出補(bǔ)償性賠償?shù)馁r償金額。作為民事責(zé)任的懲罰性賠償發(fā)端于英美法系，早期多適用于蓄意攻擊、誹謗、非法拘禁、故意侵權(quán)和惡意控告等案件中，代表著社會對侵權(quán)人違反道德的惡意行為的譴責(zé)[3]140。后來被擴(kuò)展到保護(hù)市場秩序、知識產(chǎn)權(quán)、消費(fèi)者權(quán)益、食品安全、生態(tài)環(huán)境等相關(guān)法律領(lǐng)域。如今，懲罰性賠償?shù)挠绊懛秶呀?jīng)超出英美法系國家，為更多的國家和地區(qū)所接受。

（一）英美法系：專利侵權(quán)懲罰性賠償?shù)钠鹪磁c發(fā)展

英國是懲罰性賠償制度的發(fā)源地，最早的懲罰性賠償可以追溯到1763年，涉及政府為行政執(zhí)法人員因錯誤拘禁行為支付給公民超出實(shí)際損失的賠償，意在懲罰政府對公民自由明目張膽地侵犯，并阻止未來類似侵權(quán)行為的發(fā)生[4]。直到如今，行政錯誤行為仍然是英國法院適用懲罰性賠償?shù)闹饕樾沃?。但是，英國判例法對懲罰性賠償?shù)倪m用一直表現(xiàn)得比較克制，而且始終存在懲罰性賠償存廢的爭論[5]362。英國《版權(quán)、工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)和專利法》第二百二十九條第三款規(guī)定，在外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)案件中，法院可以重點(diǎn)考慮侵權(quán)的惡意程度和被告因侵權(quán)而獲得的利益，裁定案件公正可能要求的額外賠償。雖然法律并未明確“額外賠償”的性質(zhì)，但因其數(shù)額超出了補(bǔ)償性賠償，具備懲罰和威懾的功能，且與被告惡意直接相關(guān)，一般認(rèn)為此處的“額外賠償”具有懲罰性賠償?shù)男再|(zhì)。但是，額外賠償條款的適用范圍僅限于外觀設(shè)計(jì)侵權(quán)案件，對專利侵權(quán)案件不具有普適性[6]。目前，依據(jù)英國判例法，如果專利侵權(quán)被認(rèn)定屬于精心策劃獲得超過原告損失利益的侵權(quán)行為，才能被判予懲罰性賠償[3]141。

相比之下，美國通過制定法明確授權(quán)司法機(jī)關(guān)就專利侵權(quán)判予“加倍賠償”①美國現(xiàn)行專利法第二百八十四條第二段規(guī)定，在任何情況下，法院可以將損害賠償額增至陪審團(tuán)決定或法院估定的損害賠償額的三倍。這一規(guī)定并未出現(xiàn)“懲罰性賠償”的字樣，該規(guī)定誕生之初也并不具備懲罰侵權(quán)的功能，它僅具備懲罰性賠償?shù)耐庥^，即超出補(bǔ)償性賠償?shù)馁r償額，但實(shí)質(zhì)上仍然屬于補(bǔ)償性賠償，故筆者暫時(shí)將其稱為“加倍賠償”，待后文論述經(jīng)過判例法發(fā)展后的加倍賠償與懲罰性賠償?shù)囊恢滦院螅賹γ绹募颖顿r償冠以“懲罰性賠償”的名稱。，以及判例法確認(rèn)“加倍賠償”即懲罰性賠償?shù)淖龇?，則為專利領(lǐng)域懲罰性賠償制度的發(fā)展提供了更多的可能性。

最初，美國專利法律制度實(shí)行強(qiáng)制的加倍賠償制度，以填補(bǔ)被侵權(quán)人的損失。1793年美國專利法規(guī)定，對專利侵權(quán)實(shí)行以三倍為底限的強(qiáng)制的加倍賠償，損害賠償?shù)臄?shù)額“至少等于專利權(quán)人通常出售或許可他人使用該發(fā)明的價(jià)格的三倍”②Act of February 21，1793，ch.11，§5.。之所以作出這種規(guī)定，是因?yàn)槊绹撞繉＠ㄔ谡J(rèn)定侵權(quán)賠償方面授予了陪審團(tuán)完全的自由裁量權(quán)，但當(dāng)時(shí)美國民眾認(rèn)為專利權(quán)代表著壟斷，對專利制度的接納程度較弱，如果陪審團(tuán)受到這種反專利情緒的影響，權(quán)利人將很難獲得足夠的賠償[7]。因此，加倍賠償承擔(dān)著填平權(quán)利人損失的功能。此后四十余年，立法機(jī)關(guān)又不斷降低加倍賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)。1800年美國專利法將賠償標(biāo)準(zhǔn)降低為“相當(dāng)于專利權(quán)人實(shí)際遭受損失的三倍”③Act of April 17，1800，ch.25，§3.。1836年美國專利法賦予法官在不超過陪審團(tuán)裁決數(shù)額三倍的限制內(nèi)提高賠償數(shù)額的權(quán)力④Act of July 4，1836，ch.357，§14.，這一規(guī)定一直維持至今⑤Act of July 19，1952，ch.950，§284.。從強(qiáng)制適用到酌情適用，從以三倍為底限到以三倍為上限，美國制定法中加倍賠償?shù)陌l(fā)展歷程體現(xiàn)出法律對現(xiàn)實(shí)情況的適應(yīng)，即從專利制度確認(rèn)之初側(cè)重對權(quán)利人的保護(hù)，逐漸向鼓勵周邊設(shè)計(jì)、允許善意使用的方向過渡。

經(jīng)過判例法的發(fā)展，1952年頒布的《美國法典》第35卷（United States Code Title35）（《美國法典》第35卷規(guī)定了與專利相關(guān)的內(nèi)容，為行文簡潔，下稱美國現(xiàn)行專利法）第二百八十四條所規(guī)定的加倍賠償與懲罰性賠償已經(jīng)具有同一性。首先，加倍賠償?shù)臄?shù)額是超出補(bǔ)償性賠償數(shù)額的，與懲罰性賠償?shù)谋憩F(xiàn)形式相同⑥依據(jù)美國現(xiàn)行專利法第二百八十四條第一款的規(guī)定，法院應(yīng)判予原告足以補(bǔ)償侵權(quán)的損害賠償，以該數(shù)額為基礎(chǔ)的加倍賠償，是超出補(bǔ)償性賠償數(shù)額的。。其次，懲罰性賠償?shù)倪m用離不開道德的評判，而美國判例法確認(rèn)，加倍賠償?shù)倪m用范圍和賠償金額取決于侵權(quán)人的主觀狀態(tài)和行為，如故意或惡意侵權(quán)①Beatrice Foodsv.New Eng.Printing&Lithographing Co.，923 F.2d 1576，1580（Fed.Cir.1991）.。最后，加倍賠償?shù)墓δ苡商钛a(bǔ)損失轉(zhuǎn)變?yōu)椤皯土P故意或惡意的不法行為人，并威懾侵權(quán)人和潛在侵權(quán)人”②City of Newport v.Fact Concert，Inc.，120 453 U.S.247（1981）.。因此，美國現(xiàn)行專利法所規(guī)定的加倍賠償具備懲罰性賠償?shù)男再|(zhì)，這一點(diǎn)在美國理論界與實(shí)務(wù)界已經(jīng)達(dá)成共識。近年來，美國不斷通過判例法調(diào)整懲罰性賠償?shù)恼J(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，力圖以懲罰性賠償?shù)姆潘苫蚴站o平衡各方利益，達(dá)到促進(jìn)創(chuàng)新和鼓勵知識運(yùn)用的雙贏效果。

（二）大陸法系：專利侵權(quán)懲罰性賠償?shù)姆穸ㄅc軟化

絕大多數(shù)大陸法系國家和地區(qū)在立法上仍堅(jiān)持損害賠償?shù)奶钇皆瓌t，但在執(zhí)行他國知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域懲罰性賠償?shù)呐袥Q上有所軟化。大陸法系國家和地區(qū)嚴(yán)守法學(xué)的理論和邏輯，認(rèn)為有損害始有賠償，懲罰性賠償背離民刑分立的法律體系，對侵權(quán)人苛以懲罰性賠償，欠缺實(shí)質(zhì)及程序保障，將造成雙重處罰，并使權(quán)利人獲得不當(dāng)利益。因此，在二十世紀(jì)末期以前，德國、意大利、希臘等國法院在執(zhí)行美國懲罰性賠償?shù)呐袥Q時(shí)，認(rèn)為這些判決違反本國公序良俗，不予執(zhí)行[5]373-374。自二十世紀(jì)末期以來，包括西班牙、法國、德國在內(nèi)的大陸法系國家逐漸轉(zhuǎn)變了認(rèn)為懲罰性賠償違反本國公共政策的態(tài)度，對符合比例原則的懲罰性賠償判決予以承認(rèn)和執(zhí)行[8]。我國臺灣地區(qū)更是于1994年以制定有關(guān)規(guī)定形式確定了專利侵權(quán)懲罰性賠償，該舉措是為了配合侵犯專利的初步除罪化而為，至2001年，所謂“專利法”全面除罪化，懲罰性賠償?shù)谋稊?shù)也從二倍提高至三倍。但是，2011年，臺灣當(dāng)局以懲罰性賠償不符合民事賠償?shù)奶钇皆瓌t為由，廢除了這一規(guī)定，卻又在2013年恢復(fù)，制定有關(guān)規(guī)定上的反復(fù)也說明了我國臺灣地區(qū)在傳統(tǒng)法理與新晉制度之間的搖擺。

雖然大陸法系國家尚未在立法上接納專利侵權(quán)懲罰性賠償，但它們具備保障權(quán)利人獲得足額補(bǔ)償性賠償?shù)拇胧?，并通過刑罰規(guī)制故意侵犯專利權(quán)的行為。以德國為例，合理許可費(fèi)賠償是德國專利侵權(quán)損害賠償?shù)闹饕?jì)算方式，輔之以訴前侵權(quán)警告和分訴制度，確保權(quán)利人獲得全部賠償[9]。同時(shí)，根據(jù)德國《專利法》第一百四十二條，侵害專利權(quán)不僅需要承擔(dān)民事責(zé)任，還要承擔(dān)刑事責(zé)任。對未經(jīng)專利權(quán)人同意，故意實(shí)施直接侵犯專利權(quán)的行為，處三年以下自由刑或罰金；以侵權(quán)為業(yè)的，處五年以下自由刑或罰金；該罪屬于自訴罪，可由被侵權(quán)人決定是否向刑事追究機(jī)關(guān)告訴③具體應(yīng)受處罰的行為包括：（1）未經(jīng)專利權(quán)人或補(bǔ)充保護(hù)證書所有人同意，制造、許諾銷售、銷售、使用或?yàn)檫@些目的之一進(jìn)口或占有專利產(chǎn)品或補(bǔ)充保護(hù)證書產(chǎn)品；（2）使用或?yàn)榱耸褂枚S諾銷售專利方法或相關(guān)保護(hù)證書方法；（3）制造、許諾銷售、銷售、使用或?yàn)檫@些目的之一進(jìn)口或占有專利產(chǎn)品或補(bǔ)充保護(hù)證書產(chǎn)品，或通過專利方法或補(bǔ)充保護(hù)證書方法直接制造的產(chǎn)品。雖然德國《專利法》第一百四十二條并未指明行為人主觀狀態(tài)應(yīng)為“故意”，但德國《刑法典》第十五條規(guī)定，本法只處罰故意行為，但明文規(guī)定處罰過失行為的除外。[10]。依據(jù)德國法律，故意實(shí)施直接侵權(quán)行為的人可能面臨自由刑附加罰金刑的懲罰，罰金刑的最高數(shù)額可達(dá)一千余萬歐元，這比民事懲罰性賠償要嚴(yán)格得多。

二、專利侵權(quán)懲罰性賠償?shù)睦碚摶A(chǔ)——最優(yōu)賠償理論

最優(yōu)賠償理論的目標(biāo)是通過損害賠償實(shí)現(xiàn)社會福利最大化。在理想的專利制度中，一項(xiàng)專利的持續(xù)時(shí)間應(yīng)當(dāng)與其社會價(jià)值相關(guān)。然而，在各國的專利制度中，專利的保護(hù)期限都是固定的，這使得有關(guān)侵權(quán)的裁決在調(diào)整專利保護(hù)程度、使之符合特定專利社會價(jià)值方面發(fā)揮重要作用。專利保護(hù)會帶來壟斷成本，但如果保護(hù)力度足夠大，也會促進(jìn)社會創(chuàng)新投資，從而產(chǎn)生創(chuàng)新收益。在各種侵權(quán)救濟(jì)方式中，損害賠償是達(dá)到最佳專利權(quán)保護(hù)程度的理想工具④美國學(xué)者Keith N.Hylton是最優(yōu)賠償理論的支持者，以下對最優(yōu)賠償理論的分析多取自他的論著。[11]44。提高賠償數(shù)額將對創(chuàng)新提供最大的獎勵，在收益相同的情況下，賠償數(shù)額越高將會吸引更多的創(chuàng)新投資。因此，專利侵權(quán)損害賠償應(yīng)當(dāng)在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的壟斷成本與鼓勵創(chuàng)新的收益之間取得平衡。為了達(dá)到這種平衡，可以暫不考慮補(bǔ)償性賠償和懲罰性賠償?shù)膮^(qū)別，而從整體上考慮最優(yōu)賠償。

（一）損失內(nèi)化賠償

損失內(nèi)化賠償假定侵權(quán)人會事先預(yù)料到整個社會的損失，就好像這是他自己的損失一樣，由此達(dá)到將侵權(quán)行為所造成的全部社會損失內(nèi)部化的效果。支持損失內(nèi)化賠償?shù)膶W(xué)者認(rèn)為，普通的補(bǔ)償性賠償除了補(bǔ)償原告損失以外，也起到了威懾作用，但是，在權(quán)利人不起訴侵權(quán)、侵權(quán)具有隱蔽性或侵權(quán)具有極大的社會危害等情況下，普通的補(bǔ)償性賠償并不足以威懾侵權(quán)，即不足以內(nèi)化所有的社會損失，此時(shí)有必要在補(bǔ)償性賠償以外迫使侵權(quán)人支付更多的賠償金，以制止侵權(quán)[12]。

在專利侵權(quán)賠償?shù)母鞣N方式中，權(quán)利人實(shí)際損失看似符合損失內(nèi)化賠償?shù)脑?，但是，由于專利侵?quán)的特殊性，實(shí)際損失賠償并不足以產(chǎn)生足夠的威懾，因此必須引入懲罰性賠償以達(dá)到社會福利的最大化。首先，因?qū)＠謾?quán)而遭受損失的主體可能并非只有一個。在專利許可的情況下，被許可人同樣會因侵權(quán)行為遭受損失，但專利權(quán)人和專利被許可人未必會共同提起訴訟。此時(shí)，如果僅以其中部分權(quán)利人的損失為賠償數(shù)額，將導(dǎo)致權(quán)利人實(shí)際損失小于社會損失，僅賠償權(quán)利人實(shí)際損失將無法達(dá)到損失內(nèi)化賠償所期待的最佳社會保護(hù)效果。其次，專利侵權(quán)具有隱蔽性。與有形財(cái)產(chǎn)侵權(quán)不同，有些專利侵權(quán)行為很難被發(fā)現(xiàn)，較低的侵權(quán)被追訴的概率會降低潛在侵權(quán)人對謹(jǐn)慎避免侵權(quán)成本的預(yù)期，造成威懾不足，增加專利侵權(quán)的發(fā)生。此時(shí)，損害賠償必須更高，才能內(nèi)化侵權(quán)人造成的損失。其三，專利侵權(quán)的損失難以衡量。一方面，專利權(quán)的無形性導(dǎo)致其價(jià)值難以評估；另一方面，創(chuàng)新動機(jī)的喪失所帶來的損失是專利侵權(quán)帶來的最重要的次生損失①損失可分為主要損失（primary losses）和次生損失（secondary losses），主要損失是由可識別的受害者直接遭受的損失，次生損失是社會普遍遭受的損失或無法辨認(rèn)的受害者的損失。。在專利權(quán)的視角下，發(fā)明人由于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的承諾而投資創(chuàng)新，喪失知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)將顯著改變投資行為，造成創(chuàng)新動力降低。同時(shí)，如果侵權(quán)賠償對創(chuàng)新成本考量不足，侵權(quán)行為將會增加，社會整體也會受到影響。此時(shí)，通過引入懲罰性賠償，將權(quán)利人實(shí)際損失上調(diào)至合理倍數(shù)，既可以使賠償有據(jù)可循，又可以填平社會損失，達(dá)到懲罰和遏制侵權(quán)的效果，是最理想的解決方法。

（二）消除收益賠償

最優(yōu)賠償理論下的另一種賠償方式是消除收益賠償。消除收益賠償?shù)哪康牟⒎强剂可鐣p失，而是通過消除侵權(quán)人侵權(quán)獲利的方法，完全阻止侵權(quán)人的侵權(quán)行為。之所以在損失內(nèi)化賠償以外，仍有必要引入消除收益賠償，是因?yàn)閾p失內(nèi)化賠償不能阻止侵權(quán)獲利高或避免侵權(quán)成本高的侵權(quán)行為。消除收益賠償則可以阻止所有侵權(quán)人的侵權(quán)行為[13]。

雖然在侵權(quán)收益高于實(shí)際損失的情況下，消除收益賠償有過度賠償之嫌，但這無礙于這種賠償方式的正當(dāng)性，甚至在消除收益賠償仍不足以彌補(bǔ)侵權(quán)行為所造成的社會損失時(shí)，為了達(dá)到“適當(dāng)或最佳威懾”，需要依據(jù)被告獲利加倍判決。一方面，消除收益賠償可以有效促進(jìn)潛在侵權(quán)人獲得合法的專利許可。在專利邊界明確且談判許可負(fù)擔(dān)較小的情況下，獲得專利許可的交易成本較低，此時(shí)社會鼓勵潛在侵權(quán)人尋求專利許可[14]。消除收益賠償將引導(dǎo)潛在侵權(quán)人尋求許可，而不是使自己陷于侵權(quán)訴訟而喪失所有的利潤。另一方面，消除收益賠償可以起到威懾侵權(quán)的作用。在有些情況下，僅僅賠償權(quán)利人實(shí)際損失的賠償可能不完全包含所有的社會損失。例如，并非所有被侵權(quán)人都能夠識別侵權(quán)人，或提起損害賠償訴訟，或證明他們的損失。消除收益賠償將證明責(zé)任轉(zhuǎn)移給被控侵權(quán)人，并以剝奪收益為威脅，有效地震懾了侵權(quán)行為[15]。此外，在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)賠償問題上，權(quán)利人在創(chuàng)新方面付出的成本應(yīng)當(dāng)?shù)玫街攸c(diǎn)考慮。如果潛在的專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)他們的專利將在無法獲得充足補(bǔ)償?shù)那闆r下被侵犯，那么創(chuàng)新的動力將會減弱，導(dǎo)致新產(chǎn)品和新技術(shù)進(jìn)入市場的速度減慢，造成社會福利的損失。此時(shí)，高于實(shí)際損失的侵權(quán)獲利恰好可以補(bǔ)償專利權(quán)人為創(chuàng)新付出的成本。并且，在侵權(quán)被追訴的概率低、侵權(quán)明顯造成了較高的社會損失等情況下，仍有必要在消除收益的基礎(chǔ)上加倍賠償。

三、美國專利侵權(quán)懲罰性賠償?shù)倪m用經(jīng)驗(yàn)

自二十世紀(jì)八十年代開始，美國判例法對專利侵權(quán)懲罰性賠償適用條件的調(diào)整可分為以下三個階段。

（一）第一階段：侵權(quán)人積極的注意義務(wù)和法院寬松的自由裁量

1.侵權(quán)人須負(fù)擔(dān)積極注意義務(wù)

1983年，在Underwater Devices，Inc.v.Morrison-Knudsen Co.案中，法院首次提出，侵權(quán)人為豁免三倍損害賠償，應(yīng)負(fù)擔(dān)“積極注意義務(wù)”，即要求侵權(quán)人于注意到他人專利時(shí)，在為可能行為以前，必須對是否可能構(gòu)成侵權(quán)盡到注意義務(wù)，如事先征詢律師意見①Underwater Devices，Inc.v.Morrison-Knudsen Co.717 F.2d 1380（Fed.Cir.1983）.。

2.判處懲罰性賠償?shù)目剂恳蛩?/p>

1992年，在Read Corp.v.Protec，Inc.案（下稱Read案）中確定了一項(xiàng)規(guī)則，懲罰性賠償?shù)牟脹Q并不以侵權(quán)人的故意為唯一評判標(biāo)準(zhǔn)，而應(yīng)考慮個案的全部情況，包括：（1）侵權(quán)人是否故意抄襲他人的想法或設(shè)計(jì)；（2）侵權(quán)人是否對現(xiàn)有專利有實(shí)際了解；（3）侵權(quán)人在知悉他人專利權(quán)的情況下，是否對專利范圍進(jìn)行了調(diào)查，并形成了專利無效或不受侵犯的善意確信；（4）侵權(quán)人是否得到足夠的意見；（5）侵權(quán)人是否善意地繞過專利進(jìn)行回避設(shè)計(jì)；（6）侵權(quán)人在訴訟中的行為和手段是否與善意認(rèn)定相一致；（7）侵權(quán)人的規(guī)模和財(cái)務(wù)狀況；（8）產(chǎn)品的近似程度；（9）侵權(quán)人侵權(quán)行為的持續(xù)時(shí)間；（10）侵權(quán)人獲知侵權(quán)后的補(bǔ)救措施；（11）侵權(quán)人的侵權(quán)動機(jī)；（12）侵權(quán)人是否企圖隱瞞侵權(quán)行為②Read Corp.v.Protec，Inc.，970 F.2d 816，827（Fed.Cir.1992）.。

3.侵權(quán)人須放棄秘密通訊特權(quán)

2006年，在In re Echo Star Commc’n Corp案中，聯(lián)邦巡回法院進(jìn)一步承認(rèn)，若當(dāng)事人之抗辯系基于律師意見，則必須放棄律師與當(dāng)事人之間的秘密通訊特權(quán)，所有與該訴訟標(biāo)的相關(guān)的通訊內(nèi)容都必須披露，如系爭專利是否有效、是否可執(zhí)行、侵權(quán)比對等③In re Echo Star Commc’n Corp.，448 F.3d 1294，1299（Fed.Cir.2006）.。

（二）第二階段：收緊懲罰性賠償?shù)倪m用

這一階段的代表性案件是2007年聯(lián)邦巡回法院審理的In re Seagate Technology，LLC案（下稱Seagate案）④In re Seagate Tech.，LLC，497 F.3d 1360（Fed.Cir.2007）.。

首先，Seagate案審理法院認(rèn)為，“積極注意義務(wù)”已經(jīng)將故意侵權(quán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)降低到“過失”的程度，這與歷來判定懲罰性賠償?shù)臉?biāo)準(zhǔn)不符。由此，法院發(fā)展出認(rèn)定“故意”的兩階段測試法：第一階段為客觀方面的測試階段，專利權(quán)人須以清楚而具有說服力的證明程度舉證被告行為存在“客觀上的輕率”，即一個理性人根據(jù)事實(shí)和法律，可以判斷侵權(quán)發(fā)生的可能性遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于不發(fā)生的可能性，這無關(guān)被告的主觀想法；第二階段為主觀方面的測試階段，第一步測試成功后，專利權(quán)人須證明被告主觀上明知或可輕易得知該客觀侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，即案件事實(shí)表明，侵權(quán)人很可能知道自己侵犯了專利權(quán)，這種主觀的預(yù)測幾乎與客觀的概率相同。在確定了侵權(quán)人具有侵權(quán)的較高的客觀和主觀可能性后，法院才能考慮案件的總體因素，決定是否適用懲罰性賠償。

其次，Seagate案審理法院認(rèn)為，確定秘密通訊特權(quán)是當(dāng)事人的權(quán)利，應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人決定是否放棄。秘密通訊特權(quán)的存在是為確?？蛻裟芘c律師進(jìn)行充分而坦率的溝通，是為達(dá)到促進(jìn)守法及司法運(yùn)作的公益目的，更是為了使客戶敢于將事實(shí)充分告知律師，使律師能夠給出適當(dāng)?shù)姆山ㄗh，并進(jìn)行充分攻防。這項(xiàng)特權(quán)屬于當(dāng)事人，當(dāng)事人有權(quán)決定是否放棄，如果選擇放棄，則有關(guān)該訴訟標(biāo)的全部信息皆需披露，以免當(dāng)事人選擇披露對自己有利的事實(shí)，隱瞞對自己不利的事實(shí)。而且，訴訟前與訴訟中的律師意見有不同意義，訴訟前的法律意見才是決策者制定商業(yè)策略的依據(jù)，而訴訟中的律師意見則是針對如何制定訴訟策略以贏得訴訟，二者性質(zhì)不同，秘密通訊特權(quán)的放棄不及于訴訟中的律師意見。

最后，律師的工作成果豁免權(quán)也應(yīng)得到保障。秘密通訊特權(quán)的放棄也涉及當(dāng)事人律師的工作成果豁免權(quán)。工作成果豁免權(quán)是當(dāng)事人進(jìn)行主義下，確保律師能夠在真實(shí)且完整的咨詢下充分準(zhǔn)備當(dāng)事人訴訟的保障，同樣具有促進(jìn)社會公益的作用，因而對符合特定要求的律師準(zhǔn)備訴訟的工作成果，可以不予揭露，這項(xiàng)權(quán)利也屬于當(dāng)事人，可由當(dāng)事人選擇放棄，但涉及當(dāng)事人或律師欺詐的除外。

（三）第三階段：回歸法院的自由裁量

2016年，美國最高法院通過Halo Elec.，Inc.v.Pulse Elec.案（下稱Halo案）推翻了Seagate案審理法院所建立的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，將懲罰性賠償?shù)倪m用返還給法院的自由裁量權(quán)，要求由法院根據(jù)個案情況衡量處理，但提醒法院應(yīng)謹(jǐn)慎適用①Halo Elec.，Inc.v.Pulse Elec.，Inc.，136 S.Ct.1923（2016）.。

在懲罰性賠償?shù)倪m用條件上，Halo案審理法院認(rèn)定，主觀條件滿足即可判處懲罰性賠償。Seagate案審理法院所建立的第一步測試要求所謂“客觀上輕率”，將使部分主觀上惡意的侵權(quán)人被排除在外，也就是說，即使侵權(quán)人主觀上就是為了獲取專利權(quán)人的市場，但如果缺乏客觀上的輕率，地方法院仍不得判處懲罰性賠償。而且，只要被告在訴訟中提出合理抗辯就可以免脫于責(zé)，如此一來，被告是否須負(fù)擔(dān)起懲罰性賠償責(zé)任便取決于辯護(hù)律師的訴訟技巧。因此，美國最高法院認(rèn)為，Seagate案審理法院設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)超出了美國現(xiàn)行專利法第二百八十四條的文義范圍，在具體適用中，應(yīng)具體考量個案情況，對惡劣的蓄意不當(dāng)行為判予懲罰性賠償。

在證明標(biāo)準(zhǔn)方面，Halo案降低了專利權(quán)人負(fù)擔(dān)的證明標(biāo)準(zhǔn)。Seagate案審理法院要求專利權(quán)人須負(fù)清楚而具有說服力的舉證責(zé)任，最高法院將證明標(biāo)準(zhǔn)回歸到優(yōu)勢證據(jù)程度，與一般專利侵權(quán)訴訟保持一致，從而減輕專利權(quán)人舉證困難。

四、對我國專利侵權(quán)懲罰性賠償?shù)膯⑹?/h2>

（一）專利侵權(quán)懲罰性賠償?shù)墓δ?/h3>

專利侵權(quán)懲罰性賠償究竟是發(fā)揮補(bǔ)償權(quán)利人損失的功能，還是發(fā)揮懲罰侵權(quán)人的功能，在理論界和實(shí)務(wù)界仍存在爭議。持補(bǔ)償性功能觀點(diǎn)的學(xué)者認(rèn)為，隨著專利作為財(cái)產(chǎn)權(quán)的法律地位得到認(rèn)可，專利權(quán)的無形性和公開性所帶來的侵權(quán)隱蔽性使準(zhǔn)確認(rèn)定損害賠償變得困難[16]，市場經(jīng)濟(jì)下的信息不對稱打破了侵權(quán)行為與損害賠償之間的一一對應(yīng)[17]，權(quán)利人能夠證明的損失數(shù)額往往不足以彌補(bǔ)損失，尤其是在侵權(quán)人故意毀損賬簿、因侵權(quán)引起專利價(jià)值減損等情況下，損害賠償更加難以計(jì)算，此時(shí)，引入專利侵權(quán)懲罰性賠償似乎是解決補(bǔ)償性賠償所導(dǎo)致的賠償過低問題的有效方法[18]。美國部分地方法院也認(rèn)為，鑒于無形財(cái)產(chǎn)損害賠償與工業(yè)社會復(fù)雜性的關(guān)系，以及侵權(quán)的規(guī)模和侵權(quán)人毀滅證據(jù)的行為，懲罰性賠償本質(zhì)上是補(bǔ)償性的②Armstrong v.Emerson Radio&Phonograph Corp.，132 F.Supp.176，179，106 USPQ 404（S.D.N.Y.1955）.Beatrice Foods Co.v.New England Printing&Lithograp hing Co.，923 F.2d 1576，17 USPQ2d 1553（Fed.Cir.1991）.。相比之下，認(rèn)為懲罰性賠償結(jié)合了懲罰和補(bǔ)償兩種功能的觀點(diǎn)似乎在更廣泛的程度上被接受，一方面，利用懲罰性賠償制度威懾和懲罰故意侵權(quán)人；另一方面，使被侵權(quán)人通過懲罰性賠償獲得充分補(bǔ)償，但不使其從中獲利[19]。也有學(xué)者堅(jiān)定地持懲罰性賠償?shù)墓δ軕?yīng)回歸預(yù)防與制裁的觀點(diǎn)，認(rèn)為對侵權(quán)的懲罰與威懾可以減少故意侵權(quán)的發(fā)生[20]。

筆者認(rèn)為，對專利侵權(quán)懲罰性賠償功能的討論，不應(yīng)局限在圍觀補(bǔ)償或懲罰領(lǐng)域，而應(yīng)從宏觀角度出發(fā)，探究懲罰性賠償對社會的“最優(yōu)”賠償作用。一方面，懲罰性賠償對個案的當(dāng)事人而言，確實(shí)是超出填平原則的；另一方面，懲罰性賠償對恢復(fù)整個社會福利而言是具有補(bǔ)償性的。誠如上文所述，美國專利領(lǐng)域的懲罰性賠償自制度創(chuàng)建之初就是為了填補(bǔ)權(quán)利人的損失，雖然如今懲罰性賠償?shù)闹饕δ芤呀?jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)閼土P和威懾，但隨著技術(shù)和市場日趨復(fù)雜，專利無形性和專利侵權(quán)隱蔽性帶來了侵權(quán)損失無法精確計(jì)算和全部填平的困擾，這些損失可能表現(xiàn)為權(quán)利人不能證明的損失，也可能表現(xiàn)為侵權(quán)得不到懲罰而拖延創(chuàng)新的損失，但歸根結(jié)底它們都對社會的發(fā)展產(chǎn)生了負(fù)面影響，這些損失理應(yīng)由侵權(quán)人承擔(dān)。雖然德國等大陸法系國家并不接受民事領(lǐng)域的懲罰性賠償制度，但它們也將故意侵犯專利權(quán)的行為視為具有社會危害性的行為，并通過刑法予以規(guī)制?？紤]到專利權(quán)的不穩(wěn)定性，我國并未將故意侵犯專利權(quán)列入刑法，但社會損失仍須追責(zé)，并恢復(fù)到未侵權(quán)時(shí)社會福利的水平和最優(yōu)的創(chuàng)新激勵水平，這便是專利侵權(quán)懲罰性賠償?shù)淖罱K目的。

（二）專利侵權(quán)懲罰性賠償?shù)臄?shù)額確定方式

懲罰性賠償數(shù)額的最終認(rèn)定，應(yīng)分為確定基數(shù)和倍數(shù)兩個步驟。

1.確定懲罰性賠償?shù)幕鶖?shù)

懲罰性賠償應(yīng)以補(bǔ)償性賠償?shù)臄?shù)額為基數(shù)，這可以增加懲罰性賠償?shù)目煽啃浴Ｎ覈鴮＠謾?quán)懲罰性賠償?shù)恼J(rèn)定基數(shù)包括：權(quán)利人損失、侵權(quán)人獲利和許可使用費(fèi)的倍數(shù)，當(dāng)三者均不能確定時(shí)，懲罰性賠償就喪失了適用空間。通說認(rèn)為，法定賠償并非懲罰性賠償?shù)幕鶖?shù)認(rèn)定方式，立法者將二者安排在不同條款中，說明法定賠償并非僅以補(bǔ)償權(quán)利人為目的，同時(shí)兼具懲罰侵權(quán)人的功能[21]。法定賠償是指由制定法規(guī)定的，侵權(quán)人支付給被侵權(quán)人的賠償數(shù)額，這實(shí)屬損失數(shù)額無法確定時(shí)的無奈之舉。鑒于《民法典》和《專利法》已經(jīng)納入了專利侵權(quán)懲罰性賠償?shù)囊?guī)定，一旦懲罰性賠償因基數(shù)無法確定而不能適用，法定賠償將代替懲罰性賠償，從而實(shí)現(xiàn)最優(yōu)賠償。但是，在我國的專利侵權(quán)領(lǐng)域，是否需要懲罰性賠償和法定賠償雙重制度來實(shí)現(xiàn)最優(yōu)賠償?shù)哪康模科鋵?shí)，如果在認(rèn)定懲罰性賠償基數(shù)的過程中，能夠給予法官充分的自由裁量權(quán)，確保補(bǔ)償性賠償?shù)臄?shù)額能夠通過上述三種方式確定，就可以通過補(bǔ)償性賠償和懲罰性賠償來解決專利侵權(quán)損害賠償?shù)恼J(rèn)定問題，而沒有必要適用法定賠償。

在認(rèn)定補(bǔ)償性賠償時(shí)，應(yīng)當(dāng)賦予法院充分的自由裁量權(quán)。近年來，我國通過司法裁判發(fā)展出了知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的裁量性賠償，即在部分?jǐn)?shù)據(jù)有證據(jù)支持的基礎(chǔ)上，由人民法院運(yùn)用裁量權(quán)，確定其他數(shù)據(jù)，從而確定公平合理的賠償數(shù)額的方法[22]。其實(shí)，這與美國和德國專利侵權(quán)的合理許可費(fèi)賠償認(rèn)定方法如出一轍。在美國，合理許可費(fèi)賠償來源于“一般證據(jù)規(guī)則”（general evidencerule），即在無確切證據(jù)證明實(shí)際損失或已存在許可費(fèi)時(shí)適用的，根據(jù)案件的全部證據(jù)，綜合案件情況，確定公平的損害賠償數(shù)額[23]。德國接受《歐盟指令》的觀點(diǎn)，將合理許可費(fèi)賠償作為損害賠償數(shù)額之底線，認(rèn)為它是一種“合理的事后報(bào)酬”[24]。因此，借鑒國際通行的合理許可費(fèi)賠償方法，改革我國許可使用費(fèi)倍數(shù)賠償，賦予法官充分的自由裁量權(quán)，確定懲罰性賠償?shù)幕鶖?shù)，或許是我國理順懲罰性賠償、法定賠償和裁量性賠償適用的最佳選擇。

2.確定懲罰性賠償?shù)谋稊?shù)

影響懲罰性賠償倍數(shù)的第一個因素是專利的社會價(jià)值。在賠償時(shí)考慮專利的社會價(jià)值，這是知識產(chǎn)權(quán)賠償區(qū)別于普通侵權(quán)賠償?shù)囊粋€重要因素。通過前文論述可知，在專利侵權(quán)的情況下，被侵權(quán)人的損失不能等同于社會損失，未被發(fā)現(xiàn)的侵權(quán)、無法精確計(jì)算的賠償數(shù)額，以及全社會創(chuàng)新動力的減少，都屬于專利侵權(quán)對社會價(jià)值的減損。因此，一個專利的社會價(jià)值越高，懲罰性賠償?shù)谋稊?shù)應(yīng)當(dāng)越高。以藥品專利為例，其具有較高的社會福利盈余，社會價(jià)值較高，一旦被侵權(quán)，所產(chǎn)生的社會價(jià)值減損也比較高，賠償倍數(shù)理應(yīng)更高，才能通過賠償發(fā)明人投資的全部社會價(jià)值來引導(dǎo)有效的創(chuàng)新投資。相反，如果涉訴專利的社會價(jià)值很低，且保護(hù)范圍模糊，保護(hù)成本高，那么損害賠償?shù)扔凇⑸踔列∮诶麧檽p失將是最優(yōu)的。例如，美國最高法院在Bilskiv.Kappos案中認(rèn)定軟件支持的對沖算法無效，它是一種不需要任何專利保護(hù)也能夠被激勵競爭的技術(shù)，其對創(chuàng)新回報(bào)的敏感度很低，訴訟成本卻很高[11]70。

影響懲罰性賠償倍數(shù)的第二個因素是專利侵權(quán)的主觀惡意程度。懲罰性賠償與侵權(quán)人的主觀惡意程度緊密相關(guān)。二十世紀(jì)中期，美國法律研究院出版《侵權(quán)法重述第二版》，第九百零八節(jié)肯定了懲罰性賠償是在補(bǔ)償性賠償和名義賠償以外的賠償，且目的是懲罰惡劣行為和預(yù)防同類行為的發(fā)生[25]。在專利無形性的“保護(hù)”下，有些專利侵權(quán)難以被發(fā)現(xiàn)，因此造成了侵權(quán)成本低而維權(quán)成本高的現(xiàn)狀，如果不能對專利侵權(quán)施以足夠的懲罰，將對潛在的專利侵權(quán)人作出錯誤的行為指引，加劇專利侵權(quán)的投機(jī)行為，甚至危害整個社會的創(chuàng)新。故而，對個案侵權(quán)人的懲罰和對潛在侵權(quán)人的威懾是專利侵權(quán)懲罰性賠償最直接的功能。依據(jù)侵權(quán)人的主觀惡意程度決定懲罰性賠償?shù)谋稊?shù)，既能夠區(qū)分對不同主觀狀態(tài)下侵權(quán)人的懲罰程度，又有助于引導(dǎo)社會成員在面對侵犯專利權(quán)和通過談判獲得許可時(shí)，做出正確的選擇。

（三）加強(qiáng)對專利侵權(quán)懲罰性賠償?shù)臋z視與調(diào)整

我國專利領(lǐng)域的懲罰性賠償尚屬新生事物，在借鑒域外經(jīng)驗(yàn)時(shí)，不能盲目引入其它國家具體的適用規(guī)則，而應(yīng)從制度的演進(jìn)、理論和宏觀發(fā)展規(guī)律來摸索新制度的適用。美國專利領(lǐng)域懲罰性賠償適用條件的“波浪式”變化提醒我們，懲罰性賠償?shù)倪m用是利益衡平的結(jié)果，在制度實(shí)施一段時(shí)間后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)檢視與調(diào)整，作出最有利于創(chuàng)新發(fā)展的判決。

二十世紀(jì)八九十年代，美國司法機(jī)關(guān)對懲罰性賠償?shù)倪m用享有完全的自由裁量權(quán)，侵權(quán)人被要求負(fù)擔(dān)“積極注意義務(wù)”并放棄律師與客戶之間的秘密通訊特權(quán)，懲罰性賠償?shù)恼J(rèn)定條件非常寬松①Read Corp.v.Protec，Inc.，970 F.2d 816，827（Fed.Cir.1992）.。但是，這對被告而言是極大的負(fù)擔(dān)，被告不得不在行為前花費(fèi)大宗費(fèi)用獲得不侵權(quán)的法律意見，在訴訟中還須披露與律師之間關(guān)于專利有效性、侵權(quán)對比等抗辯的核心內(nèi)容，對被告十分不利。與此同時(shí)，普遍適用懲罰性賠償所產(chǎn)生的高額賠償引發(fā)了專利流氓的橫行，懲罰性賠償案件劇增，巨額賠償頻發(fā)，美國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和貿(mào)易競爭受到了影響，這才有了2007年提高懲罰性賠償?shù)淖C明標(biāo)準(zhǔn)、收緊懲罰性賠償適用的Seagate案②In re Seagate Tech.，LLC，497 F.3d 1360（Fed.Cir.2007）.。

嚴(yán)格懲罰性賠償?shù)倪m用條件也并非長久之計(jì)。Seagate案所確立的兩階段判斷法確實(shí)在短期內(nèi)達(dá)到了控制專利流氓的效果，以至于美國國會在2007年、2009年、2011年曾三次試圖將Seagate案所確立的懲罰性賠償適用方法納入成文法，但均未能成功③H.R.1908，110th Cong.§5（2007）.S.515，111th Cong.§4（amen dedversion of Apr.2，2009）.Leahy-Smith America Invents Act，Pub.L.No.112-29，§17，125Stat.284，329（2011）.。Seagate案確立的兩階段測試法仍存在極大爭議，因?yàn)樗鼘?quán)利人苛以過高的證明責(zé)任，而被告卻可以通過技術(shù)性的抗辯輕而易舉地逃脫懲罰性賠償。由于賠償不足，兩階段測試法的弊端很快顯現(xiàn)出來，美國發(fā)明人的創(chuàng)新動力受到了打擊，并且，在科技全球化的影響下，面對其他科技強(qiáng)國的崛起，美國難以通過懲罰性賠償打擊競爭對手，保護(hù)本國技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢，這促使美國判例法再一次調(diào)整懲罰性賠償?shù)倪m用。

將懲罰性賠償?shù)倪m用歸還給法院的自由裁量權(quán)，才能夠靈活地應(yīng)對各種變化。自由裁量權(quán)一直是人類機(jī)構(gòu)和組織應(yīng)對信息成本和突發(fā)問題的有效策略，由于專利制度的主要目標(biāo)在于創(chuàng)新，為了平衡各方利益，懲罰性賠償將面臨很多不確定的因素，數(shù)額確定也更加困難，因此，在處理證據(jù)充分性、懲罰性賠償?shù)某潭刃缘葐栴}時(shí)，賦予法官自由裁量權(quán)是較為有效的解決方法[26]。但是，Halo案也提醒美國法院謹(jǐn)慎適用懲罰性賠償，侵權(quán)人也不再負(fù)擔(dān)“積極注意義務(wù)”，這與第一階段毫無限制的自由裁量權(quán)形成了對比。也再一次提示我們，懲罰性賠償?shù)倪m用條件并非一成不變，在把握懲罰、威懾故意侵權(quán)、實(shí)現(xiàn)最優(yōu)賠償原則的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況的變化，審視現(xiàn)行制度的優(yōu)缺點(diǎn)，如有不妥之處，應(yīng)適時(shí)予以調(diào)整。