基于美國最寬合理解釋BRI原則對(duì)我國專利審查的建議

陳剛　楊瑞麗

關(guān)鍵詞 最寬合理解釋 BRI MPEP 專利審查

作者簡(jiǎn)介：陳剛、楊瑞麗，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心。

中圖分類號(hào)：D9712? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.10.002

美國聯(lián)邦巡回上訴法院（簡(jiǎn)稱CAFC）的前大法官曾言，專利是一場(chǎng)名為“權(quán)利要求的游戲”。權(quán)利要求在發(fā)明專利授權(quán)，確權(quán)中的地位和重要作用不言而喻。而權(quán)利要求內(nèi)容清楚，涵蓋邊界清晰是權(quán)利要求合理合法適用的首要前提。

法學(xué)界有句名言“法律未經(jīng)解釋，不得適用”，一部法律條文的解釋是其適用的前提，準(zhǔn)確的把握和理解法律條文內(nèi)容是從正確的解釋法律開始，解釋法律條文的語境含義，語句含義，詞語含義均深刻地關(guān)系著法律適用的具體情況。解釋對(duì)法律適用的作用，同樣適用于專利申請(qǐng)文件中的權(quán)利要求。因?yàn)橹挥袡?quán)利要求解釋的十分清楚，才能保證權(quán)利要求的邊界清楚，內(nèi)容明確。必須對(duì)權(quán)利要求有了清楚、明確的認(rèn)識(shí)，對(duì)權(quán)利要求特征有了正確的解釋才能更好的在審查專利過程中給予申請(qǐng)人一個(gè)合理的范圍，也有利于給予普通大眾一個(gè)合理的預(yù)期，與此同時(shí)，平衡了大眾和專利權(quán)人之間的各自利益。

發(fā)明專利具有很多特性，比如地域性，授予的專利權(quán)僅在相應(yīng)的地域內(nèi)起到作用。不同國家的專利申請(qǐng)文件是由不同的語言文字符號(hào)組成。而語言文字符號(hào)存在著差異性，不同人理解同樣文字可能存在不同的含義，容易產(chǎn)生歧義，這樣一來，也容易使權(quán)利要求的保護(hù)內(nèi)容模糊，權(quán)利要求的保護(hù)范圍不清晰。

做好發(fā)明中權(quán)利要求的解釋，明確權(quán)利要求的內(nèi)容，劃定專利權(quán)的邊界，有利于給專利權(quán)的擁有者清晰穩(wěn)定的保護(hù)范圍，也有利于使其他企業(yè)、普通大眾了解專利權(quán)，避免侵權(quán)，進(jìn)一步研發(fā)創(chuàng)造等。

就我國而言，我國《專利法》第三章，第七章存在關(guān)于權(quán)利要求的相關(guān)規(guī)定，《專利審查指南》存在對(duì)權(quán)利要求的種類，權(quán)利要求清楚，簡(jiǎn)要，權(quán)利要求需要得到說明書支持的相關(guān)規(guī)定以及具體撰寫規(guī)范、要求，但并對(duì)于解釋的規(guī)定相對(duì)較少、也不十分具體，可操作性有待提高，在專利審查過程中解釋權(quán)利要求特征也存在多種方式，有時(shí)需要代入說明書的內(nèi)容理解權(quán)利要求，有時(shí)只專注權(quán)利要求中本身文字記載的有效范圍，并未給出一個(gè)統(tǒng)一明確的規(guī)定。接下來，首先通過分析幾個(gè)美國專利領(lǐng)域中涉及最寬合理解釋的典型案例，分析理解具有百年知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)驗(yàn)的美國是如何操作處理這個(gè)問題的。

一、 《美國專利審查指南MPEP》中“BRI最寬合理解釋”的經(jīng)典案例

案例一：In re Alberto Lee Bigio. No.03-1358 。

該專利申請(qǐng)中權(quán)利要求請(qǐng)求了一種毛發(fā)刷具，該專利案的爭(zhēng)議點(diǎn)在于：美國專利商標(biāo)局在專利審查的過程中，采用最寬合理解釋原則解釋了權(quán)利要求中出現(xiàn)的頭發(fā)刷具，認(rèn)為毛發(fā)刷具不僅用于人類頭部毛發(fā)，也包括給動(dòng)物身體用的毛發(fā)刷具和可用于人體其他部位的毛發(fā)刷具。專利申請(qǐng)人不同意該解釋，主張其所使用的“毛發(fā)刷具”僅供在人類頭發(fā)中使用的刷具，因此，向美國聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院支持了美國專利商標(biāo)局的意見，認(rèn)為：在專利申請(qǐng)中所有權(quán)利要求的用語中都將“毛發(fā)”排列在“刷具”一詞之前，并沒有限定毛發(fā)刷具僅用于人類頭部毛發(fā)，也包括了給動(dòng)物身體使用的毛發(fā)刷具和可用于人體其他部位的毛發(fā)刷具。

并且，美國專利商標(biāo)局還認(rèn)為在專利未授權(quán)之前，權(quán)利要求在審查的過程中可以比較容易地進(jìn)行修改，因此，一個(gè)專利申請(qǐng)有機(jī)會(huì)和義務(wù)通過修改申請(qǐng)文件去刪除任何一個(gè)在權(quán)利要求中模糊不確定的特征。通過采用最寬合理解釋，美國專利商標(biāo)局可以減少最終允許的權(quán)利要求范圍比合法授權(quán)的權(quán)利要求范圍更大的可能性，與此同時(shí)，還保證了大眾的利益。

案例二：In re Charies P.Morris， Kenneth L. Pottebaum， and John D. Stricklin No. 96-1425 （Fed. Cir. 1997） 。

在該案中，美國專利申請(qǐng)人主張美國專利局當(dāng)前采用的權(quán)利要求解釋方式應(yīng)當(dāng)與美國巡回上訴法院在審理專利侵權(quán)訴訟中解釋權(quán)利要求的方式相同，不能采用不同原則解釋權(quán)利要求，因?yàn)檫@樣不利于申請(qǐng)人的利益，并舉例說明了在 arkman v. Westview Instruments， 52 F.3d 967，34 USPQ2d 1321 （Fed. Cir. 1995） （in banc）等案中要求美國專利商標(biāo)局在專利申請(qǐng)審查過程中和在法院的確權(quán)案件中采用了相同的解釋規(guī)則。而美國專利商標(biāo)局則堅(jiān)持認(rèn)為，根據(jù)美國聯(lián)邦巡回上訴法院的既往案例，美國專利商標(biāo)局解釋權(quán)利要求時(shí)采用了對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是本領(lǐng)域中的最寬合理解釋，并且美國專利商標(biāo)局在專利申請(qǐng)審查過程中選擇最寬合理解釋也是有據(jù)可查的。由此產(chǎn)生了美國專利商標(biāo)局與專利申請(qǐng)人之間的分歧，繼而，上訴到美國聯(lián)邦巡回上訴法院，法院經(jīng)審理，裁定支持了美國專利商標(biāo)局作出的關(guān)于在專利申請(qǐng)審查階段和法院審理專利侵權(quán)訴訟案件時(shí)對(duì)權(quán)利要求解釋采取不同原則的方式。

美國聯(lián)邦巡回上訴法院作出的上述判決是因?yàn)?，在專利申?qǐng)審查階段和專利訴訟階段美國專利商標(biāo)局和法院二者所處的角色是截然不同的，在專利申請(qǐng)審查階段美國專利商標(biāo)局的職責(zé)和任務(wù)是在審查所申請(qǐng)專利的可專利性，也就是否符合授予專利權(quán)的情形，而上訴法院進(jìn)行專利侵權(quán)案件審理時(shí)，專利申請(qǐng)已經(jīng)變成了授權(quán)專利，此時(shí)授權(quán)專利中權(quán)利要求的方案較固定，采用推定專利有效的原則來進(jìn)行評(píng)判更為合理。

另外，美國聯(lián)邦巡回上訴法院還認(rèn)為美國專利商標(biāo)局解釋權(quán)利要求的特征時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用權(quán)利要求的語言即最寬合理的原則來進(jìn)行解釋，并且具體說明了適用該原則的標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)于“最寬”的含義，法院主張，權(quán)利要求中的特征在其相應(yīng)領(lǐng)域中的通常含義的解釋。對(duì)于“合理”的含義，法院主張，權(quán)利要求中特征的含義應(yīng)當(dāng)是在本專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前，本領(lǐng)域技術(shù)人員所能知曉了解的范圍，并且說明書中并沒有相反的解釋。美國聯(lián)邦巡回上訴法院為權(quán)利要求的解釋提供了非常具體詳細(xì)的規(guī)定，因此，也有研究者稱最寬合理解釋規(guī)則為“Morris方法”。

對(duì)于美國專利審查員如何理解最寬合理解釋，以及在專利申請(qǐng)審查過程中如具體地運(yùn)用最寬合理解釋來解釋權(quán)利要求，美國采用最寬合理解釋規(guī)則的審查意見對(duì)我們是否有借鑒意義，將在后續(xù)的內(nèi)容加以研究。

二、 《美國專利審查指南MPEP》中最寬合理解釋BRI原則的定義和使用方式

（一）適用最寬合理解釋原則的意義和最寬合理解釋原則的內(nèi)涵

Manual of Patent Examining Procedure，簡(jiǎn)稱MPEP，是美國專利商標(biāo)局培訓(xùn)美國專利審查員審查美國專利申請(qǐng)的具體手冊(cè)，因此，將其翻譯為美國專利審查指南，也可以稱為專利審查程序手冊(cè)。為了讓專利申請(qǐng)的權(quán)利要求存在一個(gè)清晰的邊界，提醒公眾對(duì)保護(hù)范圍的關(guān)注以及減少侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和鼓勵(lì)創(chuàng)新。在專利審查階段，在最寬合理解釋規(guī)則BRI的指導(dǎo)下，使用特征的字面含義可以恰當(dāng)?shù)慕忉寵?quán)利要求，恰當(dāng)?shù)氖褂米顚捄侠斫忉孊RI減少了授權(quán)權(quán)利要求被解釋的更加寬泛的可能性。在審查過程中采用最寬合理解釋BRI來解讀除了適用US112 （f）條款的權(quán)利要求。而在適用BRI最寬合理解釋解讀112（f）條款所限定的權(quán)利要求時(shí)，須考慮說明書的結(jié)構(gòu)或者行為或者材料 。

對(duì)于不涉及US112（f）條款的權(quán)利要求時(shí)，考慮了最寬解釋的權(quán)利要求特征與該特征經(jīng)考慮說明書后的字面意思相一致。字面含義是本領(lǐng)域中通常且慣用的含義。最寬合理解釋也不是一味的最寬的解釋，其權(quán)利要求中特征的解釋也需要與說明書中的相應(yīng)特征保持一致，并且是本領(lǐng)域中通常使用的方式。說明書和說明書附圖是確定權(quán)利要求中特征的最好來源?，F(xiàn)有技術(shù)也用來判斷權(quán)利要求中特征的含義?，F(xiàn)有技術(shù)的含義與說明書和附圖中所使用的權(quán)利要求特征的含義相一致?？梢酝ㄟ^說明書查詢是否存在對(duì)權(quán)利要求特征的特定定義，自然地，當(dāng)說明書中存在了權(quán)利要求中特定含義，此時(shí)，權(quán)利要求特征的字面含義則不需考慮。

另外，可以通過權(quán)利要求中的其他特征以及說明書和說明書附圖來解釋權(quán)利要求，但是如果從說明書中引入對(duì)權(quán)利要求的限定但該限定并未記載在權(quán)利要求中，這樣的方式是不恰當(dāng)?shù)?。也就說當(dāng)權(quán)利要求中并未包含相關(guān)特征的限定內(nèi)容，并不能將該記錄在說明書中的特征認(rèn)為是對(duì)權(quán)利要求中相應(yīng)特征的限定。在必要的時(shí)候，可以通過答復(fù)審查意見通知書時(shí)進(jìn)一步來解釋或者澄清權(quán)利要求特征的含義，范圍。這樣的方式也能使得審查員，大眾都對(duì)權(quán)利要求所要保護(hù)的邊界有了更清楚的認(rèn)識(shí)，對(duì)于后續(xù)的專利權(quán)案確權(quán)，侵權(quán)等相關(guān)案件的審查，提供了更加清晰，明確的認(rèn)識(shí)、判斷證明。

（二）最寬合理解釋BRI原則的適用方式

對(duì)于如何判斷不涉及USC112（f）限定的權(quán)利要求中的特征，在美國專利審查指南MPEP中通過圖1進(jìn)行確定，首先審查員明確權(quán)利要求中的特征，從說明書中能否找到相同的特征，并在說明書中是否能夠得到支持權(quán)利要求的特征，該特征可能有相同的特征或者明顯的等同特征。接下來，本領(lǐng)域技術(shù)人員判斷該特征是否具有通常和慣用的含義，一方面，如果具有通常和慣用的含義，則進(jìn)一步判斷說明書中是否提供了該權(quán)利要求特征的特定定義，當(dāng)存在特定含義時(shí)，則使用特定含義，當(dāng)不存在特定含義時(shí)，則采用通常和慣用的含義。另一方面，在本領(lǐng)域技術(shù)人員判斷該特征中沒有通常和慣用的含義時(shí)，進(jìn)一步判斷說明書是否給出了具體含義，當(dāng)說明書提供了含義時(shí)，則使用該含義，當(dāng)不存在該含義時(shí)，則使用最寬合理解釋原則解讀該特征。并且審查員還應(yīng)注意該特征能否得到說明書的支持?？梢?，對(duì)最寬合理解釋原則的適用并不是針對(duì)所有的情形，在本領(lǐng)域中不存在通常且慣用的含義時(shí)，并且說明書中也沒有定義該特征的含義時(shí)，才可以考慮適用最寬合理解釋來解釋權(quán)利要求。

三、《美國專利審查指南MPEP》中“最寬合理解釋規(guī)則”的審查與中國《專利法》 《專利審查指南》 中關(guān)于權(quán)利要求的相應(yīng)條款及其審查標(biāo)準(zhǔn)和原則的比較

表1

可見，美國專利法的適用過程中，最寬合理解釋被應(yīng)用到了多種審查類型，應(yīng)用范圍比較廣泛，包括了專利申請(qǐng)審查，再頒，再審，多方復(fù)審。在我國《專利法》第三章和第七章存在關(guān)于權(quán)利要求的相關(guān)規(guī)定，但是大多數(shù)都是一些上位性的規(guī)定，根據(jù)第二十六條在《專利法》中的位置，第三章“專利的申請(qǐng)”，是申請(qǐng)人或者代理人在專利撰寫時(shí)對(duì)權(quán)利要求的規(guī)定，第五十六條在《專利法》中的位置第七章“專利權(quán)的保護(hù)”，是對(duì)專利權(quán)即授權(quán)后權(quán)利要求的相關(guān)規(guī)定，是為了說明在后續(xù)確權(quán)，復(fù)審審查過程中權(quán)利要求如何發(fā)揮作用，均沒有涉及在權(quán)利要求授權(quán)前即在專利申請(qǐng)審查階段解釋權(quán)利要求的方法和標(biāo)準(zhǔn)。在《專利審查指南》中第二部分第二章“說明書和權(quán)利要求書”中第3.1節(jié)權(quán)利要求、第3.2節(jié)權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)滿足的要求、第3.3節(jié)權(quán)利要求的撰寫規(guī)定，分別是：關(guān)于權(quán)利要求的類型，即方法權(quán)利要求和產(chǎn)品權(quán)利要求，權(quán)利要求如何得到說明書的支持，清楚，簡(jiǎn)要，以及權(quán)利要求撰寫時(shí)關(guān)于參數(shù)，范圍等的規(guī)定，也就說《專利審查指南》也緊緊針對(duì)權(quán)利要求的支持，簡(jiǎn)要、撰寫問題。可見，對(duì)權(quán)利要求解釋的相關(guān)規(guī)定偏上位化，理論化，非常具體規(guī)定也較少，實(shí)際操作性也有待提高，對(duì)專利審查過程中審查員如何理解權(quán)利要求，解釋權(quán)利要求特征，具體化的規(guī)定，指南也較少。

四、 對(duì)我國專利申請(qǐng)審查的建議

1.在專利申請(qǐng)審查過程中，筆者認(rèn)為可以采用最寬合理解釋的原則解釋權(quán)利要求中的特征，整體考慮權(quán)利要求中特征的含義。在專利審查的過程中，以最寬合理解釋的方式解釋權(quán)利要求中特征，可以使審查員在專利申請(qǐng)審查過程中將更大范圍的現(xiàn)有技術(shù)包含在權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)，可以更合理的確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍，又由于在專利申請(qǐng)審查過程中，申請(qǐng)人有充分修改權(quán)利要求的機(jī)會(huì)，通過審查意見通知書的方式與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通與答復(fù)，經(jīng)修改或者申請(qǐng)人陳述后的權(quán)利要求可以使權(quán)利要求特征更加明確，含義更加清楚，權(quán)利要求的保護(hù)范圍邊界更加明晰，同時(shí)，經(jīng)合理解釋后的權(quán)利要求范圍，有利于減少在后續(xù)確權(quán)，侵權(quán)發(fā)生的可能性，或者在無效，確權(quán)，侵權(quán)程序過程中有效的判定權(quán)利要求內(nèi)容。

2.正確的使用最寬合理解釋原則有利于正確的解讀權(quán)利要求的范圍，最寬合理解釋并不意味著一味的寬泛解釋權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)在權(quán)利要求可適用的領(lǐng)域內(nèi)存在著相一致、相適應(yīng)的解釋。當(dāng)需要解釋權(quán)利要求的特征時(shí)，首先應(yīng)判斷權(quán)利要求中的特征在本領(lǐng)域中是否具有通常且慣用的含義，當(dāng)具有通常的含義時(shí)，則該權(quán)利要求在說明書中是否有相應(yīng)的特定含義，當(dāng)其存在特定含義時(shí)，采用特定含義理解，此時(shí)，還需要確定該特定含義是否記載在權(quán)利要求中時(shí)，權(quán)利要求中未記載該特征，還是應(yīng)當(dāng)采用通常且慣用的含義來解讀權(quán)利要求的特征。當(dāng)說明書中不存在特定含義時(shí)則按照本領(lǐng)域中通常和慣用的含義解讀權(quán)利要求的特征。而當(dāng)權(quán)利要求中的特征不具有權(quán)利要求適用領(lǐng)域中通常且慣用的含義時(shí)，則首先應(yīng)當(dāng)考察說明書中是否記載了該特征的獨(dú)特解釋，如果存在，則采用本申請(qǐng)中的特定含義來理解權(quán)利要求，相對(duì)應(yīng)的，當(dāng)說明書不存在權(quán)利要求特征的特定含義時(shí)，則可以考慮權(quán)利要求特征按照最寬合理解釋的規(guī)則來理解特征的含義。

五、結(jié)語

本文通過對(duì)美國專利審查指南中對(duì)最寬合理解釋BRI的定義，具體適用方式以及美國聯(lián)邦上訴巡回法院判決的涉及最寬合理解釋BRI的多個(gè)典型案例，分析了如何理解權(quán)利要求所適用的最寬合理解釋BRI原則以及如何在專利申請(qǐng)的審查過程中如何適用最寬合理解釋BRI原則，并且還比較中國《專利法》，《專利審查指南》和美國專利審查指南中的關(guān)于權(quán)利要求解釋的相關(guān)內(nèi)容，看出我國對(duì)權(quán)利要求的解釋規(guī)則還不是非常的明確和具體，相關(guān)具體規(guī)定也相對(duì)較少，抽象，最后建議在我國也應(yīng)同樣適用最寬合理解釋BRI規(guī)則，以及在我國具體適用最寬合理解釋BRI解釋權(quán)利要求的方式。

注釋：

In re Alberto Lee Bigio，381 F.3d 1320（Fed.Cir.2004）? https：//1.next.westlaw. com.

In re Morris， 127 F.3d 1048（Fed. Cir. 1997） https：//1.next.westlaw.com.

Manual of Patent Examining Procedure（簡(jiǎn)稱MPEP，美國專利審查指南）中關(guān)于最寬合理解釋BRI的規(guī)定 https：//www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s21 11.html.

中華人民共和國《專利法》第三章專利的申請(qǐng)，第七章專利權(quán)的保護(hù)。

中華人民共和國《專利審查指南》第三章第3.1-3.3節(jié)。