專利侵權(quán)損害賠償之研究

肖海霞

一、背 景

自2012年起開始征求修改意見至今，國家知識產(chǎn)權(quán)局組織開展了第四次專利法全面修改工作。2018年12月，《中華人民共和國專利法修正案（草案）》已由國務(wù)院提請全國人大常委會審議，繼而進(jìn)入“一讀”程序。2019年1月4 日，中國人大網(wǎng)公布了《中華人民共和國專利法（修正案草案）》修改要點(diǎn)，并開始了為期一個(gè)月的社會公眾意見征求環(huán)節(jié)。據(jù)中國人大網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，對《中華人民共和國專利法（修正案草案）》[以下簡稱《專利法修正案（草案）》]提出意見的人數(shù)為208 人，共計(jì)意見491 條。

該《專利法修正案（草案）》一共有22 處修改，與2008年起施行有效的《專利法》第65 條的規(guī)定相比較，《專利法修正案（草案）》第72 條共作出三處變動(dòng)：其一，新增“故意侵犯專利權(quán)”的規(guī)定，并規(guī)定了“一倍以上五倍以下”的懲罰性賠償；其二，對于“法定賠償”所規(guī)定的賠償數(shù)額由原來的“一萬元以上一百萬元以下”提升至“十萬元以上五百萬元以下”；其三，新增舉證責(zé)任的相關(guān)規(guī)定，以減輕專利權(quán)人的舉證責(zé)任。

與2014年的《修改草案（送審稿）》存在不少差異，對于“故意侵犯專利權(quán)”的懲罰性賠償數(shù)額是“二倍至三倍”、法定賠償仍然維持“一萬元以上一百萬元以下”、并沒有細(xì)化規(guī)定舉證責(zé)任。在這四年間，不少學(xué)者對于懲罰性賠償作出研究，顯然立法機(jī)關(guān)在此過程中研究過各個(gè)學(xué)者的意見和觀點(diǎn)，在此次提交十三屆全國人大常委會第七次會議審議的《專利法修正案（草案）》中體現(xiàn)了立法者的態(tài)度和觀點(diǎn)。

二、現(xiàn) 狀

2018年，國家主席習(xí)近平出席博鰲亞洲論壇開幕式并發(fā)表主旨演講，將加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)作為擴(kuò)大開放的四個(gè)重大舉措之一。此舉措也是為了迎合當(dāng)今社會中國在知識產(chǎn)權(quán)方面的進(jìn)步和發(fā)展方向，中國在過去重視工業(yè)、科技等新興領(lǐng)域的發(fā)展，而不夠重視知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，然而依據(jù)《2018年中國專利調(diào)查報(bào)告》顯示（如圖1 所示），專利權(quán)人維權(quán)意識顯著提升，因此中國應(yīng)當(dāng)重視對專利權(quán)的保護(hù)、完善侵權(quán)的救濟(jì)手段，尤其是重視《專利法》第63 條對于賠償數(shù)額的規(guī)定。

圖1 專利權(quán)遭到侵權(quán)后通過訴訟維權(quán)

首先，中國知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的發(fā)展蒸蒸日上，急需建立一個(gè)完善的知識產(chǎn)權(quán)法律體系予以配套保護(hù)中國知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)和發(fā)展。其次，在電子數(shù)據(jù)化的時(shí)代，侵犯知識產(chǎn)權(quán)尤其是專利權(quán)的案件與日俱增，如廣東省法院審理的案件數(shù)量每年都排在第一位，其主要原因是廣東是中國電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為前沿的省份，涉及的專利權(quán)糾紛則較多聚集于廣東。然而，中國《專利法》自1992年起，每8年完成一次修訂，分別于1992年、2000年、2008年進(jìn)行三次修訂，而至2018年已有10年未完成修訂。自2012年提出修訂意見后，長達(dá)6年多的時(shí)間，學(xué)界各個(gè)學(xué)者對第65 條的修訂都紛紛提出了不同的意見、持有不同的觀點(diǎn)和看法。

三、《專利法修正案（草案）》對《專利法》第65 條的修正

（一）新增故意侵權(quán)的懲罰性賠償

《修改草案（送審稿）》規(guī)定：“對于故意侵犯專利權(quán)的行為，人民法院可以根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)、規(guī)模、損害后果等因素，將根據(jù)前兩款所確定的賠償數(shù)額提高至二到三倍?！比欢?，此次《專利法修正案（草案）》規(guī)定：“對故意侵犯專利權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額?！卑▋商幐模旱谝?，增加條件“情節(jié)嚴(yán)重”；第二，提升上限至“五倍”。

《修改草案（送審稿）》參考的是美國《專利法》第284 條規(guī)定的上限“三倍”②The US.Patent Act(35USC).section284.。然而，美國《專利法》并沒有對該法條的適用作具體的規(guī)定，法院究竟何時(shí)才“可以”做出“三倍賠償”的判決并沒有成文法依據(jù)，仍然需要在司法實(shí)務(wù)中的判例進(jìn)行“造法”。③肖海,常哲維.專利侵權(quán)損害中不宜引入懲罰性賠償[J].北華大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版),2018 (3):67-72.各個(gè)學(xué)者對此懲罰性賠償持不同態(tài)度，如知識產(chǎn)權(quán)學(xué)者張玉敏曾指出“我國雖然已經(jīng)在特殊領(lǐng)域引進(jìn)了英美法上的懲罰性賠償制度，只是該制度的特殊性決定了它有特定的適用范圍，只能局限于產(chǎn)品責(zé)任領(lǐng)域，不能盲目擴(kuò)張到整個(gè)民事責(zé)任領(lǐng)域”。④張玉敏,侯國躍.當(dāng)前中國《侵權(quán)法（草案）》之比較研究[J].現(xiàn)代法學(xué),2010(1):51-62.也有學(xué)者表示贊成，認(rèn)為面對填平原則在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域運(yùn)用的先天不足，只有在形式上采取懲罰性賠償，才可能在實(shí)際上填平損害。⑤王巖云.知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)損害賠償原則探析[J].河北師范大學(xué)學(xué)報(bào),2009(6):36-40.

最終《專利法修正案（草案）》不僅決定使用懲罰性賠償，同時(shí)還將上限提升至五倍，加大了侵權(quán)者的侵權(quán)成本，面對五倍的賠償額，潛在侵權(quán)者會在承擔(dān)五倍的懲罰性賠償和侵權(quán)所獲得利益之間作出理性選擇，該規(guī)定會在一定程度上阻確不少侵權(quán)案件的發(fā)生。但是，在美國這樣的發(fā)達(dá)國家，其《專利法》已有二百余年的歷史，對于懲罰性賠償?shù)囊?guī)定也存在三次變遷，但是依然保持“三倍”的最高上限。美國歷史上第一個(gè)與懲罰性賠償相關(guān)的專利侵權(quán)案是Boston Mfg Co v.Fiske 案⑥Boston Mfg Co v.Fiske,Circuit Court,D.Massachusetts,3 F.Cas.957,(1820).，發(fā)展至今近兩百年，其立法歷史上對于“倍數(shù)”問題也經(jīng)歷了三次變遷，由“至少三倍”轉(zhuǎn)為“等于三倍”，直到現(xiàn)在“不超過三倍”的規(guī)定?？梢姡绹鴮＠謾?quán)懲罰性賠償?shù)谋稊?shù)逐漸降低。

中國知識產(chǎn)權(quán)的發(fā)展情況不如美國先進(jìn)，《專利法》的存在歷史也不如美國悠久，卻直接設(shè)置了“五倍”的最高上限，是否存在一定的風(fēng)險(xiǎn)？美國在兩百年歷史中，也在逐漸降低賠償倍數(shù)，而在中國卻一次性將倍數(shù)提升至五倍，是否會面臨美國專利侵權(quán)懲罰性賠償發(fā)展史中所面臨的一些問題？在司法實(shí)踐中，“五倍”高額高額賠償可能會引發(fā)“專利流氓”的泛濫。然而，“專利流氓”一旦泛濫，隨之而來的問題就是浪費(fèi)司法資源。

因此，在“一讀”程序中，建議各個(gè)成員、專家考量各方面因素，如中國專利權(quán)的發(fā)展現(xiàn)狀、中國法制建設(shè)、外國司法實(shí)踐結(jié)果等，權(quán)衡“三倍”、“五倍”之間的利弊，在大力懲罰侵權(quán)行為與專利流氓風(fēng)險(xiǎn)之間找到最佳臨界點(diǎn)，既能最大程度懲罰侵權(quán)者，又能防范專利流氓的泛濫。需要明確的是，專利侵權(quán)的案件往往專業(yè)性極高，而法官大多為法學(xué)專業(yè)，對于專利權(quán)中專業(yè)的部分可能不能僅僅通過法學(xué)知識予以判決，因此可能存在個(gè)案不公的情況。而倍數(shù)越大，法官的自由裁量權(quán)越大，個(gè)案不公的情況發(fā)生概率則越高。倍率問題需要參考美國專利法發(fā)展中逐漸降低倍率的原因，綜合考慮中國專利發(fā)展?fàn)顩r，最終確定合適的懲罰倍率。

“情節(jié)嚴(yán)重”是極具主觀性的字眼，在《專利法修正案（草案）》中并沒有明確具體的標(biāo)準(zhǔn)，賦予了法官極大的自由裁量權(quán)。按照相關(guān)法律，情節(jié)嚴(yán)重應(yīng)該包括：1.侵權(quán)損害數(shù)額巨大；2.多次侵權(quán)或者長時(shí)間侵權(quán)；3.侵權(quán)人因?yàn)榍謾?quán)獲利巨大；4.被處罰后再次侵權(quán)的。⑦《專利法》第44 條規(guī)定：“有下列情形之一的，專利權(quán)在期限屆滿前終止：（一）沒有按照規(guī)定繳納年費(fèi)的；（二）專利權(quán)人以書面聲明放棄其專利權(quán)的?！币虼耍羰亲罱K該《專利法修正案（草案）》被通過，則應(yīng)當(dāng)立法規(guī)定相應(yīng)的司法解釋，規(guī)定明確“情節(jié)嚴(yán)重”的具體含義，限制法官自由裁量權(quán)，防止在專利權(quán)侵權(quán)案件中出現(xiàn)“同案不同判”的窘狀。

（二）法定賠償

根據(jù)《專利法》第65 條的規(guī)定，賠償數(shù)額的確定應(yīng)當(dāng)按照先后順序分別考慮實(shí)際損失、侵權(quán)獲利、許可使用費(fèi)，在這三者均無法準(zhǔn)確確定時(shí)，法院才有自由裁量權(quán)依據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定賠償數(shù)額。

根據(jù)無訟網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（如圖2 所示）共有1652個(gè)案子運(yùn)用到了第2 款。于2014年達(dá)到峰值后，呈逐年下降的趨勢。在2013 至2017年之間，五年內(nèi)通過法院依據(jù)參考相關(guān)因素予以自行確定賠償額的案件占比96.33%。⑧唐要家,唐春暉,姜海華.專利侵權(quán)救濟(jì)制度有效性及其改革路向[J].人文雜志,2019(01):34-43.

圖2 近9年援引《專利法》65 條第2 款的案件數(shù)

在司法實(shí)踐中，法定賠償?shù)倪m用體現(xiàn)出“權(quán)利人勝訴率高、獲賠數(shù)額低”、“原告主張適用法定賠償?shù)谋壤?、且很少提交證據(jù)”的雙重特點(diǎn)。⑨陳志興.專利侵權(quán)訴訟中法定賠償?shù)倪m用[J].知識產(chǎn)權(quán),2017(04)：29-34.

然而，大多數(shù)國家均沒有將“法定賠償”納入賠償額的計(jì)算方式。如美國《專利法》第284 條、英國《專利法》第61 條、德國《專利法》第139 條、法國《知識產(chǎn)權(quán)法》第L615 條、日本《專利法》第102 條均未規(guī)定“法定賠償”的方式予以確定賠償數(shù)額大小。由此可見，“法定賠償”是一種中國所獨(dú)有的確定賠償數(shù)額的方式。

雖然是中國特有的方式，但是在司法實(shí)踐的四種計(jì)算方式中，“法定賠償”卻是最頻繁被適用的計(jì)算方式。袁曉東曾以北京、上海、廣東三地318 份專利侵權(quán)賠償判決書為樣本，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析方法對其進(jìn)行實(shí)證研究，得到結(jié)論其中300 件均采用法定賠償計(jì)算方法判決的案件，占總案件量的94.34%。⑩袁曉東,蔡學(xué)輝,許艷霞.我國專利侵權(quán)賠償制度實(shí)施效果及法定賠償數(shù)額影響因素研究[J].情報(bào)雜志,2017(05)：192-198.由此可見采用法定賠償計(jì)算方法確定賠償數(shù)額的方式是四種方式中最為普遍使用的。

但是，《專利法修正案（草案）》中對于法定賠償數(shù)額范圍提升至“十萬以上五百萬以下”，存在兩個(gè)問題。第一，下限提高可能導(dǎo)致不少侵權(quán)者并不能夠有足夠的能力支付該筆巨額賠償，即便是判決了也沒有執(zhí)行的可能性，會導(dǎo)致訴訟成本高昂而無法實(shí)際獲得相應(yīng)賠償?shù)暮蠊?。第二，上限提升至五百萬可能誘發(fā)“專利流氓”的泛濫，與“五倍”賠償存在同樣的風(fēng)險(xiǎn)。引入巨額賠償?shù)囊?guī)定，可能導(dǎo)致專利持有人通過訴訟的手段，以期許獲得高額賠償。即可能發(fā)生“濫訴”，浪費(fèi)大量司法資源，只因?yàn)閷＠钟腥苏J(rèn)為其有獲得巨額賠償?shù)目赡苄浴＠髅プ顕?yán)重的是美國，研究發(fā)現(xiàn)美國1990—2010年被告因?qū)＠髅ヌ崞鸬膶＠V訟損失5000 億美元。?李曉桃,袁曉東.美國專利侵權(quán)懲罰性賠償制度及其啟示[J].科技管理研究,2016(10)：160-164+179.因此，需要借鑒并參考美國的實(shí)踐及結(jié)果，甚至考慮“五百萬”的上限是否會引發(fā)“專利流氓”發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)劇增。

針對“十萬至五百萬”賠償范圍內(nèi)如何確定具體數(shù)額，這是自由裁量權(quán)的問題。首先，法官應(yīng)當(dāng)在充分考慮前三種計(jì)算方式后，仍然無法獲得準(zhǔn)確的損害賠償數(shù)額的情況下，方可行使自由裁量權(quán)以確定具體的賠償數(shù)額，以此避免法定賠償?shù)牟淮_定性。其次，在明確考量因素優(yōu)先次序并釋明原因的基礎(chǔ)上，當(dāng)事人也能夠通過該種裁判文書較為清晰的了解法官在數(shù)額認(rèn)定方面所能夠呈現(xiàn)之司法裁量過程，而該種次序公示的做法其實(shí)也就是對法官裁量權(quán)的羈束。?曹新明,崔逢銘.知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)賠償數(shù)額“自由裁量”規(guī)則實(shí)證研究[J].江蘇社會科學(xué),2017(04)：120-131.最后，應(yīng)當(dāng)在新法適用后，盡快公布相關(guān)指導(dǎo)案例、公報(bào)案例等具有指導(dǎo)意義的案例判決情況，使各法官在判決案件時(shí)，有所參考以避免“同案不同判”的困境。

（三）轉(zhuǎn)移舉證責(zé)任

《專利法》第65 條并未對舉證責(zé)任進(jìn)行規(guī)定，但是在《商標(biāo)法》第63 條中明確規(guī)定了“人民法院為確定賠償數(shù)額，在權(quán)利人已經(jīng)盡力舉證，而與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料主要由侵權(quán)人掌握的情況下，可以責(zé)令侵權(quán)人提供與侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料”?！渡虡?biāo)法》的規(guī)定與最高院對專利侵權(quán)糾紛案件的相關(guān)解釋中關(guān)于侵權(quán)人無正當(dāng)理由據(jù)不提供或者提供虛假的賬簿、資料的規(guī)定類似?？梢姡袊R產(chǎn)權(quán)的舉證責(zé)任規(guī)定存在不一致的情況，在此次《專利法修正案（草案）》中應(yīng)當(dāng)予以明確。

而實(shí)際上法定賠償在中國使用率高的原因之一也與“舉證難”有關(guān)，為解決此問題，《專利法修正案（草案）》中完善證據(jù)規(guī)則的規(guī)定恰好與“法定賠償”相呼應(yīng)，二者相輔相成、互補(bǔ)所需。即在負(fù)有舉證責(zé)任的專利權(quán)人盡力后仍無法提供的，由責(zé)令侵權(quán)人提供，將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移至侵權(quán)人，仍然無法提供的，此時(shí)可以啟動(dòng)法定賠償，由法官行使自由裁量權(quán)予以確定具體賠償數(shù)額。

專利權(quán)人舉證難的原因主要有兩個(gè)方面：一是由于專利權(quán)的客體本身是非物質(zhì)的，對非物質(zhì)的技術(shù)方案的公開，進(jìn)一步使得技術(shù)方案脫離了專利權(quán)人的控制。?羅莉.論懲罰性賠償在知識產(chǎn)權(quán)中的引進(jìn)及實(shí)施[J].法學(xué),2014(4)：22-27.二是公開后，出現(xiàn)了不特定多數(shù)侵權(quán)人的情況，一一取證較難，相反，往往關(guān)鍵證據(jù)均由侵權(quán)人掌握。

權(quán)利人在無法提供證據(jù)支持主張又希望制止侵權(quán)行為的窘境中，只能在提起訴訟請求之初明確希望適用法定賠償，以期減少舉證責(zé)任，避免竹籃打水一場空。?黃細(xì)江.芻議圖形用戶界面外觀設(shè)計(jì)的侵權(quán)損害賠償——以蘋果訴三星案為線索[J].電子知識產(chǎn)權(quán),2017(1)：45-51.因此，轉(zhuǎn)移舉證責(zé)任并非是在舉證方面向?qū)＠麢?quán)人進(jìn)行不公平的傾斜，而是一種將專利權(quán)人、侵權(quán)人的權(quán)利義務(wù)朝著平衡狀態(tài)所進(jìn)行的調(diào)整，是最終實(shí)現(xiàn)法律公平的有效手段。?李鳳奇,王寶筠.專利侵權(quán)賠償?shù)默F(xiàn)狀分析及調(diào)整路徑[J].河北法學(xué),2017(04)：112-122.

因此，新增該條款對舉證責(zé)任的明確分配，不僅僅能夠降低權(quán)利人的舉證責(zé)任，使其能夠通過轉(zhuǎn)移舉證責(zé)任的方式獲得更為精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)以獲得合理賠償，同時(shí)也能夠減少法定賠償?shù)氖褂寐?，使其他三種賠償數(shù)額計(jì)算方式也有用武之地，而不至于淪落“擺設(shè)”的作用。因此，立法工作與司法實(shí)踐相結(jié)合，充分考慮實(shí)務(wù)中的具體情況，是立法者立法過程中應(yīng)當(dāng)注意的方面。

四、結(jié) 語

《專利法修正案（草案）》中關(guān)于第65 條的修正，顯示了三個(gè)主要的特點(diǎn)，分別為新增故意侵權(quán)的損害性賠償、提升法定賠償數(shù)額和轉(zhuǎn)移舉證責(zé)任。如前文所述，“五倍”賠償、法定數(shù)額提升和舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移可能會涉及不同利益主體的合理需求與擔(dān)憂，其風(fēng)險(xiǎn)值得業(yè)內(nèi)關(guān)注。