規(guī)制專利申請行為：專利法第四次修改草案中的誠實信用原則

徐棣楓 孟 睿

內容提要：《中華人民共和國專利法修正案（草案）》引入誠實信用原則對于規(guī)制專利申請行為具有重大價值和意義，尤其是在當前非正常專利申請問題突出之時。然而，該草案中有關誠實信用原則在專利法領域所適用的對象、行為方式以及法律后果等尚不明晰，專利審查部門在專利審查過程中能否直接援引適用也不明確，該草案所確立的誠實信用原則實際上呈現出一種令人擔憂的空洞化。我國可以借鑒美國聯邦法院和美國專利商標局在司法審判和專利審查過程中適用不正當行為原則的經驗和教訓，具體化專利法領域的誠實信用原則，以有效規(guī)制專利申請行為。

一、專利申請中誠實信用原則的引入

2015年4月國務院公布《中華人民共和國專利法修改草案（征求意見稿）》，擬在《專利法》中增加“行使專利權應當遵循誠實信用原則，不得損害公共利益，不得不正當地排除、限制競爭，不得阻礙技術進步”的規(guī)定。①《〈中華人民共和國專利法修改草案（征求意見稿）〉條文對照》，載http://www.sipo.gov.cn/pub/old/sipo2013/ztzl/zlfxg/xylzlfxg/1051929.htm，最后訪問日期：2019年8月28日。理由是，著作權法、商標法等相關知識產權法律及世界貿易組織的《TRIPS協議》均規(guī)定了權利行使的基本原則，但現行專利法對于權利的行使缺乏統領性的原則規(guī)定，為體現規(guī)制專利權濫用、平衡專利權人利益與社會公共利益的基本立場，有必要在專利法中增加權行使的原則性條款。②參見《關于〈中華人民共和國專利法修改草案（征求意見稿）〉的說明》，載http://www.sipo.gov.cn/ztzl/zlfxg/xylzlfxg/1051930.htm，最后訪問日期：2019年8月28日。這實際上在專利法中增加了防止專利權濫用的原則性規(guī)定。該條規(guī)定出發(fā)點是規(guī)范專利權的行使，沒有凸出對專利申請行為的規(guī)制。也許是考慮到了這一不足之處，2015年12月國務院發(fā)布的《中華人民共和國專利法修訂草案（送審稿）》（以下簡稱《送審稿》），對此條作了修改，增加了規(guī)范專利申請行為的內容?！端蛯徃濉返?4條的內容為：“申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則。不得濫用專利權損害公共利益或者不合理地排除、限制競爭”。③《國務院法制辦發(fā)布〈專利法修訂草案（送審稿）〉，公開征求意見》，載http://www.sipo.gov.cn/pub/old/sipo2013/ztzl/zlfxg/xylzlfxg/1051938.htm，最后訪問日期：2019年8月27日。歷時三年之后，經先后兩次征求有關部門、地方政府和有關團體意見，并向社會公開征求意見，反復研究、修改完善。2018年司法部又會同國家知識產權局等部門根據新形勢新要求，反復研究、協調、修改，形成的《專利法修正案（草案）》（以下簡稱《草案》）于2019年1月4日由全國人民代表大會公布向社會征求意見，其第二個修改意見即增加一條，作為第20條：“申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則，不得濫用專利權損害公共利益和他人合法權益或者排除、限制競爭?！雹躍ee www.npc.gov.cn/npc/flcazqyj/2019-01/04/content-2070155.htm.可以認為該條是《民法通則》第4條所規(guī)定的誠實信用原則在專利法領域的體現，對有效規(guī)范專利申請和專利權行使行為、促進專利制度的有效運行意義重大。從《草案》的修改意見來看，在專利法領域，誠實信用原則規(guī)制的行為主要包括兩類：一是專利申請行為；二是專利權行使行為。違反誠實信用原則行使專利權涉及專利權濫用（作者將另文討論），本文主要討論適用誠實信用原則規(guī)范專利申請行為。

二、專利申請行為中誠實信用原則的基本涵義及其義務主體

由于誠實信用原則是民事活動的基本原則，具有抽象性和概括性，兼具道德規(guī)范和法律規(guī)范合為一體的雙重調節(jié)功能。如何將這一基本原則在專利法領域具體化以有效規(guī)范專利申請行為，將會是學界和專利法實踐中面臨的重要問題。因此，有必要首先明確專利申請中誠實信用原則的基本涵義及其義務主體。

（一）專利申請中誠實信用義務的內涵

誠實信用原則被視為民事活動必須遵守的帝王條款。它要求社會主體在市場經濟活動中講究信用、誠實不欺，在不損害他人利益和社會利益的前提下追求自己的利益。⑤梁慧星著：《民法總論》，法律出版社2011年版，第266 頁。根據誠實信用原則，當事人之間的利益以及當事人與社會公眾之間的利益均應得到平衡。⑥梁慧星：《誠實信用原則與漏洞補充》，載《法學研究》1994年第2 期，第24 頁。誠實信用原則的功能之一在于防止行為人主張以某種不正當方法獲取的權利。⑦王澤鑒著：《民法總則》，北京大學出版社2009年版，第532 頁。專利權作為一項法定的民事權利，其權利主體雖可依其意志通過專利申請依法獲取，但專利申請行為必須遵循誠實信用原則，不得損害公共利益。根據契約原理，專利是發(fā)明人與社會公眾之間訂立的契約，發(fā)明人向社會公眾公開其創(chuàng)新成果，作為對價，社會公眾給予其一定時期內的排他性權利。⑧劉春田主編：《知識產權法》，中國人民大學出版社2000年版，第138-139 頁。從而在專利權人與社會公眾之間通過契約來設定平衡的利益，以期整體上增加社會知識庫的存量，促進社會整體發(fā)展。因此，發(fā)明人在獲得專利權時，其向社會公眾提供的技術方案應當滿足兩個條件：第一，應當提供真實的、可實施的技術方案；第二，不得將現有技術納入其專利保護范圍。否則，授予發(fā)明人專利權，但公眾卻并沒有獲得任何收益，專利權人還有可能侵占社會公眾本可以自由使用的公知技術。這實際上是專利權人通過不誠信的專利申請行為，在沒有向社會公眾提供任何創(chuàng)新成果的情況下取得專利權，從而破壞了專利權人與社會公眾之間的利益平衡。另外，不誠信的專利申請行為還會增加政府代表社會公眾審查專利申請是否符合授權條件的審查成本，增加社會公眾負擔。因此，專利申請人在不將現有技術納入專利保護范圍的前提下在所提專利申請中向社會公開真實、可實施的新的技術方案，是其履行誠實信用義務的基本內涵。

(二)誠實信用的義務主體：專利申請人、專利代理人

對于專利申請中誠實信用的義務主體，《草案》沒有明確規(guī)定。專利申請人作為通過一系列行為獲得專利權的行為人，其所追求的法律后果首先是確定其享有專利權的范圍，即哪些是其享有排他權的技術，未經專利權人的許可他人不得擅自實施，實質是在專利權人的個人利益與社會公眾利益之間劃界。如果劃界不合理，專利申請人的申請行為會影響社會公共利益。因此，為了在申請人個人與社會公眾之間達成合理正當的利益平衡，專利申請人理應負有誠實信用義務，對其創(chuàng)新貢獻之技術方案提出專利申請，而不應將已有之技術或明知不符合法律規(guī)定之內容提出專利申請。

同時，專利權是典型的技術與法律相結合而形成的產物。發(fā)明創(chuàng)造不等于專利，研發(fā)人員完成的只是一個客觀存在技術創(chuàng)新成果，叫做發(fā)明創(chuàng)造。然后需要透過專利代理人運用法律規(guī)則，在理解發(fā)明創(chuàng)造實質性內容的基礎上，盡可能在專利申請規(guī)則允許的范圍內，通過與審查員博弈為專利申請人獲得最大的保護范圍。這個過程依賴于專利代理人的二次創(chuàng)造。因此，專利代理人的法律知識和思維在專利形成過程中發(fā)揮著重要的作用，在幫助申請人獲得專利權的過程中也應當遵守誠實信用義務。

三、專利申請中的不誠信行為：政策促進和不當利益驅動下的專利申請

近年來，我國專利申請量快速增長。⑨世界知識產權組織2017年12月6日發(fā)布的《世界知識產權指標2017》報告顯示：2016 全世界發(fā)明專利申請量為310 萬件，中國的發(fā)明專利申請量為133.9 萬件，占全球總量的43%，超過了美國、日本、韓國和歐洲專利局四方發(fā)明專利申請量的總和。參見《世界知識產權指標2017》第7 頁和第29 頁，載http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf，最后訪問日期：2019年8月1日。至2017年，我國專利申請量同比增長率已經連續(xù)7年居世界首位。但高速增長的數據背后是專利申請行為的無序，以及令人堪憂的大量低質量專利申請⑩2017年，我國專利授權總量為183.6 萬件，不到同期專利申請總量的50%，發(fā)明專利授權量為同期發(fā)明申請量的30%，即便是不經過實質審查的實用新型和外觀設計，授權量也分別僅為同期申請量的57%和69.9%。因此，大量專利申請不符合授權條件。在授權的三種專利中，結構也不均衡。2017年，我國專利授權總量為183.6 萬件，其中，發(fā)明專利授權量為42 萬件，國內發(fā)明專利授權32.7萬件，實用新型授權量為97 萬件，外觀設計授權量為44 萬件。發(fā)明授權量不及外觀設計授權量，更不到實用新型授權量的二分之一。從前述數據不難發(fā)現，科技含量及創(chuàng)造水平較高的發(fā)明專利所占比例相對較低。原因之一是實用新型和外觀設計不需要實質審查，且有政策資助和數量需求，引發(fā)大量低質量的專利申請。數據來源于《2017年中國專利統計簡要數據報告》，載http://www.sipo.gov.cn/docs/20180411102303821791.pdf，最后訪問日期：2018年7月17日。，甚至不誠信的惡意申請。

（一）不誠信專利申請的動機：獲取政府補貼、投機取巧獲利

專利權是法定的排他性權利，獲得專利權，就意味著通過法定程序獲得控制專利技術使用的權利，從而可以通過市場行為獲取經濟收益。因此，正常的專利申請動機是為了保護創(chuàng)新成果并通過自己實施專利，或許可他人實施、轉讓專利等行為，在市場運營中獲得利益。然而，在各種非市場化激勵政策的刺激下，以及在不正當競爭目的的驅動下，一些專利申請人的目的脫離了專利制度的創(chuàng)設初衷，面對各級政府給予的財政資助，個別申請人鉆政策的空子，以套取政府資助和獎勵資金為目的提出專利申請，甚至因此觸犯了法律構成詐騙罪。?參見上海市高級人民法院（2004）滬高刑終字第187 號刑事判決書。

不誠信申請并獲得專利權與惡意訴訟往往相伴而生。有一些申請人投機取巧，利用專利審查制度存在的漏洞和不確定性?參見徐棣楓：《權利的不確定性與專利法制度創(chuàng)新初探》，載《政治與法律》2011年第10 期，第128-131 頁。，隱瞞實情故意將現有技術直接或改頭換面提出專利申請，或撰寫表述不清的權利要求，保護范圍模糊的專利申請，獲得專利授權后以提出專利侵權訴訟為威脅，或直接提出專利侵權訴訟，以禁止使用要挾技術方案實施者繳納使用費，獲取不當利益。?參見南京市中級人民法院（2003）寧民三初字第188 號判決書。甚至已出現專門從事這類活動的運營者——Patent Troll（專利釣魚）。?同注釋?，第126-127 頁。

（二）不誠信專利申請典型行為分析：非正常專利申請

不誠信的專利申請行為形式多樣，非正常專利申請則是我國近年來較為突出的違反誠實信用原則的專利申請行為。非正常專利申請多選擇不進行實質審查的實用新型、外觀設計。我國對實用新型和外觀設計專利申請不進行實質審查，這給心存惡意的申請人提供了將現有技術和現有設計申請為實用新型和外觀設計專利、并利用存在瑕疵的專利起訴他人侵權的可能。?寧立志、宋攀峰：《專利訴權濫用的防范》，載《知識產權》2017年第10 期，第22-34 頁。當然，發(fā)明專利同樣也存在不誠信的申請行為。例如，申請人向國家知識產權局專利局提交虛假的實驗數據，以證明其申請專利的技術方案具有意想不到的效果，從而獲得原本不應當被授予的專利權。另外，由于現有技術檢索難以全面徹底，尤其是以使用公開形式存在的在先技術，專利審查部門沒有專門的檢索手段，相關信息難以被審查員掌握，不誠信的專利申請人有機可乘，在明知不具備授權條件的情況下，仍然提交專利申請。

針對越發(fā)嚴重的非正常專利申請，國家知識產權局于2017年修訂了《關于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定》（以下簡稱《若干規(guī)定》），修訂內容之一即是增加了非正常專利申請的行為方式。修訂后的《若干規(guī)定》列舉了六種非正常專利申請行為，其中前五種行為均是同一單位或者個人提交多件申請的情形，即批量專利申請。第六種情形則是專利代理機構或者其他人幫助申請人提交非正常專利申請的行為。?2017年修訂后的《關于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定》第3 條規(guī)定了六種非正常申請專利的行為，包括：（1）同一單位或者個人提交多件內容明顯相同的專利申請；（2）同一單位或者個人提交多件明顯抄襲現有技術或者現有設計的專利申請；（3）同一單位或者個人提交多件不同材料、組分、配比、部件等簡單替換或者拼湊的專利申請；（4）同一單位或者個人提交多件實驗數據或者技術效果明顯編造的專利申請；（5）同一單位或者個人提交多件利用計算機技術等隨機生成產品形狀、圖案或者色彩的專利申請；（6）幫助他人提交或者專利代理機構代理提交本條第一項至第五項所述類型的專利申請。按照行為性質及其損害的利益，本文對《若干規(guī)定》所列舉的六種非正常專利申請行為做如下類型化分析。

1.內容相同的批量申請

此種專利申請行為是指同一單位或者個人提交多件內容明顯相同的專利申請。本文認為，在這種情況下，提交專利申請的技術方案未必不符合專利授權條件。問題的關鍵在于，一項發(fā)明創(chuàng)造只能申請一項專利，有的單位或者個人為了追求專利申請數量，就一項發(fā)明創(chuàng)造同時或者先后提交多件專利申請，從而影響了正常的專利申請秩序。實踐中，甚至有的申請人將已經授權的外觀設計反復提交專利申請。?參見《國家知識產權局辦公室關于廣東省涉嫌非正常專利申請情況的通報》國知辦函管字〔2018〕611 號。

2.明顯不符合授權條件的批量申請

主要包括明顯抄襲現有技術或者現有設計的專利申請，以及不同材料、組分、配比、部件等簡單替換或者拼湊的專利申請。此類專利申請主要將明顯不具有新穎性或者創(chuàng)造性的技術方案提交專利申請。例如，某申請人在一年左右的時間內提交了63件實用新型申請，技術方案涉及設備工具、防盜門等多個技術領域，均存在與他人已經提交專利申請內容明顯相同的情形；還例如，廣州兩家公司在半年左右的時間提交了122件采用簡單替換部件的方式形成的專利申請，其中發(fā)明專利申請64件，實用新型申請58件，這兩家公司的專利申請聯系人均為同一人。?同注釋?。這明顯屬于特定的人編造技術方案后，借用不同公司名義申請專利進而騙取專利資助的行為。

3.編造技術方案批量提交專利申請

主要表現為提交多件技術方案、技術效果明顯編造的專利申請。例如，廣州某兩家公司在七個月左右的時間內共申請了三千余件專利申請，這些申請涉及的技術領域廣泛，但發(fā)明人集中，其中1009件的發(fā)明人均為同一人。國家知識產權局認為，從申請量和涉及的技術領域來看，明顯不符合個人研發(fā)能力，背離了科技研發(fā)規(guī)律。?同注釋?。

4.將非經人的智慧獲得的方案提交專利申請

專利制度保護的對象是人的智力創(chuàng)新成果，而利用計算機技術隨機生成的產品形狀、圖案或者色彩等方案并非經過人的腦力勞動產生，即使具有美感，也不屬于專利法保護的范圍。

5.對他人非正常專利申請?zhí)峁椭?/p>

幫助他人提交或者專利代理機構代理提交前述非正常專利申請的，同樣屬于非正常申請行為?，F實中，專利申請人的某些不誠信行為是在專利代理機構或專利代理人的幫助下完成的。有的代理機構為了騙取補貼，甚至涉嫌構成犯罪。?參見江蘇省江陰市人民法院（2017）蘇0281 刑初1565 號刑事判決書。幫助專利申請人獲取專利的人除了專利代理人外，還有一些沒有專利代理資格但卻以營利為目的幫助他人撰寫和申請專利的人，俗稱“黑代理”?！昂诖怼备嗟爻霈F在非正常專利申請當中。

非正常專利申請人通過批量專利申請可以套取大量專利資助和獎勵資金，他們關心的是申請數量而不是質量，甚至不關心今后是否可以授權，只要提交了申請獲得受理通知書即可。?2016年，我國專利申請受理量330.5 萬件，專利申請量310 萬件，但提出專利申請但因未繳納專利申請費被視為撤回的數量（簡稱視撤量）為20.1 萬件，專利無申請費視撤率（簡稱視撤率）為6.1%。其中，發(fā)明專利申請受理量120.5 萬件，發(fā)明專利申請量111.1 萬件，發(fā)明視撤量9.4 萬件，視撤率7.8%；實用新型專利申請受理量146.8 萬件，實用新型專利申請量140 萬件，實用新型視撤量6.8 萬件，視撤率4.6%；外觀設計專利申請受理量63.2 萬件，外觀設計專利申請量59.3 萬件，外觀設計視撤量3.9 萬件，視撤率6.2%。發(fā)明視撤率是三種專利申請中最高的。專利申請量為專利申請受理量減去沒有繳納申請費而視為撤回申請的數量。數據來源于《國家知識產權局2016年專利統計年報》第5-6 頁，載http://www.sipo.gov.cn/tjxx/index.htm，最后訪問日期：2019年9月1日。故意大量提出申請并在獲得國家知識產權局專利局受理后不按時繳納申請費，騙取專利受理通知書的情形也應屬于非正常申請。騙取專利受理通知書的專利申請雖然會因沒有繳納申請費而被視為撤回，不會進入后續(xù)審查程序，但可能被不法人員利用以騙取政府補助、偽造項目評審資格等。非正常專利申請破壞了正常的申請秩序，影響了專利制度的聲譽，是我國當前需要適用誠實信用原則規(guī)制的重點。

(三)現有法律規(guī)制之不足

按照《若干規(guī)定》，申請人在提交多件專利申請的情況下，才構成非正常專利申請。實踐中查處的非正常專利申請行為一般涉案的專利申請數量都在數十件上百件甚至上千件?！度舾梢?guī)定》沒有將申請人提交一兩件不誠信專利申請的行為作為非正常專利申請對待，原因之一可能是制定《若干規(guī)定》的出發(fā)點在于規(guī)制借助批量專利申請?zhí)兹＠Y助和獎勵資金的行為。?《若干規(guī)定》對非正常專利申請人的主要懲罰措施是，各級知識產權局不予資助或者獎勵；已經資助或者獎勵的，全部或者部分追還；情節(jié)嚴重的，自本年度起五年內不予資助或者獎勵。而且，在批量專利申請下，對是否存在不誠信行為相對容易認定。當然，那些雖然不是批量出現，但卻故意將現有技術或明顯不滿足創(chuàng)造性要求的技術方案內容申請專利的行為?實踐中，還有將他人技術搶先申請專利，或者貼牌加工制造商或者對外貿易公司將國外展會上參展或者市場上剛剛出現的相關產品在國內提交專利申請的不誠信行為。，雖然不構成非正常專利申請，但屬于不誠信的專利申請行為。對此，目前國家知識產權局尚無查處途徑和手段。實踐中，被控侵權人只能通過啟動專利無效宣告程序或者提出現有技術抗辯等來對抗通過不誠信申請行為獲得的專利權。

國家知識產權局于2016年制定和發(fā)布《關于開展專利代理專項整治工作的通知》，在全國范圍內重點打擊代理非正常專利申請的行為。國家知識產權局還加大對代理機構和代理人的執(zhí)業(yè)誠信信息披露力度，強化行業(yè)自律，促進專利代理質量的提升。另外，國家知識產權局也在強力整治“黑代理”行為，定期發(fā)布沒有專利代理資質的機構名稱。但是，對于這些“黑代理”，除了向社會公告其沒有專利代理資質外，尚無其他有效措施予以規(guī)制。

四、規(guī)制專利不正當申請行為：美國司法和行政系統的應對

不正當行為原則是在美國專利制度發(fā)展過程中形成的用于平衡專利保護與公眾利益的基本原則，并成為美國專利司法實踐中主要的專利侵權抗辯事由之一。?崔航：《不正當行為原則的發(fā)展歷程與啟示》，載《中國發(fā)明與專利》2018 第1 期，第36-44 頁。當發(fā)現專利權人在其申請過程中存在不正當行為時，美國聯邦法院可以依據不潔之手原則，駁回專利權人要求保護其專利權的訴訟請求，從而通過權利要求的不可執(zhí)行性來規(guī)制專利申請過程中的不誠信行為。美國專利商標局（以下簡稱USPTO）也曾嘗試通過適用不正當行為原則來規(guī)范專利申請行為，但以失敗告終。因此，有必要通過分析美國不當行為原則，幫助我們具體化《送審稿》第14條的原則性規(guī)定。

（一）美國聯邦法院運用專利不正當行為原則（Inequitable Conduct Doctrine）規(guī)制專利申請行為

1.不正當行為的表現形式：違反誠實的信息披露行為

美國專利法認為，專利申請人負有坦率和誠實的義務（a duty of candor and good faith）。具體體現為誠實的信息披露義務，如果專利申請人違反這一義務對重要事實作出不真實的陳述，或不披露重要信息，以欺騙或誤導專利局，則該行為構成不正當行為。?See Molins PLC v.Textron,Inc.,48 F.3d 1172,1178（Fed.Cir.1995）.1977年，USPTO以聯邦法規(guī)的形式進一步明確了申請人的誠信的信息披露義務，《美國聯邦法規(guī)匯編》第37編第1.56條規(guī)定，任何與專利申請和審查有關聯的人均應對USPTO承擔誠信義務，包括向USPTO披露其所知的對專利授權有實質影響的所有信息。?37 C.F.R §1.56.違反誠實的信息披露義務的行為主要包括以下幾種。

第一，申請人對USPTO隱瞞有關的現有技術文獻或信息。?37 C.F.R §1.56（a）.在判例法中，如果隱瞞競爭對手先前的專利申請或者專利申請日前的許諾銷售事實?See GFI,Inc.v.Franklin Corp.265 F.3d 1268（Fed.Cir.2001）.，以及隱瞞描述在先技術的筆記?See Monsanto Co.v.Bayer Bioscience N.V.514 F.3d 1229（Fed.Cir.2008）.，均可被認定為不正當行為。

第二，申請人向USPTO提交虛假的發(fā)明日期。美國在2011年專利法改革之前采用的是先發(fā)明制，在審査員根據一項現有技術駁回專利申請的時候，如果申請人完成發(fā)明的時間是在這項現有技術的公開日之前，申請人可以向USPTO提交一份聲明書，聲明申請人完成發(fā)明的日期，并且根據這個聲明書要求審查員撤銷依據該現有技術做出的駁回審查意見。

第三，申請人向USPTO提交虛假的實驗數據或者隱瞞真實的測試結果。另外，省略部分測試結果也可被認定為不正當行為。?See Cargill,Inc.v.Canbra Foods,Ltd.476 F.3d 1359（Fed.Cir.2007）.

第四，向USPTO提交失實的或者包含虛假陳述的其他文件。這類文件不一定與新穎性或創(chuàng)造性相關，但美國聯邦巡回上訴法院認為，明確的失實陳述的嚴重性要遠遠高于具有誤導性的疏漏。?See Purdue Pharma L.P.v.Endo Pharmaceuticals Inc.,438 F.3d 1123（Fed.Cir.2006）.在向USPTO提交的發(fā)明者誓言，就《美國專利法》第112條規(guī)定的駁回所作出的聲明?See Pharmacia Core.v.Par Pharmaceutical,Inc.,417 F.3d 1369（Fed.Cir.2005）.，加快專利審批的支持性文件?See General Elec-tro Music Core v.Samick Music Corp.,19 F.3d 1405（Fed.Cir.1994）.，支持小規(guī)模申請人身份的文件時?See Ulead Sys.,Inc.v.Lex Computer &Mgt.Corp.,351 F.3d 1139（Fed.Cir.2003）.，如果這些文件存在失實或者虛假陳述，則會被認定為不正當行為。

可以看出，美國專利法為專利申請人設定了寬泛的信息披露義務，申請人有義務披露的信息不僅僅限于現有技術，還包括正常合理的審査員在決定是否授予專利時很可能考慮的任何信息。?See Bristol-Myers Squibb Co.v.Rhone-Poulenc Rorer,Inc.,326 F-3d 1234（2003）.

2.不正當行為原則的適用對象及其法律后果

美國專利法為每一個參與專利申請的人都設定了誠信披露義務。?See 37 C.F.R.§ 1.56（a）;Bristol-Myers Squibb Co.v.Rhone-Poulenc Rorer,Inc.,326 F.3d 1226,1233（Fed.Cir.2003）.包括專利申請中署名的發(fā)明人、負責專利申請的律師或代理人以及他們的輔助人員?See 43.37 C.F.R.§ 1.56（c）;Molins PLC v.Textron,Inc.,48 F.3d at 1178 n.6（Fed.Cir.1995）;FMC Corp.v.Manitowoc Co.,835 F.2d 1411,1415 n.8（Fed.Cir.1987）.，與發(fā)明受讓人或專利申請受讓人等有關聯并實質性參與專利申請準備和處理過程的其他人。?37 C.F.R §1.56（c）.若上述人員因意圖欺騙USPTO而違反上述義務，其行為將會被認定為不正當行為。發(fā)明人所在的公司不是承擔此類披露義務的主體，但是發(fā)明人所在的公司需要承擔前述義務人誠實披露信息所引發(fā)的法律后果。?USPTO MPEP § 2001.01.

專利侵權訴訟中的被控侵權人可以以不正當行為作為抗辯事由，法院認定不正當行為成立的，不但涉案專利所涉及的所有權利要求均不具有執(zhí)行力，其他非涉案但與涉案專利有關聯的專利，也有可能被認定為不具有強制執(zhí)行力。?See Lummus Indus.,Inc.v.D.M.&E.Corp.,862 F.2d 267,274 (Fed.Cir.1988) (The principle is well settled that if inequitable conduct is established as to any claim,all claims of the patent are rendered unenforceable.);Consol.Aluminum Corp.v.Foseco Int'l Ltd.,910 F.2d 804,809 (Fed.Cir.1990) (holding several related patents unenforceable because of inequitable conduct).美國專利法并不允許在之后對不正當行為進行彌補，專利的救濟權也不可能得到恢復。因此，即便法院沒有明確宣布專利無效，按照無救濟則無權利的法諺，該專利權在實際上已經相當于無效了。?海冰：《美國專利法中的不正當行為問題》，載《電子知識產權》2009年第4 期，第79-81 頁。另外，專利申請人和專利律師或者代理人在專利申請程序中實施欺詐或作虛假陳述，還存在多種法律責任風險，比如提交虛假文件可能引發(fā)刑事責任；專利代理人違反職業(yè)倫理可能面臨行政處罰；作為欺詐一方需要承擔對方律師費；以非法手段謀求壟斷權的反壟斷法責任等。?See John F.Duffy,The Inequities of Inequitable Conduct:a Case Study of Judicail Control of Adminiatrative Process, Houston Law Reciew,Vol.51(2013)，p.452.

不正當行為之所以會導致這么多后果，其目的是為了懲罰具有不潔之手的專利權人，警告其他專利申請人，在專利申請過程中必須要誠實。否則，USPTO就很難正常運轉，經過USPTO審批的專利的有效性就得不到保障，公眾的利益就會因此受到損害。?程永順、羅李華：《專利侵權判定：中美法條與案例比較研究》，知識產權出版社1998年版，第319 頁。

（二）USPTO 曾嘗試適用不正當行為原則規(guī)制專利申請行為

如前所述，不正當行為原則起源于美國衡平法體系中不潔之手原則（一個手腳不干凈的權利人不能指望法院為其提供禁令或者損害賠償法律救濟）。因此，不正當行為原則最初是由美國聯邦法院在司法審判中予以適用，USPTO并不直接審査申請人是否實施了不正當行為。

1982年，美國曾經修改《美國聯邦法規(guī)匯編》第37編第1.56條，授權USPTO可以基于不正當行為或欺詐拒絕專利授權。?See David Hricik, Aerial Boundaries:the Duty of Candor as a Limitation on the Duty of Patent Practitioners to Advocate for Maximum Patent Coverage,South Texas Law Review,Vol.44(2002),p.235.鑒于不正當行為認定的復雜性，USPTO特別任命接受過法律訓練的審查員，而不是那些審查專利申請非顯而易見性、可實施性的一般審查員調查專利申請中的不正當行為。特別任命的審查員出于調查目的，可以要求專利申請人等提供有關材料和信息。?Notice of Final Rulemaking,47 Fed.Reg.21,752 (May 19,1982).但是，1988年USPTO宣布不再調查申請過程中的不正當行為，也不再依據不正當行為原則拒絕專利授權。USPTO的理由可以歸納為以下幾點。?Patent and Trademark Office Implementation of 37 C.F.R.1.56,1095 Off.Gaz.Pat.&Trademark Office 16 (Sept.8,1988).

第一，USPTO沒有能力調查專利申請人、代理人或其他與專利申請有關的人員在主觀上是否具有誤導USPTO的意圖。不正當行為的構成，需要行為人在主觀上具有誤導USPTO的意圖。USPTO認為，主觀上是否存在誤導意圖，最有效的方法是在法庭審判中通過交叉詢問來確定。而USPTO缺乏進行交叉詢問的條件和資源。擁有傳喚證人權力的法院才是根據證明標準查明行為人是否具有誤導意圖的最佳機構。另外，在法院訴訟程序中，雙方當事人都參加訴訟，而在USPTO的調查程序中并非如此，即便針對不正當行為的調查是基于第三人申請而啟動，該第三人也不被允許參加USPTO的調查程序。因此，USPTO的調查程序實質上是單方調查程序，不利于主觀狀態(tài)的認定。

第二，不正當行為原則是美國聯邦法院在判例法中適用不潔之手理論而形成的，屬于法律原則的司法適用問題，因此對于不正當行為的調查和認定應由法院負責，而不是由作為行政機構的USPTO負責。

第三，由于不正當行為的認定對專利效力具有潛在影響，有關當事人對USPTO的處理決定不服的可以向法院提起訴訟。這實際上大大增加了專利申請人獲得專利所花費的費用和時間成本。另外，最適合對不正當行為采取規(guī)制措施的是法院，而不是USPTO。

雖然USPTO列出了很多理由，但其核心理由是USPTO缺乏對證人進行交叉詢問的資源。USPTO的前任局長表示，即使USPTO擁有這些資源，通過修改USPTO程序來滿足對證人的交叉詢問，并不是有效利用這些資源的方式。?同注釋?。

（三）美國行政系統放棄審查程序中的規(guī)制，法院發(fā)揮規(guī)范專利申請行為的作用

雖然不正當行為原則來源于衡平法上“不潔之手”這一基本原則，但是美國依托其強大的判例法和衡平法背景，根據司法實踐中的具體案情以案例法形式不斷涵括違反誠實信用原則的行為類型，從而將誠實信用原則的適用盡最大可能地限定在既定范圍之內。?李曼：《誠實信用原則適用的美國經驗——〈美國聯邦民事訴訟規(guī)則〉第11 條的透視與啟示》，載《華東政法大學學報》2016年第3 期，第165 頁。不正當行為原則的適用對象、規(guī)制的具體行為已經被廣泛明確在美國專利判例法中，且其將申請行為與專利強制執(zhí)行力相掛鉤，從而有效地規(guī)范了專利申請中的不誠信行為，在提升專利申請質量方面發(fā)揮了重要作用。?See Kevin Mack,Reforming Inequitable Conduct to Improve Patent Quality:Cleansing Unclean Hands,21 Berkeley Tech.L.J.147 (2006).

值得注意的是，美國聯邦法院在侵權訴訟中適用不正當行為原則，實際上是通過規(guī)制行使專利權來規(guī)范專利申請行為，被告可以直接以專利申請存在不正當行為在專利侵權訴訟中進行抗辯，一旦得到法院承認，專利權人的專利就不具備執(zhí)行力，而不需要通過提出行政程序無效該專利。USPTO曾嘗試在申請過程中就適用不正當行為原則對申請行為進行規(guī)制，即將不正當行為原則的適用提前至專利申請階段，而不是等到權利行使階段再規(guī)范專利申請行為。USPTO的嘗試似乎更加符合邏輯。不正當行為原則規(guī)制的行為本就發(fā)生在專利申請過程中（前端），而不是發(fā)生在專利權行使過程中（后端）。在行使專利權的時候，再討論申請過程中的行為，在時間上存在滯后的問題，其對社會公眾利益的影響也是不同的。所以USPTO曾思考，是不是在專利申請過程中（前端），就由審查部門介入，對申請人的申請行為是否遵守誠實信用原則進行審查，然而，基于執(zhí)行條件和制度設計的限制，雖嘗試了一段時間，但很快就放棄了在申請階段由審查機構對申請行為的規(guī)制。其實還有一個非常重要的原因在于，美國法院系統通過判例形成了不正當行為原則，可在訴訟程序中直接據此原則進行抗辯，為被告提供了高效便捷的對抗違背誠實信用原則獲得專利權的手段。

五、專利申請中的誠實信用：運用、問題及完善建議

專利法領域中誠實信用原則的主要功能在于防止專利申請人不當獲得專利權，以維護社會公眾利益和正常的專利申請秩序。但是，如果誠實信用原則在專利法中僅僅作為一項基本原則加以確立，而沒有相應的具體規(guī)則予以落實，誠實信用原則在專利審查和司法審判中就難以真正發(fā)揮規(guī)制專利申請行為的作用。如何運用誠實信用原則規(guī)制專利申請行為，實現專利申請中誠實信用原則的具體化，尚存在一些問題待完善。

（一）現有規(guī)定極為原則，有可能因空洞化而被虛置

《草案》確立原則性的誠實信用原則，為防止不當申請?zhí)峁┝朔稍瓌t上的依據，但不難發(fā)現，立法對諸如該原則所適用的主體范圍、行為方式以及違背誠實信用原則之行為的后果等具體適用問題均未明晰，而《專利法》第36條和《若干規(guī)定》規(guī)制的對象、行為方式和法律后果有限，難以承擔具體化誠實信用原則的任務，因此《草案》所確立的誠實信用原則，實際上呈現出一種令人擔憂的空洞化狀態(tài)。當一個在專利申請程序中通過違反誠實信用則而獲得專利權的專利權人行使專利權將他人告上法庭時，專利法雖然提供了專利無效宣告程序以及現有技術抗辯，但前者程序復雜時間冗長，后者適用條件限制嚴格，且無法涵蓋所有違背誠實信用原則的行為，效力也僅及于個案，被告無法對原告進行直接有效的抗辯，也就難以有效規(guī)制專利申請中的不誠信行為。?徐棣楓：《不正當行為抗辯制度之移植可行性及設計構想——基于〈專利法〉第四次修改中的“誠實信用原則”》，載《東方法學》2018年第6 期，第28-36 頁。由于沒有具體的配套措施，該原則的過于空洞難免使其適用無法落地。誠實信用原則在司法實踐中的運用有可能會走向兩個極端：第一種，或因其內容的模糊與不確定性而被束之高閣；第二種，或因動輒適用誠實信用原則而造成對專利申請行為過分隨意的限制。51楊秀清：《民事訴訟中誠實信用原則的空洞化及其克服》，載《法學評論》2013年第3 期，第31-44 頁。如何充分發(fā)揮誠實信用原則的作用，有效規(guī)制違反誠實信用原則的專利申請行為，尚待進一步研究。

（二）不誠信申請行為的隱性化和問題顯示的滯后性

違反誠實信用原則申請專利的行為在先，且多具有隱藏行為，一般要在其獲得專利授權并行使權利時才有可能進行判斷，即事后的對在先行為——申請行為的評價，而在專利權人行使權利之前一般不會有人關心權利人在專利申請過程中是否存在違反誠實信用原則的行為。因此，對于不誠信的申請行為，往往發(fā)現較晚，發(fā)現時專利可能已經授權。例如，對于說明書記載的實驗數據真實性的問題，在專利無效宣告程序中，復審部門可以啟動鑒定程序，在行政訴訟程序中，也可以由人民法院依法委托鑒定。52最高人民法院起草的《關于審理專利授權確權行政案件若干問題的規(guī)定（一）》（公開征求意見稿）第14 條規(guī)定，當事人提交實驗數據的，人民法院可以要求其舉證證明實驗數據的來源和形成過程，包括實驗原料及其來源，實驗步驟、條件或者參數，實驗人員和場所等足以影響其真實性的因素。當事人對實驗數據的真實性有爭議的，人民法院可以依法委托具有資質的機構鑒定 。《最高人民法院關于審理專利授權確權行政案件若干問題的規(guī)定（一）》，載http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-99342.html，最后訪問日期：2019年8月18日。此時，已經進入確權程序。由于不誠信行為往往在授權后才被發(fā)現，難以及時在申請程序中運用誠實信用原則加以規(guī)制。

（三）未明確適用主體，專利審查部門可否適用該原則尚不明確

雖然專利申請中不少違背誠實信用原則的申請，如故意將現有技術申請專利，審查員可以發(fā)現并駁回此類申請，但其他一些類型的不誠信行為似乎還難以納入目前的審查內容中，特別是實用新型、外觀設計并不進行實質審查。另外，存在不誠信行為也不是駁回專利申請的理由，審查員無法依據不誠信行為拒絕授予專利權。對于非正常專利申請，目前由國家知識產權局負責調查，當認定為非正常專利申請后，由各級地方知識產權局追繳專利資助和獎勵資金53同注釋?。，但不涉及專利申請能否授權、授權專利能否具有強制執(zhí)行力的問題。因而，就目前來說，專利審查部門無權依據不誠信行為拒絕授予專利權?！恫莅浮窙]有明確第20條的適用主體，如果《草案》第20條最終經人大立法程序通過成為正式法律規(guī)范，專利審查部門能否在專利審查過程中啟動該條款，基于不誠信行為拒絕授予專利權，是一個值得深入討論的問題。國家知識產權局公布的2019年度國家知識產權局課題研究項目立項名單專利專項研究項目中列入了“專利法修正案中‘誠實信用條款’作為駁回和無效理由的審查政策與標準研究”54《國家知識產權局辦公室關于印發(fā)2019年度國家知識產權局課題研究項目立項名單的通知》，載 http://www.cnipa.gov.cn/gztz/1140265.htm，最后訪問日期：2019年8月16日。，可見我國專利審查部門已開始關注這一問題。

如前所述，USPTO曾在審查實踐中做過適用不正當行為原則的嘗試，雖然基于種種原因而失敗，但我國仍然可以進行探索。不能說美國嘗試失敗了，我國就不去研究和思考。我國目前對非正常專利申請的查處，本身就是一種嘗試和實踐，只不過局限在了有限的、比較大規(guī)模的申請行為上，還可進一步擴大并深入和細化到其他違法誠實信用原則的申請行為上，應對其進行類型化劃分。一種可行的方案是在審查指南中不僅明確違反誠實信用原則的專利申請行為的審查基準，列舉出具體的行為，基于USPTO的失敗的教訓，還應明確具體的程序，為申請人就其申請行為是否屬于違反誠實信用原則提供參與審查、提供證據、發(fā)表意見的機會。

（四）法律后果和責任尚不明確

我國屬于大陸法系，在大陸法系下，一般不直接適用誠實信用原則作為審理案件的依據，因此，誠實信用原則需要具體條款予以落實?！恫莅浮反_立了誠實信用原則，但并沒有規(guī)定其法律后果和責任。現行《專利法》第36條第1款55第四次修改專利法草案中為第37 條第1 款。規(guī)定，發(fā)明專利的申請人請求實質審查的時候，應當提交在申請日前與其發(fā)明有關的參考資料。所謂參考資料主要是指發(fā)明人在完成發(fā)明過程中所參考借鑒的與其發(fā)明相關的技術資料，包括專利文獻、科技書籍、科技期刊等。56尹新天著：《中國專利法詳解（縮編版）》，知識產權出版社2012年版，第324 頁。所謂“與發(fā)明相關”應該是對專利申請的授權前景有實質性影響。57崔國斌：《專利申請人現有技術披露義務研究》，載《法學家》2017年第2 期，第96-112 頁。專利申請人在申請專利過程中，必須如實地把他所知道的與發(fā)明或者現有技術有關的情況告知審查員。所謂如實提供信息，不但包括提供自己所知道的信息，還包括不得提供虛假信息。因此，《專利法》第36條應當是目前與誠實信用原則最為密切的條款。然而，該條款適用范圍有限，主要涉及發(fā)明專利申請人不得隱瞞重要信息的義務，尚不涉及實用新型和外觀設計專利申請人，也不涉及專利申請人不得提供虛假信息的義務。且該款沒有明確違反披露義務的法律后果，導致專利申請人很少認真對待這一披露義務。與此相關的爭議也幾乎沒有出現過。這也許是數十年來上述規(guī)定一直默默無聞的原因所在。58同注釋57?！度舾梢?guī)定》第4條只從行政管理的角度對非正常專利申請人、代理機構或者幫助他人提交非正常專利申請的單位或者個人進行了處罰，59參見《關于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定》第4 條。對因非正常申請獲得的專利權的效力沒有任何影響。在專利權人行權階段，或者在人民法院審理相關案件時，被控侵權人無法依據這些規(guī)定對抗非正常專利申請人所獲得的專利。我國屬于大陸法系，沒有“不潔之手”這一理論基礎，因此也難以引入美國不正當行為原則，直接以專利申請中存在不誠信行為作為抗辯事由不予強制執(zhí)行有效的專利權。有鑒于此，應在專利法中直接規(guī)定，違法誠實信用原則的專利申請專利局可以直接駁回其申請。專利授權后，違法誠實信用原則也可作為宣告專利無效的法定理由。在專利侵權訴訟中，還可以違反誠實信用原則作為專利不具備執(zhí)行力的抗辯理由。

結語

隨著我國專利事業(yè)的快速發(fā)展，全國各地掀起了申請專利的熱潮，出現了諸多非基于市場需求的激勵，或多或少地扭曲了專利制度自身的市場化激勵機制60參見崔國斌著：《專利法：原理與案例》（第2 版），北京大學出版社2016年版，第21 頁。，導致出現了違反誠實信用原則的專利申請行為。這些不誠信的專利申請行為，不但沒有為社會的技術創(chuàng)新做出任何貢獻，還大量占用有限的審查資源，影響審查效率，降低了整體專利質量，甚至出現以不誠信行為獲得專利，惡意起訴競爭對手，實施不正當競爭行為的現象，嚴重干擾了專利制度的正常運行，影響到社會公眾對專利制度的正確認知。在我國《專利法》引入誠實信用原則的基礎上，有必要對申請人和專利代理人違反誠實信用原則的行為進行類型化分析，并針對違反誠實信用原則的不同行為所侵害的利益對其法律后果予以明確，以發(fā)揮誠實信用原則對專利申請人和代理人的行為準則作用。另外，可以嘗試由專利審查部門在專利審查過程中直接援引適用誠實信用原則，以規(guī)制專利申請行為。美國不正當行為原則雖在理論淵源和實踐操作上與我國均相差甚遠，但其從司法判例和專利審查實踐中不斷提煉出的不正當行為原則適用和判斷方法，卻可以為誠實信用原則在我國專利法中的具體化提供參考。