淺談如何正確理解《專利審查指南》（2010版）

李躍龍

第二部分第四章第2.2節(jié)所述的“合乎邏輯”

一、引 言

根據(jù)《專利法》第22條第1款的規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。發(fā)明和實(shí)用新型具備創(chuàng)造性是授予其專利權(quán)的必要條件之一。

創(chuàng)造性的兩個(gè)基本要件是（突出的）實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和（顯著的）進(jìn)步。由于實(shí)用新型無(wú)需經(jīng)過創(chuàng)造性的審查即可獲得授權(quán)，以下以發(fā)明為例進(jìn)行闡述。

相比第二個(gè)要件，在第一個(gè)要件的判斷中更容易產(chǎn)生爭(zhēng)議①?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）第二部分第四章第2.2節(jié)規(guī)定：發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。如果發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗(yàn)可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的，也就不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

二、字面解釋

由于《專利審查指南》（2010版）沒有進(jìn)一步明確何為“合乎邏輯”，因此此處的“邏輯”應(yīng)該需要符合“邏輯”的通常理解。學(xué)者魏鳳琴著的《邏輯學(xué)》②一書中認(rèn)為，在現(xiàn)代漢語(yǔ)里，“邏輯”一詞在不同的語(yǔ)境中具有不同的含義，主要含義有以下四種：

1.指客觀事物發(fā)展的規(guī)律。如“歷史的邏輯決定了人類社會(huì)將一直向前發(fā)展”，“適者生存，優(yōu)勝劣汰，這是自然界的邏輯，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的邏輯”。這里所說的“邏輯”，是指客觀事物發(fā)展的規(guī)律。

2.指某種特殊的理論觀點(diǎn)和看法。如“‘頭發(fā)長(zhǎng)一定見識(shí)短’，這真是奇怪的邏輯”，“‘強(qiáng)權(quán)就是公理’，這是霸權(quán)主義者的邏輯”。這里的“邏輯”是指一種特殊的觀點(diǎn)和看法。

3.指思維的規(guī)律和規(guī)則。如“考慮問題、說話、寫文章應(yīng)當(dāng)合乎邏輯”，“某個(gè)推理不合邏輯”。這里的“邏輯”是指人們思維的規(guī)律和規(guī)則。

4.指邏輯學(xué)。如“要在青少年中普及邏輯知識(shí)“文科學(xué)生要學(xué)點(diǎn)邏輯”。 這里的“邏輯”是指邏輯學(xué)。

其他學(xué)者如王剛、趙紹成和卞文忠也在各自編寫的《邏輯學(xué)》中持有相同的觀點(diǎn)③。結(jié)合《專利審查指南》（2010版）第二部分第4章第2.2節(jié)的規(guī)定的相關(guān)語(yǔ)境可知，所述規(guī)定中的“合乎邏輯”應(yīng)該是上述的第3種理解，即合乎本領(lǐng)域技術(shù)人員的思維的規(guī)律和規(guī)則。

結(jié)合《專利審查指南》（2010版）第二部分第4章第2.2節(jié)的規(guī)定可以得出結(jié)論：如果發(fā)明打破本領(lǐng)域技術(shù)人員的思維規(guī)律和規(guī)則，那么應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該發(fā)明是不合乎邏輯的，也就應(yīng)該認(rèn)可突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

三、案例分析

在很多案子中，審查員往往引用《專利審查指南》（2010版）第二部分第4章第2.2節(jié)規(guī)定，聲稱發(fā)明相對(duì)于最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征可以通過“合乎邏輯的分析、推理或者有限次的實(shí)驗(yàn)得到”。這時(shí)，如果專利代理師能夠幫助審查員正確理解何為“合乎邏輯”，就有望得到正確的審查結(jié)果。

以筆者代理的中國(guó)發(fā)明專利（申請(qǐng)?zhí)枮?01310664767.X）的第一次和第三次審查意見通知書及其答復(fù)中所涉及的權(quán)利要求1為例對(duì)此進(jìn)行說明。第一次審查意見所針對(duì)的權(quán)利要求1為：用于非水電解質(zhì)二次蓄電池負(fù)電極的氧化硅材料，其具有以重量計(jì)2-200 ppm的鈷含量。

第一次審查意見中引用對(duì)比文件1（公開號(hào)為JP特開 2011192453A），指出該對(duì)比文件公開了一種非水電解質(zhì)二次電池用負(fù)極材料，并具體公開了非水電解質(zhì)二次蓄電池負(fù)極材料，為化學(xué)式SiOX表示的氧化硅，且包括除硅元素和氧元素以外的其他元素，所述其他元素的含量為50-100，000 ppm（與2-200 ppm的數(shù)值范圍部分重疊），所述其他元素為Co（相當(dāng)于氧化硅材料具有鈷）。據(jù)此，審查意見中認(rèn)為權(quán)利要求1沒有創(chuàng)造性。

申請(qǐng)人分析對(duì)比文件1后基本認(rèn)可了審查意見，并注意到對(duì)比文件1說明書第[0041]段公開了“其它元素的含量低于50 ppm時(shí)難以實(shí)現(xiàn)導(dǎo)電性改善的效果，且循環(huán)性能的改善是不足的”，因此根據(jù)說明書中的記載將鈷含量的上限限定為18 ppm。修改后的權(quán)利要求1為：用于非水電解質(zhì)二次蓄電池負(fù)電極的氧化硅材料，其具有以重量計(jì)2～18 ppm的鈷含量。

在該權(quán)利要求的基礎(chǔ)上，基本上采用了三步法，爭(zhēng)辯了對(duì)比文件1第[0041]段的記載內(nèi)容可以構(gòu)成相反教導(dǎo)，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動(dòng)機(jī)嘗試低于50 ppm的鈷含量，即權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，因此應(yīng)該認(rèn)可新權(quán)利要求1的創(chuàng)造性。

審查員發(fā)出的第二次審查意見通知書中沒有評(píng)價(jià)權(quán)利要求1的創(chuàng)造性，僅僅指出了一些形式問題，等于默認(rèn)接受了該權(quán)利要求的創(chuàng)造性。然而在申請(qǐng)人答復(fù)第二次審查意見通知書之后，審查員在第三次審查意見通知書中再次引用對(duì)比文件1質(zhì)疑了權(quán)利要求1的創(chuàng)造性。

具體來說，審查員考慮了權(quán)利要求1的修改內(nèi)容，并將權(quán)利要求1的技術(shù)方案與對(duì)比文件1的區(qū)別技術(shù)特征確定為：具有2-18 ppm的鈷含量。

此次審查意見中，審查員認(rèn)為對(duì)比文件1第[0041]段“沒有否認(rèn)小于50 ppm不能改善循環(huán)性能，因此其不存在相反教導(dǎo)”。對(duì)于所述區(qū)別技術(shù)特征的具體評(píng)述是：

雖然對(duì)比文件1（參見說明書第[0041]段）：其他元素的含量低于50 ppm時(shí)難以實(shí)現(xiàn)導(dǎo)電性改善的效果，且循環(huán)性能的改善是不足的。但是其并沒有否認(rèn)低于50ppm的鈷含量不能實(shí)現(xiàn)改善氧化硅循環(huán)性能的效果或是惡化氧化硅的循環(huán)性能。因此，為了改善氧化硅的循環(huán)性能，在對(duì)比文件1的技術(shù)啟示下，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠經(jīng)過有限的試驗(yàn)對(duì)其鈷含量進(jìn)行調(diào)整，例如設(shè)置為2-l8 ppm，其所獲得的技術(shù)效果也是預(yù)料得到的。

因此，審查員得出了權(quán)利要求1的技術(shù)方案不具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，因而不具有創(chuàng)造性的結(jié)論。

筆者認(rèn)為爭(zhēng)議在焦點(diǎn)是，在對(duì)比文件1明確教導(dǎo)了鈷含量低于50 ppm時(shí)循環(huán)性能是不足的，本領(lǐng)域技術(shù)人員經(jīng)過有限的試驗(yàn)嘗試小于50 ppm的鈷含量是否合乎邏輯。

首先，如筆者之前所指出的，此處的“有限的試驗(yàn)”應(yīng)該是受到“合乎邏輯”限定的④李躍龍.對(duì)《專利審查指南2010》第二部分第四章第2.2節(jié)所述的“有限的試驗(yàn)”的一點(diǎn)理解[J].專利代理，2016（1）: 67-69.。

其次，筆者認(rèn)為，在對(duì)比文件1明確給出負(fù)面教導(dǎo)的情況下，本領(lǐng)域技術(shù)人員如果仍然嘗試小于50 ppm的鈷含量無(wú)疑是舍近求遠(yuǎn)和趨害避利的，也是違反人之常情的，不符合一般的思維習(xí)慣和思維規(guī)則。為了進(jìn)一步確認(rèn)這一點(diǎn)，筆者翻閱了多本邏輯學(xué)書籍，發(fā)現(xiàn)其中均記載了“邏輯”一詞的基本含義之一恰恰正是思維的規(guī)律和規(guī)則⑤魏鳳琴.邏輯學(xué)[M].北京:中國(guó)政法大學(xué)出版社，2017:1.王剛.邏輯學(xué)[M].沈陽(yáng):東北大學(xué)出版社，2017:1.趙紹成.邏輯學(xué)[M].成都:西南交通大學(xué)出版社，2015:1.卞文忠.邏輯學(xué)[M].長(zhǎng)春:吉林大學(xué)出版社，2014:1.。

基于此觀點(diǎn)，筆者與審查員進(jìn)行了電話會(huì)晤，審查員接受了“有限的試驗(yàn)應(yīng)該是合乎邏輯的有限試驗(yàn)”的觀點(diǎn)。接下來，筆者引用所述邏輯學(xué)書籍指出邏輯意味著本領(lǐng)域技術(shù)人員的一般思維規(guī)律和思維規(guī)則，通常傾向于是趨利避害，而不是相反。審查員經(jīng)過仔細(xì)考慮，最后在口頭上接受了這樣的爭(zhēng)辯觀點(diǎn)。

筆者在答復(fù)第三次審查意見通知書的書面意見陳述中，將爭(zhēng)辯的重點(diǎn)從對(duì)比文件1給出相反教導(dǎo)轉(zhuǎn)移到了在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上嘗試低于50 ppm的低鈷含量是不合乎邏輯的，最終得到了本專利的授權(quán)。

之后，筆者多次遇到類似的審查意見，均采用類似的爭(zhēng)辯策略，大多取得了滿意的結(jié)果。

四、結(jié) 語(yǔ)

在發(fā)明專利的創(chuàng)造性的審查過程中，突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的判斷可謂是重中之重，也非常容易引起爭(zhēng)議。在很多審查意見中，審查員在利用三步法判斷創(chuàng)造性時(shí)，引用《專利審查指南》（2010版）第二部分第4章第2.2節(jié)的規(guī)定來評(píng)價(jià)區(qū)別技術(shù)特征，并且頻繁提及“有限次的試驗(yàn)”。如果能結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)，正確理解“合乎邏輯”一詞，則有望得到適當(dāng)?shù)膶彶榻Y(jié)果。