專利侵權(quán)訴訟中等同原則的適用與限制

專利司法實踐中，等同原則作為專利侵權(quán)判定的基本原則之一，一直為司法判例和法律理論界所關(guān)注。近年來，知識產(chǎn)權(quán)法特別是專利法中的利益平衡問題已越來越頻繁地受到各方學(xué)者的認(rèn)識和贊同，等同原則在專利法利益平衡中的作用也愈加明顯，有的學(xué)者認(rèn)為，等同原則實際上是保護(hù)專利權(quán)人的個人利益和維護(hù)社會公共利益平衡的調(diào)節(jié)器。更有學(xué)者進(jìn)一步指出，等同原則是一個平衡點，它的基本要素是平衡專利權(quán)人利益與社會公眾利益。把握適當(dāng)，既可以有效地保護(hù)專利權(quán)人的利益，又能促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，否則就可能適得其反。因此，準(zhǔn)確適用等同原則使其平衡各方利益是立法和司法中應(yīng)當(dāng)遵循的方向，本文試圖通過司法解釋及最新最高人民法院的司法判例來分析等同原則的適用狀態(tài)和條件，另一方面也探討等同原則的限制情況以防止其過度的濫用。

一、等同原則在我國的歷史沿革和司法實踐

等同原則在我國專利法的立法和司法實踐中存在一個起伏變化的過程，大致可以分為以下三個階段：

（一）1985年至2000年

從1985年專利法開始實施起，專利制度本身以及相關(guān)司法保護(hù)還處在摸索階段，這一階段缺少成文的司法解釋和類似文件，等同原則的理論更多地出現(xiàn)在學(xué)者的文章和教科書中，也有一些法院運用等同原則審理和判決了一些典型案件，比較突出的是北京法院審理的周林訴北京華奧電子醫(yī)療儀器有限公司的專利侵權(quán)案和深圳創(chuàng)格科技實業(yè)有限公司、馬希光訴美國康柏電腦公司案件，以上案件為等同原則的正式引入起到了很好的示范作用；但是，由于缺乏明確的司法解釋，引用等同原則的要件并不完善，同時在全國范圍內(nèi)受法院審理知識產(chǎn)權(quán)案件經(jīng)驗缺乏的影響，等同原則的適用也暴露出了太多的問題和不確定性。

（二）2001年至2009年

隨著2001年7月最高法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》中對等同原則的明確規(guī)定，使等同原則第一次納入正式的司法解釋中，為法院案件審理專利訴訟適用等同認(rèn)定和判斷提供了依據(jù)和指導(dǎo)。同年9月北京市高級法院《專利侵權(quán)判定若干問題的意見》試行發(fā)布，對等同原則的定義、適用條件、對比方式及限制情況等都作了詳細(xì)的解釋，是迄今為止對等同原則規(guī)定最為詳細(xì)的準(zhǔn)司法解釋文件，雖然受地域和級別限制以及該規(guī)定中一些明顯的疏漏等問題，該文件還不能稱為完善的司法解釋，但對相應(yīng)問題的思考和解釋還是具有重要的示范作用的。這一時期的司法實踐運用等同原則進(jìn)行審理案件已經(jīng)相當(dāng)普遍，也有不少經(jīng)典案例，但是，等同原則也逐漸開始向另一方向傾斜了，個別法院對等同原則的適用條件比較寬松和隨意，整體方案的等同、缺少必要技術(shù)特征的等同等判決也時有出現(xiàn)，對等同原則限制的呼聲也在司法界和理論界中逐漸提高。

（三）2009年至今

2009年，最高法院發(fā)布了《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》，對專利侵權(quán)的判定包括等同原則的適用都是一個很好的梳理， 不僅明確了侵權(quán)判定中的全面覆蓋、等同原則，也對等同原則的限制如禁止反悔、捐獻(xiàn)原則作了詳細(xì)的規(guī)定。在司法判例方面，最高法院也在更多的判例中體現(xiàn)了等同原則的適用，可以認(rèn)為，等同原則的適用也進(jìn)入了一個更加成熟、理性的階段。

二、等同原則的適用條件

（一）構(gòu)成要件

最高法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第17條，“……專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能聯(lián)想到的特征?！?/p>

概括起來，等同特征的認(rèn)定一般包括三方面的要件，或稱三步法判定：

第一步：對比獲得區(qū)別技術(shù)特征。判斷是否構(gòu)成專利侵權(quán)，一般方法是將被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比，如果被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同技術(shù)特征的，則依據(jù)全面覆蓋原則，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，構(gòu)成相同侵權(quán)（或字面侵權(quán)）；如果經(jīng)對比發(fā)現(xiàn)包含一項或多項不同于權(quán)利要求記載的技術(shù)特征，這些技術(shù)特征被稱為區(qū)別技術(shù)特征，這些區(qū)別特征的獲得即成為等同判斷的基礎(chǔ)和下一步判斷的對象。

第二步：判斷三個“基本相同”。獲得區(qū)別技術(shù)特征后，將區(qū)別技術(shù)特征和權(quán)利要求對應(yīng)的技術(shù)特征相對比，分析判斷是否屬于“以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果”。在三個“基本相同”的判斷中要注意，技術(shù)手段的判斷是最基本的，功能和手段是判斷所必要的考慮因素，也就是說，如果技術(shù)手段基本相同的情況下，可以進(jìn)一步驗證其實現(xiàn)的功能和達(dá)到的效果是否相同；而如果技術(shù)手段不一致或不構(gòu)成“基本相同”，則一般無需進(jìn)一步考慮功能和效果是否基本相同了。

第三步：判斷顯而易見性。判斷顯而易見性的主體應(yīng)當(dāng)是本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員，本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員對相關(guān)“三個基本相同”的替換無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到。如果發(fā)明創(chuàng)造所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員能夠輕易完成這種替換，則應(yīng)屬顯而易見，進(jìn)而構(gòu)成等同替換；反之，則為非顯而易見的替換。

在陜西競業(yè)玻璃鋼有限公司與永昌積水復(fù)合材料有限公司侵犯實用新型專利權(quán)糾紛一案中，最高法院審理認(rèn)為，在判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與專利技術(shù)特征是否等同時，不僅要考慮被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征是否屬于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的技術(shù)特征，還要考慮被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征與專利技術(shù)特征相比，是否屬于基本相同的技術(shù)手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，只有以上兩方面的條件同時具備，才能夠認(rèn)定二者屬于等同的技術(shù)特征?？梢?，進(jìn)行三步法分析中，第二步“判斷三個基本相同”和第三步“判斷顯而易見性”應(yīng)當(dāng)同時考慮和判定，不能偏廢。在上述三步法分析和判定后，如果滿足條件即判定構(gòu)成等同特征，反之則不構(gòu)成等同替換。如果還存在其他區(qū)別技術(shù)特征，則重復(fù)上述三步法再進(jìn)行相應(yīng)地判斷。

（二）全部技術(shù)特征逐一對比，判斷是否缺少必要技術(shù)特征

如前文所述，專利侵權(quán)判定是以全面覆蓋原則為基礎(chǔ)，只有具備了區(qū)別技術(shù)特征的情況才適用等同原則。因此，將全部技術(shù)特征逐一對比，并判斷是否缺少必要技術(shù)特征是侵權(quán)判定的基本要件。最高法院通過案例和司法解釋確定了將全部技術(shù)特征逐一對比的方式，同時也否定了“多余指定”、“變劣發(fā)明”等曾經(jīng)的司法判決和法理界觀點。從利益平衡的原理上看，這一點同樣得到了很好的解釋，專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)包含權(quán)利要求的每一個技術(shù)特征，專利權(quán)人不能隨意解釋、放棄權(quán)利要求中納入的每一個技術(shù)特征。

在梁錦水與李昌眾等專利侵權(quán)糾紛一案中，被控侵權(quán)技術(shù)方案缺少“側(cè)面上膠裝置”和“拼板裝置”這兩個技術(shù)特征，而分別以“人工用刷子刷膠”和“人工手動轉(zhuǎn)向、搬運板芯到特定位置”來代替，因此專利權(quán)人主張均為等同技術(shù)特征。對此，最高法院予以否定，認(rèn)為這兩個特征不屬于等同替換的特征，而應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被控侵權(quán)物中缺少相應(yīng)的技術(shù)特征，被控侵權(quán)物沒有完全覆蓋本專利獨立權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征，因此不構(gòu)成專利侵權(quán)。

（三）技術(shù)特征等同，而非整體方案的等同

等同原則中的“等同”，是指技術(shù)方案中具體技術(shù)特征的技術(shù)手段、功能、作用等同，而不是侵權(quán)物和專利兩個技術(shù)方案的整體等同。等同物應(yīng)當(dāng)是指侵權(quán)物中替代專利權(quán)利要求中的技術(shù)特征，并非指整個侵權(quán)物將專利技術(shù)方案全部替換。作為發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案，如果采用所謂的“整體等同”的方式，勢必會導(dǎo)致過分傾向于專利權(quán)人，使得專利保護(hù)的范圍不確定，不利于社會公眾利益，也會阻止在現(xiàn)有專利基礎(chǔ)啟發(fā)下，基于同一發(fā)明目的通過不同技術(shù)方案來解決問題新的和改進(jìn)的發(fā)明創(chuàng)造，這無疑有損創(chuàng)新和發(fā)明創(chuàng)造。

相關(guān)最高法院的司法判例也明確了這一觀點。最高法院在王前之與建筑第八工程局公司等專利侵權(quán)一案中，認(rèn)定被訴侵權(quán)施工方法缺少涉案專利中的“邊填料邊振搗密實”的技術(shù)特征，同時指出，專利侵權(quán)訴訟中的等同是指具體的技術(shù)特征的等同，而不是發(fā)明創(chuàng)造的整體等同，因此，進(jìn)行侵權(quán)判定時，應(yīng)當(dāng)僅就被訴侵權(quán)方法的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的相應(yīng)的技術(shù)特征是否等同進(jìn)行判定，而不是對技術(shù)方案整體是否等同進(jìn)行判定。

（四）等同判斷的鑒定問題

等同判斷的性質(zhì)是技術(shù)問題還是法律問題一直飽受爭議。在寧波市某機(jī)芯總廠訴江陰某五金制品有限公司（以下簡稱“江陰五金公司”）侵犯專利權(quán)糾紛案中，當(dāng)事人江陰五金公司認(rèn)為，等同替換的判斷應(yīng)屬于人民法院的職權(quán)范圍，不應(yīng)通過技術(shù)鑒定來解決。最高法院審理認(rèn)為，等同替代應(yīng)屬技術(shù)事實問題，人民法院在認(rèn)定二者是否屬于等同物替換時，有時需要借助本領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員的判斷。

一些學(xué)者認(rèn)為，在存在技術(shù)專家就替換的可行性出具鑒定結(jié)論的情形下，應(yīng)由法院對替換的顯而易見性進(jìn)行判斷，否則會造成法官審判權(quán)的旁落，不利于被控侵權(quán)人合法權(quán)益的保護(hù)。筆者也基本同意上述觀點，但需要進(jìn)一步解釋的是，等同判斷實際是一個包含技術(shù)問題和法律問題的綜合性判斷，其中的技術(shù)問題可以由專業(yè)的技術(shù)鑒定機(jī)構(gòu)來鑒定完成，在技術(shù)問題并不復(fù)雜，法官有能力進(jìn)行分析判斷的情況下，也可以由法院自行判斷完成；然而，對于等同判斷中的法律問題，如涉及替換的顯而易見性、鑒定的程序是否公正等，則應(yīng)當(dāng)由法院來認(rèn)定。

三、等同原則的限制

（一）現(xiàn)有技術(shù)抗辯

《專利法》第62條規(guī)定，在專利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有設(shè)計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。最高法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第14條進(jìn)一步規(guī)定，被訴落入專利權(quán)保護(hù)范圍的全部技術(shù)特征，與現(xiàn)有技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征相同或者無實質(zhì)性差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人實施的技術(shù)屬于專利法第62條規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)。

現(xiàn)有技術(shù)抗辯是充分體現(xiàn)社會公眾的一方利益的，公知公用的現(xiàn)有技術(shù)不能被納入到專利權(quán)的保護(hù)范圍中，專利權(quán)人也不能依據(jù)所謂技術(shù)特征的等同來禁止現(xiàn)有技術(shù)的自由使用。在伊萊利公司與豪森公司專利侵權(quán)糾紛一案中，法院認(rèn)定由于在專利的說明書明確記載，美國專利5223608即現(xiàn)有技術(shù)已公開了“使用無水氨的甲醇液進(jìn)行脫保護(hù)”，因而使用氨氣作為脫保護(hù)是本專利的現(xiàn)有技術(shù)，不應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)有技術(shù)通過等同原則納入專利保護(hù)的范圍。

（二）禁止反悔原則的適用

在專利申請的審批過程中，申請人針對其專利申請作出的修改和針對專利局審查通知作出的意見陳述有可能會對其專利權(quán)保護(hù)范圍產(chǎn)生一定的限制作用。這種限制作用體現(xiàn)在禁止專利權(quán)人將其在審批過程中通過修改或者意見陳述所表明的不屬于其專利權(quán)保護(hù)范圍之內(nèi)的內(nèi)容重新囊括到其專利權(quán)保護(hù)范圍之中。這就是所謂的“禁止反悔”原則。

在判斷專利權(quán)的效力和判斷是否構(gòu)成侵犯專利權(quán)時，專利權(quán)人對專利權(quán)利要求的解釋應(yīng)當(dāng)前后一致，不允許專利權(quán)人出爾反爾以損害公眾利益。

最高法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第6條規(guī)定，專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。

當(dāng)相同侵權(quán)成立時，一般無需考慮禁止反悔原則；只有當(dāng)相同侵權(quán)不成立，進(jìn)而依據(jù)等同原則來判斷等同侵權(quán)時，才需要考慮適用禁止反悔原則的問題。 因此，可以認(rèn)為禁止反悔是對等同原則的一種限制， 兩者互為補(bǔ)充，平衡和調(diào)節(jié)專利權(quán)人與公眾之間的利益平衡。

（三）捐獻(xiàn)原則

最高法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第5條規(guī)定，對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。

捐獻(xiàn)原則立意基點仍然在利益平衡上，專利權(quán)人在說明書（包括附圖）中描述了技術(shù)方案，但未在權(quán)利要求中記載，則該技術(shù)方案可以看作專利權(quán)人將此技術(shù)方案“捐獻(xiàn)”給了社會公眾，社會公眾有權(quán)利實施該技術(shù)方案。

（四）可預(yù)見規(guī)則

源于美國司法界的“可預(yù)見規(guī)則”，指的是等同原則不能囊括專利權(quán)人在申請專利時已經(jīng)可以預(yù)見到并且應(yīng)當(dāng)將其涵蓋在權(quán)利要求保護(hù)范圍之中的技術(shù)方案。這一規(guī)則的實質(zhì)在于將被控侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比較，如果被控侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)相比不符合專利的授權(quán)條件，則不能認(rèn)定被控侵權(quán)產(chǎn)品屬于等同的范圍；反之，如果被控侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)相比符合專利的授權(quán)條件，則可以認(rèn)定被控侵權(quán)產(chǎn)品屬于等同的范圍?？深A(yù)見規(guī)則與傳統(tǒng)方法的區(qū)別是，專利權(quán)人與被控侵權(quán)人所承擔(dān)的舉證責(zé)任不同。在使用傳統(tǒng)方法時，被控侵權(quán)人承擔(dān)證明被控侵權(quán)產(chǎn)品屬于現(xiàn)有技術(shù)的責(zé)任。在使用可預(yù)見規(guī)則時，雖然最初被控侵權(quán)人也要承擔(dān)證明被控侵權(quán)產(chǎn)品屬于現(xiàn)有技術(shù)的責(zé)任，但最終由專利權(quán)人承擔(dān)權(quán)利要求不包括現(xiàn)有技術(shù)的責(zé)任。

四、總 結(jié)

毫無疑問，等同原則在適用條件、使用限制方面一直受到利益均衡理論的影響，這也是專利制度的性質(zhì)決定的，在保護(hù)專利權(quán)人私權(quán)的同時，不能偏廢對社會公眾利益的考慮和平衡。如果過度強(qiáng)調(diào)某一方的利益，勢必會損害另一方的利益，專利制度鼓勵發(fā)明創(chuàng)新的初衷將難以實現(xiàn)。因此，在專利侵權(quán)訴訟中等同原則的適用問題上，一方面要正確、完整地理解和適用等同原則，合法保護(hù)專利權(quán)人的正當(dāng)權(quán)利；另一方面也要強(qiáng)調(diào)對等同原則的限制，研究在什么情況下不能適用等同原則。筆者認(rèn)為，只有恰當(dāng)?shù)剡\用好等同原則這個“調(diào)節(jié)器”，兼顧專利權(quán)人和社會公眾的利益，才能實現(xiàn)和維護(hù)專利制度的終極目的。

（本文由北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司供稿）