創(chuàng)造性分析“三步法”之我見(jiàn)
——從本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的視角

劉 倜 金光華 陳華成

一、引 子

關(guān)于創(chuàng)造性（非顯而易見(jiàn)性）的判斷，《專利審查指南》（2010版）中規(guī)定“三步法”，指出：要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明實(shí)際解決的問(wèn)題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的（普通）技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。

在一種解讀中，建議在判斷中從本領(lǐng)域技術(shù)人員的視角來(lái)還原發(fā)明創(chuàng)造的產(chǎn)生過(guò)程，并在考慮發(fā)明創(chuàng)造的產(chǎn)生過(guò)程的基礎(chǔ)上，建議從整體上認(rèn)識(shí)和把握現(xiàn)有技術(shù)。①熊婷.創(chuàng)造性技術(shù)啟示判斷中技術(shù)方案的整體考量［N］.中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)，2013-12-27（011）.

然而，在這樣的解讀中，這里的“本領(lǐng)域技術(shù)人員”其實(shí)是發(fā)明人，而并非是專利法意義上的本領(lǐng)域技術(shù)人員。因此，其看待發(fā)明創(chuàng)造的角度，可能會(huì)有別于所謂“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”看待發(fā)明創(chuàng)造的角度。

《專利審查指南》（2010版）中規(guī)定：“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，也可稱為本領(lǐng)域的技術(shù)人員，是指一種假設(shè)的‘人’，假定他知曉申請(qǐng)日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識(shí)，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力?！雹趨⒁?jiàn)《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第2.4節(jié)，第171頁(yè)。一般地，這里的“本領(lǐng)域技術(shù)人員”更通常地被稱作“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”。如《專利審查指南》（2010版）中所進(jìn)一步指出的“設(shè)定這一概念的目的，在于統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)，盡量避免審查員主觀因素的影響”。

然而，《專利法》《專利法實(shí)施細(xì)則》《專利審查指南》（2010版）中似乎并未明確什么是創(chuàng)造能力。那么，什么是創(chuàng)造能力呢？

一般地說(shuō)，創(chuàng)造能力或者說(shuō)創(chuàng)造力可以被認(rèn)為是一種主觀能動(dòng)性，是主動(dòng)去認(rèn)識(shí)問(wèn)題、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。認(rèn)識(shí)、分析和解決新問(wèn)題，以新的方法論去分析問(wèn)題，以新的方案來(lái)解決問(wèn)題等。從某種意義上，后兩者也可以被看作是新的問(wèn)題。創(chuàng)造力是智慧生命區(qū)別于其他生命的本質(zhì)特征，也是本領(lǐng)域的真實(shí)血肉的技術(shù)人員區(qū)別于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員這種假想的、沒(méi)有能動(dòng)性的機(jī)械化的生命的本質(zhì)特征。

因此，就這點(diǎn)而言，有必要考慮一下本領(lǐng)域普通技術(shù)人員這種沒(méi)有深度學(xué)習(xí)能力的人工生命，將會(huì)如何來(lái)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行“創(chuàng)造”（這里，姑且將其所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案也稱作發(fā)明創(chuàng)造）。

二、“創(chuàng)造”

首先，作為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員，“他”需要一份對(duì)比文件來(lái)作為“最接近”的對(duì)比文件。現(xiàn)在，沒(méi)有任何的啟示，也沒(méi)有后知后覺(jué)（hindsight）。于是，“他”隨意地選擇了一份對(duì)比文件——D1（假設(shè)其方案包括特征：字母A和字母B）——來(lái)作為“最接近”的對(duì)比文件，以對(duì)其進(jìn)行修改?！八毕氲溃骸斑@個(gè)對(duì)比文件D1一定存在某種問(wèn)題（姑且稱之為謎之問(wèn)題‘?’），但我尚不知道。解決了這個(gè)問(wèn)題，我就能實(shí)現(xiàn)一個(gè)效果（姑且稱之為謎之效果‘X’）。效果是什么我也不知道。如何解決我也不知道?！?/p>

在現(xiàn)在的情況下，一般地，對(duì)比文件D1自身不會(huì)自揭其短，而本領(lǐng)域普通技術(shù)人員“他”又沒(méi)有認(rèn)識(shí)D1所可能存在的、但D1自身又沒(méi)有教導(dǎo)的問(wèn)題的能力?！八币膊荒芤孕碌姆椒ㄕ撊シ治鰡?wèn)題，以新的方案來(lái)解決問(wèn)題。所以現(xiàn)在，“他”既不知道為何修改該對(duì)比文件D1，也不知道如何修改該對(duì)比文件D1?！八庇值貌坏健吧駟ⅰ眮?lái)給“他”以創(chuàng)造的智慧，又不能如審查員那樣得到“hindsight”來(lái)看到某些通往作為最終目的的該技術(shù)方案的捷徑甚至該最終目標(biāo)本身?！八币换I莫展……等等，“他”突然想到，“我可是‘具有從該技術(shù)領(lǐng)域或者其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知……之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識(shí)和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力’的”……于是，“他”動(dòng)用“他”的這個(gè)能力，去檢索海量的資料來(lái)試圖得到某種“啟示”。

（1）可能“他”會(huì)發(fā)現(xiàn)有些資料（例如，對(duì)比文件D2）公開(kāi)了能夠與該對(duì)比文件D1結(jié)合的方案，其能夠?qū)崿F(xiàn)某種技術(shù)效果Y。但這個(gè)效果不是“他”想要的。

（2）也可能“他”會(huì)發(fā)現(xiàn)有些資料（例如，對(duì)比文件D3）提及了對(duì)比文件D1的某種存在的問(wèn)題“ü”，但沒(méi)有給出解決方案。然而，一方面這個(gè)效果也不是他想要的，另一方面，就算是他想要的，他也不知道怎么來(lái)分析這個(gè)問(wèn)題“ü”來(lái)創(chuàng)造出解決方案，“他”只能去檢索之前的技術(shù)中有沒(méi)有公開(kāi)如何解決這個(gè)問(wèn)題。

（3）還可能“他”會(huì)發(fā)現(xiàn)有些資料（例如，對(duì)比文件D4）教導(dǎo)了一種針對(duì)與該對(duì)比文件D1互斥的方案中類似問(wèn)題“?”的解決方案。

（4）還可能“他”會(huì)發(fā)現(xiàn)有些資料（例如，對(duì)比文件D5或者公知常識(shí)）教導(dǎo)了特征：數(shù)字“1”。但根據(jù)對(duì)比文件D1和該資料（D5或者公知常識(shí)），“他”不知道為什么要把數(shù)字“1”與對(duì)比文件1結(jié)合，也不知道結(jié)合了用來(lái)做什么或者實(shí)現(xiàn)什么。

假設(shè)“他”窮盡所能找到的資料，只發(fā)現(xiàn)了這幾份相關(guān)聯(lián)的資料?！八遍喿x并嘗試組合這些資料，然而依然得不到他想要的謎之問(wèn)題“?”和謎之效果“X”?！八辈挥砂@，上帝果然是公平的，在給予他“獲知……之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識(shí)和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力”的同時(shí)，并沒(méi)有給予他創(chuàng)造力這種東西。于是，“他”確定，解決這個(gè)謎之問(wèn)題“?”并實(shí)現(xiàn)謎之效果“X”的謎之方案是需要?jiǎng)?chuàng)造力的，在“他”的能力范圍之外。

那么，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員構(gòu)思“發(fā)明創(chuàng)造”的過(guò)程，對(duì)于我們有什么啟示呢？

三、啟示I——有關(guān)本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員

首先，對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員進(jìn)行“發(fā)明創(chuàng)造”的過(guò)程，最艱難的地方在哪里？在于發(fā)現(xiàn)（新）問(wèn)題！更不用提以新的方法論去分析問(wèn)題，以新的方案來(lái)解決問(wèn)題了。

本領(lǐng)域普通技術(shù)人員“他”不能從現(xiàn)有技術(shù)的方案發(fā)現(xiàn)該方案的問(wèn)題；或者說(shuō)，“他”不能從現(xiàn)有技術(shù)的方案預(yù)期如何對(duì)其改進(jìn)以及帶來(lái)什么效果。問(wèn)題和效果，是一體的兩面，但各有側(cè)重，下文將會(huì)進(jìn)一步說(shuō)明。

“他”只能在黑暗中摸索（也許檢索），來(lái)看現(xiàn)有技術(shù)中有沒(méi)有公開(kāi)過(guò)該方案有什么問(wèn)題，或者有沒(méi)有什么別的公開(kāi)的方案來(lái)和該方案結(jié)合以實(shí)現(xiàn)某種效果。所以“他”能得到的方案才都屬于現(xiàn)有技術(shù)（當(dāng)然，也可能包括“他”從這些公開(kāi)能顯而易見(jiàn)地得到的內(nèi)容），不能被授予專利。

其次，如果這時(shí)有個(gè)全知的生物告訴“他”，當(dāng)你從該對(duì)比文件出發(fā)你會(huì)面對(duì)這種“要實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”，于是會(huì)怎樣？“他”將會(huì)被“啟示”，“他”會(huì)去檢索現(xiàn)有技術(shù)來(lái)看有沒(méi)有公開(kāi)過(guò)這樣的或類似這樣的問(wèn)題及其解決方案，從而得到一個(gè)解決該“要實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”的方案。當(dāng)然，也有可能“他”最終也沒(méi)找到這樣的公開(kāi)。

基于上面的這些考慮，我們回到《專利審查指南》（2010版）中的相關(guān)規(guī)定。

四、啟示II ——有關(guān)《專利審查指南》（2010版）

《專利審查指南》（2010版）中關(guān)于創(chuàng)造性的“三步法”的第三步（判斷顯而易見(jiàn)性）有這樣的規(guī)定：“判斷過(guò)程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示……這種啟示會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對(duì)所述技術(shù)問(wèn)題時(shí)，改進(jìn)該最接近現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明?！雹蹍⒁?jiàn)《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)，第173頁(yè)。

在這里，先天性地存在這樣的疑問(wèn)：在待審的發(fā)明之前，在完全沒(méi)有該發(fā)明公開(kāi)的情況下，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員從最接近的對(duì)比文件出發(fā)能否面對(duì)所述技術(shù)問(wèn)題？因?yàn)橹挥姓J(rèn)識(shí)到了問(wèn)題，才可能去分析問(wèn)題，進(jìn)而去解決問(wèn)題。在很多時(shí)候，認(rèn)識(shí)到問(wèn)題是個(gè)艱難的研發(fā)和積累的過(guò)程；而一旦認(rèn)識(shí)到了問(wèn)題，分析和解決可能就迎刃而解。

因此，筆者以為，實(shí)際上，“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”或者所謂的“會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明”的啟示，首先要解決的是“為什么”的問(wèn)題，即在待審的發(fā)明之前，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員為什么要去修改最接近的對(duì)比文件。

一般地，現(xiàn)有技術(shù)的文獻(xiàn)不太可能公開(kāi)自己潛在有什么問(wèn)題。而“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”又沒(méi)有認(rèn)識(shí)問(wèn)題和分析問(wèn)題的能力。在沒(méi)有待審的發(fā)明的啟示的情況下，“他”依靠什么才能認(rèn)識(shí)（或者用《專利審查指南》（2010版）的話是“面對(duì)”）這個(gè)“所實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”？所以，“他”才需要啟示，才需要一篇文獻(xiàn)恰好公開(kāi)或者使“他”能夠顯而易見(jiàn)地認(rèn)識(shí)到“現(xiàn)有技術(shù)的該文獻(xiàn)存在‘所實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題’”這個(gè)事實(shí)。注意，需要被公開(kāi)的不是“所實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”這個(gè)問(wèn)題本身，而是“現(xiàn)有技術(shù)的該文獻(xiàn)存在‘所實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題’”這個(gè)事實(shí)。

換而言之，發(fā)明相對(duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)所要“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”，并非是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在發(fā)明之前所能知曉的，也不是發(fā)明之前的現(xiàn)有技術(shù)中的認(rèn)知，它不屬于現(xiàn)有技術(shù)。“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”這一概念本身就意味著后知后覺(jué)。

因此，從某種意義上來(lái)說(shuō)，上面所引述的《專利審查指南》（2010版）中有關(guān)啟示的規(guī)定或許被如下解釋可能更適合：在沒(méi)有啟示的情況下，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員不“會(huì)”（would）去修改對(duì)比文件。不是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員不“能”（could）去修改，而是“他”沒(méi)有能動(dòng)性因此沒(méi)有動(dòng)機(jī)去修改。

五、啟示III ——同樣有關(guān)《專利審查指南》（2010版）

在《專利審查指南》（2010版）關(guān)于創(chuàng)造性的“三步法”的第二步（確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的問(wèn)題）中規(guī)定：“審查過(guò)程中……基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定的該發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，可能不同于說(shuō)明書(shū)中所描述的‘技術(shù)問(wèn)題’；這種情況下，應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查員所認(rèn)定的最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新確定其實(shí)際解決的‘技術(shù)問(wèn)題’?！雹軈⒁?jiàn)《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)，第172頁(yè)

雖然上述的規(guī)定給予了審查員以重新確定其實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的靈活性，然而卻無(wú)可避免地引入主觀性。下面從幾個(gè)方面來(lái)說(shuō)明。

首先，按照《專利審查指南》（2010版）現(xiàn)在的規(guī)定，在“三步法”的第二步，審查員代替了本領(lǐng)域普通技術(shù)人員分析了發(fā)明相對(duì)于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別以及所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果（或者所實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題），之后在第三步，才又把任務(wù)交還給本領(lǐng)域普通技術(shù)人員：你（本領(lǐng)域普通技術(shù)人員）現(xiàn)在假定回到申請(qǐng)日之前怎么解決這個(gè)技術(shù)問(wèn)題。而如前面所分析的，在從本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的視角來(lái)看發(fā)明的情況下，這基本是最艱難的一步，卻被直接賦予了。

就這點(diǎn)而言，需要強(qiáng)調(diào)的是，發(fā)明所“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”并非是發(fā)明之前的現(xiàn)有技術(shù)中的認(rèn)知。在發(fā)明之前，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員除了現(xiàn)有技術(shù)中已知的（包括可以從已知資料中顯而易見(jiàn)地獲得的）改進(jìn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)的方式之外，“他”并不知曉當(dāng)時(shí)未知的改進(jìn)方式。因此，發(fā)明所“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”它也不應(yīng)當(dāng)成為指引本領(lǐng)域普通技術(shù)人員去現(xiàn)有技術(shù)中尋找改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)的啟示或者動(dòng)機(jī)的方向的因素（實(shí)際上卻是最主要的因素）。審查員可以以此為指引幫助檢索過(guò)程，但在判斷創(chuàng)造性的過(guò)程中，本領(lǐng)域技術(shù)人員改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)的啟示或者動(dòng)機(jī)應(yīng)當(dāng)來(lái)源于現(xiàn)有技術(shù)本身。因此，發(fā)明所“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”這一概念相當(dāng)于實(shí)質(zhì)性地教導(dǎo)了本領(lǐng)域普通技術(shù)人員“后知后覺(jué)”的知識(shí)。

其次，在實(shí)踐中，常常發(fā)現(xiàn)有審查員將由發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征推斷來(lái)的“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”描述為提供對(duì)應(yīng)的區(qū)別技術(shù)特征，或者描述為從該區(qū)別技術(shù)特征可以直接顯而易見(jiàn)地上推得到的問(wèn)題或者下推得到效果，從而低估發(fā)明的創(chuàng)造性。盡管在《專利審查指南》（2010版）中補(bǔ)充說(shuō)明了：“發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問(wèn)題的基礎(chǔ)”，然而“任何技術(shù)效果”，不恰恰暗示了任何“實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”么？

最后，在實(shí)踐中，“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”與發(fā)明自己所聲稱的技術(shù)效果往往相去甚遠(yuǎn)，甚至可謂風(fēng)馬牛不相及。其與所謂的“會(huì)使本領(lǐng)域的技術(shù)人員改進(jìn)該最接近現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明”的啟示往往邏輯上并不緊密關(guān)聯(lián)，雖然在頁(yè)面上二者往往印刷在一起。

另外，審查員作為鮮活的人，盡管他在審查過(guò)程中有意識(shí)地減少主觀因素的影響，但卻不可避免地帶著他的主觀能動(dòng)性，使得他所假想的“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”原生地帶著某種程度的創(chuàng)造力。實(shí)際上，審查員在特定技術(shù)領(lǐng)域的水準(zhǔn)越高，他所假想的“本領(lǐng)域普通技術(shù)人員”對(duì)創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)往往越高。

綜上所述，可以看出在從發(fā)明所要實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的角度出發(fā)來(lái)分析創(chuàng)造性的時(shí)候，很可能增強(qiáng)了而不是降低了審查員原本就天然帶有的主觀性，從而降低了客觀性。反而是從發(fā)明的技術(shù)效果角度出發(fā)，可能會(huì)比技術(shù)問(wèn)題的角度更客觀一些。

這里還需要說(shuō)明的是，不管是從發(fā)明所實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的角度，還是從發(fā)明的技術(shù)效果的角度，兩條路徑的目的，都是去分析是否給出啟示，使得本領(lǐng)域的技術(shù)人員有動(dòng)機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。由于本領(lǐng)域技術(shù)人員沒(méi)有主觀能動(dòng)性，因此即使面對(duì)所述技術(shù)問(wèn)題，在沒(méi)有這種啟示的情況下，本領(lǐng)域的技術(shù)人員也沒(méi)有動(dòng)機(jī)去改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)。

六、結(jié) 論

因此，筆者竊以為，《專利審查指南》（2010版）現(xiàn)在的規(guī)定默許了機(jī)械化的本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的主觀能動(dòng)性，實(shí)際上暗含地賦予了機(jī)械化的人以創(chuàng)造能力，至少是一定程度上的創(chuàng)造能力（認(rèn)識(shí)甚至分析“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”），從而有可能導(dǎo)致審查過(guò)程中的主觀因素的增加。另外，《專利審查指南》（2010版）中的這種暗含的賦予，無(wú)形之中降低了從現(xiàn)有技術(shù)到發(fā)明申請(qǐng)的從無(wú)到有的創(chuàng)造過(guò)程中最重要的一環(huán)——對(duì)問(wèn)題的認(rèn)知——的難度，從而可能導(dǎo)致低估發(fā)明的創(chuàng)造性。

筆者竊以為，或許規(guī)定成如下會(huì)更客觀一些：“在該步驟中，要從最接近的現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明的技術(shù)效果或由發(fā)明的技術(shù)效果所確定的實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題出發(fā)，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。判斷過(guò)程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以實(shí)現(xiàn)基本相同或相似的技術(shù)效果的啟示?！?/p>

如此，使審查員的審查過(guò)程側(cè)重于在待審的發(fā)明之前，在完全不考慮待審發(fā)明的教導(dǎo)的情況下，對(duì)比文件是否給出啟示來(lái)修改最接近的現(xiàn)有技術(shù)。這啟示可以是基于發(fā)明的技術(shù)效果，或者可以基于由發(fā)明的技術(shù)效果而分析得到發(fā)明所實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。但是，或許還應(yīng)當(dāng)明確：有啟示才有動(dòng)機(jī)，無(wú)啟示則一般無(wú)動(dòng)機(jī)。