“三步法”中的非客觀性要素及其客觀化

王慧忠孫紀(jì)泉

“三步法”中的非客觀性要素及其客觀化

王慧忠?孫紀(jì)泉?

分析“三步法”中的非客觀性要素并對(duì)其進(jìn)行客觀化，以提高“三步法”在創(chuàng)造性審查中的客觀性。“三步法”中的非客觀性要素包括：確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題、判斷區(qū)別特征是否為公知常識(shí)、判斷區(qū)別特征的作用是否相同。針對(duì)非客觀性要素提出的可能的客觀化方式，包括：應(yīng)適當(dāng)考慮確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的優(yōu)先順序，應(yīng)當(dāng)在請(qǐng)求保護(hù)的主題下確定上位層面或高層級(jí)的技術(shù)問(wèn)題，增大審查員對(duì)公知技術(shù)知識(shí)的主動(dòng)舉證義務(wù)并擴(kuò)大證據(jù)類型等。

“三步法”客觀性技術(shù)問(wèn)題

一、引 言

《專利法》要求在專利申請(qǐng)和審查的程序中應(yīng)當(dāng)遵循客觀、公正、準(zhǔn)確、及時(shí)的原則，其中客觀性原則是審查程序中的首要原則。

專利審查的客觀性能夠保證授權(quán)專利的質(zhì)量，提高授權(quán)專利的穩(wěn)定性，審查過(guò)程中做到客觀，會(huì)減少審查意見(jiàn)中不必要的質(zhì)疑，提高專利代理效率，降低申請(qǐng)人的應(yīng)對(duì)成本。

二、“三步法”的客觀性

“三步法”是為客觀審查專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性而引入的判斷方法，其步驟是:（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。①中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2010版）［M］.北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010：172-175.“三步法”對(duì)應(yīng)于一種常見(jiàn)的獲得發(fā)明創(chuàng)造的過(guò)程，或者說(shuō)是比擬一個(gè)獲得發(fā)明創(chuàng)造的過(guò)程，該常見(jiàn)的獲得發(fā)明創(chuàng)造的過(guò)程是發(fā)明人通常基于自己所了解的一份現(xiàn)有技術(shù)（如一篇文獻(xiàn)或一個(gè)現(xiàn)有的實(shí)物），欲解決其所存在的技術(shù)問(wèn)題，進(jìn)而找到解決方案從而獲得一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，“三步法”的每一步基本上能夠?qū)?yīng)于常見(jiàn)的獲得發(fā)明創(chuàng)造的過(guò)程?！叭椒ā钡膶?shí)質(zhì)在于，將不同的獲得發(fā)明創(chuàng)造的過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)化、歸一化，進(jìn)而提供一種標(biāo)準(zhǔn)化、歸一化的創(chuàng)造性判斷方法。采用“三步法”有利于統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)，避免審查員主觀因素的影響。

三、“三步法”中的非客觀性要素

然而，在“三步法”的具體步驟中還存在一定的非客觀性要素，下面進(jìn)行具體說(shuō)明（參見(jiàn)表1，其中列出了“三步法”各步驟的劃分）:

1．“三步法”中的第一步

確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)是從已知的現(xiàn)有技術(shù)中選定與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案，這是對(duì)事實(shí)的認(rèn)定，針對(duì)相同的現(xiàn)有技術(shù)，審查員的主觀影響因素較小，因此這一步驟被評(píng)價(jià)為具有較好的客觀性。

2．“三步法”中的第二步

第二步包括兩個(gè)子步驟，即S2.1確定發(fā)明的區(qū)別特征和S2.2確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，子步驟S2.1涉及對(duì)要求保護(hù)的技術(shù)方案與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的公開(kāi)內(nèi)容的認(rèn)定和比較，也是屬于對(duì)事實(shí)的認(rèn)定，因此這一步驟也被評(píng)價(jià)為具有較好的客觀性。然而，對(duì)于子步驟S2.2，基于相同的區(qū)別特征可能確定出不同的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，這導(dǎo)致發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題具有不確定性，因此這一步驟被評(píng)價(jià)為客觀性欠佳。

基于相同的區(qū)別特征可能確定出不同的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的根源在于:區(qū)別特征的任何技術(shù)效果（作用或所解決的技術(shù)問(wèn)題）都可以作為確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的基礎(chǔ)。概括地，發(fā)明要實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的不確定性可以分為兩種情形（由于技術(shù)效果與作用、所解決的技術(shù)問(wèn)題具有對(duì)應(yīng)性，因此這里提及的技術(shù)效果也可以被描述為作用或所解決的技術(shù)問(wèn)題）:

（1）多個(gè)不同的技術(shù)問(wèn)題:區(qū)別特征具有多個(gè)不同的技術(shù)效果，導(dǎo)致?lián)丝梢源_定多個(gè)不同的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。需要說(shuō)明的是，這里的技術(shù)效果包括說(shuō)明書(shū)中明確記載的區(qū)別特征的技術(shù)效果、說(shuō)明書(shū)中隱含描述的區(qū)別特征的技術(shù)效果以及說(shuō)明書(shū)中未明確記載、也未隱含描述但由本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)可以預(yù)期或確認(rèn)的區(qū)別特征的技術(shù)效果。

例如，發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比文件1相比，其區(qū)別在于在杯子的把手上套有橡膠套，說(shuō)明書(shū)中明確記載使用橡膠套能夠防止杯子掉落，同時(shí)本領(lǐng)域技術(shù)人員可以確認(rèn)使用橡膠套能夠隔熱，因此同一區(qū)別特征同時(shí)具有防滑效果和隔熱效果，對(duì)應(yīng)地，可以確定兩個(gè)不同的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，即使杯子防滑和隔熱。

（2）不同層面的技術(shù)問(wèn)題:針對(duì)區(qū)別特征的技術(shù)效果的不同層面，可以對(duì)應(yīng)地確定多個(gè)不同層面的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。

例如，發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比文件1相比，其區(qū)別在于在電腦機(jī)箱中增加了散熱風(fēng)扇，根據(jù)該區(qū)別特征從不同層面分析會(huì)得到不同的技術(shù)效果，例如，增強(qiáng)機(jī)箱內(nèi)的空氣流通——降低機(jī)箱內(nèi)溫度——提高CPU運(yùn)行效率——提升電腦性能，相應(yīng)地，能夠在四個(gè)層面確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，即使機(jī)箱內(nèi)的空氣流通增強(qiáng)、使機(jī)箱內(nèi)溫度降低、使CPU運(yùn)行效率提高、使電腦性能提升。

不同層面的技術(shù)問(wèn)題的特點(diǎn)是一系列技術(shù)問(wèn)題具有邏輯上的因果關(guān)系，例如，使機(jī)箱內(nèi)的空氣流通增強(qiáng)將導(dǎo)致機(jī)箱內(nèi)溫度降低，使機(jī)箱內(nèi)溫度降低將導(dǎo)致CPU運(yùn)行效率提高，使CPU運(yùn)行效率提高將導(dǎo)致電腦性能提升，它們屬于總體技術(shù)問(wèn)題在不同層面的敘述，實(shí)際上是一體且直接關(guān)聯(lián)的。

3．“三步法”中的第三步

“三步法”中的第三步為判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)，如表1所述，這一步驟可以被拆分為并列的兩個(gè)子步驟:S3.1和S3.2。而步驟S3.2可以被拆分為順序的兩個(gè)子步驟: S3.2.1判斷區(qū)別特征是否被其他材料公開(kāi)；和S3.2.2判斷區(qū)別特征在其他材料中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題所起的作用是否相同。

對(duì)于步驟S3.1，《專利審查指南》（2010版）沒(méi)有規(guī)制審查員對(duì)公知常識(shí)的舉證義務(wù)，僅要求如果申請(qǐng)人對(duì)審查員引用的公知常識(shí)提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說(shuō)明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。在專利代理實(shí)務(wù)中，普遍認(rèn)為這一步驟的客觀性較差。

對(duì)于步驟S3.2.1，仍然屬于對(duì)事實(shí)的認(rèn)定，因此這一步驟被評(píng)價(jià)為具有較好的客觀性。

對(duì)于步驟S3.2.2，判斷區(qū)別特征在其他材料中所起的作用與在要求保護(hù)的發(fā)明中所起的作用是否相同是判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出技術(shù)啟示的關(guān)鍵，然而在技術(shù)特征的作用的認(rèn)定上具有不確定性，認(rèn)定出不同的作用可能導(dǎo)致給出截然相反的創(chuàng)造性結(jié)論，因此，在實(shí)踐中這一步驟的客觀性欠佳。

由于技術(shù)特征的作用與其所解決的技術(shù)問(wèn)題具有對(duì)應(yīng)性，因此關(guān)于“區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所起的作用”的不確定性與前述步驟S2.2的不確定性相同；而確定區(qū)別特征在其他材料中所起的作用與確定區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所起的作用可以一起適用相同的原則，因此關(guān)于“區(qū)別特征在其他材料中所起的作用”的不確定性也與前述步驟S2.2的不確定性相同。它們都可以分為兩種情形。

（1）多項(xiàng)作用:區(qū)別特征具有多項(xiàng)不同的作用。需要說(shuō)明的是，這里的作用包括說(shuō)明書(shū)或?qū)Ρ任募忻鞔_記載的區(qū)別特征的作用、說(shuō)明書(shū)或?qū)Ρ任募须[含描述的區(qū)別特征的作用以及說(shuō)明書(shū)或?qū)Ρ任募形疵鞔_記載、也未隱含描述但由本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)可以預(yù)期或確認(rèn)的區(qū)別特征的作用。

（2）不同層面的作用:區(qū)別特征可以被確定出不同層面的作用，原理與步驟S2.2相同。

表1 “三步法”中各步驟的客觀性情況

綜上所述，在“三步法”中涉及事實(shí)認(rèn)定的步驟客觀性較好，包括:S1確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)、S2.1確定發(fā)明的區(qū)別特征、S3.2.1判斷區(qū)別特征是否被其他材料公開(kāi)；而對(duì)于這些步驟之外的步驟客觀性欠佳或較差，包括:S2.2確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題、S3.1判斷區(qū)別特征是否為解決發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的公知常識(shí)、S3.2.2判斷區(qū)別特征在其他材料中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題所起的作用是否相同，后三個(gè)步驟為“三步法”中的非客觀性要素。

四、非客觀性要素的客觀化

“三步法”中的非客觀性要素帶來(lái)了審查結(jié)論的不確定性，因此筆者希望能夠?qū)Ψ强陀^性要素在可能的范圍內(nèi)加以客觀化，以增強(qiáng)創(chuàng)造性結(jié)論的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。

（一）步驟S2.2的客觀化

前已述及發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的不確定性可以分為兩種情形:多個(gè)不同的技術(shù)問(wèn)題和不同層面的技術(shù)問(wèn)題。

1.多個(gè)不同的技術(shù)問(wèn)題

由于“三步法”的實(shí)質(zhì)在于比擬獲得發(fā)明創(chuàng)造的過(guò)程，而所比擬的獲得發(fā)明創(chuàng)造的過(guò)程可能存在如下情況:即基于相同的一份現(xiàn)有技術(shù)，從解決不同的技術(shù)問(wèn)題出發(fā)，采用了相同的改進(jìn)技術(shù)手段（即區(qū)別特征）而得到同一件發(fā)明，這可以看作是創(chuàng)立發(fā)明的路徑不同，雖然路徑不同，但是得到了相同的結(jié)果，所謂“條條大路通羅馬”。在理論上，應(yīng)當(dāng)承認(rèn)，在“三步法”的框架下，只要有一條路徑能夠使得本領(lǐng)域技術(shù)人員顯而易見(jiàn)地得到所要求保護(hù)的技術(shù)方案，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性。因此，允許在步驟S2.2中確定多個(gè)不同的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題具有合理性，應(yīng)當(dāng)允許審查員這樣做。換句話說(shuō)，雖然基于相同的區(qū)別特征可能確定出不同的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，但是僅就這一點(diǎn)，并沒(méi)有使“三步法”喪失客觀性。但是應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)，所確定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)是有依據(jù)的，所謂有依據(jù)體現(xiàn)在區(qū)別特征的技術(shù)效果、作用和解決的技術(shù)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)是在說(shuō)明書(shū)中有明確記載、說(shuō)明書(shū)中有隱含描述或由本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)可以預(yù)期或確認(rèn)的。除此之外都應(yīng)當(dāng)視為沒(méi)有依據(jù)，不應(yīng)被允許。

綜上，在步驟S2.2中確定出不同的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題并不違背客觀性，但是脫離依據(jù)確定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是非客觀的，是審查中需要杜絕的。

在允許確定出不同的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的情況下，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)考慮確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的優(yōu)先順序，筆者認(rèn)為下述優(yōu)先順序是合理的:（1）說(shuō)明書(shū)中明確記載了區(qū)別特征對(duì)應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題、作用或技術(shù)效果時(shí)，一般據(jù)此確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；（2）說(shuō)明書(shū)中未明確記載但隱含描述了區(qū)別特征對(duì)應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題、作用或技術(shù)效果時(shí)，則據(jù)此確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；（3）說(shuō)明書(shū)中未明確記載、也未隱含描述區(qū)別特征對(duì)應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題、作用或技術(shù)效果時(shí)，根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠預(yù)期或確認(rèn)的技術(shù)問(wèn)題、作用或技術(shù)效果來(lái)確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。

肯定上述順序的原因在于:在撰寫(xiě)說(shuō)明書(shū)時(shí)，通常對(duì)技術(shù)特征的技術(shù)問(wèn)題、作用或技術(shù)效果的描述是基于技術(shù)人員在申請(qǐng)日以前所認(rèn)識(shí)到的事實(shí)，并且所描述的技術(shù)問(wèn)題、作用或技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是此時(shí)最顯著、最期望實(shí)現(xiàn)的。因此，可以合理推斷明確記載和隱含描述的內(nèi)容是發(fā)明人為獲得發(fā)明創(chuàng)造所沿循的路徑；另外，優(yōu)先參考說(shuō)明書(shū)中明確記載或隱含描述的內(nèi)容確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題更貼合實(shí)際情形，更能反映本領(lǐng)域技術(shù)人員獲得發(fā)明創(chuàng)造的過(guò)程是顯而易見(jiàn)，還是非顯而易見(jiàn)，因此是更合理的。

2.不同層面的技術(shù)問(wèn)題

對(duì)于區(qū)別特征的技術(shù)效果的不同層面導(dǎo)致發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的不確定性問(wèn)題，筆者認(rèn)為可以通過(guò)規(guī)定在請(qǐng)求保護(hù)的主題下確定上位層面或高層級(jí)的技術(shù)問(wèn)題來(lái)解決，從而使步驟S2.2的確定過(guò)程客觀化。

下面仍以在電腦機(jī)箱中增加散熱風(fēng)扇為例進(jìn)行說(shuō)明，通過(guò)前述分析已知，可以確定四個(gè)層面的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，即使機(jī)箱內(nèi)的空氣流通增強(qiáng)、使機(jī)箱內(nèi)溫度降低、使CPU運(yùn)行效率提高、使電腦性能提升，并且該四個(gè)技術(shù)問(wèn)題存在層級(jí)關(guān)系或遞進(jìn)關(guān)系，使電腦性能提升是最高層級(jí)的技術(shù)問(wèn)題，使CPU運(yùn)行效率提高、使機(jī)箱內(nèi)溫度降低、使機(jī)箱內(nèi)的空氣流通增強(qiáng)依次更具體、更下位，也依次更接近所采用的具體的技術(shù)手段——在電腦機(jī)箱中增加散熱風(fēng)扇，因此它們的層級(jí)依次遞減。

如果權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的主題是電腦，那么筆者認(rèn)為所確定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)是使電腦性能提升，而不是其他技術(shù)問(wèn)題。

如果權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的主題是機(jī)箱，并且技術(shù)方案中未提及機(jī)箱中包括CPU，那么筆者認(rèn)為所確定的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)是使機(jī)箱內(nèi)溫度降低。

當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員欲發(fā)明一臺(tái)性能得到提升的電腦時(shí)，如果最終得到“在電腦機(jī)箱中增加散熱風(fēng)扇”的技術(shù)手段，其需要知曉CPU運(yùn)行效率提高有助于電腦性能的提升，需要知曉機(jī)箱內(nèi)溫度降低有助于CPU運(yùn)行效率的提高，需要知曉機(jī)箱內(nèi)的空氣流通增強(qiáng)有助于機(jī)箱內(nèi)溫度的降低，在此基礎(chǔ)上，才有可能嘗試上述技術(shù)手段。前述過(guò)程是本領(lǐng)域技術(shù)人員從技術(shù)問(wèn)題出發(fā)到獲得技術(shù)手段所沿循的路徑，也是發(fā)明過(guò)程中需要克服的障礙，只要任一步驟中斷，都將導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員不能顯而易見(jiàn)地得到所要求保護(hù)的技術(shù)方案。例如，假設(shè)本領(lǐng)域技術(shù)人員不知曉機(jī)箱內(nèi)溫度與CPU運(yùn)行效率的因果關(guān)系，那么本領(lǐng)域技術(shù)人員就不能顯而易見(jiàn)地得到在電腦機(jī)箱中增加散熱風(fēng)扇的電腦。

如上所述，確定原則被限定為在請(qǐng)求保護(hù)的主題下確定上位層面或高層級(jí)的技術(shù)問(wèn)題。通過(guò)這種原則，在審查中能夠避免人為主觀地拉近發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題與所采用的具體的技術(shù)手段的距離，避免忽略發(fā)明人實(shí)際獲得發(fā)明創(chuàng)造的思考過(guò)程，避免造成技術(shù)手段相對(duì)于技術(shù)問(wèn)題非常容易實(shí)現(xiàn)的假象，而是充分考慮從所要解決的技術(shù)問(wèn)題到最終的技術(shù)手段需要經(jīng)歷哪些步驟，從而避免“事后諸葛亮”。

更重要的是，通過(guò)上述確定原則解決了原有“三步法”不適用于評(píng)價(jià)“技術(shù)問(wèn)題本身不容易想到”（即發(fā)現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題本身具備創(chuàng)造性）這一類發(fā)明創(chuàng)造的問(wèn)題。

下面舉一個(gè)典型的發(fā)現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題本身具備創(chuàng)造性的例子。一輛汽車在高速路上行駛時(shí)，每次速度超過(guò)120km/h時(shí)都會(huì)出現(xiàn)蜂鳴聲，但在速度低于120km/h時(shí)卻沒(méi)有問(wèn)題，經(jīng)過(guò)多次檢測(cè)，仍然沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所在，由于無(wú)法找到原因，問(wèn)題始終得不到解決。在一次高速行車過(guò)程中再次出現(xiàn)蜂鳴聲，這時(shí)很偶然地，馬路上的一個(gè)塑料袋貼在了后視鏡上，司機(jī)發(fā)現(xiàn)蜂鳴聲突然消失了，此后司機(jī)才注意到，蜂鳴聲是由于汽車后視鏡與車身之間狹窄的縫隙造成，找到了問(wèn)題的原因，解決方案非常簡(jiǎn)單，只需避免后視鏡與車身之間存在縫隙。

假設(shè)現(xiàn)有技術(shù)中都是后視鏡與車身之間存在縫隙的設(shè)計(jì)，發(fā)明人提出了一種后視鏡與車身之間不存在縫隙的汽車，有效避免了后視鏡周圍的氣流噪聲，從而避免了汽車高速行駛時(shí)發(fā)出蜂鳴聲，這樣的設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)肯定其創(chuàng)造性。如果基于區(qū)別特征確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題為降低后視鏡周圍的氣流噪聲（次層級(jí)的技術(shù)問(wèn)題），那么將會(huì)發(fā)現(xiàn)，基于這一問(wèn)題很容易得到后視鏡與車身之間不存在縫隙的技術(shù)方案，從而得出該技術(shù)方案沒(méi)有創(chuàng)造性的結(jié)論。然而，如果依照前述確定原則，在請(qǐng)求保護(hù)的主題下確定上位層面或高層級(jí)的技術(shù)問(wèn)題，那么發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題將被確定為避免汽車高速行駛時(shí)發(fā)出蜂鳴聲，而基于這一技術(shù)問(wèn)題，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)知識(shí)并不能建立汽車在高速行駛時(shí)發(fā)出蜂鳴聲與后視鏡周圍的氣流噪聲之間的聯(lián)系，也即本領(lǐng)域技術(shù)人員不能跨越“技術(shù)問(wèn)題本身不容易想到”這一障礙，從而不能顯而易見(jiàn)地得到前述技術(shù)方案，由此得出的創(chuàng)造性結(jié)論才是客觀的。

（二）步驟S3.1的客觀化

筆者認(rèn)為現(xiàn)有概念的“公知常識(shí)”是大公知常識(shí)的概念，即除對(duì)比文件中公開(kāi)的內(nèi)容外本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠獲知的一切技術(shù)內(nèi)容都屬于公知常識(shí)的概念，其中包括:（1）公知技術(shù)知識(shí)；以及（2）基于公知技術(shù)知識(shí)經(jīng)過(guò)合乎邏輯的分析、推理得到的技術(shù)內(nèi)容。對(duì)于公知技術(shù)知識(shí)，其屬于客觀事實(shí)，容易找到事實(shí)證據(jù)，而對(duì)于基于公知技術(shù)知識(shí)經(jīng)過(guò)合乎邏輯的分析、推理得到的技術(shù)內(nèi)容，其屬于對(duì)事實(shí)的邏輯推理，具有經(jīng)驗(yàn)性，不易文字固化，因此較難找到證據(jù)。而在實(shí)踐中，絕大多數(shù)依據(jù)公知常識(shí)給予技術(shù)啟示的情形都是基于一定的公知技術(shù)知識(shí)，經(jīng)過(guò)合乎邏輯的分析、推理得到區(qū)別特征，因此筆者認(rèn)為對(duì)步驟S3.1的客觀化可以從公知常識(shí)中的公知技術(shù)知識(shí)入手，即可以規(guī)定:在“三步法”的步驟S3.1中，審查員指出公知技術(shù)知識(shí)或需要使用公知技術(shù)知識(shí)進(jìn)行邏輯推理時(shí)，應(yīng)當(dāng)針對(duì)該公知技術(shù)知識(shí)主動(dòng)提供證據(jù)。

此外，目前公知常識(shí)的法定證據(jù)類型包括技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、教科書(shū)。筆者認(rèn)為可以考慮在法定證據(jù)類型之外增加“事實(shí)性證據(jù)類型”，例如，包括普通的技術(shù)文獻(xiàn)、日常物品、圖片、照片、視頻等，只要其中體現(xiàn)了公知技術(shù)知識(shí)。

按照《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，僅在申請(qǐng)人對(duì)審查員引用的公知常識(shí)提出異議時(shí)，審查員才有義務(wù)說(shuō)明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。通過(guò)增大審查員對(duì)公知技術(shù)知識(shí)的主動(dòng)舉證義務(wù)，可以使審查意見(jiàn)在發(fā)起時(shí)就是客觀的，顯然能夠增大“三步法”中步驟S3.1的客觀性，避免申請(qǐng)人與審查員因?qū)夹g(shù)知識(shí)的認(rèn)定分歧較大而拉長(zhǎng)博弈過(guò)程。而通過(guò)擴(kuò)大證據(jù)類型，便于審查員就公知技術(shù)知識(shí)提出證據(jù)，其中可以對(duì)法定證據(jù)類型和事實(shí)性證據(jù)類型的效力加以區(qū)分，對(duì)此可以進(jìn)行更深入的研究。

（三）步驟S3.2.2的客觀化

區(qū)別特征所起的作用包括“區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所起的作用”和“區(qū)別特征在其他材料中所起的作用”，由于技術(shù)特征的作用與其所解決的技術(shù)問(wèn)題具有對(duì)應(yīng)性，因此針對(duì)“區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所起的作用”的客觀化與步驟S2.2的客觀化完全相同，因此下面僅就“區(qū)別特征在其他材料中所起的作用”加以說(shuō)明。

前已述及區(qū)別特征所起的作用的不確定性可以分為兩種情形:多項(xiàng)作用和不同層面的作用。

1.多項(xiàng)作用

與步驟S2.2中“多個(gè)不同的技術(shù)問(wèn)題”的客觀化類似，允許在步驟S3.2.2中確定多個(gè)不同的作用，僅就這一點(diǎn)，并沒(méi)有使“三步法”喪失客觀性。但是應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)，所確定的作用應(yīng)當(dāng)是有依據(jù)的，所謂有依據(jù)體現(xiàn)在區(qū)別特征的技術(shù)效果、作用和解決的技術(shù)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)是在對(duì)比文件中有明確記載、對(duì)比文件中有隱含描述或由本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)可以預(yù)期或確認(rèn)的。除此之外都應(yīng)當(dāng)視為沒(méi)有依據(jù)，不應(yīng)被允許。脫離依據(jù)確定的作用是非客觀的，是審查中需要杜絕的。

在允許確定出不同作用的情況下，應(yīng)適當(dāng)考慮確定區(qū)別特征所起作用的優(yōu)先順序。筆者認(rèn)為下述優(yōu)先順序是合理的:（1）對(duì)比文件中明確記載了區(qū)別特征對(duì)應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題、作用或技術(shù)效果時(shí)，一般據(jù)此確定區(qū)別特征所起的作用；（2）對(duì)比文件中未明確記載但隱含描述了區(qū)別特征對(duì)應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題、作用或技術(shù)效果時(shí)，則據(jù)此確定區(qū)別特征所起的作用；（3）對(duì)比文件中未明確記載、也未隱含描述區(qū)別特征對(duì)應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題、作用或技術(shù)效果時(shí)，根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠預(yù)期或確認(rèn)的技術(shù)問(wèn)題、作用或技術(shù)效果來(lái)確定區(qū)別特征所起的作用。確定上述順序的理由與步驟S2.2是類似的，不再贅述。

2.不同層面的作用

在針對(duì)“不同層面的技術(shù)問(wèn)題”的步驟S2.2的客觀化中，筆者建議規(guī)定在請(qǐng)求保護(hù)的主題下確定上位層面或高層級(jí)的技術(shù)問(wèn)題。這是由于下位層面或低層級(jí)的技術(shù)問(wèn)題可能包含發(fā)明人的創(chuàng)造性貢獻(xiàn)，而為了規(guī)避將來(lái)自發(fā)明人主動(dòng)告知的有創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的信息作為確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的依據(jù)，而將發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題確定為上位層面或高層級(jí)的技術(shù)問(wèn)題。然而，對(duì)于確定區(qū)別特征在對(duì)比文件中所起的作用，不存在需要規(guī)避對(duì)比文件告知內(nèi)容的問(wèn)題，因此，無(wú)需區(qū)分上位層面或小層面的作用，它們都可以作為最終確定的區(qū)別特征所起的作用。

因此，對(duì)于不同層面的作用與多項(xiàng)作用的原則相同，參見(jiàn)前文“多項(xiàng)作用”一節(jié)。

五、結(jié) 論

本文通過(guò)分析確定“三步法”中的非客觀性要素，包括:S2.2確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題、S3.1判斷區(qū)別特征是否為解決發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的公知常識(shí)、S3.2.2判斷區(qū)別特征在其他材料中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題所起的作用是否相同。針對(duì)非客觀性要素，提出了可能的客觀化方式，包括:在允許確定出不同的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的情況下應(yīng)適當(dāng)考慮確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的優(yōu)先順序；對(duì)于不同層面的技術(shù)問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)在請(qǐng)求保護(hù)的主題下確定上位層面或高層級(jí)的技術(shù)問(wèn)題；增大審查員對(duì)公知技術(shù)知識(shí)的主動(dòng)舉證義務(wù)并擴(kuò)大證據(jù)類型等。

總之，筆者試圖分析“三步法”中的非客觀性要素并對(duì)其進(jìn)行客觀化，以提高“三步法”在創(chuàng)造性審查中的客觀性。

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