論禁令救濟制度在美國商業(yè)秘密法上的確立

摘 要 商業(yè)秘密的禁令救濟制度起源于英國，其在本質(zhì)上屬于衡平法救濟，由英國衡平法院根據(jù)衡平法規(guī)則發(fā)展而來。美國1886年的Peabody v. Norfolk案正式確立了商業(yè)秘密禁令救濟的判例法，并在此后的立法與司法實踐中逐步形成了商業(yè)秘密禁令救濟的成文法規(guī)制。商業(yè)秘密禁令救濟制度的發(fā)展完善，對于及時阻止商業(yè)秘密侵權(quán)行為具有重要意義。

關(guān)鍵詞 商業(yè)秘密 禁令救濟 衡平法規(guī)則

作者簡介：桂畫，武漢大學(xué)法學(xué)院碩士研究生。

中圖分類號：D99 文獻標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.04.006

知識經(jīng)濟時代，知識產(chǎn)權(quán)已經(jīng)成為創(chuàng)新發(fā)展的“頂梁柱”，為經(jīng)濟提質(zhì)增效和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級提供了強力支撐。①商業(yè)秘密作為一種知識產(chǎn)權(quán)類型，已為國際普遍認可，TRIPS協(xié)定也明確規(guī)定了商業(yè)秘密與專利、版權(quán)等同屬于七大類型知識產(chǎn)權(quán)?，F(xiàn)代知識產(chǎn)權(quán)法律體系中，商業(yè)秘密法占有舉足輕重的地位。禁令救濟制度在美國商業(yè)秘密法中的確立，經(jīng)歷了從判例法到成文法規(guī)制的演變過程。由于商業(yè)秘密的秘密性特征，一旦被泄露將喪失其經(jīng)濟價值，因而禁令救濟對于阻止商業(yè)秘密泄露與擴散具有重要的意義，是現(xiàn)代商業(yè)秘密法律保護的重要組成部分。

一、商業(yè)秘密禁令救濟制度的歷史演變

從歷史源流上看，禁令救濟制度是英國衡平法院（Court of Chancery）的產(chǎn)物。禁令救濟作為一種司法救濟形式，是在英國大法官法院正式成為司法機構(gòu)之后才出現(xiàn)的。在此之前，歷史上曾出現(xiàn)過在功能上與禁令類似的救濟方式，例如古羅馬法上的禁止令（Interdict of Roman law ）以及英國國王令狀（Writs of the King）等。②

（一）古羅馬禁止令與國王令狀

古羅馬法上的禁止令有三種類型，其中禁止某人從事特定行為的禁止令形式最為常見，這與現(xiàn)代意義上的禁令救濟制度極為相似。英國學(xué)者認為，雖然沒有確切的證據(jù)證明英國衡平法院發(fā)布禁令救濟時是借鑒古羅馬法禁止令的做法，但是，基本可以推斷，禁令救濟制度就是發(fā)源于此。③而國王令狀，雖在功能上與禁令救濟相似，但其本質(zhì)上屬于一種命令或指令，并不是現(xiàn)代意義上標(biāo)準(zhǔn)的司法救濟形式。國王令狀這種準(zhǔn)救濟方式的存在，主要是諾曼王朝統(tǒng)治期間，統(tǒng)治階級宣揚國王是“正義之源”（fountains of justice），亦即“當(dāng)一般的法律無法提供有效的救濟時，當(dāng)事人可以向國王請愿，國王有義務(wù)為請愿者伸張正義”。④

（二）禁令救濟制度與英國衡平法院

13世紀(jì)末期，英國封建經(jīng)濟快速發(fā)展，而普通法僵化繁瑣的訴訟程序逐漸無法適應(yīng)復(fù)雜的社會和經(jīng)濟關(guān)系，面臨諸多問題。為彌補普通法的不足，衡平法便應(yīng)運而生。至1340年，大法官法院正式成為司法機構(gòu)，即中央層面的衡平法院，審理普通法院不予管轄或雖然管轄但不能給予充分救濟的民事案件，此時禁令救濟作為一種司法救濟方式開始出現(xiàn)。

隨著大法官法院正式成為司法機構(gòu)，禁令救濟開始在其判決中出現(xiàn)，主要是為了阻止可能發(fā)生的損害、限制不公平的普通法訴訟等。最初大法官法院發(fā)布禁令救濟的范圍頗為廣泛，例如在不動產(chǎn)、個人財產(chǎn)以及合同等案件中均有適用。至1616年，詹姆士國王正式頒布命令，明確規(guī)定大法官法院有權(quán)使用禁令救濟。此后，衡平法進一步發(fā)展，逐步確立了包括先例和禁令在內(nèi)的衡平法規(guī)則。衡平法院并不依據(jù)普通法進行裁決，而是依據(jù)“公平正義”的原則處理案件。到15、16世紀(jì)，衡平法院進入鼎盛時期。經(jīng)過長期實踐，衡平法院發(fā)展出了包括禁令以及特殊履行等在內(nèi)的救濟方式。

（三）禁令救濟制度在商業(yè)秘密法中的適用

商業(yè)秘密法的發(fā)展是隨著歐洲工業(yè)革命時期勞動力流動而發(fā)展起來的。19世紀(jì)，英國公布了一些早期的商業(yè)秘密判例。1817年，英國Newberry v. James一案是歷史上最早申請司法保護的商業(yè)秘密案件，雖然Eldon大法官沒有支持原告要求禁令救濟的訴求，但是該案是最早涉及商業(yè)秘密禁令救濟的先例。該案中，原告請求法院發(fā)布禁令，禁止被告泄露其藥方，但是卻拒絕向法院披露所涉藥方的細節(jié)。Eldon大法官認為，本案中并不能確定所涉藥方是否屬于受法律保護的商業(yè)秘密，如果不存在需要法律保護的商業(yè)秘密，則缺乏予以司法干涉的基礎(chǔ)，因此拒絕給予原告禁令救濟。⑤同年，在Eldon大法官審理的另一個案件Williams v. Williams中，亦拒絕了原告的禁令救濟請求。其理由在于被告已經(jīng)宣誓表明：該秘密藥方并不是從原告處獲得。⑥隨后，在1820年英國大法官法院審理的Yovatt v. Winyard一案中，Eldon大法官卻毫不猶豫的給予原告以禁令救濟，確立了商業(yè)秘密禁令救濟的先例。

二、美國商業(yè)秘密禁令救濟制度的確立

美國商業(yè)秘密法的發(fā)展，始于1837年的Vickery v. Welch案，而追根溯源，則在于英國法院發(fā)展出的法律原則和衡平規(guī)則。美國商業(yè)秘密法基本上是從英國借用而來，而且在整個19世紀(jì)以及20世紀(jì)，英國判例在美國法院審理案件時仍是重要的先例。

（一）美國商業(yè)秘密禁令救濟制度判例法的演變

美國商業(yè)秘密法上早期的案例主要有Vickery v. Welch案以及Peabody v. Norfolk案。1837年馬薩諸塞州最高法院審理的Vickery v. Welch案，開創(chuàng)了美國商業(yè)秘密保護的先例。而1868年審理的Peabody v. Norfolk案中，確立了商業(yè)秘密作為一種財產(chǎn)權(quán)，亦受法律保護這一規(guī)則，確立了禁令救濟在美國商業(yè)秘密案件中適用的先例。

Vickery v. Welch案中，被告Welch將其巧克力工廠以及所涉巧克力秘密配方一同轉(zhuǎn)讓給了原告Vickery，并簽署協(xié)議約定由被告獨占性地使用該巧克力秘密配方，且被告不得再將巧克力秘密配方泄露給第三人。但是，被告以該協(xié)議構(gòu)成對貿(mào)易的不正當(dāng)限制為由，拒絕履行約定的保密義務(wù)，企圖將巧克力秘密配方再行轉(zhuǎn)讓給第三人，原告隨即向法院提起訴訟。法院認為，被告忽視已簽署的協(xié)議而拒絕履行保密義務(wù)這一行為，明顯違背了其對原告負有的合同義務(wù)。⑦因此，法院依據(jù)原被告簽訂的合同，判決被告履行不得向第三人泄露秘密配方的義務(wù)，賠償原告損失。

（二）美國成文法對商業(yè)秘密禁令救濟制度的規(guī)制

美國早期的商業(yè)秘密禁令救濟制度，主要由各州民事立法與判例加以規(guī)制，因此，各州間對禁令救濟制度適用的相關(guān)規(guī)則存在較大差異。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，跨州貿(mào)易越發(fā)頻繁，為加強跨區(qū)域商業(yè)秘密保護，美國在統(tǒng)一各州商業(yè)秘密立法方面不斷做出嘗試。有關(guān)商業(yè)秘密禁令救濟的規(guī)則散見于美國1939年《侵權(quán)法重述（第一次）》（Restatement （First） of Torts）、1979年《統(tǒng)一商業(yè)秘密法案》（Uniform Trade Secrets Act，UTSA）以及1995年《反不正當(dāng)競爭法重述》（Restatement （Third） of Unfair Competition）等示范法中。

美國1939年《侵權(quán)法重述（第一次）》評論e闡述的商業(yè)秘密侵權(quán)救濟中，就提到了商業(yè)秘密所有人“可以獲得禁令救濟以避免未來因不當(dāng)使用或泄露而造成的損害”。⑧美國統(tǒng)一州法委員會1979年起草的《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》于第2節(jié)專門規(guī)定了禁令救濟制度。一是明確了對于實際或潛在的侵占均可適用禁令制度；二是在禁止未來使用存在不合理限制的情形下，可以支付合理的使用費作為替代，但不得超過本應(yīng)禁止使用的期間。⑨《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》雖然不是正式的商業(yè)秘密法律，但是其作為示范法為美國大多數(shù)州所采用，對于統(tǒng)一美國各州商業(yè)秘密立法發(fā)揮了重要作用。

1995年《反不正當(dāng)競爭法重述》則進一步明確了商業(yè)秘密禁令救濟的相關(guān)規(guī)則。重述第44節(jié)第1條規(guī)定，對于他人連續(xù)侵占商業(yè)秘密或有侵占潛在威脅的，可以予以禁令救濟。第2條進一步規(guī)定了初步判定禁令是否適當(dāng)及其范圍的八個因素。第3條則規(guī)定了禁令救濟的時間限制，禁令期間應(yīng)在必要的限度內(nèi)，不應(yīng)超過保護原告免收侵權(quán)損害以及消除被告因竊取商業(yè)秘密獲得的商業(yè)優(yōu)勢所必要的時間。此外，美國《聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則》（Federal Rules of Civil Procedure）第8章第65條還詳細規(guī)定了發(fā)布禁令救濟的具體程序與規(guī)則。

三、Peabody v. Norfolk案⑩評析

美國商業(yè)秘密判例法發(fā)展歷程中，1868年馬薩諸塞州最高法院審理的Peabody v. Norfolk一案，具有重要意義。Peabody v. Norfolk一案在美國確立了以禁令救濟保護商業(yè)秘密的先例。該案中，原告Francis Peabody秘密地發(fā)明了一種用黃麻生產(chǎn)麻布的新工藝，并成功地將這種工藝投入生產(chǎn)。被告John R. Norfolk 受雇為原告Peabody工廠的工程師，并與原告簽署了書面保密協(xié)議，約定不向第三人披露、也不得自行使用以及盡力維護原告商業(yè)秘密。隨后不久，被告Norfolk離開原告工廠，盜走了原告的生產(chǎn)圖紙及相關(guān)技術(shù)的復(fù)印件，并與被告競爭者James P. Cook 聯(lián)手開辦了另一家工廠，使用原告的秘密工藝進行生產(chǎn)。原告隨即對Norfolk和Cook提起訴訟，要求被告返還工藝圖紙及其復(fù)印件，并請求法院發(fā)布禁令，禁止被告使用以及向他人泄露原告對生產(chǎn)工藝。

該案審理法官Gray認為，為了公共利益的發(fā)展，鼓勵和保護創(chuàng)新、促進商業(yè)進步是法律的既定目標(biāo)。如果某人通過其技能和創(chuàng)新運營某項商業(yè)，并創(chuàng)造了商業(yè)價值，則該價值應(yīng)被認定為“財產(chǎn)”而受法律保護。因此，如若被告違反契約或者保密協(xié)議而自己使用或泄露原告商業(yè)秘密的，衡平法院應(yīng)保護原告的商業(yè)秘密不被侵犯。當(dāng)原告存在不可彌補的損失并且在法律上不能得到充分救濟時，法院應(yīng)通過禁令予以干涉。該案最終原告勝訴，判決支持了原告的訴訟請求，給予禁令救濟。Peabody v. Norfolk案明確了美國商業(yè)秘密法中三項重要的規(guī)則：一是承認了商業(yè)秘密的財產(chǎn)權(quán)性質(zhì)；二是確立了禁令救濟制度在商業(yè)秘密案件中適用的先例；三是指出了商業(yè)秘密構(gòu)成要件之秘密性的相對性原則。

四、結(jié)語

當(dāng)前形勢下，商業(yè)秘密已經(jīng)成為重要的資產(chǎn)，對企業(yè)發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新具有極大的經(jīng)濟價值。然而，隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅猛發(fā)展，商業(yè)秘密侵權(quán)手段愈發(fā)復(fù)雜、方式越發(fā)隱蔽，跨區(qū)域商業(yè)秘密侵權(quán)行為更加猖獗，因此各國立法與執(zhí)法均趨向于加強商業(yè)秘密保護力度。例如，美國2016年5月通過了《保護商業(yè)秘密法案》（Defend Trade Secret Act， DTSA），創(chuàng)設(shè)了個人就商業(yè)秘密侵權(quán)行為的聯(lián)邦民事訴權(quán)，為商業(yè)秘密提供了進一步的聯(lián)邦保護。美國經(jīng)過長期的立法與司法實踐，已經(jīng)建立起了完善的商業(yè)秘密禁令救濟制度，為商業(yè)秘密權(quán)利人提供了完備的法律救濟。而我國目前的商業(yè)秘密保護制度，尚有較大欠缺。就商業(yè)秘密保護立法來看，我國并沒有專門的商業(yè)秘密立法，有關(guān)商業(yè)秘密保護的相關(guān)規(guī)定散見于《反不正當(dāng)競爭法》、《民事訴訟法》、《勞動法》以及《民法通則》等多部法律中。因此，我們應(yīng)借鑒美國商業(yè)秘密保護的有益經(jīng)驗，完善我國商業(yè)秘密保護體系。

注釋：

①王賓.放好“源頭活水”，讓知識產(chǎn)權(quán)做創(chuàng)新發(fā)展“頂梁柱”.中華人民共和國中央人民政府網(wǎng).網(wǎng)址：http：//www.gov.cn/xinwen/2017-03/11/content_5176426.htm.訪問日期：2017年3月11日.

②See David W. Raack， “A History of Injunctions in England Before 1700”， Indiana Law Journal， Vol. 61， No. 4 （1985-1986）.539-540.

③W. Buckland & A. Mcnair， “Roman Law and Common Law： A Comparison in Outline”， 420 （2d ed. 1952）.

④See Holdsworth， “The Relation of the Equity Administered by the Common Law Judges to the Equity Administered by the Chancellor，26 Yale L.J. 1， 22 （1916）.

⑤Newberry v. James and Others， 2 Mer. 446， 35 Eng. Rep. 1011 （1817）.

⑥Williams v. Williams， 3 Id. 157.

⑦36 Mass. （19 Pick.） 523 （1837）.

⑧See Restatement （First） of Torts （1939） €？757 comment e.

⑨See Uniform Trade Secrets Act （1979） €？2 （a） （b）.

⑩Peabody v. Norfolk [98 Massachusetts， 452]， Jan. 1868， 664-666.

參考文獻：

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[2]北京大學(xué)法學(xué)百科全書編輯委員會、周旺生，等主編.北京大學(xué)法學(xué)百科全書：法理學(xué)·立法學(xué)·法律社會學(xué).北京：北京大學(xué)出版社.2010.

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