未注冊(cè)商標(biāo)在先使用的適用規(guī)則解讀
——對(duì)新《商標(biāo)法》第59條第3款的分析

張 艷

(華東政法大學(xué)，上海 214111)

未注冊(cè)商標(biāo)在先使用的適用規(guī)則解讀
——對(duì)新《商標(biāo)法》第59條第3款的分析

張 艷

(華東政法大學(xué)，上海 214111)

2013年8月30日通過(guò)的《商標(biāo)法》第59條第3款可謂是此次修訂的最大亮點(diǎn)，其首次設(shè)定在先使用人的在先使用權(quán)，較好平衡了商標(biāo)注冊(cè)人和在先使用人的利益。但是該條款表述較為抽象，如“一定影響”“原使用范圍”“適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)”等術(shù)語(yǔ)都需要進(jìn)一步的解讀。文章結(jié)合新法相關(guān)條文，對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)在先使用的適用規(guī)則進(jìn)行分析，對(duì)商標(biāo)在先使用權(quán)的構(gòu)成要件、認(rèn)定難點(diǎn)與困境進(jìn)行重點(diǎn)解讀，以期對(duì)司法實(shí)踐有所幫助。

《商標(biāo)法》第59條第3款；商標(biāo)注冊(cè)；在先使用；構(gòu)成要件；區(qū)別標(biāo)識(shí)

2013年8月30日，第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)商標(biāo)法〉的決定》，由此新《商標(biāo)法》應(yīng)運(yùn)而生。修訂后的該法第59條第3款規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類(lèi)似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。

這是以立法的方式直面法學(xué)界及司法實(shí)踐對(duì)于商標(biāo)在先使用規(guī)則的爭(zhēng)議，首次明確了商標(biāo)在先使用人具有在先使用權(quán)，并可以其來(lái)抗辯商標(biāo)注冊(cè)人的專(zhuān)用使用權(quán)。該條規(guī)則完善了商標(biāo)法的內(nèi)容，也為司法審判指明了方向。但該條款如何適用，尚不明確。本文專(zhuān)注于新《商標(biāo)法》第59條第3款規(guī)定，對(duì)其構(gòu)成要件、適用范圍、注冊(cè)人主觀要件等認(rèn)定難點(diǎn)進(jìn)行分析。同時(shí)，與該法中其他法條一并進(jìn)行適用解讀，以期探求出一條完備的未注冊(cè)商標(biāo)在先使用的適用規(guī)則。

一、未注冊(cè)商標(biāo)在先使用構(gòu)成要件

新《商標(biāo)法》第59條第3款是商標(biāo)的“先用性合理使用”規(guī)定，與第1款“敘述性合理使用”和第2款“功能性合理使用”一同作為侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)行為的例外，置于“注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的保護(hù)”章節(jié)之下。法條規(guī)定，未注冊(cè)商標(biāo)在先使用的構(gòu)成要件包括如下幾點(diǎn)：

(一)適用前提要件：在同一種或類(lèi)似商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)

根據(jù)新《商標(biāo)法》第56條規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)的專(zhuān)用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限；同時(shí)第57條第1、2款規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品或類(lèi)似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，屬于侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的行為。正是因?yàn)樵谙仁褂萌说男袨槭乔謾?quán)行為，第59條第3款才能被稱(chēng)之為侵權(quán)行為的例外。如果沒(méi)有這個(gè)前提，就沒(méi)有使用第59條第3款規(guī)定的必要，也無(wú)須進(jìn)行侵權(quán)抗辯。假若行為人并非是在同一種或類(lèi)似商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，那完全是合法行為，不會(huì)產(chǎn)生權(quán)利沖突，行為人甚至可以申請(qǐng)注冊(cè)新商標(biāo)。

這一前提要件還暗含著另一要求，即該相同或近似的商標(biāo)是未注冊(cè)商標(biāo)。如果是注冊(cè)商標(biāo)，理應(yīng)受商標(biāo)法的保護(hù)，況且商標(biāo)局也不會(huì)核準(zhǔn)注冊(cè)兩個(gè)相同或近似并容易造成混淆的商標(biāo)。如若真的存在上述情形，也不涉及新《商標(biāo)法》第59條的適用，而是兩個(gè)注冊(cè)商標(biāo)之間的糾紛，適用第45條規(guī)定宣告無(wú)效即可。

(二)時(shí)間形式要件：在申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前且先于商標(biāo)注冊(cè)人使用

新《商標(biāo)法》第59條第3款明確提及兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)：一為商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前；二為先于商標(biāo)注冊(cè)人使用。有學(xué)者認(rèn)為，新商標(biāo)法只規(guī)定了一個(gè)時(shí)間點(diǎn)，即在先使用人使用商標(biāo)必須在商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)前，[1]筆者不能贊同。顯而易見(jiàn)，法條對(duì)時(shí)間限定有兩個(gè)要求，那么此時(shí)總共出現(xiàn)三個(gè)時(shí)間點(diǎn)，分別為：在先使用人的最初使用日期，商標(biāo)注冊(cè)人的最初使用日期，商標(biāo)注冊(cè)人的申請(qǐng)日期。根據(jù)立法精神，第59條第3款只適用于在先使用人最初使用的日期早于商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)日期或其最初使用日期中更早的那個(gè)日期即可，無(wú)需在意商標(biāo)注冊(cè)人的最初使用日期與申請(qǐng)日期誰(shuí)先誰(shuí)后。正如英國(guó)《商標(biāo)法》第11條規(guī)定，先使用人使用商標(biāo)，必須在商標(biāo)注冊(cè)人注冊(cè)日或使用商標(biāo)日兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)中更早的時(shí)間點(diǎn)之前。[1]

試想另一種情形，商標(biāo)注冊(cè)人提起訴訟時(shí)的在先使用人并非是最初使用人，而是承繼最初使用人主體資格的人，那么此時(shí)在先使用人的使用日期怎么界定？筆者認(rèn)為，還應(yīng)以最初使用人的最初使用日期為準(zhǔn)。因?yàn)槌欣^的發(fā)生并不否認(rèn)使用人的主體資格，使用并未中斷，仍存在一個(gè)在先使用的事實(shí)，這樣對(duì)在先使用人的利益與商標(biāo)注冊(cè)人的利益保護(hù)是相稱(chēng)的。反之，如果提起訴訟、主張侵權(quán)的原告并非商標(biāo)的注冊(cè)人，而是受讓取得商標(biāo)的人，那么其最初的使用日期如何界定？是以商標(biāo)注冊(cè)人最初使用的日期為準(zhǔn)還是原告最初使用的為準(zhǔn)？筆者同意后一種觀點(diǎn)。在先使用的抗辯是發(fā)生在未注冊(cè)商標(biāo)以及注冊(cè)商標(biāo)之間的，關(guān)注點(diǎn)理應(yīng)在商標(biāo)本身，而并非是人。所以，即使在先使用人的最初使用日期早于商標(biāo)注冊(cè)人的申請(qǐng)日期，但晚于商標(biāo)注冊(cè)人最初使用日期，那也不能適用在先使用的抗辯規(guī)則。

(三)使用實(shí)質(zhì)要件：須有在先使用的事實(shí)

該構(gòu)成要件的著重點(diǎn)在于在先使用的“使用”這一詞。何謂商標(biāo)的使用？根據(jù)新《商標(biāo)法》第48條規(guī)定，商標(biāo)的使用是指商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為。這次新修訂的《商標(biāo)法》特別增加了“用于識(shí)別商品來(lái)源”規(guī)定，可謂明確使用的本質(zhì)內(nèi)涵以及價(jià)值意義。只有通過(guò)不斷的使用，商標(biāo)才會(huì)顯示出其真正價(jià)值，體現(xiàn)出其權(quán)利的存在，并為商標(biāo)注冊(cè)人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益。新《商標(biāo)法》第48條的規(guī)定是商標(biāo)的實(shí)質(zhì)使用，并非是象征性使用。并且，商標(biāo)的使用并不只限于在企業(yè)內(nèi)部，應(yīng)當(dāng)參與市場(chǎng)流通，為消費(fèi)者所知悉。

新《商標(biāo)法》對(duì)使用只作了實(shí)質(zhì)性要求，并未對(duì)連續(xù)性作規(guī)定。但新《商標(biāo)法》實(shí)施條例第92條規(guī)定，連續(xù)使用至1993年7月1日的服務(wù)商標(biāo)，與他人在相同或者類(lèi)似的服務(wù)上已注冊(cè)的服務(wù)商標(biāo)相同或者近似的，可以繼續(xù)使用；但1993年7月1日后中斷使用三年以上的，不得繼續(xù)使用。其實(shí)，在一定程度上也可以說(shuō)對(duì)使用的連續(xù)性還是有要求的。有學(xué)者認(rèn)為，“使用”應(yīng)是連續(xù)一定時(shí)期的使用并產(chǎn)生了商標(biāo)的識(shí)別功能。如果在先商標(biāo)存在中斷使用情形的，能否適用在先使用商標(biāo)抗辯？有學(xué)者提及，日本學(xué)界認(rèn)為，一是其并不要求在先使用者的營(yíng)業(yè)處于持續(xù)不斷的狀態(tài)，如果由于季節(jié)性的原因而中斷，或由于經(jīng)營(yíng)者一時(shí)的困境或其他原因中斷使用，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)為在先使用的商標(biāo)處于繼續(xù)使用狀態(tài)。[2]也有學(xué)者認(rèn)為，不應(yīng)當(dāng)直接規(guī)定中斷使用三年的排除期限，應(yīng)以恢復(fù)使用時(shí)善意為限，并考慮在后注冊(cè)商標(biāo)的知名度和影響力是否已波及在先商標(biāo)原使用區(qū)域。[3]筆者認(rèn)為，只要有合理的理由中斷，包括企業(yè)重組、并購(gòu)等，且中斷的期間不超過(guò)三年，仍應(yīng)賦予其在先使用的抗辯，否則對(duì)于在先使用人的權(quán)利保護(hù)不利，利益權(quán)衡的天平傾向商標(biāo)注冊(cè)人一方。

(四)性質(zhì)實(shí)質(zhì)要件：在先使用人使用的商標(biāo)須具備一定的影響

新《商標(biāo)法》對(duì)于商標(biāo)在先使用產(chǎn)生的后果是“須產(chǎn)生一定的影響”，這不同于第13條馳名商標(biāo)的表述“為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo)”，也不同于日本法上規(guī)定“已使消費(fèi)者熟知”。[4]我國(guó)目前法律中沒(méi)有對(duì)“一定影響”作明確界定，但《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第18條第2款提及，在中國(guó)境內(nèi)實(shí)際使用并為一定范圍的相關(guān)公眾所知曉的商標(biāo)，即應(yīng)認(rèn)定屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。有證據(jù)證明在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷(xiāo)售量或者廣告宣傳等的，可以認(rèn)定其有一定影響。然而，能否直接適用還需解決另一個(gè)問(wèn)題，即該司法解釋是對(duì)新《商標(biāo)法》第32條中“一定影響的商標(biāo)”進(jìn)行的解釋規(guī)定，那么，第59條第3款的“一定影響”是否等同于第32條的“一定影響”？

從法條字面上看，同處一個(gè)法律規(guī)定中，應(yīng)作同一解釋。那么，只要在中國(guó)境內(nèi)實(shí)際使用且被一定范圍內(nèi)的相關(guān)公眾所知曉即可。依據(jù)“誰(shuí)主張誰(shuí)舉證”原則，只要在先使用人有證據(jù)證明在先使用的商標(biāo)有一定持續(xù)使用的時(shí)間、區(qū)域范圍、銷(xiāo)售等實(shí)際使用記錄，且被相關(guān)公眾知曉，便可以認(rèn)定該商標(biāo)具備一定影響。但有部分學(xué)者不贊同這種觀點(diǎn)。其中一部分認(rèn)為二者不同，第32條有“不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)”這一主觀惡意要件，而第59條第3款并沒(méi)有規(guī)定主觀要件；況且在研究日本和德國(guó)立法及司法實(shí)踐后，其認(rèn)為由于注冊(cè)商標(biāo)的效力及于全國(guó)，而在先使用抗辯中的“先使用”具有鮮明的地域性特征，作為阻卻商標(biāo)注冊(cè)事由的先使用商標(biāo)，應(yīng)該比在先使用抗辯中的先使用商標(biāo)在影響程度和范圍上要強(qiáng)。[1]同時(shí)也有學(xué)者認(rèn)為，賦予在先使用并有一定影響的商標(biāo)異議權(quán)和撤銷(xiāo)權(quán)的根據(jù)是該商標(biāo)的知名度和影響力，是法律對(duì)在先使用人富有成效的使用行為的肯定和保護(hù)，與他人的注冊(cè)是否屬于惡意搶注、手段是否正當(dāng)無(wú)關(guān)。[5]還有學(xué)者認(rèn)為，法律不應(yīng)當(dāng)對(duì)在先使用抗辯有“一定影響”的限制，須尊重在先使用人的勞動(dòng)成果，不能對(duì)在先使用人過(guò)度苛求，這樣規(guī)定過(guò)分保護(hù)了商標(biāo)注冊(cè)人的利益。[2]

筆者認(rèn)為，法律規(guī)定在先使用的抗辯前提須是產(chǎn)生“一定影響”的商標(biāo)，必然考慮到在先使用人和商標(biāo)注冊(cè)人的利益平衡。從比較法上進(jìn)行考察，日本、德國(guó)等國(guó)皆對(duì)在先使用的效果有一定的限制，如日本的“已使消費(fèi)者熟知”、德國(guó)的“流通效果”。我國(guó)這樣規(guī)定與大陸法系各國(guó)對(duì)在先使用權(quán)規(guī)定一致，避免紛爭(zhēng)。況且，筆者并不認(rèn)為規(guī)定了“一定影響”是擠壓了未注冊(cè)商標(biāo)行使和保護(hù)的空間，過(guò)度保護(hù)了商標(biāo)注冊(cè)人利益，相反，這兩者之間是相對(duì)平衡的。對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人專(zhuān)用權(quán)的限制是由于在先使用人經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的實(shí)際使用產(chǎn)生了商譽(yù)，若不對(duì)其進(jìn)行保護(hù)于理不合，這是站在在先使用人一方考慮。換言之，站在商標(biāo)注冊(cè)人的視角分析，必然需要在先使用人使用的商標(biāo)產(chǎn)生一定的效果，如享有一定市場(chǎng)聲譽(yù)和知名度，這樣商標(biāo)注冊(cè)人關(guān)于法律對(duì)其商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的限制才會(huì)心悅誠(chéng)服。況且，如若不考慮“一定影響”，只要存在在先使用的事實(shí)便給予抗辯權(quán)，也會(huì)造成無(wú)謂的訴訟累積，資源浪費(fèi)。這是其一。其二，同一部法律文本中同一表述理應(yīng)進(jìn)行同一解釋?zhuān)蝗粫?huì)造成司法實(shí)踐中適用紊亂，裁判標(biāo)準(zhǔn)難以掌握。因此，第59條第3款規(guī)定的“一定影響”的含義可以等同于第32條后段的“一定影響”，即在一定范圍內(nèi)被相關(guān)公眾所知曉。至于如何認(rèn)定“一定范圍內(nèi)”，應(yīng)當(dāng)與第59條第3款中的“原使用范圍”相關(guān)聯(lián)。

二、認(rèn)定難點(diǎn)與困境解讀

(一)在先使用權(quán)的適用范圍

在先使用抗辯須滿(mǎn)足構(gòu)成要件時(shí)才可成立，此處特別關(guān)注時(shí)間要件。時(shí)間要件的要求是在先使用人最初使用的日期須早于商標(biāo)注冊(cè)人的申請(qǐng)日期以及商標(biāo)注冊(cè)人的最初使用日期。這是法條明文規(guī)定的，排除了在先使用人最初使用日期置于商標(biāo)注冊(cè)人最初使用日期以及申請(qǐng)日期之間情形。但是試想，如果在先使用人的最初使用是在商標(biāo)注冊(cè)人最初使用之后，但已有一定影響，從學(xué)理上看為何不能適用在先使用抗辯呢？這種情形與在先使用情形本質(zhì)是一樣的，雙方皆不知對(duì)方使用相同或近似的商標(biāo)，在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日之前在先使用的商標(biāo)已有一定的影響，此時(shí)在先使用人的利益基于公平原則同樣需要保護(hù)，實(shí)質(zhì)上與第59條第3款規(guī)定的情形相似。筆者試想，是否為了絕對(duì)避免在先使用人的“搭便車(chē)”之嫌才將該種情況排除在外？商標(biāo)注冊(cè)人最初使用在先，很難去斷定在先使用商標(biāo)產(chǎn)生一定影響是由于自身原因還是有借助商標(biāo)注冊(cè)人的因素。但是，即使在先使用人最初使用在先，商標(biāo)注冊(cè)人最初使用在后，然后商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)，法律是賦予在先使用抗辯的，但此時(shí)在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)在先使用的商標(biāo)已產(chǎn)生一定影響，也很難絕對(duì)地說(shuō)該影響一定是因在先使用人的實(shí)際使用產(chǎn)生的。

(二)對(duì)“原使用范圍”界定

為了防止在先使用人使用的未注冊(cè)商標(biāo)與商標(biāo)注冊(cè)人注冊(cè)的商標(biāo)發(fā)生混淆，同時(shí)也為了平衡在先使用人和商標(biāo)注冊(cè)人之間的利益，應(yīng)當(dāng)對(duì)在先使用人使用商標(biāo)的范圍作一定的限制。新《商標(biāo)法》第59條第3款規(guī)定了在先使用人只能在“原使用范圍”內(nèi)繼續(xù)使用，但并沒(méi)有對(duì)“原使用范圍”作出解釋。有學(xué)者認(rèn)為，按照國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局一貫的做法，原使用范圍應(yīng)該是指地域范圍。[6]筆者認(rèn)為，不應(yīng)單局限在地域范圍內(nèi)。

《國(guó)家工商行政管理局關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用問(wèn)題的通知》對(duì)“原使用范圍”有規(guī)定，雖然其已失效，但仍具有一定借鑒意義。根據(jù)通知第3條，繼續(xù)使用時(shí)，使用人必須不得擴(kuò)大使用地域；不得增加使用的服務(wù)項(xiàng)目；不得改變圖形、文字、色彩、結(jié)構(gòu)、書(shū)寫(xiě)方式等內(nèi)容，但以同他人注冊(cè)的服務(wù)商標(biāo)相區(qū)別為目的而進(jìn)行的改變除外；不得將其轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用。因此，筆者認(rèn)為，對(duì)“原使用范圍”的界定應(yīng)當(dāng)考慮限定以下因素：地域范圍因素、商標(biāo)使用的商品或服務(wù)項(xiàng)目因素、更改商標(biāo)內(nèi)容等因素。地域范圍因素在現(xiàn)今電子商務(wù)情形下很難落實(shí)。例如，如果限定在先使用人只能在A省市使用商標(biāo)，但是通過(guò)網(wǎng)購(gòu)等電子銷(xiāo)售形式，在B省的買(mǎi)受人進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，這算突破了地域限制嗎？還是地域限制只是對(duì)在先使用人立身之地進(jìn)行限制？如若是這樣，上述例子表明該地域限制仍可能會(huì)導(dǎo)致全國(guó)的買(mǎi)受者發(fā)生混淆，這樣的地域限制沒(méi)有實(shí)際意義。關(guān)于如何限定地域范圍，有學(xué)者主張，應(yīng)當(dāng)參照《專(zhuān)利法》對(duì)原有范圍的規(guī)定將其限定在提供商品的原有能力之內(nèi)。[7]換言之，該學(xué)者主張?jiān)谙仁褂萌酥荒茉谠械纳唐飞a(chǎn)規(guī)模中使用。筆者也贊同該種說(shuō)法，在界定“原使用范圍”時(shí)應(yīng)當(dāng)予以考慮。

關(guān)于“原使用范圍”的另一個(gè)問(wèn)題是：原使用范圍以哪個(gè)時(shí)間為截點(diǎn)。如果在先使用人商標(biāo)使用的范圍一直在不斷擴(kuò)大，在商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)日時(shí)是A范圍，在商標(biāo)注冊(cè)人最初使用時(shí)是B范圍，在商標(biāo)注冊(cè)人提起訴訟時(shí)是C范圍，那么法院在裁決時(shí)應(yīng)當(dāng)以哪個(gè)范圍為準(zhǔn)并無(wú)法律規(guī)定。有學(xué)者認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)區(qū)分商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)是善意還是惡意。如果是善意，以申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)時(shí)為準(zhǔn)；如果是惡意，應(yīng)以商標(biāo)注冊(cè)日之日起滿(mǎn)五年時(shí)為準(zhǔn)。[8]對(duì)此，筆者不能贊同。如若商標(biāo)注冊(cè)人在申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)是惡意的，即明知在先使用人使用的商標(biāo)具備一定影響而申請(qǐng)注冊(cè)，商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)對(duì)其不予注冊(cè)，這是其一；其二，即使商標(biāo)注冊(cè)人的商標(biāo)得以受理注冊(cè)公告，在先使用人仍然可以主張異議；或商標(biāo)得以注冊(cè)時(shí)，主張宣告無(wú)效。此時(shí)便不存在商標(biāo)注冊(cè)日之日起滿(mǎn)五年這一要件。如果商標(biāo)注冊(cè)人是善意的，以商標(biāo)申請(qǐng)日為截點(diǎn)是合理的，畢竟商標(biāo)注冊(cè)后，商標(biāo)的專(zhuān)用權(quán)隨即產(chǎn)生，此時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮商標(biāo)注冊(cè)人的利益。因此，筆者認(rèn)為，一般情況下，應(yīng)當(dāng)以商標(biāo)申請(qǐng)日為截點(diǎn)認(rèn)定在先使用商標(biāo)的原使用范圍。

(三)在先使用人以及商標(biāo)注冊(cè)人注冊(cè)時(shí)的主觀要件

新《商標(biāo)法》第59條第3款并沒(méi)有對(duì)在先使用人的主觀狀態(tài)作出規(guī)定，但是學(xué)理上一般都要求在先使用人在商標(biāo)注冊(cè)人注冊(cè)商標(biāo)后對(duì)商標(biāo)的使用是善意的。正如我國(guó)學(xué)者提出的先使用人“使用時(shí)須基于善意”，[9]“在先使用應(yīng)出于善意”，[10](P221)“如有惡意影射他人注冊(cè)商標(biāo)之信譽(yù)，則無(wú)阻卻違法性”。[11](P99)這里的善意要求，是為了避免借助注冊(cè)商標(biāo)的聲譽(yù)進(jìn)行“搭便車(chē)”之嫌。同時(shí)，從本法條的立法背景來(lái)看，是為了基于在先使用人經(jīng)過(guò)商標(biāo)誠(chéng)實(shí)使用而獲得相應(yīng)的商譽(yù)和市場(chǎng)地位才對(duì)在先使用進(jìn)行保護(hù)，對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人的專(zhuān)用權(quán)進(jìn)行限制，得以平衡在先使用人和商標(biāo)注冊(cè)人的利益。如果在先使用人是惡意的，那便無(wú)需對(duì)其進(jìn)行保護(hù)而賦予其抗辯權(quán)，因?yàn)樵撊藳](méi)有在先使用的利益，也無(wú)保護(hù)的正當(dāng)性。所以，筆者認(rèn)為，無(wú)論法條上有無(wú)明確表述在先使用人須善意，在司法實(shí)踐中都需要對(duì)此進(jìn)行考量。

既然法律并未規(guī)定商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)的主觀要件，筆者認(rèn)為，在先使用抗辯在商標(biāo)注冊(cè)人善意或惡意時(shí)皆可使用，不過(guò)當(dāng)商標(biāo)注冊(cè)人惡意時(shí)應(yīng)當(dāng)有前置程序。原因如下：

1.商標(biāo)注冊(cè)人惡意時(shí)，與新《商標(biāo)法》第15、32、45條的關(guān)系

新《商標(biāo)法》第15條商標(biāo)注冊(cè)人惡意注冊(cè)相同或近似商標(biāo)，其第2款規(guī)定，就同一種商品或類(lèi)似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或近似，申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊(cè)。第32條規(guī)定是惡意搶注他人在先使用一定影響的商標(biāo)，規(guī)定申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。從上述兩個(gè)條文中可以看出，新《商標(biāo)法》傾向于保護(hù)未注冊(cè)的在先使用人。第59條第3款更接近于第32條的規(guī)定，只是未對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)的主觀狀態(tài)進(jìn)行規(guī)定。

如果商標(biāo)注冊(cè)人在注冊(cè)時(shí)是惡意的，即以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的目的申請(qǐng)注冊(cè)，此時(shí)根據(jù)第59條第2款損害了在先使用人的在先使用權(quán)是不得注冊(cè)的；同時(shí)也滿(mǎn)足第32條后段惡意搶注的要件。因此，當(dāng)商標(biāo)注冊(cè)人在申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)是惡意的時(shí)候，其申請(qǐng)的商標(biāo)也不得被注冊(cè)。然而，商標(biāo)局通常不會(huì)全國(guó)范圍內(nèi)主動(dòng)去勘察申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)人有無(wú)侵害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，只是在受理后將之公告，公告之日起三個(gè)月他人可以提異議。因此，如果在先使用人不知該申請(qǐng)事項(xiàng)而未能提出異議，惡意搶注人的商標(biāo)便得以注冊(cè)，在先使用人的商標(biāo)便被人“搭便車(chē)”。在先使用人隨后如若發(fā)現(xiàn)，可以依新《商標(biāo)法》第45條的規(guī)定，自商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。但是，如果商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)在先使用人仍未發(fā)現(xiàn)，但除斥期間五年已過(guò)，在先使用人的權(quán)利如何進(jìn)行救濟(jì)？筆者認(rèn)為，在滿(mǎn)足在先使用抗辯構(gòu)成要件的前提下，此時(shí)應(yīng)當(dāng)給予在先權(quán)利人在先使用抗辯。不然，在先使用人的權(quán)益得不到救濟(jì)，且其完全是善意的，在先使用人和商標(biāo)惡意搶注人之間的權(quán)利得不到平衡。因此，在此種情形下，建議將在先使用抗辯的“原使用范圍”擴(kuò)大至商標(biāo)注冊(cè)人滿(mǎn)五年那個(gè)時(shí)間點(diǎn)的范圍，避免有失公平。在認(rèn)定商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)是惡意的，可以考慮在先使用商標(biāo)的影響力、在先使用商標(biāo)與在后商標(biāo)使用的地域相同、在先使用商標(biāo)獨(dú)創(chuàng)性等因素。[12]

2.商標(biāo)注冊(cè)人善意時(shí)，直接適用在先使用抗辯

當(dāng)商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)是善意的，即商標(biāo)注冊(cè)人在申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)并不知其商標(biāo)與在先使用人的商標(biāo)相同或近似，也不知存在在先使用的事實(shí)，此種情形應(yīng)當(dāng)是新《商標(biāo)法》第59條第3款的典型情形。為了在商標(biāo)注冊(cè)人與在先使用人權(quán)益這對(duì)天平上取得平衡，也為了彌補(bǔ)我國(guó)注冊(cè)取得商標(biāo)制度的不足，賦予在先使用人在先使用抗辯權(quán)。但需要明確的是，新《商標(biāo)法》第59條第3款是抗辯權(quán)，是商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的合理限制中的一種，是一種程序上的權(quán)利。在先使用人在先使用事實(shí)滿(mǎn)足在先使用抗辯的構(gòu)成要件后，商標(biāo)注冊(cè)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。

(四)適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)的附加問(wèn)題

雖然出于利益平衡的因素考慮，在先使用人可以繼續(xù)在原使用范圍內(nèi)使用商標(biāo)，但也可能會(huì)造成消費(fèi)者對(duì)商品來(lái)源的混淆，認(rèn)為該商品來(lái)自于商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人或是在先使用人，這對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人以及在先使用人都是不利的。為了避免這種混淆，新《商標(biāo)法》第59條第3款規(guī)定，商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人可以要求在先使用人附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)，具有合理性。但這是否意味著只要商標(biāo)專(zhuān)用人要求，在先使用人一定要附加區(qū)別標(biāo)識(shí)？筆者認(rèn)為，這兩者之間并非是絕對(duì)關(guān)系。實(shí)踐中，附加區(qū)別標(biāo)識(shí)有無(wú)合理性須比較商標(biāo)注冊(cè)前后先使用權(quán)人和商標(biāo)權(quán)人的實(shí)際狀況，判斷要求商標(biāo)先使用人添加區(qū)別標(biāo)識(shí)的合理性。[1]

適當(dāng)?shù)膮^(qū)別標(biāo)識(shí)可以附加為不同的包裝、企業(yè)字號(hào)或者名稱(chēng)、產(chǎn)地。借鑒《關(guān)于服務(wù)商標(biāo)繼續(xù)使用問(wèn)題的通知》第6條規(guī)定，繼續(xù)使用與注冊(cè)人的使用發(fā)生實(shí)際混淆，造成消費(fèi)者誤認(rèn)的，繼續(xù)使用人應(yīng)在使用服務(wù)商標(biāo)時(shí)，增加地理名稱(chēng)標(biāo)志，以便與注冊(cè)人使用的服務(wù)商標(biāo)相區(qū)別。[2]但是，如果在先使用人附加了區(qū)別標(biāo)識(shí)后，使其滿(mǎn)足一個(gè)新商標(biāo)的要件，即與商標(biāo)注冊(cè)人的商標(biāo)并非相同或近似，消費(fèi)者也不會(huì)發(fā)生混淆、誤認(rèn)，此時(shí)還需受在先使用抗辯中“原使用范圍”的限定嗎？筆者主張不受限定。因?yàn)榇藭r(shí)在先使用人附加區(qū)別標(biāo)識(shí)后的商標(biāo)已具顯著性，其完全可以向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)一個(gè)新商標(biāo)，即突破了原使用范圍限定。然而，如果在先使用人并未向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)新商標(biāo)，其可否自行擴(kuò)大原使用范圍？筆者持贊成意見(jiàn)，因?yàn)楦郊有聟^(qū)別標(biāo)識(shí)后的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有一定的顯著性，是主張?jiān)谙仁褂每罐q的法律后果，并非是自行擴(kuò)大原使用范圍的正當(dāng)理由。因此，在先使用人未向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)的情況下，還應(yīng)當(dāng)限定在原使用范圍內(nèi)，即使是已附加區(qū)別標(biāo)識(shí)后。

三、結(jié)論

綜上分析，未注冊(cè)商標(biāo)在先使用的適用規(guī)則是：首先，須判斷其在先使用是否為相同和近似的商標(biāo)，且在相同或類(lèi)似的商品上，因?yàn)檫@是侵犯商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)或是阻卻商標(biāo)注冊(cè)的前提要件。其次，須考慮兩種情況：第一，如果商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)人是惡意的，即其因與在先使用人存在合同、業(yè)務(wù)往來(lái)等關(guān)系而明知在先使用人商標(biāo)存在的，或是因在先使用人使用的商標(biāo)具有一定影響以不正當(dāng)手段惡意搶注的，那么商標(biāo)局將不予注冊(cè)。如果商標(biāo)局當(dāng)時(shí)并未發(fā)現(xiàn)此種情況將商標(biāo)予以公告，在先使用人可以根據(jù)新《商標(biāo)法》第33條規(guī)定，在公告之日起3個(gè)月內(nèi)向商標(biāo)局提起異議；或是在該商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)宣告商標(biāo)無(wú)效。第二，如果在先使用人的商標(biāo)在商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)之日時(shí)已有一定影響，此時(shí)須分析商標(biāo)注冊(cè)人在申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)的主觀狀態(tài)。如果商標(biāo)注冊(cè)人是惡意的，即明知在先使用人的商標(biāo)具有一定影響，那么依據(jù)新《商標(biāo)法》第45條規(guī)定，在先權(quán)利人可以在商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)宣告該商標(biāo)無(wú)效；如果五年內(nèi)在先權(quán)利人并未申請(qǐng)宣告所涉商標(biāo)無(wú)效，筆者認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)考量在先使用人未申請(qǐng)無(wú)效的原因，如果其是不知或不應(yīng)知，在商標(biāo)注冊(cè)之日起滿(mǎn)五年后應(yīng)當(dāng)給予商標(biāo)在先使用人在先使用抗辯；但如果是明知存在該情形而放任的話，那在先使用權(quán)人不應(yīng)當(dāng)具有在先使用抗辯，視為對(duì)權(quán)利的自行放棄，對(duì)不利后果應(yīng)當(dāng)自己承擔(dān)。

[1]杜穎.商標(biāo)先用權(quán)解讀——商標(biāo)法第59條第3款的理解與適用[J].中外法學(xué)，2014，(5).

[2]王蓮峰.商標(biāo)先用權(quán)規(guī)則的法律適用——兼評(píng)新商標(biāo)法第59條第3款[J].法治研究，2014，(3).

[3]黃璞琳.商標(biāo)侵權(quán)案件中在先使用抗辯的構(gòu)成要件[J].中華商標(biāo)，2014，(11).

[4]葉赟葆.論商標(biāo)在先使用之保護(hù)——兼談我國(guó)商標(biāo)法第三次修訂[J].中南大學(xué)學(xué)報(bào)，2013，(4).

[5]張玉敏.論使用在商標(biāo)制度構(gòu)建中的作用——寫(xiě)在商標(biāo)法第三次修改之際[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2011，(9).

[6]黃暉.商標(biāo)法第三次修改對(duì)商標(biāo)注冊(cè)和使用制度的完善之處[N].中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)，2013-09-13.

[7]鄭瑩.論商標(biāo)先用權(quán)規(guī)則的適用——兼評(píng)新商標(biāo)法第59條第3款[J].鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)，2015，(4).

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[9]李雨峰，倪朱亮.求公平與秩序：商標(biāo)法上的共存制度研究[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2012，(6).

[10]文學(xué).商標(biāo)使用與商標(biāo)保護(hù)研究[M].北京：法律出版社，2008.

[11]曾陳明汝，蔡明誠(chéng).商標(biāo)法原理[M].臺(tái)北：新學(xué)林出版社，2007.

[12]馮曉青，羅曉霞.在先使用有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)研究[J].學(xué)海，2012，(5).

責(zé)任編輯：孫 暢

Interpretations for the Application Rules of Unregistered Trademark Prior Use——Analyzing Paragraph 3 of Article 59 in New “Trademark Act”

ZHANG Yan

(East China University of Political Science and Law，Shanghai 214111，China)

Paragraph 3 of article 59 in “Trademark Act” (30thAugust of 2013) is very unique. The right of prior use is a good balance for the prior user. However，there are some vague expressions such as “certain effect”，“the scope of prior use”，and “to distinguish identification appropriately”. Combining with related articles，the scope for application rules is analyzed. The key components，difficulties as well as dilemma for identification are interpreted to provide some reference for judicial practice.

Paragraph 3 of Article 59 in New “Trademark Act”；trademark registration；prior use；key components；distinguishing identifications

2016-09-19

張 艷(1992-)，女，浙江臺(tái)州人，碩士研究生，主要從事民商事法律研究。

1004—5856(2017)07—0052—06

D923.4

A

10.3969/j.issn.1004-5856.2017.07.014