我國企業(yè)簽訂國際專利許可合同應(yīng)注意的幾個問題

欒茵

摘 要：專利技術(shù)的引進(jìn)已成為我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級換代的助推器。簽訂一個較為完善的國際專利許可合同是順利引進(jìn)專利技術(shù)的保障。本文主要從四個方面來闡述我國企業(yè)在簽署專利許可合同時要注意的問題。解決好這些問題可以減少或避免我國企業(yè)在合同履行中的風(fēng)險。

關(guān)鍵詞：專利許可合同；專利文獻(xiàn)；專利侵權(quán)；包稅條款；限制性商業(yè)慣例

目前，我國已與132個國家建立了技術(shù)貿(mào)易聯(lián)系，國際技術(shù)貿(mào)易已從最初的成套設(shè)備、生產(chǎn)線為主，向?qū)＠夹g(shù)、專有技術(shù)許可、合作研發(fā)等轉(zhuǎn)變，民營企業(yè)超越國有企業(yè)成為國際技術(shù)貿(mào)易的主力軍，技術(shù)貿(mào)易已成為中國創(chuàng)新型國家建設(shè)的重要助推器和加速器。在我國仍以技術(shù)引進(jìn)為主的國際技術(shù)貿(mào)易中，專利許可已成為關(guān)鍵技術(shù)引進(jìn)的重要方式，而擬定一個較為完善的國際專利許可合同，是專利技術(shù)順利引進(jìn)的有效保障。本文主要從四個方面對其中易出現(xiàn)的問題試做評析，旨在減少合同履行中的風(fēng)險。

一、簽訂許可合同前學(xué)會應(yīng)用專利文獻(xiàn)來防范風(fēng)險

專利文獻(xiàn)主要是指各國專利局的正式出版物，如各國專利局出版的發(fā)明說明書、專利公報、專利分類表、分類表索引、專利申請和審批過程中的一切文件和資料。由于對專利的法律狀態(tài)不了解而引發(fā)的風(fēng)險認(rèn)識不足，我國企業(yè)購買專利技術(shù)失敗的案例不在少數(shù)。比如，上海易初通用機器公司購買國外某公司壓縮機專利技術(shù)一案，盡管購買方是國內(nèi)領(lǐng)先的汽車空調(diào)壓縮機生產(chǎn)企業(yè)，但談判中暴露出我方對目標(biāo)專利技術(shù)情報不甚了解的弱點，外方利用中方信息不對稱，刻意夸大其專利的含金量，外方聲稱其壓縮機技術(shù)中包含24件專利，其實只有21件并未得到授權(quán)，真正享有完全知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)只有3件。而中方在該技術(shù)即將到期、所有專利和商標(biāo)將被停止使用之際才發(fā)現(xiàn)這一問題，致使投巨資購買的專利技術(shù)，其價值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期。這是一起典型的未對目標(biāo)專利的法律狀態(tài)（如權(quán)屬關(guān)系、專利的有效期等）做詳細(xì)調(diào)研而給企業(yè)帶來巨大損失的海外收購案例。

我國企業(yè)在簽訂許可合同過程中，除了聽取對方對其專利技術(shù)的介紹和說明外，還要善于運用專利文獻(xiàn)檢索手段。企業(yè)通過檢索專利文獻(xiàn)可以了解相關(guān)專利的法律狀態(tài)，包括專利技術(shù)是否已授權(quán)或還在申請中、許可方是否是真正的擁有者、專利受法律保護(hù)的期限規(guī)定。多數(shù)國家對發(fā)明專利的保護(hù)期為20年，且不能續(xù)展；實用新型、外觀設(shè)計專利保護(hù)期為10年，且給予有限次數(shù)的續(xù)展。超過這一時間界限，法律對于相應(yīng)的技術(shù)許可權(quán)不再給予保護(hù)；如果在法律規(guī)定的保護(hù)期內(nèi)，專利權(quán)人還須向?qū)＠麢C關(guān)交納規(guī)定的專利年費以維持專利的有效性。這些是被許可方必須掌握的信息，它將直接影響該專利的價值和購買價格，也是為是否投資提供決策的依據(jù)。

通過專利文獻(xiàn)還可以及時了解引進(jìn)技術(shù)的國際發(fā)展趨勢。各國專利法均規(guī)定，發(fā)明人要想獲得專利，必須在發(fā)明說明書中詳細(xì)闡述發(fā)明的構(gòu)架內(nèi)容與現(xiàn)有技術(shù)的比較，發(fā)明所具有的優(yōu)勢等。在簽訂專利技術(shù)合同前，企業(yè)通過專利文獻(xiàn)收集各國的專利技術(shù)信息，除進(jìn)行分析比對來選擇先進(jìn)的適用技術(shù)外，還可以尋找到技術(shù)實力強、信譽可靠的合作對象。

二、專利侵權(quán)條款中責(zé)任劃分的重要性

在實施專利技術(shù)過程中，還要充分意識到運用專利的風(fēng)險性，做到未雨綢繆。對于被許可方來講，最大的專利風(fēng)險主要指被許可方在專利實施過程中被指控侵犯了其他第三者的權(quán)利。如我國曾經(jīng)有一家鉆頭制造廠與美國史密斯公司簽訂了一份技術(shù)許可合同，準(zhǔn)備從這家美國公司引進(jìn)某類型的地礦鉆頭生產(chǎn)專利技術(shù)，專利許可合同簽訂后，在雙方的密切配合下，很快生產(chǎn)出合格的合同產(chǎn)品。但當(dāng)該產(chǎn)品銷往美國后，美國休斯公司提出訴訟，指控我國這家鉆頭制造廠生產(chǎn)的產(chǎn)品侵犯了其專利權(quán)。由于某種原因史密斯公司并沒有配合我方去應(yīng)訴，我方只能單獨應(yīng)訴，結(jié)果支付訴訟費近10萬美元，最終與休斯公司達(dá)成和解協(xié)議，向休斯公司繳納專利費，合同產(chǎn)品方可在美國市場銷售。

目前，我國大多數(shù)企業(yè)在引進(jìn)專利時，只能審查對方的專利證書等相關(guān)法律文件，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。專利侵權(quán)指控已成為跨國企業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)的重要手段，由于涉及專利技術(shù)許可這類訴訟案異常復(fù)雜，又具有時間長、費用高的特點，一些中小企業(yè)很難應(yīng)對。為了避免在專利實施中陷入侵權(quán)官司的泥沼，被許可方若在許可合同中訂有劃分雙方責(zé)任的侵權(quán)條款，就能有效阻止或減少被許可方的風(fēng)險。

這類侵權(quán)條款有兩種寫法。一個是在合同中單獨列明侵權(quán)條款且在合同中寫明“若專利實施中侵犯了其他第三者的權(quán)利，則一切責(zé)任（交涉與應(yīng)訴）由許可方單獨承擔(dān)，必要時被許可方可提供幫助”。特別是以總付方式作為專利費支付形式且一次付清時，這項承諾必不可少。另一種是在“鑒于條款”中，除了說明雙方簽訂合同的目的和愿望外，許可方還要保證其專利使用的合法性，這種保證具有潛在的法律作用，一旦有第三方指控侵權(quán)，仲裁機構(gòu)或法院可據(jù)此分清責(zé)任。有了這類條款，上述案例中的史密斯公司不僅必須應(yīng)訴，避免我方支付國外昂貴的訴訟費外，而且，對于違約造成的經(jīng)濟損失，我方鉆頭制造廠還有權(quán)向其提出索賠。

三、稅費條款的合法性問題

（一）“包稅條款”問題

對國外許可方的在我國應(yīng)繳納的所得稅，有的專利許可合同中不加以規(guī)定，使得許可方有可能逃稅。有的規(guī)定如同虛設(shè)，如規(guī)定在履行本合同期間，某外國公司僅支付中華人民共和國境外所征收的有關(guān)稅費，還有寫成：在中華人民共和國境外所征收的與許可合同有關(guān)的稅費由許可方支付；在中華人民共和國境內(nèi)所征收的與許可合同有關(guān)的稅費由被許可方支付。這兩種寫法均屬于“包稅條款”，等于我方承擔(dān)了許可方的納稅義務(wù)，代替許可方繳納所得稅。 根據(jù)我國《外國企業(yè)所得稅法》和《個人所得稅法》的規(guī)定，我國政府對來源于中國境內(nèi)的所得，除有的給予稅收減免優(yōu)惠外，均須征收外國企業(yè)所得稅和個人所得稅。因此，來源于我國的專利使用費，依法應(yīng)納稅。顯然上述條款的寫法違反了我國相關(guān)稅法規(guī)定，正確的寫法應(yīng)該是：中國政府根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》和《中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法》對許可方課征的有關(guān)執(zhí)行本合同的一切稅費，由許可方支付。在中國境外課征的有關(guān)執(zhí)行本合同所發(fā)生的一切稅費，由許可方支付。

為了促進(jìn)我國國際技術(shù)貿(mào)易的發(fā)展，我國政府已與多國政府簽訂了避免雙重征稅協(xié)定，以減輕專利許可方的稅賦。因此，對與我國已簽訂避免雙重征稅協(xié)定國家的許可方，稅費條款要做如下調(diào)整：既許可方在履行本合同期間，在中國發(fā)生的一切稅費要根據(jù)中國政府和XX國政府簽訂的《中華人民共和國政府和XX國政府關(guān)于對所得避免雙重征稅和防止偷漏稅的協(xié)定》由許可方負(fù)擔(dān)。 同時強調(diào)被許可方應(yīng)向許可方提供中國稅務(wù)當(dāng)局出具的納稅證明正本一份，作為在許可方國家的減免稅依據(jù)。同時，由于大部分許可方在被許可方境內(nèi)沒有固定經(jīng)營場所，因此我國法律規(guī)定由被許可方承擔(dān)扣繳義務(wù)人。 對于規(guī)定的稅費，由被許可方從本合同支付中扣除，并代替許可方向中國稅務(wù)當(dāng)局繳納，如扣繳義務(wù)人不履行該項扣繳義務(wù)，不扣或少扣應(yīng)扣稅款，或未按規(guī)定期限繳入國庫，則其將受到罰款的處分。

（二）擅自規(guī)定“減免稅”待遇問題

有的企業(yè)在合同條款中擅自規(guī)定對許可方的專利費給予減免稅待遇或擅自降低預(yù)提所得稅稅率，這屬于越權(quán)行為。技術(shù)所得稅減免范圍應(yīng)按《中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法》第19條和該法《實施細(xì)則》第66條規(guī)定進(jìn)行。同時，確實屬于依法給予減、免稅優(yōu)惠待遇的許可技術(shù)，還要履行法定手續(xù)，包括被許可方應(yīng)向為其登記技術(shù)進(jìn)口合同的主管部門申請辦理外國企業(yè)所得稅減免，同時提供技術(shù)進(jìn)口合同副本、技術(shù)進(jìn)口合同登記證書等資料。

四、 正確對待條款中的限制性商業(yè)慣例

在專利許可合同中，許可方往往利用其擁有專利的有利地位，在合同中附加一些限制性的條款。比如：要求被許可方購買非專利實施所必需的技術(shù)、原材料、零部件及設(shè)備；在專利權(quán)有效期屆滿后仍要求被許可方繼續(xù)支付使用費；限制我方改進(jìn)許可方提供的技術(shù)，或限制我方專利產(chǎn)品的出口渠道等，以求在較長時期內(nèi)維持其對技術(shù)的壟斷和支配地位。

例如：2005年我國一家公司與荷蘭某公司草簽了一份引進(jìn)挖泥船設(shè)備和制造挖泥船專有技術(shù)的許可合同，其中有一條款這樣規(guī)定：“對那些挖泥船用戶的總機構(gòu)是在中華人民共和國之外注冊的，假如與荷蘭某公司的利害關(guān)系無沖突和將無沖突，那么這些挖泥船的建造和交船可以進(jìn)行；對上述情況須經(jīng)雙方協(xié)商最后判斷，對荷蘭某公司的利害關(guān)系是否存在或是否將存在沖突，最后由荷蘭某公司單方面決定。” 這顯然是限制出口渠道的條款。

國際組織通過一些相關(guān)國際條約，如聯(lián)合國的《一套管制限制性商業(yè)慣例的多邊協(xié)議的公平原則和規(guī)則》及世界貿(mào)易組織的《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》來管控限制性商業(yè)慣例的實施。我國對限制性商業(yè)慣例的立法主要是2002年起實施的《中華人民共和國技術(shù)進(jìn)出口管理條例》，其中列有七種限制性商業(yè)慣例表現(xiàn)形式，凡是含有這些限制性內(nèi)容的條款的許可合同都不能獲得相關(guān)政府部門的通過，如通信行業(yè)巨頭高通公司在我國的專利授權(quán)協(xié)議需獲得國家發(fā)改委的認(rèn)可。

我方企業(yè)要充分了解我國立法規(guī)定，利用這些法律武器，迫使技術(shù)許可方放棄一些苛刻的不合理的限制性要求。同時被許可方在堅持法律原則的框架下，還要進(jìn)行具體分析，視利弊大小，靈活掌握，不能一概拒絕，因有些限制性條款的提出具有其合理性。以限制技術(shù)產(chǎn)品的出口為例，條款內(nèi)容主要有以下幾種寫法：第一、禁止利用合同專利技術(shù)制造的產(chǎn)品出口；第二、須征得許可方的同意才能出口；第三、禁止被許可方向一些國家和地區(qū)出口或只能向某些國家和地區(qū)出口；第四、出口只能通過技術(shù)許可方指定的代理人。雖然限制的內(nèi)容有所不同，但都屬于壟斷市場瓜分市場限制競爭的表現(xiàn)，一般來講均屬于各國法律所不允許的。

但具體分析，第一種出口限制一般不能接受，因為專利權(quán)在未獲批準(zhǔn)的國家和地區(qū)內(nèi)是無效的，合同不能禁止專利產(chǎn)品出口到專利權(quán)在未獲批準(zhǔn)的國家和地區(qū)，這顯然不合理，也是對相關(guān)立法無知的表現(xiàn)，上述挖泥船案例即屬于這一情況。第二、第三、第四種情況應(yīng)視具體情況有條件地接受。比如：許可方已與其他國家和地區(qū)的企業(yè)簽訂該專利的獨占或排他許可合同，該企業(yè)有權(quán)禁止此專利產(chǎn)品的進(jìn)口。在這種情況下，我方再向上述國家或地區(qū)出口該專利產(chǎn)品，就會造成侵權(quán)，因此這種限制具有其合理性。

另一種情況在許可合同中常見的限制性條款，是限制改進(jìn)和發(fā)展許可技術(shù)，通常有兩種表現(xiàn)形式：一是禁止或限制被許可方對新產(chǎn)品、制造工藝等進(jìn)行研究和開發(fā)；二是禁止或限制被許可方從第三方取得改進(jìn)技術(shù)的方法，這也屬于我國法律所約束限制性商業(yè)慣例。一般條件下，被許可方應(yīng)拒絕該限制性條款。但若存在下述情況，應(yīng)視為合理的，可做些讓步：其一是專利產(chǎn)品使用許可方的商標(biāo)，為保持其商標(biāo)信譽和產(chǎn)品性能而限制受方改進(jìn)技術(shù)；其二是被許可方制作的專利產(chǎn)品將返銷許可方指定的國家和地區(qū)。因此，在技術(shù)許可合同中，我們既要遵守我國的法律規(guī)定，限制不合理的限制性貿(mào)易條款，又要權(quán)衡利弊，對合理的限制性貿(mào)易慣例做出適當(dāng)?shù)淖尣?，以便引進(jìn)更多我方急需的先進(jìn)技術(shù)。

隨著科技的發(fā)展，許可合同的簽訂也會越來越多。不論是我國的大企業(yè)還是中小企業(yè)，特別是當(dāng)作為被許可方時，我們更關(guān)注如何簽訂一個既能合法地獲得專利技術(shù)，同時，也使自身利益獲得保障的許可合同。