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    專利申請中分案申請的優(yōu)先權(quán)恢復(fù)問題探悉

    2016-10-27 08:52于艷淼
    2016年28期
    關(guān)鍵詞:分案審查員優(yōu)先權(quán)

    于艷淼

    一、問題提出

    在我國專利申請中,母案要求了優(yōu)先權(quán)的分案申請是否需要在提出分案時再次提交優(yōu)先權(quán)聲明?如未在分案提出時聲明是否可以請求權(quán)利恢復(fù)?恢復(fù)權(quán)利的期限是多長?這一系列問題常常困擾著申請人、代理人及專利審查員。在我國現(xiàn)行的專利法律法規(guī)和規(guī)章中,對母案要求了優(yōu)先權(quán)的分案申請的優(yōu)先權(quán)聲明時機及其權(quán)利恢復(fù)期限的規(guī)定非常模糊,業(yè)界人士對此也莫衷一是。本文結(jié)合有關(guān)法律法規(guī),對該問題進行簡要梳理。

    二、概念梳理

    (一)優(yōu)先權(quán)

    優(yōu)先權(quán)原則源自“巴黎公約”,其目的是為方便成員國國民就其發(fā)明創(chuàng)造在本國提出專利申請后,在其他成員國申請獲得專利權(quán)。所謂“優(yōu)先權(quán)”是指申請人在一個成員國首次提出申請后,在一定期限內(nèi)就相同主題在其它成員國提出申請的,其在后申請在某些方面被視為是在首次申請的申請日提出的。①專利制度之所以確立優(yōu)先權(quán)原則,是因為絕大多數(shù)國家的專利法都采用先申請原則。根據(jù)該原則,對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造,只對最先提出專利申請的人授予專利權(quán)。

    我國《專利法》第29條對優(yōu)先權(quán)及時限有明確規(guī)定②,無論是外國優(yōu)先權(quán)還是本國優(yōu)先權(quán),在后申請都能以其首次申請的申請日作為優(yōu)先權(quán)日。

    (二)分案申請

    專利法第31條對專利申請做了單一性規(guī)定,對于不符合單一性要求的專利申請,《專利法實施細則》(“以下簡稱“細則”)第42條規(guī)定:一件專利申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設(shè)計的,申請人可以在本細則第54條第1款規(guī)定的期限屆滿前,向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請。也就是說,基于不符合單一性要求的一項專利申請,申請人可以主動或者依據(jù)審查員的審查意見提出分案申請,以克服單一性缺陷。

    細則第43條第1款規(guī)定:分案申請,可以保留原申請日,享有優(yōu)先權(quán)的,可以保留優(yōu)先權(quán)日。③該規(guī)定主要是考慮合案提出專利申請時申請人實際上已經(jīng)向國家知識產(chǎn)權(quán)局披露了多項發(fā)明創(chuàng)造,并表達了希望就這些發(fā)明創(chuàng)造均獲得專利保護的意愿,分案申請可以保留原申請日,原申請享有優(yōu)先權(quán)的,分案申請還可以保留優(yōu)先權(quán)日,這樣就保障了專利申請人的正當(dāng)利益。④

    (三)權(quán)利恢復(fù)

    我國專利制度中(細則第6條)對于因各種原因?qū)е聶?quán)利喪失給出了救濟制度,即在一定條件和手續(xù)下,允許申請權(quán)利恢復(fù)⑤,當(dāng)申請人由于個人原因?qū)е聶?quán)利喪失的,一般情況下會有兩個月恢復(fù)期,通常情況下,審查員的各類視為未提出的通知書(下文簡稱“視未通知”)均有兩個月的恢復(fù)期。而對于優(yōu)先權(quán)的恢復(fù)問題,《專利審查指南》(“以下簡稱指南”)的第一部分第一章中規(guī)定:視為未要求優(yōu)先權(quán)并屬于下列情形之一的,申請人可以根據(jù)細則第6條的規(guī)定請求恢復(fù):……(4)分案申請的原申請要求了優(yōu)先權(quán)。⑥即,優(yōu)先權(quán)視未后,申請人可以補救,只需在規(guī)定期限內(nèi)克服缺陷并提出恢復(fù)請求,而母案要求了優(yōu)先權(quán)的分案申請也在權(quán)利恢復(fù)的允許范圍內(nèi)。

    (四)關(guān)于期限

    在專利申請過程中,有很多期限,民事行為法指出附期限行為是指當(dāng)事人在法律行為中設(shè)定一定的期限,并將期限的到來作為民事法律行為效力的發(fā)生或消滅的依據(jù)⑦。在我國專利制度中期限分為:1、法定期限,專利法及其實施細則規(guī)定的各種期限;2、指定期限,審查員在根據(jù)專利法及其細則作出的各種通知中,規(guī)定申請人(或?qū)@麢?quán)人)、其他當(dāng)事人作出答復(fù)或者進行某種行為的期限,指定期限一般為兩個月。⑧ 指定期限是由國家知識產(chǎn)權(quán)局規(guī)章明確規(guī)定的,具有法律效力,之所以做出此類規(guī)定是為了更好的界定法律行為的效力,規(guī)范專利申請和審查流程,更好的保護創(chuàng)新主體和公眾的合法權(quán)益。

    三、政策模糊點及目前做法

    (一)分案申請的優(yōu)先權(quán)是否需要再次聲明

    根據(jù)細則第43條規(guī)定⑨,很多申請人、甚至代理人都會認(rèn)為基于已經(jīng)享有優(yōu)先權(quán)的母案提出的分案,應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于自動享有母案的優(yōu)先權(quán)日,即該分案申請不需再另做優(yōu)先權(quán)聲明。

    但是實際并非如此,因為我國專利法第30條規(guī)定:申請人要求優(yōu)先權(quán)的,應(yīng)當(dāng)在申請的時候提出書面聲明,未提出書面聲明或的,視為未要求優(yōu)先權(quán)。即如分案提出時未聲明,根據(jù)專利法將視為未要求優(yōu)先權(quán)。審查員據(jù)此審查合法合理(因為并不是所有分案申請都必然享有母案的優(yōu)先權(quán))。以上兩種理解似乎都有依據(jù),因此分案申請的優(yōu)先權(quán)是否需要聲明在法規(guī)和法理理解上存在一定分歧。

    (二)分案申請的優(yōu)先權(quán)是否可以恢復(fù)

    雖然在專利法和細則中對這個問題并沒有做具體規(guī)定,但在指南中明確規(guī)定分案申請的原申請要求了優(yōu)先權(quán)的情況下視為未要求優(yōu)先權(quán)可以恢復(fù)⑩。

    但本條規(guī)定的后面卻還有一句:“除以上情形外,其他原因造成被視為未要求優(yōu)先權(quán)的,不予恢復(fù)。例如,由于提出專利申請時未在請求書中提出聲明而視為未要求優(yōu)先權(quán)的,不予恢復(fù)要求優(yōu)先權(quán)的權(quán)利。”這一補充說明反而讓很多人產(chǎn)生了疑惑。

    (三)分案申請的優(yōu)先權(quán)恢復(fù)有無期限

    在優(yōu)先權(quán)恢復(fù)的問題中,其規(guī)定的前三種情況的恢復(fù)期為2個月,因為這三種情況會有審查員發(fā)出建立2個月恢復(fù)期的“優(yōu)先權(quán)視為未要求通知書”,但對于第四種情況,也就是我們所要研究的問題是沒有期限限制的,因為如果申請人沒有在分案申請的同時填寫優(yōu)先權(quán)聲明,審查員將無法發(fā)出視未通知,也就是如果申請人后來想要彌補,根據(jù)目前的規(guī)定是可以提出恢復(fù)請求,并且一般會審核通過的——這又是一個盲點和不規(guī)范之處。

    (四)目前審查工作實踐中的一般做法

    針對以上幾個問題,目前的審查工作實踐中的一般做法是:1、實審過程中,審查員一般認(rèn)為分案申請應(yīng)當(dāng)同時聲明優(yōu)先權(quán),如不聲明則視為未要求,則實質(zhì)審查按照母案申請日檢索;2、初審過程中,當(dāng)初審審查員發(fā)現(xiàn)一份分案申請的母案要求了優(yōu)先權(quán),但其未在分案申請的請求書中填寫優(yōu)先權(quán)聲明時,一般通過電話或便函,提醒申請人,建議其提交該分案不要求優(yōu)先權(quán)的意見陳述或者權(quán)利恢復(fù)手續(xù);3、因為沒有明文規(guī)定,根據(jù)立法宗旨和指南規(guī)定,如提恢復(fù)請求,將予以恢復(fù)優(yōu)先權(quán)。

    四、對策建議

    為了進一步規(guī)范專利審查和申請流程,更好的保護創(chuàng)新主體和公眾的合法權(quán)益,本文認(rèn)為,對分案申請的優(yōu)先權(quán)恢復(fù)問題,我國專利制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)進一步完善:

    (一)從制度角度,明確分案申請的優(yōu)先權(quán)應(yīng)當(dāng)再次聲明

    因為對分案申請是否需要再次提交優(yōu)先權(quán)聲明的理解存在歧義,根據(jù)專利法第31條的規(guī)定“申請人要求優(yōu)先權(quán)的,應(yīng)當(dāng)在申請的時候提出書面聲明?!苯ㄗh在專利審查指南中對分案申請的優(yōu)先權(quán)需要再次聲明做明確規(guī)定,即在初步審查部分,明確母案要求了優(yōu)先權(quán)的分案申請需要提交優(yōu)先權(quán)聲明,如未在分案申請的請求書中提出優(yōu)先權(quán)聲明,則審查員需要發(fā)出視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書,且建立兩個月的恢復(fù)期;在實質(zhì)審查部分,進一步明確一份分案申請,要求了母案優(yōu)先權(quán)的按照優(yōu)先權(quán)日檢索,未要求優(yōu)先權(quán)的,按照母案申請日檢索。

    (二)從操作角度,優(yōu)化專利審查與申請系統(tǒng)

    在制度完善的基礎(chǔ)上,從規(guī)范操作角度,應(yīng)當(dāng)對所研究的此類分案申請的審查流程和期限做具體規(guī)定和系統(tǒng)修改。首先,對于現(xiàn)有的審查系統(tǒng),分案申請的優(yōu)先權(quán)審查項應(yīng)當(dāng)作出相應(yīng)調(diào)整或修改,對母案享有優(yōu)先權(quán)的分案申請自動建立優(yōu)先權(quán)審查項,以便于審查員對該項發(fā)出各類通知書。其次,在專利申請平臺端可做的調(diào)整有:遞交分案申請時系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠自動關(guān)聯(lián)母案的優(yōu)先權(quán)信息,并根據(jù)母案優(yōu)先權(quán)要求情況提示申請人分案申請是否要求優(yōu)先權(quán),是否需要修改請求書等,如果母案要求了優(yōu)先權(quán),分案不需要要求,則直接進入某一信息確認(rèn)界面等等。(作者單位:國家知識產(chǎn)權(quán)局)

    注釋:

    ① 尹新天.中國專利法詳解[M].北京.知識產(chǎn)權(quán)出版社,2012:283.

    ② 國家知識產(chǎn)權(quán)局.《中華人民共和國專利法》[M]. 2010.

    ③ 國家知識產(chǎn)權(quán)局.《中華人民共和國專利法實施細則》[M]. 2010.

    ④ 尹新天.中國專利法詳解[M].北京.知識產(chǎn)權(quán)出版社,2012:303-304.

    ⑤ 國家知識產(chǎn)權(quán)局.《中華人民共和國專利法實施細則》[M]. 2010.

    ⑥ 國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2010:第一部分第一章6.2.5.

    ⑦ 董安生.民事法律行為[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2002:300.

    ⑧ 國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2010:第五部分第七章.

    ⑨ 國家知識產(chǎn)權(quán)局.《中華人民共和國專利法實施細則》[M]. 2010:“依照本細則第四十二條規(guī)定提出的分案申請,可以保留原申請日,享有優(yōu)先權(quán)的,可以保留優(yōu)先權(quán)日,但是不得超出原申請記載的范圍。

    ⑩ 國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南[M].北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2010:第一部分第一章6.2.5.

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