論我國外觀設(shè)計侵權(quán)判定之“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)

馬競遙（中山大學(xué)法學(xué)院，廣東廣州 510275）

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論我國外觀設(shè)計侵權(quán)判定之“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)

馬競遙
（中山大學(xué)法學(xué)院，廣東廣州 510275）

摘 要：“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)是我國外觀設(shè)計侵權(quán)判定的主要依據(jù)，判定的核心是看產(chǎn)品外觀設(shè)計整體視覺效果是否會對一般消費者造成混淆。隨著我國經(jīng)濟社會的發(fā)展，部分外觀設(shè)計重要性日漸凸顯，加之《專利法》（修改草案）將部分外觀設(shè)計納入保護范圍，“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)已難以給予外觀設(shè)計專利權(quán)更為全面、完善的保護，混淆標(biāo)準(zhǔn)遭到越來越多的理論質(zhì)疑。文章借鑒美國外觀設(shè)計侵權(quán)判定之標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合部分學(xué)者倡導(dǎo)的“創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)”，提出在現(xiàn)有外觀設(shè)計侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上進行必要修正的建議，即在外觀設(shè)計侵權(quán)判定中，將“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)與“創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)”整合運用、統(tǒng)籌考量，以有效解決目前外觀設(shè)計侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)的不足。

關(guān)鍵詞：外觀設(shè)計；判定標(biāo)準(zhǔn)；整體比較；創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)；混淆標(biāo)準(zhǔn)

① 國家知識產(chǎn)權(quán)局2015年4月1日公布的《中華人民共和國專利法修改草案》第2條第四款規(guī)定：“外觀設(shè)計是指對產(chǎn)品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計”。

近年來，我國國內(nèi)企業(yè)為提升市場競爭地位，在產(chǎn)品外觀設(shè)計上投入大量人力和財力資源，但隨著產(chǎn)品整體外觀設(shè)計空間的不斷縮小和對標(biāo)新立異產(chǎn)品設(shè)計的不斷追求，企業(yè)發(fā)展視角逐漸轉(zhuǎn)至產(chǎn)品的局部設(shè)計。但我國一直以來并未對局部外觀設(shè)計進行保護，為解決市場需求和法律規(guī)定之間的矛盾，滿足市場對產(chǎn)品部分創(chuàng)新保護的需求，國家知識產(chǎn)權(quán)局于2015年4月公布的《中華人民共和國專利法修改草案》首次將部分外觀設(shè)計納入專利法保護范圍。①部分外觀設(shè)計的引入，使我國原本存有異議的外觀設(shè)計侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)更加難以普適。如何解決這一問題，實現(xiàn)更加全面保護外觀設(shè)計專利權(quán)的目的，成為本文主要探討的內(nèi)容。

一、我國外觀設(shè)計侵權(quán)判定之“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)

外觀設(shè)計侵權(quán)判定是一個看似簡單而其實非常復(fù)雜的工作。［1］根據(jù)我國外觀設(shè)計侵權(quán)判定相關(guān)規(guī)則，其侵權(quán)判定只需要將被控侵權(quán)產(chǎn)品與外觀設(shè)計專利中的圖片或照片進行對比，看兩者整體視覺效果是否相同或相似即可。但實質(zhì)上并非如此簡單，使用何種標(biāo)準(zhǔn)和如何客觀、公平地適用該標(biāo)準(zhǔn)來判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品與授權(quán)產(chǎn)品是否構(gòu)成相同或近似才是外觀設(shè)計侵權(quán)判定中的重點，亦是復(fù)雜之處。目前，我國在判定外觀設(shè)計是否侵權(quán)所依賴的是“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)和混淆標(biāo)準(zhǔn)。

（一）“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)

我國《專利法》和《專利法實施細(xì)則》均未對如何判定外觀設(shè)計專利侵權(quán)作出具體規(guī)定，僅在《專利法》第59條第二款明確了外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍，即是以表示在圖片或者照片中的該外觀設(shè)計專利產(chǎn)品為準(zhǔn)。在司法實踐中，法院判定外觀設(shè)計專利侵權(quán)主要依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）中的第9、10和11條之規(guī)定。

其中，《解釋》第11條規(guī)定：“人民法院認(rèn)定外觀設(shè)計是否相同或者近似時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)授權(quán)外觀設(shè)計、被訴侵權(quán)設(shè)計的設(shè)計特征，以外觀設(shè)計的整體視覺效果進行綜合判斷；對于主要由技術(shù)功能決定的設(shè)計特征以及對整體視覺效果不產(chǎn)生影響的產(chǎn)品的材料、內(nèi)部結(jié)構(gòu)等特征，應(yīng)當(dāng)不予考慮。（一）產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部分。（二）授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征相對于授權(quán)外觀設(shè)計的其他設(shè)計特征。被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計在整體視覺效果上無差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者相同；在整體視覺效果上無實質(zhì)性差異的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者近似?！痹摋l被普遍認(rèn)為是我國外觀設(shè)計“整體比較”侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

在外觀設(shè)計侵權(quán)判定中，“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)適用的內(nèi)在要求是“整體比較、重點觀察、綜合判斷。”［2］“整體比較”要求判定外觀設(shè)計侵權(quán)時的落腳點應(yīng)該在被控侵權(quán)外觀設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計整體視覺效果上是否相同或相似；“重點觀察”要求在進行整體視覺效果的比較中，還需考量授權(quán)外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計相區(qū)別的創(chuàng)新設(shè)計，此創(chuàng)新設(shè)計必須對整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響，未產(chǎn)生顯著影響的創(chuàng)新設(shè)計不予觀察；“綜合判斷”是指外觀設(shè)計侵權(quán)判定必須在前述兩項要求的基礎(chǔ)上，判定兩外觀設(shè)計是否構(gòu)成相同或近似，而非單純考慮整體視覺效果。

（二）混淆標(biāo)準(zhǔn)的適用

混淆標(biāo)準(zhǔn)是指，如果一般消費者在不能見到授權(quán)外觀設(shè)計的情況下，僅憑其購買和使用所留印象會將被訴產(chǎn)品設(shè)計誤認(rèn)為是授權(quán)外觀設(shè)計，即產(chǎn)生混淆，表明被訴產(chǎn)品設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計相同或者相近似。［3］實質(zhì)上，根據(jù)混淆標(biāo)準(zhǔn)的要求，判定兩項外觀設(shè)計是否相同或相似，以一般消費者是否發(fā)生混淆為準(zhǔn)。

目前，我國專利方面的法律中沒有對混淆標(biāo)準(zhǔn)的明文表述，但正如程永順法官所說，法官在判斷產(chǎn)品外觀設(shè)計侵權(quán)時，主要是以普通消費者的眼光對比兩件產(chǎn)品外觀設(shè)計并看是否能造成普通消費者混淆。［4］早在1999年，最高人民法院將“富士寶訴家樂仕專利侵權(quán)案”收錄進公報案例時，就在司法實踐中確立了外觀設(shè)計專利是防止普通消費者混淆的權(quán)利。［5］后來在判定外觀設(shè)計侵權(quán)的案件中，該項原則均得到普遍適用。例如在2002年浙江省杭州市中級人民法院審理的“原告飛馬會社與被告飛躍公司專利侵權(quán)糾紛一案”中，將授權(quán)專利與被控侵權(quán)的包縫機進行比對，不同點僅在兩處，分別是：（1）夾線器的數(shù)量為三個，不同于授權(quán)專利的四個夾線器；（2）夾線器和針桿罩間多設(shè)有一個附件，而授權(quán)專利沒有。法院認(rèn)為，雖然有兩處不同點，但在隔離觀察時，并不易使人察覺出整體上與專利視圖有重大差異，一般消費者施以普通注意力容易發(fā)生誤認(rèn)，認(rèn)定被告構(gòu)成專利侵權(quán)。①參見浙江省杭州市中級人民法院民事判決書.2002，（597）.可見，在外觀設(shè)計侵權(quán)判定的司法實踐中，混淆標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)成為毫無疑義的主流觀點。

而且，這一觀點在立法實踐中也得到了體現(xiàn)?！督忉尅返?1條規(guī)定的“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)就是由混淆標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展而來，并發(fā)展成為我國司法實踐中判定外觀設(shè)計侵權(quán)的主要依據(jù)?！督忉尅返?1條第三款規(guī)定：“被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計在整體視覺效果上無差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者相同；在整體視覺效果上無實質(zhì)性差異的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者近似?！逼渲?，法條所提到的“視覺效果無差異”，即是一般消費者對兩件外觀設(shè)計發(fā)生混淆的表述，實質(zhì)是混淆標(biāo)準(zhǔn)的體現(xiàn)；另外，“整體視覺效果無差異”的表述在本質(zhì)上與混同并不二致。

二、我國外觀設(shè)計侵權(quán)判定“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)保護之不足

隨著社會的不斷發(fā)展，實踐中出現(xiàn)了許多外觀設(shè)計侵權(quán)判定問題難以采用“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)和混淆標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致對外觀設(shè)計侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)疑聲和批判聲愈來愈多。特別地，值我國專利法新修改之際，部分外觀設(shè)計納入專利法保護范圍的趨勢愈加明顯，目前的外觀設(shè)計侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)更難以給予部分外觀設(shè)計全面且完善的保護。

（一）“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)難以有效保護部分外觀設(shè)計

依據(jù)《解釋》第11條的規(guī)定，在判定外觀設(shè)計侵權(quán)時也會考慮對整體視覺效果更具有影響的部位或特征，但“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)所強調(diào)的，仍然是在判定外觀設(shè)計侵權(quán)時，以一般消費者的眼光主要從侵權(quán)產(chǎn)品與專利產(chǎn)品的整體視覺效果去判斷兩者是否具有區(qū)別，而并不十分關(guān)注產(chǎn)品的局部特征。這樣的規(guī)定，已經(jīng)在理論界和實務(wù)界遭到了極大的質(zhì)疑和挑戰(zhàn)。

1.實踐操作失靈

雖然“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)也認(rèn)為產(chǎn)品外觀設(shè)計中的創(chuàng)新部分相對于其他部分更有影響，如《解釋》第11條提及產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位或者授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征相對于授權(quán)外觀設(shè)計的其他設(shè)計特征等，并以綜合判斷的形式納入對比范圍。但問題是，“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)的最終關(guān)鍵仍是在整體視覺效果上。這意味著，在比對兩件產(chǎn)品的外觀設(shè)計時，一旦一般消費者對于產(chǎn)品外觀設(shè)計整體視覺效果早已有了先入為主的直觀感受時，那么產(chǎn)品外觀設(shè)計中的創(chuàng)新部分也就沒有了比較判斷的必要了。而部分外觀設(shè)計的創(chuàng)新設(shè)計恰恰在于產(chǎn)品的局部，而非整體視覺效果上。

事實上，在部分外觀設(shè)計被引入專利法保護范圍之前，我國司法實踐早已顯現(xiàn)出“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品局部創(chuàng)新保護不力的案例，引起了人們的廣泛爭議。在現(xiàn)實生活中早已存在一些發(fā)展較為成熟的產(chǎn)品，如手機、手表、電話等，它們現(xiàn)在及將來的更新設(shè)計的范圍越來越窄，更多地是基于原有外觀設(shè)計進行小幅度地改進，整體形狀相似度很高。在這方面最為典型的例子當(dāng)屬牙刷，市場上存在牙刷的種類不計其數(shù)，但均是由牙刷頭和牙刷柄構(gòu)成的外觀設(shè)計，整體視覺效果極其近似。如果某一款牙刷獲得外觀設(shè)計專利權(quán)，其后的很多帶有創(chuàng)新設(shè)計的牙刷構(gòu)成與在先設(shè)計相同或近似，依據(jù)“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成侵權(quán)。這樣的標(biāo)準(zhǔn)并未考慮在后產(chǎn)品外觀設(shè)計的創(chuàng)新部分，特別是將其適用于某類“設(shè)計空間”較小的產(chǎn)品侵權(quán)判定中，是不公平的。

2.難以統(tǒng)一的主觀裁量

如前文所述，“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)也會考量產(chǎn)品局部設(shè)計對整體視覺效果的影響。但《解釋》第11條僅僅規(guī)定了需要考量局部設(shè)計卻并未給予具體的考量標(biāo)準(zhǔn)，實踐中常常因為不具可操作性的細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)的適用充滿較強的主觀裁量。

在司法實踐中，法官作為案件的裁判者，但其自身同時也是一些產(chǎn)品的一般消費者。在局部設(shè)計對整體視覺效果的影響沒有可操作性標(biāo)準(zhǔn)的情況下，當(dāng)法官認(rèn)為一件產(chǎn)品的局部創(chuàng)新對整體視覺效果存在較大影響時，則可能會過分強調(diào)產(chǎn)品局部創(chuàng)新的重要性，進而認(rèn)為侵權(quán)產(chǎn)品與專利產(chǎn)品整體視覺效果差異顯著明顯，或以產(chǎn)品設(shè)計空間較小不能忽視局部設(shè)計為由，認(rèn)為不構(gòu)成相同或近似；反之，當(dāng)法官認(rèn)為產(chǎn)品的局部創(chuàng)新未能夠?qū)Ξa(chǎn)品整體視覺效果造成顯著影響時，就會強調(diào)侵權(quán)產(chǎn)品和專利產(chǎn)品整體視覺效果無明顯區(qū)別，或以產(chǎn)品設(shè)計空間仍很大、局部創(chuàng)新不足為由，判定構(gòu)成侵權(quán)。

與此相關(guān)且較為知名的典型案件是“萬豐摩托車車輪外觀設(shè)計專利權(quán)無效行政案”①參見最高人民法院行政判決書［2010］行提字第5號。，該案事實并不復(fù)雜，卻從專利復(fù)審委員會最終走進了最高人民法院的庭前，主要爭議便是產(chǎn)品設(shè)計中的局部創(chuàng)新對產(chǎn)品整體視覺效果是否具備顯著影響。

在這個案件中，專利復(fù)審委員會、北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院和最高人民法院均認(rèn)可車輪外觀設(shè)計的創(chuàng)新部分是輻條。但是，專利復(fù)審委員會和最高人民法院認(rèn)為局部創(chuàng)新對整體視覺效果并未產(chǎn)生顯著影響，涉案專利與在先設(shè)計構(gòu)成近似。北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院卻認(rèn)為，摩托車車輪設(shè)計空間有限，涉案產(chǎn)品的局部設(shè)計能夠?qū)Ξa(chǎn)品整體視覺效果產(chǎn)生較大影響，兩者不構(gòu)成相同或近似。

（二）混淆標(biāo)準(zhǔn)漸遭質(zhì)疑

混淆標(biāo)準(zhǔn)作為“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)項下的重要組成部分，一直以來都是我國司法實務(wù)判定外觀設(shè)計侵權(quán)的主流原則，但隨著理論研究和實踐的發(fā)展，遭致越來越多的質(zhì)疑。尤其，當(dāng)部分外觀設(shè)計被確定納入專利法保護范圍之后，混淆標(biāo)準(zhǔn)將面臨難以適用的問題。

1.混淆標(biāo)準(zhǔn)缺乏理論依據(jù)

混淆標(biāo)準(zhǔn)是商標(biāo)法領(lǐng)域判定商標(biāo)是否侵權(quán)的理論依據(jù)。有學(xué)者認(rèn)為，將這種理論用于外觀設(shè)計侵權(quán)判定領(lǐng)域中，盡管能夠解決侵權(quán)判定中的一些現(xiàn)實問題，但是忽略了商標(biāo)和外觀設(shè)計在立法保護的立足點上存在本質(zhì)的不同。［6］商標(biāo)是將商品與商品生產(chǎn)者、銷售者連接的橋梁，主要功能在于識別商品的來源和防止消費者購買商品時發(fā)生誤認(rèn)、誤購，保護商標(biāo)實則是保護商品與商品制造者或銷售者之間的這種內(nèi)在聯(lián)系。但專利法對外觀設(shè)計的保護卻是基于其具有的創(chuàng)造性而非識別性，正如我國《專利法》第1條規(guī)定，為了保護專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進科學(xué)技術(shù)進步和經(jīng)濟社會發(fā)展，制定本法。

外觀設(shè)計應(yīng)不應(yīng)該被保護，與消費者是否產(chǎn)生識別上的混淆，實質(zhì)上毫無關(guān)系。即使消費者并沒有將侵權(quán)產(chǎn)品與專利產(chǎn)品發(fā)生混淆，侵權(quán)人只要非法利用外觀設(shè)計創(chuàng)新成果，就會涉及產(chǎn)品外觀設(shè)計侵權(quán)問題。另外，產(chǎn)品外觀設(shè)計因其獨特的審美特質(zhì)，一般也具有識別功能，但此功能僅為外觀設(shè)計附帶功能，與專利法保護外觀設(shè)計的根本原因毫無關(guān)系。正如美國最高法院在審理“薩馬拉兄弟公司訴沃爾瑪”一案中，這樣論述：“產(chǎn)品外觀設(shè)計并不是用來識別來源，而是為了使產(chǎn)品本身更加有用或更美觀?！保?］

2.混淆標(biāo)準(zhǔn)會導(dǎo)致部分外觀設(shè)計專利權(quán)難獲有力保護

部分外觀設(shè)計的創(chuàng)新之處在于局部設(shè)計，廠家為規(guī)避產(chǎn)品外觀設(shè)計侵權(quán)的發(fā)生，可能會一邊抄襲外觀設(shè)計產(chǎn)品的創(chuàng)新部分，又同時對產(chǎn)品的整體外觀設(shè)計作出較大程度的改變，以致能夠與授權(quán)產(chǎn)品在整體視覺效果上具備較大區(qū)別。根據(jù)混淆標(biāo)準(zhǔn)，整體視覺效果顯著差異且一般消費者未產(chǎn)生混淆的情況下，不會認(rèn)為構(gòu)成侵權(quán)。例如，某廠家生產(chǎn)出有一定獨特造型的產(chǎn)品，被控侵權(quán)方從造型上完全仿制該產(chǎn)品，僅將該產(chǎn)品的整體外殼或部分外殼改用透明材料制成，以致從各個視覺角度都可以看到該產(chǎn)品殼體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)。［7］此時，如果堅持從產(chǎn)品整體視覺效果判斷被控侵權(quán)產(chǎn)品是否侵犯授權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計，則對付出創(chuàng)造性勞動的權(quán)利人顯失公平和合理。被控侵權(quán)產(chǎn)品在廠家實施一些規(guī)避侵權(quán)的措施后，整體視覺效果明顯有所差異，但實質(zhì)創(chuàng)新點卻是相同的。但如果認(rèn)定被控侵權(quán)產(chǎn)品構(gòu)成專利侵權(quán)，裁判者又難以從現(xiàn)行混淆標(biāo)準(zhǔn)中去解釋整體視覺效果相同或構(gòu)成近似。

三、美國外觀設(shè)計侵權(quán)判定之混淆標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展借鑒

混淆標(biāo)準(zhǔn)最早由美國確立，后來在其他國家得到普遍應(yīng)用。但混淆標(biāo)準(zhǔn)自確立以來并非一成不變，在美國亦隨著司法實踐的發(fā)展得到不斷的修正。筆者認(rèn)為，混淆標(biāo)準(zhǔn)作為我國“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)不可分割的一部分，考量美國混淆標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展變化，對解決我國目前面臨的“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)和混淆標(biāo)準(zhǔn)難以適用問題有所裨益。

（一）Gorham案確定外觀設(shè)計侵權(quán)判定之混淆標(biāo)準(zhǔn)

美國聯(lián)邦最高法院最早將混淆標(biāo)準(zhǔn)確立為外觀設(shè)計侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)，主要源自其1871年審理的Gorham案。①GORHAM CO.V.White，81 U.S.（14 Wall.）511，20L.Ed.731（1871）.Gorham在1861年7月獲得了一項外觀設(shè)計專利，該項專利是關(guān)于餐用大湯匙與餐叉把柄的新設(shè)計。后來，White相繼獲得了兩項有關(guān)餐叉與湯匙把柄的專利并投入生產(chǎn)銷售，嚴(yán)重影響了Gorham的市場份額和獲益。因此，Gorham以White生產(chǎn)的產(chǎn)品侵犯其專利權(quán)為由，將其控訴至下級法院。在Gorham案中，原告和被告均同意被告銷售的餐具與原告獲得外觀設(shè)計專利的產(chǎn)品在整體視覺效果上存在相似之處。但是，對于該案中產(chǎn)品外觀設(shè)計的相似之處是否已經(jīng)達到實質(zhì)性相同的程度，雙方爭執(zhí)不下，成為了該案的爭議焦點。

下級法院做出不構(gòu)成侵權(quán)的判決后，該案被上訴至美國聯(lián)邦最高法院。美國聯(lián)邦最高法院在審理該案時認(rèn)為，判定兩個外觀設(shè)計是否實質(zhì)上相同，應(yīng)當(dāng)以普通觀察者的視角去對比觀察，如果它們能夠?qū)е缕胀ㄓ^察者發(fā)生混淆并產(chǎn)生后一產(chǎn)品即是前一產(chǎn)品的誤認(rèn)，那么，后一產(chǎn)品就侵害了前一產(chǎn)品受專利法保護的外觀設(shè)計專利權(quán)。由此可見，在Gorham案中，美國聯(lián)邦最高法院在判斷是否侵權(quán)時，是以兩產(chǎn)品外觀設(shè)計間的整體視覺效果是否相同或相近似作為評判的根本標(biāo)準(zhǔn)，即混淆標(biāo)準(zhǔn)。

（二）美國外觀設(shè)計侵權(quán)判定之新穎點測試標(biāo)準(zhǔn)

混淆標(biāo)準(zhǔn)在美國確立之后，一直被作為法院判定外觀設(shè)計是否侵權(quán)的判定標(biāo)準(zhǔn)。但在1983年的Whitman Saddle案中，混淆標(biāo)準(zhǔn)遭致極大質(zhì)疑和挑戰(zhàn)。1984年，在Litton Systems案中，美國最終確立了外觀設(shè)計侵權(quán)判定之新穎點測試標(biāo)準(zhǔn)，即被訴產(chǎn)品必須擅自使用了授權(quán)外觀設(shè)計的新穎點，才能被認(rèn)定構(gòu)成外觀設(shè)計侵權(quán)。［8］

在Whitman Saddle案中，外觀設(shè)計專利權(quán)人擁有一項關(guān)于馬鞍的外觀設(shè)計。除了馬鞍的鞍橋后側(cè)部有一個幾英寸長的下垂物外，其他部分為結(jié)合被稱為Granger馬鞍的前半部與被稱為Jenifer馬鞍的后半部的基礎(chǔ)上完成。［9］美國聯(lián)邦最高法院在分析授權(quán)馬鞍、被訴馬鞍和現(xiàn)有設(shè)計之后認(rèn)為，被訴馬鞍的設(shè)計更多來自于現(xiàn)有設(shè)計而非授權(quán)馬鞍。在該案中，美國聯(lián)邦最高法院認(rèn)為在判定外觀設(shè)計侵權(quán)時，如果存在有現(xiàn)有設(shè)計，那么應(yīng)當(dāng)對授權(quán)設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計相區(qū)別的新穎點進行分析。因此，在Whitman Saddle案中，聯(lián)邦最高法院最終認(rèn)為被訴馬鞍完全沒有將授權(quán)馬鞍鞍橋后側(cè)部分具有傾斜的下垂物體現(xiàn)出來，即被訴馬鞍未能體現(xiàn)授權(quán)設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的新穎點。在Litton Systems案中，美國聯(lián)邦上訴法院（CAFC）認(rèn)為，如果兩件產(chǎn)品構(gòu)成外觀設(shè)計侵權(quán)，不管兩件產(chǎn)品的外觀設(shè)計看起來多么近似，侵權(quán)產(chǎn)品必須使用了授權(quán)產(chǎn)品的外觀設(shè)計中與現(xiàn)有設(shè)計相區(qū)別的新穎點。此后，新穎點測試標(biāo)準(zhǔn)逐漸被視為外觀設(shè)計侵權(quán)判定的基本標(biāo)準(zhǔn)得到廣泛適用。

（三）修正的混淆標(biāo)準(zhǔn)中的新穎點分析

新穎點測試標(biāo)準(zhǔn)適用以來，美國在司法實踐中發(fā)現(xiàn)，越來越多的案件無法完全適用新穎點測試標(biāo)準(zhǔn)。最終，美國聯(lián)邦上訴法院（CAFC）于2008年在Egyptian Goddess案中以司法判例的形式終結(jié)了新穎點測試標(biāo)準(zhǔn)，并且修正了外觀設(shè)計侵權(quán)判定的基本測試標(biāo)準(zhǔn)——混淆標(biāo)準(zhǔn)。［10］

CAFC基于這樣的考慮，最終否定了新穎點測試標(biāo)準(zhǔn)在外觀設(shè)計侵權(quán)判定中的適用：新穎點測試標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品外觀設(shè)計整體視覺效果并不進行觀察考慮，僅僅以有無利用授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的新穎點作為外觀設(shè)計侵權(quán)判定的標(biāo)準(zhǔn)，與外觀設(shè)計保護的意義相背離。外觀設(shè)計得以保護的根本目的在于鼓勵創(chuàng)新，但其表現(xiàn)卻是外觀設(shè)計專利權(quán)人借助具有創(chuàng)新的外觀設(shè)計吸引消費者進而取得市場競爭優(yōu)勢。只有從整體視覺效果上評判兩外觀設(shè)計是否相同或近似，才能最終實現(xiàn)對權(quán)力人在市場競爭中優(yōu)勢的保護，達到鼓勵創(chuàng)新的目的。

盡管Egyptian Goddess案結(jié)束了新穎點測試標(biāo)準(zhǔn)的適用，但是CAFC在判定外觀設(shè)計侵權(quán)時仍然強調(diào)要考慮授權(quán)設(shè)計的新穎點。修正之后的混淆標(biāo)準(zhǔn)在判定外觀設(shè)計侵權(quán)時，并沒有單純地只考慮授權(quán)設(shè)計與被訴產(chǎn)品之間是否相同或近似，而是也會檢視授權(quán)設(shè)計與被訴產(chǎn)品和現(xiàn)有設(shè)計之間的新穎點。修正之后的混淆標(biāo)準(zhǔn)的適用方法是：第一步，確定現(xiàn)有設(shè)計；第二步，參照現(xiàn)有設(shè)計，觀察授權(quán)設(shè)計與被訴產(chǎn)品之間的差異，包括但不限于授權(quán)設(shè)計中的新穎點；第三步，分析這些是否構(gòu)成顯著差異。修正之后的混淆標(biāo)準(zhǔn)相對于原來的混淆標(biāo)準(zhǔn)而言，增加了對授權(quán)設(shè)計與被訴產(chǎn)品設(shè)計之間的差異點的考量；同時，又解決了原來新穎點測試標(biāo)準(zhǔn)在有多個新穎點的情況下無法適用的問題。

四、我國外觀設(shè)計侵權(quán)判定“整體比較”規(guī)則之重構(gòu)

面對“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)和混淆標(biāo)準(zhǔn)對外觀設(shè)計侵權(quán)規(guī)制的不足，加之部分外觀設(shè)計被納入專利法保護范圍，我國有些學(xué)者提出了新的外觀設(shè)計侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)——創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)。筆者認(rèn)同創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)提出的價值意義，但是對單純依靠創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)能夠解決我國外觀設(shè)計侵權(quán)所存在之問題信心不足。故而，筆者在創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合前述美國混淆標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展，提出我國外觀設(shè)計侵權(quán)判定規(guī)則的重構(gòu)建議。

（一）創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)的引入

所謂創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)，是指在判斷外觀設(shè)計是否侵權(quán)取決于被控侵權(quán)產(chǎn)品是否包含授權(quán)外觀設(shè)計中一般消費者在正常狀態(tài)下能夠看到的創(chuàng)新內(nèi)容。［11］從其文義可以看出，被控侵權(quán)產(chǎn)品的外觀只要包含了授權(quán)外觀設(shè)計中的創(chuàng)新設(shè)計，則構(gòu)成外觀設(shè)計專利侵權(quán)；反之，則不構(gòu)成侵權(quán)。事實上，創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)明或?qū)嵱眯滦驮谂卸ㄊ欠袂謾?quán)中所適用的必要技術(shù)特征理念是如出一轍。也能看得出，創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)與美國在1984年確立的新穎點測試標(biāo)準(zhǔn)相同，均徹底擺脫了對產(chǎn)品外觀設(shè)計整體視覺效果的考量因素，只注重創(chuàng)新部分的比較。

但是如此規(guī)定，首先是忽略了外觀設(shè)計與發(fā)明和實用新型之間的內(nèi)在區(qū)別。無論是發(fā)明或是實用新型，都是為解決具體的技術(shù)問題，所以它們的價值與具有創(chuàng)新性的技術(shù)特征緊密聯(lián)系、無法分割。但是外觀設(shè)計卻只是一個設(shè)計方案，產(chǎn)品外觀設(shè)計中的部分創(chuàng)新確實應(yīng)當(dāng)保護，但其附著于整體設(shè)計之中，這必然要求在某些情況下不能忽略整體視覺效果的直觀感受。其次，創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)是以是否擅自使用授權(quán)外觀設(shè)計中的創(chuàng)新部分為判定是否侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)，這無法解決被控產(chǎn)品部分創(chuàng)新部分相同時的判定問題。例如，當(dāng)授權(quán)產(chǎn)品外觀設(shè)計的創(chuàng)新之處存在多處時，被控產(chǎn)品使用其中一處創(chuàng)新是否仍構(gòu)成侵權(quán)？

（二）修正的“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)

如同前文所述，“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)和部分學(xué)者所倡導(dǎo)的創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)對解決我國目前及將來的外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定均難以十分奏效，存在各自的優(yōu)勢和不足。筆者結(jié)合美國Egyptian Goddess案所提出的修正的混淆標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為我國的“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)與創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)并非完全相互排斥、水火不容，將創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)納入“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)之中對解決我國外觀設(shè)計侵權(quán)判定或許將十分有益。

1.修正的“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)涵

修正的“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)在判定被控產(chǎn)品與授權(quán)產(chǎn)品外觀設(shè)計是否構(gòu)成侵權(quán)時，仍以兩件產(chǎn)品整體視覺效果是否相同或近似為主要判斷依據(jù)，但必須考量產(chǎn)品部分創(chuàng)新的重要性，這與我國目前完全落腳于整體視覺效果的“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)有所不同。修正的“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)的落腳點在于整體和局部的雙重考量，而目前“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)實際落腳點卻只在整體視覺效果。修正的“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)具體的判定過程如下圖。

圖1　修正的“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)的判定過程

2.整體比較相同或相似

依據(jù)修正后的“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)被控產(chǎn)品與授權(quán)產(chǎn)品外觀設(shè)計的整體視覺效果構(gòu)成相同或相似時：如果兩者在創(chuàng)新部分也構(gòu)成相同或相似，那么必然構(gòu)成侵權(quán)；如果兩者創(chuàng)新部分對比發(fā)現(xiàn)只有部分相同或相似，這就不能輕易得出是否侵權(quán)的結(jié)論，必須對構(gòu)成相同或近似的創(chuàng)新部分進行更為細(xì)致的觀察和綜合考量，比如部分相同或相似的創(chuàng)新部分在全部創(chuàng)新部分中所占比例等情況；如果兩者間創(chuàng)新部分完全不相同或完全不相似，加之整體外觀設(shè)計來自現(xiàn)有設(shè)計領(lǐng)域，則一般不會構(gòu)成侵權(quán)。但如果整體外觀設(shè)計并非來自現(xiàn)有設(shè)計領(lǐng)域而是權(quán)力人創(chuàng)新設(shè)計，加之，創(chuàng)新部分對整體視覺效果影響較小，則仍有可能構(gòu)成侵權(quán)。

3.整體比較不相同或不相似

這一部分內(nèi)容是最能體現(xiàn)與目前“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)差異之處，也是修正的“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)之所以能夠應(yīng)對部分外觀設(shè)計侵權(quán)判定的良方。被控產(chǎn)品與授權(quán)產(chǎn)品外觀設(shè)計整體視覺效果不構(gòu)成相同或相似：如果兩者的部分創(chuàng)新設(shè)計卻構(gòu)成相同或相似，且該創(chuàng)新部分是部分外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的重要創(chuàng)新，那么不管其所占比例、設(shè)計空間大小等，均構(gòu)成侵權(quán)；如果該創(chuàng)新部分屬于慣常設(shè)計或現(xiàn)有設(shè)計領(lǐng)域，則不構(gòu)成侵權(quán)；但是如果創(chuàng)新部分只有部分相同或近似，這就需要考慮該部分在部分外觀設(shè)計中所占比例、影響等，綜合考量之后才能得出是否侵權(quán)的最終結(jié)論；當(dāng)然，如果兩者在創(chuàng)新部分亦不相同或不相似，則必然不侵權(quán)。

五、結(jié) 語

我國“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)和混淆標(biāo)準(zhǔn)越來越受質(zhì)疑和挑戰(zhàn)，部分外觀設(shè)計保護呼聲愈來愈大，部分學(xué)者便提出創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)來適應(yīng)外觀設(shè)計侵權(quán)形式的發(fā)展。但結(jié)合美國混淆標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展歷程，自拋棄混淆標(biāo)準(zhǔn)建立新穎點測試標(biāo)準(zhǔn)至最終回歸至整體視覺效果的修正的混淆標(biāo)準(zhǔn)，筆者認(rèn)為不能完全拋棄“整體比較”標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)而適用只關(guān)注創(chuàng)新部分的創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)，這是從一種極端走向另一種極端的表現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)如同美國修正的混淆標(biāo)準(zhǔn)一般，將兩種判定標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合考量，才是能夠完全有效解決我國目前乃至將來的外觀設(shè)計侵權(quán)判定問題的“苦口良藥”！

【參考文獻】

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［責(zé)任編輯 吳震華］

中圖分類號：D923.42

文獻標(biāo)識碼：A

文章編號：1671-394X（2016）05-0031-07

收稿日期：2015-11-11

作者簡介：馬競遙，中山大學(xué)2012級博士研究生，從事民商法學(xué)研究。

On the“Overall Comparison”Standard in Determination of the Design Infringement in China

MA Jinyao
（School of Law，Sun Yat-sen University，Guangzhou，Guangdong 510275，China）

Abstract：At present，the overall comparison standard constitutes the main basis for Chinese infringement judgment，the core of which is to determine whether the product design results in the consumers’visual confusion.However，with the economical and social development of China，Partial Design becomes increasingly important and is included in the protection scope of the Patent Law（Draft Amendment）.Therefore，the overall comparison stand-ard is unable to provide comprehensive and complete protection for Partial Design and also confusion standard is be-ing theoretically challenged.To solve the current shortage in the design infringement criteria，the paper makes rec-ommendations that amendment of the Criteria of Design Infringement Determination should be conducted by learning experience from the American design infringement judgment criteria and considering the“innovation criteria”advo-cated by some scholars.In litigation of infringement of design，judges should integrate and consider comprehensive-ly the“overall comparison”standard and“innovation criteria”.

Key words：designs；judgment standards；overall comparison；innovative criteria；confusing standards