關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令問題的理解

成都武侯祠有一幅著名的對(duì)聯(lián)，是清末民初人趙藩所寫：

能攻心則反側(cè)自消，從古知兵非好戰(zhàn)；不審勢即寬嚴(yán)皆誤，后來治蜀要深思。

這幅對(duì)聯(lián)深刻總結(jié)了諸葛亮的治國和作戰(zhàn)思想，即使放在當(dāng)今知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的語境下，也同樣詮釋了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的精髓。上聯(lián)可以理解為企業(yè)更愿意通過談判而非訴訟的方式，解決知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，訴訟往往是最后的救濟(jì)手段，但必須有效，法律應(yīng)該給人以穩(wěn)定的預(yù)期，提供合理的保護(hù)。下聯(lián)可以理解為在立法方向和司法政策的選擇上要充分考慮知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的目的，鼓勵(lì)創(chuàng)新和提升法律保護(hù)的國際競爭力，如果我們不能審時(shí)度勢，在其他國家加強(qiáng)保護(hù)時(shí)弱化，則會(huì)給中國企業(yè)的國際競爭力和創(chuàng)新動(dòng)力造成傷害。

標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令的國際形勢

由于產(chǎn)業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)、政策、法律和國際競爭等多重因素的影響，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的法律問題具有高度復(fù)雜性?，F(xiàn)實(shí)中，因?yàn)閷?duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)不夠全面的理解和受一時(shí)一地的案例影響，我們有時(shí)會(huì)聽到不適當(dāng)限制標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令的主張，而沒有正確承認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的重要價(jià)值。但當(dāng)我們把目光投向更遠(yuǎn)更寬的時(shí)空范圍，我們看到對(duì)于這個(gè)問題應(yīng)該把握一個(gè)平衡的原則，為標(biāo)準(zhǔn)必要專利的權(quán)利人和使用人提供平衡的保護(hù)，促進(jìn)雙方通過善意談判達(dá)成許可協(xié)議。

隨著中國手機(jī)企業(yè)的崛起，越來越多的企業(yè)走向世界開拓海外市場，同時(shí)也面臨越來越多的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟和通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利帶來的禁令威脅（如下表所示）。如果中國不能像其他國家一樣提供對(duì)等的法律保護(hù)，那么在海外面臨訴訟威脅的中國企業(yè)就無法通過中國的法律程序取得談判地位的平衡，換句話說，這些中國企業(yè)在中國申請(qǐng)的專利是沒有價(jià)值的。這就像足球比賽，中國企業(yè)終于有資格走上國際賽場，卻發(fā)現(xiàn)永遠(yuǎn)只能遠(yuǎn)赴重洋去踢客場，因?yàn)橹袊鴩鴥?nèi)竟然沒有提供比賽場地。

歐盟關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令的發(fā)展演進(jìn)

對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的禁令問題，考察主要法域的立場演進(jìn)無疑對(duì)于我國具有很好的借鑒意義。而這其中以德國為代表的歐盟法域更具有參考意義，原因主要有如下三點(diǎn)：

第一，中國的專利保護(hù)制度更多學(xué)習(xí)自德國；

第二，歐盟在標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)必要專利的相關(guān)制度更加體系化及完善；

第三，歐盟在標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令問題的理解上經(jīng)歷幾個(gè)典型的階段，在這個(gè)問題的思考上更加全面成熟，其所依托的以通信標(biāo)準(zhǔn)為代表的產(chǎn)業(yè)環(huán)境也與中國相似。

反觀美國，雖然法律發(fā)達(dá)，但其國內(nèi)的兩大專利保護(hù)體系——聯(lián)邦法院和國際貿(mào)易委員會(huì)（ITC），對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令持不同態(tài)度，美國通信標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境也與歐洲、中國差別很大。

因此本文選取歐盟對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的立場演進(jìn)作為考察對(duì)象，梳理其經(jīng)歷了哪幾個(gè)階段，以及當(dāng)前對(duì)這個(gè)問題的最新理解。

1.歐盟經(jīng)歷的幾個(gè)階段

歐盟在對(duì)具有市場支配地位的專利頒發(fā)禁令問題的理解上經(jīng)歷了三個(gè)階段（如下表所示），其核心都在于，認(rèn)為獲得禁令救濟(jì)是專利的法定權(quán)利，標(biāo)準(zhǔn)必要專利也不例外，但具有市場支配地位的專利尋求禁令救濟(jì)，在某些條件下可能因?yàn)榉磯艛喾ㄉ系目罐q而影響禁令頒發(fā)。

歐盟經(jīng)歷的三個(gè)階段的理解過程也就是尋找限定專利法定權(quán)利的邊界的過程。比如歐盟法院就標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令問題的C-170/13案所作裁決（以下簡稱ECJ裁決），第57-59段的翻譯如下：

第57段：因此，標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利人受歐盟2004/48指令的保護(hù)，有權(quán)行使保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)利。《歐盟基本權(quán)利憲章》第17（2）條也規(guī)定了一系列法律補(bǔ)救措施，旨在高度保護(hù)國內(nèi)市場上的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。此外，憲章第47條也賦予了權(quán)利人尋求有效司法保護(hù)的權(quán)利，該權(quán)利由多個(gè)要素組成，包括起訴權(quán)。在本案中必須要考慮這些法律法規(guī)。（見Otis and Others判決書，C-199/11，EU：C：2012：684，第48段）。

第58段：高度保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的要求意味著，原則上，權(quán)利人不會(huì)被剝奪求助于法律程序以保障其專屬權(quán)利得到有效行使的權(quán)利，而且，必須要求該類產(chǎn)權(quán)使用者（若不是權(quán)利人）在使用前獲得許可。

第59段：因此，盡管標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利人向標(biāo)準(zhǔn)組織作出的不可撤銷的按FRAND條件授予許可的承諾，不能否認(rèn)憲章第17（2）條和第47條賦予權(quán)利人的對(duì)權(quán)利進(jìn)行保護(hù)的實(shí)質(zhì)，然而，這種承諾為權(quán)利人附加了某種義務(wù)，即權(quán)利人在提起訴訟尋求禁令或?qū)で笳倩厍謾?quán)產(chǎn)品時(shí)必須遵守某些特定要求。

2.關(guān)于歐盟法院ECJ裁決的理解

該裁決是歐盟法院對(duì)于德國杜塞爾多夫地方法院咨詢問題的答復(fù)。德國杜塞爾多夫地方法院在審理標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)訴訟過程中，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)必要專利頒發(fā)禁令的條件存在疑問，于是向歐盟法院提出問題咨詢。

杜塞爾多夫地方法院認(rèn)為頒發(fā)禁令需要考慮權(quán)利人尋求禁令的行為是否可能構(gòu)成濫用市場支配地位，即是否可能違反歐盟運(yùn)作條約102條（TFEU102條）。標(biāo)準(zhǔn)必要專利的權(quán)利人尋求禁令，從而根據(jù)TFEU102條可能導(dǎo)致濫用市場支配地位有不同的標(biāo)準(zhǔn)來決定。

一種是德國現(xiàn)行的橙皮書標(biāo)準(zhǔn)（Orange Book Standard），權(quán)利人只有在特定情形下請(qǐng)求禁令才構(gòu)成濫用市場支配地位；該種標(biāo)準(zhǔn)下，被告必須提供無條件的、有約束力的并且可以接受的要約，其次被告在權(quán)利人接受該要約之前使用該專利，必須履行適當(dāng)義務(wù)，即在未來的許可協(xié)議下為過去的使用支付費(fèi)用。

另一種標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)2012年12月21日歐盟委員會(huì)作出的針對(duì)三星公司反壟斷調(diào)查的媒體聲明，若權(quán)利人在標(biāo)準(zhǔn)組織作出FRAND承諾，侵權(quán)人僅僅有意愿協(xié)商相關(guān)許可的情況下，歐盟委員會(huì)認(rèn)為權(quán)利人尋求禁令就是非法的，違反了TFEU102的規(guī)定。

根據(jù)這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)判斷可否頒發(fā)禁令時(shí)會(huì)得出截然不同的結(jié)果，因此為解決法律適用沖突，德國杜塞爾多夫地方法院尋求歐盟法院給予指導(dǎo)。

2015年7月16日，歐盟法院就德國杜塞爾多夫地方法院咨詢的標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令問題作出裁決（ECJ裁決），該裁決在歐盟范圍內(nèi)針對(duì)此問題提供了統(tǒng)一的司法標(biāo)準(zhǔn)。歐盟法院裁決認(rèn)為：歐盟運(yùn)作條約第102條必須做如下解釋，如果標(biāo)準(zhǔn)必要專利的權(quán)利人向標(biāo)準(zhǔn)組織作出了不可撤銷的按公平，合理和無歧視（FRAND）條件給予第三方許可的承諾，那么按照第102條，只要滿足如下條件，權(quán)利人提起侵權(quán)訴訟尋求禁令禁止專利侵權(quán)的行為或?qū)で笳倩厍謾?quán)產(chǎn)品的行為就沒有濫用市場支配地位。

（1）在提起訴訟之前，權(quán)利人滿足如下行為：

第一，權(quán)利人對(duì)被訴侵權(quán)人提出警告，在警告中明確了被侵權(quán)的專利以及專利被侵權(quán)的方式；

第二，在被訴侵權(quán)人已經(jīng)明確表示愿意簽訂FRAND條件的許可協(xié)議后，給予被訴侵權(quán)人一個(gè)具體明確的、書面的FRAND條件的許可要約，尤其在要約中要明確許可費(fèi)及其計(jì)算方式。

（2）被訴侵權(quán)人繼續(xù)使用涉訴專利，卻沒有根據(jù)行業(yè)公認(rèn)的商業(yè)慣例和誠信原則，勤勉地對(duì)要約作出回應(yīng)。上述問題的考慮必須建立在客觀因素的基礎(chǔ)之上，尤其意味著被訴侵權(quán)人沒有采用拖延戰(zhàn)術(shù)。

我們看到，ECJ裁決在規(guī)定權(quán)利人義務(wù)的同時(shí)也規(guī)定了被訴侵權(quán)人的義務(wù)，具體體現(xiàn)為：

第一，若被訴侵權(quán)人不接受權(quán)利人提出的要約，要立即向標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)利人提出具體的，書面的符合FRAND條件的反要約。

第二，如被訴侵權(quán)人在標(biāo)準(zhǔn)必要專利授權(quán)許可協(xié)議達(dá)成之前使用標(biāo)準(zhǔn)必要專利，在反要約被權(quán)利人拒絕之時(shí)，被訴侵權(quán)人應(yīng)根據(jù)行業(yè)公認(rèn)的商業(yè)慣例提供適當(dāng)?shù)膿?dān)保，如提供銀行擔(dān)?；蝾A(yù)存所需金額。在計(jì)算保證金時(shí)必須考慮過去使用標(biāo)準(zhǔn)必要專利的費(fèi)用，被訴侵權(quán)人必須能就其使用標(biāo)準(zhǔn)必要專利的行為提交相關(guān)賬目。

3.ECJ裁決之后的發(fā)展

ECJ裁決之后，德國法院根據(jù)該裁決對(duì)標(biāo)準(zhǔn)必要專利頒發(fā)了兩個(gè)禁令判決。2015年11月3日，德國杜賽爾多夫地方法院在Sisvel訴海爾一案中向海爾頒發(fā)禁令，理由是海爾沒有滿足ECJ裁決設(shè)定條件。2015年11月27日，德國曼海姆法院在Acacia訴HTC一案中向HTC頒發(fā)禁令。筆者注意到歐洲各國法院對(duì)于ECJ裁決仍處于理解過程中，比如關(guān)于Sisvel訴海爾一案中，上訴法院對(duì)于杜賽爾多夫地方法院頒發(fā)禁令的理由似乎持有不同意見，ECJ裁決設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)仍然需要通過這些具體判決來進(jìn)一步澄清。

中國關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令的發(fā)展

1.張晶廷訴子牙河案

本案是最高人民法院提審的標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛再審案件，在此之前經(jīng)過了河北省石家莊市中級(jí)人民法院一審和河北省高級(jí)人民法院的二審。

2014年1月2日，最高人民法院判決被告構(gòu)成專利侵權(quán)。關(guān)于停止侵權(quán)（即禁令）部分，最高人民法院認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)必要專利應(yīng)該可以判決停止侵權(quán)，但具體到該案，因?yàn)楸辉V侵權(quán)的工程已完工并交付使用，所以沒有判決被告承擔(dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任。相關(guān)判決內(nèi)容如下：

“子牙河公司的被訴侵權(quán)施工方法落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，子牙河公司關(guān)于現(xiàn)有技術(shù)的抗辯不能成立，張晶廷關(guān)于請(qǐng)求判令子牙河公司停止侵權(quán)行為的訴訟請(qǐng)求，應(yīng)當(dāng)予以支持。

……

關(guān)于子牙河公司是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任的問題。一審審理期間，被訴侵權(quán)的工程尚未完工，子牙河公司的被訴施工行為處于侵權(quán)狀態(tài)，一審判決子牙河公司立即停止侵害涉案專利權(quán)的行為，并無不當(dāng)。因被訴侵權(quán)的工程現(xiàn)已完工并交付使用，本院判決子牙河公司停止侵害涉案專利權(quán)的施工行為已無必要，故對(duì)張晶廷提出子牙河公司應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任，作出相應(yīng)調(diào)整?！?/p>

2.最高人民法院相關(guān)司法解釋

2014年7月31日，最高人民法院發(fā)布關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）（公開征求意見稿），其中涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令的相關(guān)內(nèi)容，在該司法解釋送審稿中相關(guān)條款規(guī)定如下：

推薦性國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)明示所涉必要專利的信息，被訴侵權(quán)人以實(shí)施該標(biāo)準(zhǔn)、無需專利權(quán)人許可為由抗辯不侵犯該專利權(quán)的，人民法院一般不予支持。

推薦性國家、行業(yè)或者地方標(biāo)準(zhǔn)明示所涉必要專利的信息，被訴侵權(quán)人與專利權(quán)人協(xié)商該專利的實(shí)施許可條件時(shí)，專利權(quán)人故意違反其在標(biāo)準(zhǔn)制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務(wù)，導(dǎo)致無法達(dá)成專利實(shí)施許可合同，且被訴侵權(quán)人在協(xié)商中無明顯過錯(cuò)的，對(duì)于權(quán)利人請(qǐng)求停止標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施行為的主張，人民法院一般不予支持。

可見，最高人民法院對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令的理解與歐盟法院在理念上相近似，都注意專利權(quán)人和被訴侵權(quán)人權(quán)利義務(wù)的平衡，強(qiáng)調(diào)雙方都負(fù)有善意許可協(xié)商的義務(wù)。而在義務(wù)規(guī)定的詳細(xì)程度上，歐盟法院規(guī)定的更加詳細(xì)，值得中國法院借鑒。

當(dāng)前中國正在大力加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的重要價(jià)值決定了其是我國加強(qiáng)專利司法保護(hù)的重中之重。我們看到世界各主要法域?qū)τ跇?biāo)準(zhǔn)必要專利頒發(fā)禁令均持肯定的態(tài)度，我們看到中國企業(yè)在開拓國際市場的過程中面臨越來越多的禁令風(fēng)險(xiǎn)而需要國內(nèi)保護(hù)的平衡，我們也看到歐盟法院通過ECJ裁決修正了歐委會(huì)不適當(dāng)限制標(biāo)準(zhǔn)必要專利禁令權(quán)利的傾向。我們相信堅(jiān)定不移的加強(qiáng)而不是弱化標(biāo)準(zhǔn)必要專利司法保護(hù)，促進(jìn)專利權(quán)人和使用人通過善意談判達(dá)成許可協(xié)議，是我國鼓勵(lì)創(chuàng)新和領(lǐng)先的關(guān)鍵途徑，是落實(shí)創(chuàng)新國策和提升我國全球競爭力的必由之路。

（本文所訴觀點(diǎn)僅代表個(gè)人觀點(diǎn)）