專利優(yōu)先權(quán)核實中相同主題的判斷標準研究

王普天李亞林

專利優(yōu)先權(quán)核實中相同主題的判斷標準研究

王普天★李亞林★

優(yōu)先權(quán)制度是《巴黎公約》的三大原則之一。所謂“優(yōu)先權(quán)”是指申請人在一個締約國第一次提出申請后，可以在一定期限內(nèi)就同一主題向其他締約國申請保護，其在后申請在某些方面被視為是在第一次申請的申請日提出的。我國《專利法》是在遵守《巴黎公約》的基礎上制定的，自然也移植了優(yōu)先權(quán)制度。但是，由于缺乏對相關(guān)制度的研究，實踐中對于設立優(yōu)先權(quán)制度的本意理解不一致，該制度在運行中出現(xiàn)新情況時沒有統(tǒng)一的解決問題的指導思想和操作方式，易出現(xiàn)審查結(jié)果不一致。屬于“相同主題”是發(fā)明享受優(yōu)先權(quán)的一般條件，本文對相同主題的判斷標準進行了研究，希望能夠給出新的可行性標準。

優(yōu)先權(quán) 相同主題 整體判斷 預期的效果

一、優(yōu)先權(quán)核實中相同主題的判斷標準

《專利法》第29條規(guī)定：申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起12個月內(nèi)，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起6個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內(nèi)，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。

可見，無論外國優(yōu)先權(quán)還是本國優(yōu)先權(quán)，在核實優(yōu)先權(quán)成立時均以是否屬于“相同主題”為一般的判斷標準。

（一）優(yōu)先權(quán)核實中“相同主題”的含義

根據(jù)《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第4.1.2節(jié)的規(guī)定：“專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術(shù)領域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預期的效果相同的發(fā)明或者實用新型，但應注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致?！庇纱丝芍诤笊暾埮c在先申請需要在“技術(shù)領域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預期的效果”四個要素方面均相同才能滿足“相同主題”的規(guī)定。此處《專利審查指南》（2010版）沒有對何謂相同進行正面定義，實際上無法也無需給出定義，只是從反面進行了提醒，不應拘泥于文字的表述方式相同，而應判斷文字傳達出的技術(shù)信息是否相同。

（二）優(yōu)先權(quán)核實中相同主題的發(fā)明與新穎性判斷中同樣的發(fā)明的對比

優(yōu)先權(quán)核實中對相同主題的發(fā)明的定義與《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第3.1節(jié)和第3.2.1節(jié)“新穎性”審查部分對同樣的發(fā)明的定義存在相通之處?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）第二部分第三章第3.1節(jié)規(guī)定，如果其技術(shù)領域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預期效果實質(zhì)上相同，則認為兩者為同樣的發(fā)明或者實用新型。需要注意的是，在進行新穎性判斷時，審查員首先應當判斷被審查專利申請的技術(shù)方案與對比文件的技術(shù)方案是否實質(zhì)上相同，如果專利申請與對比文件公開的內(nèi)容相比，其權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案與對比文件公開的技術(shù)方案實質(zhì)上相同，所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員根據(jù)兩者的技術(shù)方案可以確定兩者能夠適用于相同的技術(shù)領域，解決相同的技術(shù)問題，并具有相同的預期效果，則認為兩者為同樣的發(fā)明或者實用新型。

通過比較可見，《專利審查指南》（2010版）對于“相同主題的發(fā)明”和“同樣的發(fā)明”的判斷標準在文字表述上相似，但在實際判斷中卻有著實質(zhì)性區(qū)別，其關(guān)鍵就在于前者將“技術(shù)領域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預期的效果”作為核實優(yōu)先權(quán)成立與否的同等重要的考量因素，而后者將“技術(shù)方案”的實質(zhì)相同作為首要考量因素。產(chǎn)生上述區(qū)別的原因在于，優(yōu)先權(quán)的本質(zhì)是給予在后申請享受在先申請的申請日的權(quán)利，要享有該權(quán)利的必要前提是不能違背先申請制的原則，不能在在后申請中就享有優(yōu)先權(quán)的主題增加新的技術(shù)內(nèi)容，其比較的對象是先后兩份專利申請文件；新穎性的本質(zhì)是可專利的發(fā)明必須與現(xiàn)有技術(shù)不同，而該可專利的發(fā)明就是寫在權(quán)利要求書中的技術(shù)方案，其比較的核心是權(quán)利要求中的技術(shù)方案。由于存在上述區(qū)別，兩者在審查標準上不同，例如當在先申請與在后申請存在上位概念與下位概念、慣用手段的直接置換、數(shù)值范圍部分重疊、在后申請減少了技術(shù)特征、在后申請改變了技術(shù)效果等情況時，上述兩種判斷方法會得出不同的結(jié)論。因此，對于優(yōu)先權(quán)核實中發(fā)明主題是否相同的判斷不宜直接采用新穎性的標準。

（三）優(yōu)先權(quán)核實中相同主題的發(fā)明與禁止重復授權(quán)中同樣的發(fā)明創(chuàng)造的對比

《專利法》第9條規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。該條規(guī)定了不能重復授予專利權(quán)的原則，禁止對同樣的發(fā)明創(chuàng)造授予多項專利權(quán)，是為了防止權(quán)利之間存在沖突。對于發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，《專利法》?條或《專利法實施細則》第41條中所述的“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩件或兩件以上申請（或?qū)＠┲写嬖诘谋Ｗo范圍相同的權(quán)利要求。

《專利法》第59條第1款規(guī)定：發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。為了避免重復授權(quán)，在判斷是否為同樣的發(fā)明創(chuàng)造時，應當將兩件發(fā)明或者實用新型專利申請或?qū)＠臋?quán)利要求書的內(nèi)容進行比較，而不是將權(quán)利要求書與專利申請或?qū)＠募娜績?nèi)容進行比較。然而，基于先申請原則所創(chuàng)立的優(yōu)先權(quán)制度，在對相同主題的發(fā)明或者實用新型進行判斷時，則是將在后申請中權(quán)利要求的技術(shù)方案與在先申請包括說明書和權(quán)利要求書在內(nèi)的整體進行比較，這是兩者判斷標準最顯著的差異。

此外，兩者在實際判斷過程還存在一些具體區(qū)別。

（四）優(yōu)先權(quán)核實中直接和毫無疑義地得出的判斷標準

由于《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2節(jié)所規(guī)定的優(yōu)先權(quán)核實一般原則與新穎性判斷原則在文字上有相似之處，因此在審查過程中出現(xiàn)了將優(yōu)先權(quán)核實標準簡稱為新穎性標準的說法，但通過前文所述內(nèi)容可知，它們之間存在實質(zhì)性差異，這樣的說法是不準確的。

《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2節(jié)規(guī)定：“所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員認為該技術(shù)方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎?！狈粗?，如果該技術(shù)方案能夠從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請可以作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎，即優(yōu)先權(quán)成立。可見，《專利審查指南》（2010版）規(guī)定的優(yōu)先權(quán)核實所具體采用的方式是以是否能夠直接和毫無疑義地從在先申請文件的說明書和權(quán)利要求書中得出在后申請權(quán)利要求的技術(shù)方案為判斷標準，可概述為“直接和毫無疑義地得出”的判斷標準。

此處“直接和毫無疑義地得出”的優(yōu)先權(quán)核實標準與《專利法》第33條“直接地、毫無疑義地確定”的判斷標準均基于先申請原則而設定，因為不管是要求優(yōu)先權(quán)還是修改，其基礎都應該是已經(jīng)完成的技術(shù)成果，或者更準確地說，是記載在于在先申請或原申請文件中的發(fā)明。享有優(yōu)先權(quán)或被允許修改之后，發(fā)明將被視為在優(yōu)先權(quán)日或申請日完成，而該日期是評價新穎性和創(chuàng)造性時與現(xiàn)有技術(shù)劃界的日期。所以，不能允許在優(yōu)先權(quán)日或申請日之后補入新的技術(shù)信息，從這個角度看，上述兩個標準在本質(zhì)上是相同的。事實上，《審查指南2001》在涉及修改超范圍的論述中使用的就是“直接地、毫無疑義地導出”這一表述，只不過，考慮到《專利法》第33條所規(guī)定的修改原則還被賦予了幫助申請人完善申請文件，向公眾準確傳遞專利信息，明確專利權(quán)保護范圍等意義，①尹新天.中國專利法詳解［M］.北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.而優(yōu)先權(quán)的立法本意中并無此功能，因此在《審查指南2006》中將修改超范圍的判斷標準修改為“直接地、毫無疑義地確定”，之后關(guān)于修改超范圍的審查標準也隨之趨嚴。具體來說，二者在《專利審查指南》（2010版）所規(guī)定的操作標準上也是存在一定差異的。例如，《審查指南》②《審查指南》在2010年后更名為《專利審查指南》，這里的《審查指南》概指國家知識產(chǎn)權(quán)局制訂的各個版本的《審查指南》。指稱具體版本時將在書名中帶上年代指明其版本情況。規(guī)定刪除必要技術(shù)特征屬于典型的修改超范圍情形，但由于在優(yōu)先權(quán)核實中無需單獨對比在先申請與在后申請的權(quán)利要求，沒有判斷必要技術(shù)特征的必要，因此，即便在后申請的權(quán)利要求中相對于在先申請刪除了必要技術(shù)特征，其優(yōu)先權(quán)也有可能成立。又例如，《審查指南》規(guī)定“具體放棄”式修改存在被接受的可能，但顯然這種修改將導致在后申請不能享受優(yōu)先權(quán)。

通過上述分析可以發(fā)現(xiàn)，優(yōu)先權(quán)核實與《專利法》第33條的判斷在具體標準上并不完全等同，需要進行仔細辨析，暫時不宜直接將優(yōu)先權(quán)核實的“直接和毫無疑義地得出”的判斷標準直接簡稱為“修改超出的判斷標準”。這一點可以得到《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第5.2.1.1節(jié)規(guī)定的佐證，“申請人向?qū)＠痔峤坏膬?yōu)先權(quán)文件的內(nèi)容，不能作為判斷申請文件的修改是否符合專利法第三十三條規(guī)定的依據(jù)”。不過即便如此，在之后《審查指南》修改過程中，仍然值得對此問題進行探討，可以考慮允許將優(yōu)先權(quán)文件中記載的內(nèi)容補入在后申請之中，優(yōu)先權(quán)中記載的數(shù)據(jù)也可以用于證明在后申請的充分公開和創(chuàng)造性，畢竟這種補入和修改是在滿足先申請原則的前提下做出的。

“直接和毫無疑義地得出”的優(yōu)先權(quán)核實標準所適用的典型情形往往出現(xiàn)在，當在先申請對技術(shù)方案中某一或者某些技術(shù)特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而在后申請增加了對這一或者這些技術(shù)特征的詳細敘述，此時，需要對前后申請的特征進行對比，判斷在后申請的技術(shù)方案是否能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，進而確定在先申請能否作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎。

在專利復審委員會第1090號無效宣告審查決定涉及的無效案件中，其發(fā)明主題是制造形成一種八邊形煙盒坯料的機器，但優(yōu)先權(quán)文本中未記載在后申請中所述的香煙盒的圍襯，特別是體現(xiàn)在該圍襯上的主要發(fā)明點——縱沿都制成斜角等技術(shù)內(nèi)容，普通技術(shù)人員在一般情況下雖然能確定用優(yōu)先權(quán)文件所述八邊形煙盒坯料制成的八邊形煙盒應該有圍襯，而且該圍襯的縱沿也可以制成斜角以便與盒蓋相配合，但這不是圍襯形狀的唯一選擇。圍襯可能形狀的不唯一性，使得技術(shù)人員閱讀優(yōu)先權(quán)文件時不能確定該圍襯的具體形狀，在后申請的技術(shù)方案不能從被要求優(yōu)先權(quán)的在先申請中直接和毫無疑義地得出，因此合議組對被請求人認為該申請應當享有優(yōu)先權(quán)的主張不予支持。

在優(yōu)先權(quán)核實中，直接和毫無疑義地得出的判斷標準應貫穿始終，對于技術(shù)方案是否相同的判斷應采用此標準，對于技術(shù)領域、所解決的技術(shù)問題和預期的效果是否相同的判斷亦應采用此標準。

本文所述“直接和毫無疑義地得出”的判斷標準實際上涵蓋了“技術(shù)領域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預期的效果”四個方面的內(nèi)容，需要綜合考量得出最終結(jié)論，這相對于《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2節(jié)所具體規(guī)定的優(yōu)先權(quán)核實方法，“只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權(quán)利要求所述的技術(shù)方案，就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題”來說，對相同主題四要素的考慮更加全面，具有明顯的優(yōu)越性?！秾＠麑彶橹改稀罚?010版）目前的規(guī)定限制了對優(yōu)先權(quán)核實基本原則的遵循，建議在下一次修改中將該部分內(nèi)容刪除，以利于從現(xiàn)行的僅依據(jù)技術(shù)方案的判斷標準，過渡到更符合相同主題判斷原則的“直接和毫無疑義地得出”的判斷標準。

二、相同主題的整體判斷原則

《專利審查指南》（2010版）規(guī)定，在核實優(yōu)先權(quán)時“應當把在先申請作為一個整體進行分析研究，只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權(quán)利要求所述的技術(shù)方案，就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題”。這種整體判斷的思路仍然遵循享受優(yōu)先權(quán)的在后申請的技術(shù)方案應當能夠從在先申請中直接和毫無疑義地得出的原則，通過對在先申請整體的考量，在最大程度兼顧申請人利益的基礎上，體現(xiàn)先申請原則。③趙俊.我國專利優(yōu)先權(quán)制度研究［D］.北京：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學，2006.

（一）“清楚記載”的含義

優(yōu)先權(quán)核實的整體判斷原則，首先強調(diào)在先申請文件的“清楚記載”。所謂“清楚記載”，并不要求在敘述方式上完全一致，只要闡明了申請的權(quán)利要求所述的技術(shù)方案即可。

在第68852號復審決定涉及的復審案件中，雖然在先申請中并沒有出現(xiàn)“第一支撐區(qū)域”和“第二支撐區(qū)域”的表述，但該申請中對其具體構(gòu)成有明確限定，因此該申請出現(xiàn)的技術(shù)特征“第一支撐區(qū)域”和“第二支撐區(qū)域”并沒有導致技術(shù)方案實質(zhì)上的改變。而且，根據(jù)該申請和在先申請說明書的相關(guān)描述，該申請主題名稱“切割機”與在先申請主題名稱“斜斷鋸”實際上涉及相同的主題，因此該申請優(yōu)先權(quán)成立。

通過上述案例可以看出，對于“清楚記載”的含義，并不要求在敘述方式上完全一致，只要闡明了申請的權(quán)利要求所述的技術(shù)方案即可，對于存在同樣或相似敘述方式的特征，也并不意味著必然屬于有“清楚記載”，仍然需要根據(jù)專利申請文件記載該特征的具體位置和所表達的含義，來判斷包含該特征的技術(shù)方案整體是否已經(jīng)被在先申請文件所清楚地記載，從而核實優(yōu)先權(quán)是否成立。此外，對于該申請與被要求優(yōu)先權(quán)的在先申請中，對應技術(shù)特征存在上下位關(guān)系的情形，通常也不能認為屬于“清楚記載”的范疇。

（二）附圖在核實優(yōu)先權(quán)中的作用

在核實優(yōu)先權(quán)時，應把在先申請作為一個整體進行分析研究，這個整體既包括在先申請的說明書和權(quán)利要求書（不包括摘要），同時也應該包括說明書附圖。附圖屬于在先申請說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對有附圖的發(fā)明及實用新型專利申請來說，說明書附圖是申請人披露其發(fā)明內(nèi)容的重要手段，往往能夠?qū)蚀_理解技術(shù)方案起到重要作用。

在第17763號無效宣告請求審查決定涉及的無效案件中，無效請求人認為：權(quán)利要求1中限定的“凹字形斷面的一側(cè)設置有內(nèi)圓外方的內(nèi)腔”在優(yōu)先權(quán)文件中不存在。合議組認為：根據(jù)優(yōu)先權(quán)文件說明書的記載并結(jié)合附圖可知，優(yōu)先權(quán)文件實際上包括該專利權(quán)利要求1中上述技術(shù)特征的內(nèi)容，因此兩者屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，權(quán)利要求1可以享有優(yōu)先權(quán)。

三、在后申請補充技術(shù)效果時發(fā)明主題的確定

在優(yōu)先權(quán)核實中，通過《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2節(jié)具體規(guī)定的判斷標準，在大多數(shù)情況下與通過本文所述“直接和毫無疑義地得出”的判斷標準會得到一致的結(jié)論，但由于《專利審查指南》（2010版）中給出的具體規(guī)定僅著重考慮技術(shù)方案而忽視了其他三個判斷要素，因此在遇到復雜問題時將導致優(yōu)先權(quán)核實陷入困境。

以下述情形為例：在優(yōu)先權(quán)日與申請日之間發(fā)表的科技論文公開了在先申請的技術(shù)內(nèi)容，申請日時申請人在說明書中增補了部分效果數(shù)據(jù)。在先申請的技術(shù)方案相對于優(yōu)先權(quán)日之前的現(xiàn)有技術(shù)而言是顯而易見的，在后申請因增補的效果數(shù)據(jù)而使得技術(shù)方案具有預料不到的技術(shù)效果，但在后申請相對于優(yōu)先權(quán)日之后公開的科技論文不具備新穎性。此時，對于在后增補的效果數(shù)據(jù)如何考慮將引出許多問題。例如，是否因技術(shù)方案沒有發(fā)生改變故認為享有優(yōu)先權(quán)？是否應該在不考慮該增補數(shù)據(jù)的情況下依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)評價創(chuàng)造性？或者應考慮該增補數(shù)據(jù)但認為不享有優(yōu)先權(quán)？按照《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定顯然無法圓滿解決上述問題。因此，需要另辟蹊徑，突破優(yōu)先權(quán)核實以技術(shù)方案為中心的固有思維，允許同一技術(shù)方案享有不同的主題。

如前文所述，在判斷相同主題時，需要考量技術(shù)方案、技術(shù)領域、所解決的技術(shù)問題和預期的效果四個要素，預期的效果相同是必須滿足的條件之一，因此不僅限于技術(shù)方案，只要四要素之一發(fā)生變化則主題就會發(fā)生變化。由于判斷是否屬于“相同主題的發(fā)明”，是以在后申請的權(quán)利要求為切入點，而權(quán)利要求通常只對技術(shù)方案進行描述，不會記載技術(shù)領域、所解決的技術(shù)問題和預期的效果，因此在判斷其他三個要素時需要借助說明書的內(nèi)容。若在后申請相對于在先申請補充了新的技術(shù)效果，將會導致出現(xiàn)如下的復雜情況：即基于同一個技術(shù)方案存在兩個不同主題的發(fā)明，其中一個享有優(yōu)先權(quán)，另一個不享有優(yōu)先權(quán)。

將上述案例細化后進行分析，在先申請記載了化合物X及其效果A，在后申請補充效果B。對于化合物X這一技術(shù)方案而言，可認為存在兩個不同主題的發(fā)明，這兩個發(fā)明的核心分別為：預期效果為A的化合物X、預期效果為B的化合物X。前者與在先申請具有相同的主題而享有優(yōu)先權(quán)，后者與在先申請主題不同而不享有優(yōu)先權(quán)。

在對要求保護化合物X的權(quán)利要求進行新穎性和創(chuàng)造性審查時，應將上述兩種情況區(qū)分開且均進行審查，因為這兩種情況均基于相同的技術(shù)方案，當有可專利性內(nèi)容的技術(shù)方案時即應認可其專利性，并作出對其有利的審查結(jié)論。

假如在在先申請與在后申請之間，一篇科技論文I公開了具有A效果的化合物X。此時，預期效果為A的化合物X因享有優(yōu)先權(quán)，而具備新穎性和創(chuàng)造性；預期效果為B的化合物X因不享有優(yōu)先權(quán)，且化合物X與科技論文I公開的化合物X具有相同結(jié)構(gòu)，不具備新穎性。因發(fā)明核心為預期效果為A的化合物X的主題具備新穎性和創(chuàng)造性，此時，審查結(jié)論應為，化合物X具備新穎性和創(chuàng)造性。

就該例子而言，如果在在先申請之前另有一篇文獻II能破壞預期效果為A的化合物的創(chuàng)造性。此時，預期效果為A的化合物X雖享有優(yōu)先權(quán)，但相對于文獻II不具備創(chuàng)造性；預期效果為B的化合物X不享有優(yōu)先權(quán)，相對于科技論文I不具有新穎性。審查員應論述兩個主題下的技術(shù)方案均應被駁回的理由，然后駁回化合物X。

可見，“直接和毫無疑義地得出”的優(yōu)先權(quán)核實標準在相同主題的判斷中，通過完整引入技術(shù)方案、技術(shù)領域、所解決的技術(shù)問題和預期的效果四個考量要素，突破了原有判斷思路的局限，對復雜的優(yōu)先權(quán)核實問題給出了較好的解決方案。

四、小 結(jié)

優(yōu)先權(quán)的核實是審查過程中較為復雜的問題，本文通過對優(yōu)先權(quán)核實中最重要的“相同主題的發(fā)明”的判斷原則進行分析，明確了其與新穎性判斷中“同樣的發(fā)明”和禁止重復授權(quán)中“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”之間的區(qū)別，建議采納“直接和毫無疑義地得出”為優(yōu)先權(quán)核實標準，同時，通過具體案例對優(yōu)先權(quán)核實中的“整體”原則進行了詳細解讀，并對當在后申請補充技術(shù)效果時發(fā)明主題的確定標準給出了一條嶄新思路，以助于統(tǒng)一對優(yōu)先權(quán)核實一般原則的理解，提高優(yōu)先權(quán)核實審查標準的一致性。

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會。