海外參展如何應對知識產(chǎn)權風險

朱韶斌　王寧玲

越來越多的中國企業(yè)每年赴海外參加各種展會去推廣自己的產(chǎn)品，尋求合作伙伴，吸引投資。中國企業(yè)在參展之前，需要了解并根據(jù)展會所在國的知識產(chǎn)權法律，保護其參展產(chǎn)品，同時也需要對參展可能面臨的侵犯他人知識產(chǎn)權的風險進行評估，并采取相應措施降低風險。

保護創(chuàng)新產(chǎn)品

參展，意味著企業(yè)會向公眾展示、發(fā)布其創(chuàng)新產(chǎn)品。在參展前，中國企業(yè)應在專業(yè)律師的幫助下，建立有效的知識產(chǎn)權策略，使用專利、商標、版權和商業(yè)秘密來保護其創(chuàng)新產(chǎn)品和技術，對自己的創(chuàng)新有詳細記錄。這樣做，中國企業(yè)可以防止喪失發(fā)明的新穎性，同時防范自己的參展產(chǎn)品被他人抄襲侵權，或防備被控抄襲他人知識產(chǎn)權。中國企業(yè)應該對參展產(chǎn)品的外表、功能、結構、材料和方法等進行全方位保護。例如，企業(yè)可以申請外觀設計專利來保護產(chǎn)品的外形或表面裝飾；申請發(fā)明專利以保護產(chǎn)品的結構、材料、功能和方法；注冊商標以保護其品牌及防止他人使用相同或令人混淆的類似標記；注冊商業(yè)外觀以保護產(chǎn)品的包裝和設計；登記版權以保護產(chǎn)品的創(chuàng)造性表達（而非功能性）；采取合理措施保護其商業(yè)秘密。

此外，在參展前，中國企業(yè)應該仔細研讀參展合同及展會信息，并與展會組織方核實是否設有知識產(chǎn)權投訴中心，對侵權產(chǎn)品是否有撤展等處置措施。如果沒有，企業(yè)可以通過商會或者其他組織說服展會組織方采取相應措施。另外，在參展前企業(yè)還需要研究參展企業(yè)名單，判斷是否有競爭對手參展，其是否有潛在侵權產(chǎn)品，以便提前準備應對措施。

在展會中，中國企業(yè)在演示產(chǎn)品前，如果可能涉及商業(yè)秘密，則可以要求參會者簽訂保密及承諾不侵權協(xié)議，防止參會者抄襲或把秘密披露給他人。另外，在展會中，企業(yè)如果發(fā)現(xiàn)他人侵犯自己的知識產(chǎn)權，應該收集侵權企業(yè)及產(chǎn)品的詳細信息，包括企業(yè)介紹、參展人員的名片和照片、產(chǎn)品廣告、產(chǎn)品網(wǎng)頁截屏、產(chǎn)品清單與說明及產(chǎn)品照片等。隨后，企業(yè)應及時咨詢專業(yè)律師，確定是否有足夠的侵權證據(jù)、是否掌握了主要侵權者的名單和信息，從而決定要立即維權還是需要繼續(xù)收集證據(jù)，要通過展會組織方維權還是通過政府部門（包括司法機構）制止侵權行為。

展會結束后，中國企業(yè)應該對展會中發(fā)現(xiàn)的侵權行為進行追蹤，核查侵權行為是否已經(jīng)終止。另外，企業(yè)需要咨詢專業(yè)律師，對參展中其他潛在侵權產(chǎn)品進行分析，判斷是否侵權。企業(yè)可以通過律師，對侵權者發(fā)出停止侵權通知，防止侵權者在企業(yè)知識產(chǎn)權注冊地繼續(xù)生產(chǎn)、銷售，或再次攜侵權產(chǎn)品參展。

應對知識產(chǎn)權風險

西方企業(yè)經(jīng)常運用知識產(chǎn)權保護其市場或運營盈利，將競爭對手排除在市場之外。例如，中國企業(yè)赴美參展，如果產(chǎn)品被他人知識產(chǎn)權覆蓋，則構成進口、銷售，或許諾銷售侵權產(chǎn)品的行為，可能會面臨在聯(lián)邦地區(qū)法院及美國國際貿(mào)易委員會的知識產(chǎn)權訴訟。知識產(chǎn)權訴訟會給企業(yè)帶來金錢、市場及商業(yè)機會上的巨大損失。例如，企業(yè)可能會賠償專利權人幾百萬甚至更高的侵權賠償，故意侵權時需要支付高達3倍的侵權賠償，甚至包括對方的律師費用。

知識產(chǎn)權風險是可以減小，甚至避免的。中國企業(yè)在參展前，可以對參展產(chǎn)品進行“自由運作”（Freedom to Operate）的盡職調(diào)查，對競爭對手，尤其是參展競爭對手的專利進行分析研究，并設法繞過這些專利。特別是當同類產(chǎn)品已經(jīng)引起訴訟時，中國企業(yè)可以查看訴訟信息，了解哪些專利已被卷入訴訟。另外，中國企業(yè)可以通過搜索展會所在國的專利數(shù)據(jù)庫自己分析研究，或者聘請有豐富經(jīng)驗的該國專利律師發(fā)掘障礙專利并分析其參展產(chǎn)品的侵權風險。在美國，當分析結果對企業(yè)有利時，美國專利律師可以出具不侵權的書面法律意見。中國企業(yè)善意地依賴于有資質(zhì)的美國律師合理、有據(jù)的不侵權法律意見，會有效降低被判定直接故意侵權及間接侵權（輔助、誘導侵權）的風險。

根據(jù)盡職調(diào)查的分析結果，中國企業(yè)可以對產(chǎn)品進行專利規(guī)避設計，降低侵權或故意侵權的風險。美國一些法院、陪審團會根據(jù)被告對專利進行規(guī)避設計（如在產(chǎn)品上刪除被控侵權功能）的努力，做出不侵權或非故意侵權的認定。規(guī)避設計也可以幫助中國企業(yè)的研發(fā)、創(chuàng)新提供思路。

如果專利很難被無效、規(guī)避設計或成本太高，中國企業(yè)可以在沒有對產(chǎn)品投產(chǎn)或進入展會所在國市場前，考慮與專利持有人談判，以合理的價格獲得專利許可。中國企業(yè)如果有對方需要的專利，可以通過交叉許可，到該國參展及進入該國市場。

此外，中國企業(yè)還可以自己或通過第三方搜索先有技術，然后聘請有豐富經(jīng)驗的展會所在國專利律師在該國專利局對障礙專利提起無效程序，釜底抽薪，徹底消除該專利帶來的風險。例如，中國企業(yè)可以在美國專利商標局提起單方復審（exparte reexamination）、授權后復議（post-grant review）、商業(yè)方法專利的授權后復議 （Covered Business Method Review）和雙方復議（inter partes review）。其中，授權后復議、商業(yè)方法專利的授權后復議和雙方復議是美國專利法2012年修訂后新的無效程序，與在法院通過訴訟進行專利無效相比，花費時間短（立案后僅1年）、費用低（大約是法院訴訟費用的1/10）、成功率高（立案后撤銷專利權利要求高達70%以上）。此外，通過美國專利商標局的無效程序，中國企業(yè)可以請求中止在法院進行的訴訟，降低訴訟成本，也可以迫使專利權人以更合理的價格給予許可，從而達成和解。

中國企業(yè)避免設計生產(chǎn)的產(chǎn)品造成專利侵權，需要確保參展產(chǎn)品不擁有過多競爭對手專利權利要求中所包含的設計特征，避免商標糾紛需要搜索與參展產(chǎn)品考慮使用的商標相類似的商標，以及避免使用可能引起混淆的相似性的商標。展會所在國的專業(yè)律師可以提供以上幫助。

避免商業(yè)秘密和版權問題相對簡單。這類問題是由抄襲引起的，所以避免企業(yè)員工抄襲可消除這些風險。

最重要的一點是，中國企業(yè)在參展前應該咨詢展會所在國的專業(yè)律師，對知識產(chǎn)權風險進行分析和評估，并采取相應措施，把風險降到最低。企業(yè)還須制定應急方案，在面臨他人維權、申請法院臨時禁令時，由律師馬上出面，及時應對，減少損失。

結語

由于中國企業(yè)赴海外參展的產(chǎn)品越來越多，來自知識產(chǎn)權所有人的挑戰(zhàn)也與日俱增。中國參展企業(yè)應采取必要措施，保護自己的創(chuàng)新產(chǎn)品，降低知識產(chǎn)權風險，保護自己的投資。