專利權(quán)評價報告的法律屬性及建議分析

倪新潔，劉 謙

（1.南京三寶科技股份有限公司，江蘇南京 210049；2.中國政法大學，北京 100088）

0 引言

為了使國內(nèi)企業(yè)充分利用好專利制度，保護創(chuàng)新，加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，專利法于2008年進行了第三次修改。新《專利法》（簡稱“《08版專利法》”）第61條第2款、新《實施細則》（簡稱“《10版細則》”）第56條至57對于之前的檢索報告制度做出了重要調(diào)整。為了配合新專利法和實施細則，國家知識產(chǎn)權(quán)局（簡稱“國知局”）將原《審查指南》（簡稱“《06版指南》”）中的“檢索報告”制度修改并擴充為新《審查指南》（簡稱“《10版指南》”）獨立的第五部分第十章的專利權(quán)評價報告，使得“檢索報告”制度在法律屬性上有很大變化。

為了使國內(nèi)企業(yè)充分利用好發(fā)明高度較低的實用新型和外觀設計專利制度，促進企業(yè)市場競爭力，穩(wěn)定各方法律預期，保護創(chuàng)新、打擊投機行為，專利復審委員會需要在其出具的無效決定中對與專利權(quán)評價報告中相關內(nèi)容的相反意見給予充分說明，人民法院可以參考專利權(quán)評價報告的相關內(nèi)容對侵權(quán)行為予以相關認定。

1 案情介紹及問題引出

下面作者介紹一個曾經(jīng)代理的無效案例來引出實用新型專利權(quán)評價報告的法律屬性及其產(chǎn)生的相關問題。

浙江公司于2012年7月向武漢市中級人民法院提出武漢公司侵犯其專利中的第1-2項專利權(quán)。武漢公司于2013年1月向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出無效宣告請求，其無效理由為：本專利權(quán)利要求1、2不具備創(chuàng)造性，并提交了相關對比文件1。專利權(quán)人于2013年3月提交了意見陳述書和國家知識產(chǎn)權(quán)局出具的《實用新型專利檢索報告》，并據(jù)此認為：上述對比文件1是本實用新型背景技術(shù)部分提到的現(xiàn)有技術(shù)，本專利正是針對對比文件1中新的改進方案；進一步地，《檢索報告》已檢索到對比文件1，并在此基礎上認為本專利權(quán)利要求1、2相對于對比文件1及其他現(xiàn)有技術(shù)具備創(chuàng)造性。

經(jīng)合議組審理后認為：在對比文件1的基礎上結(jié)合本領域技術(shù)人員的公知常識，對對比文件1中的溫控器的具體部件略加替換，部件位置略微調(diào)整從而得到本專利權(quán)利要去1請求保護的技術(shù)方案是顯而易見的，且其效果可以預期，因而本專利權(quán)利要去1相對于對比文件1和本領域公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性；權(quán)利要求2引用權(quán)利要求1，在對比文件1的基礎上，結(jié)合本領域公知常識，選擇特定芯片作為微控制器芯片，對于本領域技術(shù)人員而言是容易想到的，其效果是可以預期的，因而本專利權(quán)利要去2相對于對比文件1和本領域公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。據(jù)此，合議組于2013年07月25日作出決定，宣告該專利中的第1-2項專利權(quán)無效。

然而，在此之前，盡管武漢公司在一審庭審中依據(jù)對比文件1主張公知技術(shù)抗辯，然而最終武漢市中級人民法院仍就武漢公司侵犯浙江公司的專利權(quán)第1、2項做出了侵權(quán)成立的判決。

那么，就本案來看，作者存在如下疑問：（1）對于專利復審委員會而言，當作出與檢索報告結(jié)論不同的決定時，檢索報告的權(quán)威性便受到了極大的挑戰(zhàn)，那么對于這一矛盾究竟如何處理才能兼顧公平性和權(quán)威性？（2）檢索報告的法律意義就在于增加權(quán)利的穩(wěn)定性，而對于經(jīng)無效程序生效后相關專利中保存下來的未被無效的專利權(quán)的法律效力而言，專利復審委員會與檢索報告出具單位相左的意見無疑會形成巨大影響，對此專利復審委員會是否有義務對未被無效的專利權(quán)進行相應評價，或者，進行其他彌補性工作，以穩(wěn)定專利權(quán)及檢索報告的權(quán)威性？

以上疑問源于檢索報告的法律地位和效力規(guī)定得不夠明確而存在不同理解所導致。要理解和處理以上疑問，就需要進一步探討實用新型檢索報告（新專利法稱為“專利權(quán)評價報告”）的法律屬性及其產(chǎn)生的相關問題，以便梳理出對于相關問題如何進行處理的對策建議。

2 專利權(quán)評價報告的法律屬性分析

由于專利法修改在前而有關司法解釋還未及時跟進，為了便于分析討論，當下文中提到相關法條中的“檢索報告”時，就是用于討論和分析“專利權(quán)評價報告”法律屬性的相關問題。2.1 從《08版專利法》角度看專利權(quán)評價報告的法律屬性

根據(jù)《08版專利法》第61條第2款規(guī)定可知，專利權(quán)評價報告是國知局根據(jù)專利權(quán)人或者利害關系人的請求，在實用新型或者外觀設計被授予專利權(quán)后對相關實用新型或外觀設計專利進行檢索，并就該專利是否符合專利法及其實施細則規(guī)定的授權(quán)條件進行分析和評價，做出專利權(quán)評價報告。因此，專利權(quán)評價報告是一種行政機關做出的具有權(quán)威性的專利質(zhì)量評價意見，僅用作審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)。但是，對于作為證據(jù)使用的由國家專利主管部門出具的專利權(quán)評價報告是否具有可訴性，新專利法似乎有意回避，仍舊沒有明確。2.2 從《10版指南》角度看專利權(quán)評價報告的法律屬性

針對《08版專利法》第61條第2款的規(guī)定，《10版指南》又進一步解釋了專利權(quán)評價報告的含義。國知局從自身角度重申了專利權(quán)評價報告不是行政決定，是一種證據(jù)形式或證明文件，當人民法院或者管理專利工作的部門審理、處理專利侵權(quán)糾紛時，人民法院或者管理專利工作的部門據(jù)此可以確定是否需要中止相關程序，一般在上述涉及“程序中止”事務時，需要提交專利權(quán)評價報告。

雖然與檢索報告制度相比，專利權(quán)評價報告在做出程序上基本相同，也都需要經(jīng)過請求人提出請求、國知局受理、形式審查、作出、發(fā)出以及自行更正或請求更正等步驟，但是將名稱變更為“專利權(quán)評價報告”增強了專利行政管理部門在報告制作過程中的作用和主動性。尤為重要的是，國知局通過自身制定的行政規(guī)章首次明確了新專利法有意回避的對于作為證據(jù)使用專利權(quán)評價報告是否具有可訴性問題，其給出的結(jié)論是：專利權(quán)評價報告僅作為證據(jù)使用，但不具有可訴性。

2.3 從現(xiàn)行司法解釋角度看專利權(quán)評價報告的法律屬性

根據(jù)最高人民法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（簡稱“專利糾紛若干規(guī)定”）第8條第1款、第2款規(guī)定，以及最高人民法院《關于對出具檢索報告是否為提起實用新型專利侵權(quán)訴訟的條件的請示的答復》可知，專利權(quán)評價報告僅作為人民法院判斷是否中止訴訟的證據(jù)，并非用于判斷是否立案的必要證據(jù)。因此，《08版專利法》的規(guī)定是與現(xiàn)行相關司法解釋對于檢索報告在侵權(quán)訴訟中所起作用的規(guī)定相一致的，從而形成平穩(wěn)過渡和有效銜接。

2.4 從行政法角度看專利權(quán)評價報告的法律屬性

根據(jù)行政法原來可知，行政行為可以分為行政法律行為和行政事實行為。行政法律行為，是指行政主體運用行政權(quán)決定、變更或者消滅特定或不特定相對人權(quán)利義務的行政作用，包括：行政立法行為、行政創(chuàng)制性文件、行政解釋性文件、具體行政行為和行政合同。行政事實行為，是指行政主體運用行政權(quán)實現(xiàn)行政目的，但并沒有產(chǎn)生相應法律效果的行政作用，因此被定義為，是指行政主體以不產(chǎn)生法律約束力，而以影響或改變事實狀態(tài)為目的實施的一種行政活動。因此，從定義來看，專利權(quán)評價報告應對被理解為是一種行政事實行為，而不是具體行政行為，也不是其他行政行為。

盡管行政事實行為沒有法律上的約束力，但它畢竟是一種基于行政職權(quán)的行為，可能產(chǎn)生侵犯行政相對人合法權(quán)益的情形，因此具有可訴性。專利權(quán)評價報告是可以作為人民法院或者管理專利工作的部門審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)，以便于確定是否需要中止相關程序，又由于中止相關程序可能對當事人的現(xiàn)實利益產(chǎn)生負面影響，這實際上還是會對行政相對人的權(quán)利義務產(chǎn)生實際影響，因此應當屬于行政可訴范圍。因此，國知局做出的具有唯一性的專利權(quán)評價報告是一種行政事實行為，對于該行為需要配置相應的救濟程序，例如包括行政復議和行政訴訟。

2.5 從民法角度看專利權(quán)評價報告的法律屬性

專利契約論認為，專利權(quán)獲取過程就是申請人與社會公眾之間就該項技術(shù)訂立的契約。國知局作為授權(quán)機關代表社會公眾對申請專利的技術(shù)方案進行審查并給予相應專利權(quán)。根據(jù)《民法通則》第63條第2款規(guī)定可知，專利權(quán)評價報告由作為社會公眾代理人的國知局出具，并且用于對專利權(quán)的合法性進行補充說明。如果專利權(quán)的建立是申請人與社會公眾之間的一種契約，那么專利權(quán)評價報告可以視為基于專利權(quán)契約的補充協(xié)議。在補充協(xié)議的訂立過程中，只由專利權(quán)人或者利害關系人發(fā)起程序，作為代理人的國知局單方面簽署補充協(xié)議并使之生效，無論是專利權(quán)人，還是社會公眾，都沒有參與該程序的渠道，更沒有與國知局進行協(xié)商的途徑。

3 基于上述分析的建議

雖然《08版專利法》及《10版指南》對專利權(quán)評價報告的法律屬性進行了新的解釋和明確定位，但是仍然會造成實踐中的混亂。就本案來看，基于上述專利權(quán)評價報告的法律屬性的分析，筆者提供如下建議：（1）考慮當專利復審委員會作出與專利權(quán)評價報告結(jié)論不同的決定時，需要在其出具的無效決定中對與專利權(quán)評價報告中相關內(nèi)容的相反意見給予充分說明。（2）考慮在專利復審委員會出具的無效決定中對專利權(quán)評價報告中無效請求人未依據(jù)的內(nèi)容給予進一步地審查并給出有效與否的意見，從而兼顧專利權(quán)評價報告的權(quán)威性。（3）考慮在專利復審委員會出具的無效決定中對于經(jīng)無效程序生效后相關專利中保存下來的未被無效的專利權(quán)的法律效力給予進一步地審查并給出有效與否的意見，從而穩(wěn)定公眾預期。（4）考慮進一步明確專利權(quán)評價報告作為專利侵權(quán)判斷的證據(jù)。如果在侵權(quán)訴訟中，被告并未啟動專利權(quán)無效宣告程序，人民法院可以參考專利權(quán)評價報告的相關內(nèi)容對侵權(quán)行為予以相關認定。如果被告啟動無效宣告程序，人民法院應當中止訴訟等待無效程序的最終生效法律裁判。

[1]國家知識產(chǎn)權(quán)局.審查指南[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2006.

[2]姜明安.行政法與行政訴訟法[M].5版.北京：北京大學出版社，2011.

[3]魏振灜.民法[M].1 版.北京：北京大學出版社，2000.